STS, 14 de Junio de 2006

Ponente:EDUARDO ESPIN TEMPLADO
Número de Recurso:8364/2003
Procedimiento:CONTENCIOSO
Fecha de Resolución:14 de Junio de 2006
Emisor:Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo
RESUMEN

MARCA NO REGISTRADA. PROTECCION. Se desestima el recurso contencioso-administrativo contra las resoluciones de la oficina de marcas y patentes que deniega la inscripción de la marca. La demandante interpone recurso de casación. No nos encontramos ante ningún problema relativo a la protección del nombre comercial no registrado que la actora ha venido usando durante largos años, sino frente a su pretensión de inscripción de marcas con esa denominación. Y es evidente que del uso previo de un nombre comercial no registrado no se deriva ninguna limitación a la capacidad obstativa de marcas registradas prioritarias frente a la inscripción de las marcas pretendidas. El nombre no registrado usado por la actora podrá disfrutar de la protección legal que corresponda, pero en ningún caso dicha protección comprende el derecho a inscribir marcas coincidentes con su denominación con independencia y por encima del derecho de prioridad de otras marcas previamente inscritas. No se hace lugar a la casación, con imposición de costas a la recurrente.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

FERNANDO LEDESMA BARTRETOSCAR GONZALEZ GONZALEZFRANCISCO TRUJILLO MAMELYEDUARDO ESPIN TEMPLADOJOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a catorce de Junio de dos mil seis.

VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituída en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 8.364/2.003, interpuesto por PEÑASCO RODILLA, S.L., representada por el Procurador D. Francisco Velasco Muñoz Cuéllar, contra la sentencia dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 23 de julio de 2.003 en el recurso contencioso-administrativo número 916/2.001 , sobre denegación de marcas números 2.228.125, 2.228.126 y 2.228.127 "PEÑASCO RODILLA".

Son partes recurridas la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada por el Abogado del Estado, y RODILLA SÁNCHEZ, S.L., representada por el Procurador D. Antonio Barreiro-Meiro Barbero.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

En el proceso contencioso-administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso- Administrativo (Sección Sexta) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 23 de julio de 2.003 , desestimatoria del recurso promovido por Peñasco Rodilla, S.L. contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 24 de abril de 2.000 y 22 de mayo del mismo año, así como las de 13 de marzo de 2.001, que confirmaban las anteriores al resolver los recursos de alzada interpuestos contra las mismas. Por dichas resoluciones se denegaba la inscripción de las marcas números 2.228.125, 2.228.126 y 2.228.127 "PEÑASCO RODILLA", todas ellas de tipo denominativo y para productos de las clases 29 y 30 y servicios de la clase 42 del nomenclátor internacional, respectivamente.

SEGUNDO

Notificada dicha sentencia a las partes, la demandante presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 29 de septiembre de 2.003, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

TERCERO

Emplazadas las partes, la representación procesal de Peñasco Rodilla, S.L. compareció en forma en fecha 14 de noviembre de 2.003, mediante escrito interponiendo recurso de casación al amparo del apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que articula en los siguientes motivos:

- 1º, por infracción del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre , de Marcas y de la jurisprudencia relativa al relieve jurídico del uso extrarregistral de la marca;

- 2º, por infracción del artículo 8 del Convenio de la Unión de París , así como del artículo 10.3 de la mencionada Ley de Marcas y de la jurisprudencia interpretativa de dichos preceptos, y

- 3º, por infracción del artículo 7 del Código Civil .

Terminaba suplicando que se dicte sentencia casando y anulando la recurrida y que, acto seguido, se dicte otra en su lugar declarando no ajustadas a derecho las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 24 de abril de 2.000, 22 de mayo de 2.000 y 23 de marzo de 2.001 y consiguientemente concediendo el registro de las marcas nº 2.228.125, 2.228.126 y 2.228.127 "PEÑASCO RODILLA" (clases 29, 30 y 42). Mediante otrosí solicitaba la celebración de vista.

El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sala de fecha 3 de marzo de 2.005.

CUARTO

Personado el Abogado del Estado, ha formulado escrito de oposición al recurso de casación, suplicando que se dicte sentencia desestimando el recurso de casación con costas, y manifestando, en el correspondiente otrosí, que considera innecesaria la celebración de vista.

Asimismo se ha opuesto al recurso de casación la también comparecida Rodilla Sánchez, S.L., quien suplicaba en su escrito que se desestime e inadmita el mismo, en los términos recogidos en dicho escrito, confirmando la sentencia recurrida, y manteniendo por tanto las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas, confirmando definitivamente dicha denegación; también, mediante otrosí, manifestaba que considera innecesaria la celebración de vista.

QUINTO

Por providencia de fecha 27 de enero de 2.006 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 31 de mayo de 2.006, en que han tenido lugar dichos actos.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo Espín Templado,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Objeto y planteamiento del recurso de casación.

La sociedad mercantil Peñasco Rodilla, S.L. impugna en casación la Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Sexta) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 23 de julio de 2.003 , que desestimó su recurso contra la denegación por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas de tres marcas denominativas "Peñasco Rodilla" que había solicitado para las clases 29, 30 y 42 del nomenclátor internacional. Se había opuesto a la concesión de dichas marcas la empresa Rodilla Sánchez, S.L., en defensa de sus marcas preferentes "Rodilla".

La Sentencia recurrida fundaba su fallo desestimatorio en las siguientes razones jurídicas:

"CUARTO- La cuestión objeto de debate se centra en decidir si son ajustadas a derecho las resoluciones que se impugnan y que deniegan la inscripción de las marcas solicitadas "Peñasco Rodilla", denominativas, para productos de las Clases 29,30 y 42. Se deniegan las marcas por la preexistencia de la marca "RODILLA" para productos de estas mismas clases.

El Tribunal Supremo ha venido insistiendo sobre la necesidad de efectuar la comparación sobre las marcas en su conjunto, puntualizando sobre el aspecto denominativo, como de mayor relevancia. En este caso, las marcas enfrentadas son exclusivamente denominativas, siendo una de ellas PEÑASCO RODILLA y la otra RODILLA. Ciertamente existe la diferencia evidente de incluir el término PEÑASCO en la solicitante, pero la cuestión debe centrarse en si esta inclusión supone una diferencia suficiente como para que las marcas puedan convivir sin riesgo de error o confusión para el consumidor, aspecto que protege la Ley de Marcas. El término RODILLA resulta especialmente significativo, de modo que disminuye la importancia de la palabra PEÑASCO, dando lugar a que la marca tienda a denominarse por la palabra RODILLA, que desde hace ya bastantes años se relaciona directamente con determinados productos de alimentación, y cafeterías, en particular sándwichs.

La Jurisprudencia del TS es muy amplia y variada en estas materias. La Sentencia de 24 de mayo de 2000 (RJ 2000/4588 ) considera procedente la denegación de signos que puedan inducir a error o confusión en el mercado. En este caso, se considera incompatible un rótulo de establecimiento con una marca SILKCUT por el error o confusión que puede generar al relacionarse con la marca de tabaco, ya conocida.

Con carácter general, el Tribunal Supremo viene considerando que: "Los factores que deben tomarse en cuenta para apreciar la referida similitud, mayor o menor, entre los productos o los servicios designados son de muy diverso orden y difícilmente susceptibles de una enumeración a priori. Pueden incluirse, sin ánimo de exhaustividad, la naturaleza, el destino y la utilización de unos u otros servicios o productos, así como el hecho de que pertenezcan a una misma área industrial o comercial en la que compiten o son complementarios: se tratará, en cada caso, de analizar la relación que el consumidor medio pueda establecer entre productos o servicios que, no siendo idénticos (en cuyo caso, insistimos, no existirán dudas), tengan entre sí determinados rasgos que los aproximen comercialmente o los hagan relativamente cercanos desde el punto de vista del público. Aunque la inclusión en una misma clase del Nomenclátor internacional no es, de suyo, un elemento de similitud entre productos o servicios, dada la amplitud clasificatoria de los respectivos epígrafes, tampoco puede excluirse su toma en consideración como factor eventualmente apreciable (...)".

Por tanto, debe tenerse en cuenta, de una parte, la denominación, y de otra el ámbito en que operan los productos. En este caso, ambos aspectos son determinantes, puesto que la marca RODILLA protege productos idénticos a los que se trata de proteger con las marcas PEÑASCO RODILLA, que además, coinciden sustancialmente, puesto que la incidencia de RODILLA determina un factor de riesgo o confusión que no permite el art. 12 de la Ley de marcas .

A ello debe añadirse el aspecto evidente de la relevancia y notoriedad de la marca RODILLA en su ámbito comercial. En algunas ocasiones se ha venido considerando que la notoriedad de una marca evita o disminuye el riesgo de error o confusión, puesto que permite claramente la diferencia entre la notoria y las demás. En este caso, sin embargo, este tema afecta directamente a las marcas que pretenden ser inscritas, puesto que la relación entre ambas sería automática para un consumidor medio, con riesgo evidente de asociación entre las mismas, tratándose de idénticos productos.

El hecho de que exista un negocio identificado con el nombre "PEÑASCO RODILLA" no supone un derecho a inscribir unas marcas que puestas en relación con las previamente inscritas RODILLA para los mismos productos daría lugar a incurrir en las prohibiciones de la Ley de Marcas y del Estatuto.

Todo ello en consecuencia conduce a desestimar el recurso." (fundamento jurídico cuarto)

El recurso de casación se articula mediante tres motivos, formulados al amparo del apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción . El primer motivo se funda en la supuesta infracción, por aplicación errónea, del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas (Lay 32/1988, de 10 de noviembre ) y de la jurisprudencia relativa al uso extrarregistral de las marcas. En el segundo motivo se alega la infracción del artículo 8 del Convenio de la Unión de París y del artículo 10.3 de la citada Ley de Marcas , así como de la jurisprudencia relativa a dichos preceptos, todo ello en relación con la protección del nombre comercial. Finalmente, el tercer motivo se basa en la infracción del artículo 7 del Código Civil en relación con la exigencia de la buena fe en el ejercicio de los derechos.

SEGUNDO

Sobre el motivo primero, relativo a la protección del uso extrarregistral de las marcas.

Entiende la parte actora que el Tribunal sentenciador ha aplicado erróneamente el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas , dado que la marca "Peñasco Rodilla" viene siendo utilizada desde hace más de 35 años, con mucha anterioridad al registro de las marcas "Rodilla" opuestas, y la propia Ley de Marcas protege el uso extraregistral de las marcas, como lo evidencian los artículos 11.2 y 3.2 . Asimismo, tal uso extrarregistral revela que no existe el riesgo de confusión que prohíbe el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas . No ha pretendido registrar una marca nueva, sino de que acceda al registro una marca que viene siendo usada ya, y por tanto se trata de hacer coincidir el registro con la realidad.

Para valorar adecuadamente tanto este motivo como el segundo debe tenerse en cuenta que la parte actora basa su argumentación en el uso extrarregistral tanto del nombre comercial "Peñasco Rodilla", con referencia a la cafetería de su propiedad de la calle Fuencarral, nº 119, en Madrid, por un lado, como de la marca de igual denominación, por otro.

En este primer motivo se invoca que desde que existe el citado establecimiento comercial "Peñasco Rodilla", dicha denominación se ha empleado también como marca, sin que se haya producido confusión alguna con las marcas "Rodilla" opuestas, inscritas con posterioridad. En ese contexto parece que ha de entenderse la alegación de errónea aplicación del artículo 12.1.a ), por aplicar la prohibición contenida en el mismo respecto a una marca con uso extrarregistral acreditado, siendo así que la Ley de Marcas protege tal uso extrarregistral de las marcas.

Pues bien, es cierto que el uso extrarregistral de las marcas es contemplado en la Ley de Marcas, pero no con la virtualidad que la parte pretende otorgarle, como es la de anular la prioridad registral de marcas previamente registradas. En efecto, frente a la pretensión de la recurrente de registrar las marcas solicitadas, la Administración no tiene más posibilidad que confrontarlas con las ya inscritas y denegarlas en caso de que considere que pueden originar riesgo de confusión o asociación con las prioritarias. Así lo entendió correctamente la Oficina Española de Patentes y Marcas y lo confirmó la Sala de instancia. Para que tal prioridad registral no surta efecto el titular de una marca extrarregistral debe tratar de obtener la nulidad de la marca inscrita ante la jurisdicción civil en el supuesto contemplado por el artículo 3.2 de la Ley de Marcas , que precisamente alega la actora. Pero mientras tal nulidad no sea decretada judicialmente, las marcas inscritas ejercen una plena capacidad obstativa frente a cualquier intento de registro de marcas que puedan ocasionar el riesgo de confusión o asociación que prohíbe el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas . Así pues, en lo que respecta al supuesto uso extrarregistral de la denominación "Peñasco Rodilla" como marca, el precepto mencionado ha sido correctamente aplicado tanto por la Oficina Española de Patentes y Marcas como por la Sentencia que ahora se impugna.

Cuestión distinta es que entre las marcas solicitadas y las prioritarias se produzca o no el mencionado riesgo de confusión o asociación, lo que la parte actora niega precísamente en virtud de la convivencia extrarregistral que habría habido durante más de 35 años. Sin embargo, a este respecto debemos reiterar la doctrina expuesta en incontables ocasiones respecto a la inviabilidad de revisar en casación las apreciaciones de tipo fáctico, como lo son las de parecido, riesgo de confusión o asociación, ámbito aplicativo y otras en el derecho de marcas (por todas, sentencias de esta Sala de 25 de septiembre de 2.003 -R.C. 3.465/1.998-, de 24 de octubre de 2.003 -RC 3.925/1.998- y de 30 de diciembre de 2.003 -RC 3.083/1.999 -). Siendo el recurso de casación un recurso extraordinario exclusivamente encaminado a la verificación de la correcta aplicación e interpretación del derecho, no podemos en esta sede revisar las mencionadas apreciaciones efectuadas por la Sala de instancia, toda vez que hayan sido hechas, como es el caso, mediante resolución motivada, razonable y no arbitraria, y que no incurran en error manifiesto. En el caso de autos y con independencia de las alegaciones de la actora sobre uso extrarregistral de la citada denominación "Peñasco Rodilla", la Sala ha entendido que las marcas solicitadas con ese signo para las clases 29, 30 y 42 originarían un claro riesgo de confusión y asociación con las prioritarias, apreciación que no resulta posible revisar en casación.

TERCERO

Sobre el motivo segundo, relativo a la protección de los nombres comerciales.

Aduce la parte actora en este motivo la infracción del artículo 8 del Convenio de la Unión de París, en relación con el 10.3 de la Ley de Marcas , en tanto que de los mismos se deriva la protección de los nombres comerciales. Dicha protección se extiende a los nombres comerciales no registrados ya que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 78 de la citada Ley de Marcas , el registro de los nombres comerciales es potestativo, y entiende la entidad actora que dicha protección legal de los nombres comerciales no inscritos ha sido desconocida por la Sentencia impugnada.

El motivo debe ser desestimado. La falta de fundamento del motivo se constata de forma clara desde el momento en que no nos encontramos ante ningún problema relativo a la protección del nombre comercial no registrado "Peñasco Rodilla" que la actora ha venido usando durante largos años, sino frente a su pretensión de inscripción de marcas con esa denominación. Y es evidente que del uso previo de un nombre comercial no registrado no se deriva ninguna limitación a la capacidad obstativa de marcas registradas prioritarias frente a la inscripción de las marcas pretendidas. El nombre no registrado usado por la actora podrá disfrutar de la protección legal que corresponda, pero en ningún caso dicha protección comprende el derecho a inscribir marcas coincidentes con su denominación con independencia y por encima del derecho de prioridad de otras marcas previamente inscritas.

CUARTO

Sobre el tercer motivo, relativo al ejercicio bona fides de los derechos.

Sostiene en este motivo la actora que se ha desconocido igualmente la exigencia del artículo 7 del Código Civil y de la jurisprudencia aplicativa del mismo. Según argumenta, la oposición por parte de la sociedad codemandada a su pretensión de registro de las marcas solicitadas es contraria a la buena fe, ya que ha conocido y consentido el uso de las marcas "Peñasco Rodilla" desde los años 60, con mucha anterioridad al registro en 1.990 de las marcas "Rodilla", sin que en ningún caso haya ejercido acción alguna contra dicho uso.

El motivo debe ser igualmente rechazado. Basta para ello considerar que no estamos aunte un intento de la codemandada de actuar frente a lo que anteriormente había consentido, el uso no registrado del nombre comercial y de las marcas "Peñasco Rodilla", sino de la legítima oposición que ejerce frente a la pretensión de inscripción de marcas con esa denominación. El argumento empleado por la actora podría tener virtualidad, en su caso, frente a una actuación de la codemandada que alterase una situación de convivencia entre el nombre comercial y las marcas no registradas "Peñasco Rodilla", por un lado, y las marcas registradas "Rodilla", por otro, pero en modo alguno cuando la modificación del status quo se debe a la pretensión de registro de marcas con la mentada denominación por parte de la propia entidad recurrente.

QUINTO

Conclusión y costas.

De lo expuesto en los anteriores fundamentos se deriva la desestimación de los tres motivos y, con ello, del recurso de casación. En cuanto a las costas, procede su imposición a la parte que lo ha sostenido en aplicación de lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción .

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

FALLAMOS

Que NO HA LUGAR y por lo tanto DESESTIMAMOS el recurso de casación interpuesto por Peñasco Rodilla, S.L. contra la sentencia de 23 d ejulio de 2.003 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Sexta) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo 916/2.001 . Con imposición de las costas de la casación a la parte recurrente.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos .-Fernando Ledesma Bartret.-Óscar González González.- Francisco Trujillo Mamely.-Eduardo Espín Templado.-José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat.- Firmado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. EDUARDO ESPIN TEMPLADO, estando constituída la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.-Alfonso Llamas Soubrier.-Firmado.-