STS, 8 de Octubre de 2007
| Ponente | FERNANDO LEDESMA BARTRET |
| ECLI | ES:TS:2007:6262 |
| Número de Recurso | 3696/2005 |
| Fecha de Resolución | 8 de Octubre de 2007 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a ocho de Octubre de dos mil siete.
VISTO por la Sala Tercera -Sección Tercera- del Tribunal Supremo el recurso de casación número 3696/2005, interpuesto por la entidad RECTICEL N.V., S.A. representada por el Procurador de los Tribunales Don Francisco Velasco Muñoz-Cuéllar, contra la sentencia nº 1040, dictada el 25 de junio de 2004 por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo nº 1325/2002, que desestimó el recurso interpuesto contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 22 de mayo de 2000, confirmada por otra de fecha 16 de abril de 2002, que concedió el registro de la marca nº 2.225.030 «BLOTEX COLCHÓN», mixta, para distinguir productos de la clase 20 del Nomenclátor internacional (colchones, somieres, almohadas y canapés). Se ha personado como parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por el Abogado del Estado.
En el recurso contencioso-administrativo nº 1325/2002, la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó, con fecha 25 de junio de 2004, sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: «FALLAMOS Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo promovido por el Procurador de los Tribunales don Francisco Velasco Muñoz Cuellar, actuando en nombre y representación de RECTICEL, N.V. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 22 de mayo de 2000, confirmada por la de 16 de abril de 2002, en cuya virtud se concedió la inscripción de la marca 2.225.030 "BLOTEX colchón" destinada a proteger productos de la clase 20 del Nomenclátor internacional: "Colchones, somieres, almohadas, canapés"; resoluciones ambas que han de ser confirmadas por ser conformes al Ordenamiento Jurídico, y sin que proceda hacer mención expresa acerca de las costas procesales causadas, al no haber méritos para su imposición».
Contra dicha sentencia preparó recurso de casación el Procurador de los Tribunales Don Francisco Velasco Muñoz-Cuéllar, en representación de RECTICEL N.V., S.A., mediante escrito de fecha 28 de octubre de 2004. El recurso fue tenido por preparado mediante providencia de fecha 18 de mayo de 2005, dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Emplazadas las partes, la representación procesal de RECTICEL N.V., S.A. formalizó su recurso de casación mediante escrito de fecha 6 de julio de 2005 en el que, al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, articuló dos motivos de casación a través de los cuales denunció la infracción del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas . Concluyó suplicando a la Sala lo siguiente: «Que teniendo por presentado, en tiempo y forma, el presente escrito de interposición del recurso de casación contra la reseñada sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, continúe éste en todos sus trámites, decretando la admisibilidad del mismo y dictando sentencia, estimando los motivos del recurso y casando la sentencia recurrida, resolviendo de conformidad a la súplica del escrito de demanda planteado en la primera instancia, esto es, anulando las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas, dictadas en relación con la solicitud de registro de la marca nº 2.225.030 BLOTEX en clase 20 del vigente Nomenclátor Internacional y disponiendo la denegación de dicha solicitud de registro de marca».
Por providencia de 5 de septiembre de 2005 se tuvo por interpuesto el presente recurso de casación, por personado y parte en concepto de recurrente al Procurador Don Francisco Velasco MuñozCuéllar, en representación de RECTICEL N.V., S.A., y por personado y parte en concepto de recurrido al Abogado del Estado, en representación de la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.
El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de fecha 15 de noviembre de 2006, que ordenó remitir las actuaciones a la Sección Tercera de la Sala, conforme a las reglas de reparto de asuntos.
Por providencia de 1 de diciembre de 2006 se acordó entregar copia del escrito de interposición del recurso al Abogado del Estado, en representación de la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, para que formalizara su oposición, lo que verificó mediante escrito de fecha 10 de enero de 2007, que concluyó suplicando a la Sala lo siguiente: «Que por formulada oposición a la casación, dicte sentencia desestimando el recurso y con costas».
Por diligencia de ordenación de 15 de enero de 2007 se unió el escrito de oposición al recurso y quedaron las actuaciones pendientes para señalamiento.
Por providencia de 17 de septimbre de 2007 se nombró Ponente al Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret y se señaló para su votación y fallo el día 2 de octubre de 2007, en que han tenido lugar dichos actos.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret, Presidente de la Sección
La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 25 de junio de 2004, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la entidad RECTICEL N.V., S.A. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 22 de mayo de 2000, confirmada por otra de 16 de abril de 2002, que concedió el registro de la marca mixta nº
2.225.030 «BLOTEX COLCHÓN», para distinguir productos de la clase 20 del Nomenclátor Internacional (colchones, somieres, almohadas y canapés), por estimarla compatible con las siguientes marcas, registradas también para la clase 20: marcas internacionales denominativas nº 619.034 «BULTEX» (muebles, colchones, cojines) y nº 181.519 «BULTEX» (material plástico alveolar-un colchoncillo de superficie alveolar), y marcas comunitarias mixtas nº 242.537 «COMFORT BULTEX» (muebles, colchones, almohadas, divanes -canapés-), nº 242.545 «COMFORT BULTEX» (muebles, colchones, almohadas, divanes -canapés-), nº 242.628 «LITERIE BULTEX» (muebles, colchones, almohadas, divanes -canapés-), nº 242.816 «BULTEX» (muebles, colchones, almohadas, divanes -canapés-), nº 243.816 «BULTEX» (muebles, colchones, almohadas, divanes -canapés-) y nº 886.564 «BULTEX El descanso Europeo» (muebles, colchones, almohadas, divanes -canapés-).
La justificación de la resolución adoptada por el Tribunal sentenciador se encuentra en los fundamentos jurídicos segundo y tercero de la sentencia recurrida, en la que se expone lo siguiente:
SEGUNDO. El criterio esencial para determinar la compatibilidad entre los distintivos o denominaciones correspondientes es la semejanza fonética y/o gráfica, a la que el art. 12 del la Ley 32/88 añade la conceptual. Para ello hay que tener presente que dicha semejanza debe manifestarse como resultado de una visión de conjunto y no por partes o por la audición completa de las denominaciones enfrentadas sin que pueda ser descompuesta en fonemas o grafemas. (...)
TERCERO. (...) Pues bien, ha de partirse de lo que textualmente dispone el precepto aplicado en las resoluciones impugnadas, esto es, en el art. 12 de la Ley de Marcas, Ley 32, de 10 de noviembre de 1988, cuyo apartado 1 .a) establece textualmente: "No podrán registrarse como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior".
En primer término, por lo que se refiere a la semejanza o incluso identidad fonética que alega la sociedad recurrente entre las marcas de las que es titular, y la que ha concedido el Registro en las resoluciones que se impugnan, la simple comparación fonética entre ambas marcas evidencia que no presentan la identidad ni, aun siquiera, la semejanza fonética que se esgrime en el presente recurso. Los vocablos son distintos en ambas, y todo ello al margen de que la diferencia grafica también es evidente. Por ello, no resulta de aplicación la prohibición que establece el art. 12.1 de la ley de Marcas ya reseñada, porque lo que no concurre en este supuesto es la identidad o semejanza que prevé el citado precepto como presupuesto esencial de la confusión en el consumidor que pretende evitar. Y aunque ambas marcas se hayan solicitado para productos de la misma clase y por tanto vayan dirigidas al mismo consumidor y mercado no se atisba el riesgo de confusión en que se asienta como decíamos la norma invocada.
Es por todo lo razonado, por lo que las resoluciones que se impugnan han de considerarse ajustadas y conformes a Derecho, al conceder la inscripción de la marca solicitada apreciando que no existe riesgo de confusión con las opuestas; inconfundibilidad que no ha sido desvirtuada a través de los argumentos analizados, por lo que han de ser confirmadas como ajustadas a Derecho, tal como se hará en la parte dispositiva de la presente resolución
.
El recurso de casación interpuesto por la representación procesal de RECTICEL N.V., S.A. se estructura en dos motivos, articulados ambos al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional
, que se enuncian en los siguientes términos: PRIMERO: «[...] en cuanto la sentencia infringe las normas del ordenamiento jurídico en relación con el artículo 12 de la Ley 32, de 10 de Noviembre de 1988, por incurrir las marcas enfrentadas en similitud fonética susceptible de inducir a CONFUSIÓN en el público consumidor». SEGUNDO: «[...] en cuanto la sentencia incurre en infracción de las normas del ordenamiento jurídico en relación con el artículo 12 de la Ley 32, de 10 de Noviembre de 1988, por incurrir las marcas enfrentadas en similitud fonética susceptible de provocar RIESGO DE ASOCIACIÓN en el público consumidor». En el primer motivo alega que la Sala de instancia no ha efectuado de forma correcta la comparación de conjunto porque ha incurrido en el error de no advertir las coincidencias fonéticas que existen entre la marca aspirante y las prioritarias, y por ello solicita de la Sala que proceda a integrar los hechos admitidos como probados, verificado lo cual y a través de una correcta comparación se demostrará que existe riesgo de confusión y de asociación así como un aprovechamiento de la reputación de la marca oponente. En el segundo motivo alega que, debido a la similitud que existe entre las marcas, los consumidores pueden creer erróneamente que la marca impugnada es una derivación de la oponente o está relacionada con ella de alguna manera, especialmente si se tiene en cuenta que las marcas contrapuestas distinguen los mismos productos. Los argumentos que se desarrollan en ambos motivos de casación deben ser analizados conjuntamente debido a la interrelación con que se han planteado.
El artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, dispone que «No podrán registrarse como marcas los signos o medios: que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior». Por tanto, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, es precisa la concurrencia de las siguientes circunstancias cumulativas: a) que el nuevo signo resulte idéntico o semejante, desde el punto de vista fonético, gráfico o conceptual, con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado; y b) que el nuevo signo trate de distinguir productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada en el nombre comercial ya registrado o solicitado. Respecto de tales prohibiciones generales, es doctrina reiterada de la Sala que, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales -marca renombrada-, basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada.
El criterio general imperante en el examen entre dos marcas enfrentadas es el de que debe realizarse una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada una de ellas, sin descomponer su afinidad fonética y en su caso gráfica o conceptual, donde la estructura prevalezca sobre sus integrantes parciales, ya que tal impresión global constituye el impacto verbal y visual inescindible, cuyo eventual parecido podría producir la confusión que trata de prevenir la Ley, de tal forma que el todo prevalece sobre las partes o factores componentes.
Esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables por el Tribunal Supremo. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia (sentencias, entre otras, de 19 de marzo y 19 de diciembre de 2001, y de 14 de abril, 10 de junio y 12 de junio de 2002 ).
El recurso debe ser desestimado. No hay hechos probados que no hayan sido considerados en la instancia y que pudieran integrarse en sede de casación, puesto que los elementos fácticos relativos a la comparación entre las marcas en litigio son exclusivamente los propios signos enfrentados y los ámbitos aplicativos sobre los que se proyectan, y ambos han sido tenidos en cuenta por la Sentencia impugnada. La discrepancia que manifiesta la recurrente es irrelevante porque, según reiterada jurisprudencia expresada por esta Sala, las apreciaciones de hechos respecto a los litigios entre marcas no son revisables en casación, a excepción de los errores manifiestos o de la eventual vulneración de las normas sobre valoración tasada de la prueba, lo que no concurre en el presente supuesto (por todas, en esta materia de marcas, sentencias de 29 de mayo de 2007 -RC 1868/2005-, 25 de septiembre de 2003 -RC 3465/1998-, de 24 de octubre de 2003 -RC 3925/1998- de 30 de diciembre de 2003, -RC 3083/1999-, y de 10 de marzo de 2005 -RC 4700/2002 -).
Por otra parte, hemos afirmado en numerosas ocasiones, siguiendo la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que el riesgo de confusión comprende por regla general el de asociación, el cual viene a ser una especie de aquel (STS 6-4-2005 -RC 5316/2002 ). De esta manera cuando el juicio de instancia excluye de manera clara la posibilidad de confusión entre los signos en litigio se está excluyendo asimismo el riesgo de asociación entre ellos y, en último término, también el aprovechamiento de la reputación ajena que la Ley de Marcas de 1988 prohíbe en el artículo 13 .c) y que presupone algún tipo de semejanza que pueda inducir al consumidor a asociar los signos enfrentados y a confundir el origen empresarial de los mismos.
La STS de 4-10-2006 (RC 7660/2003 ) se ha expresado en los siguientes términos: «El riesgo de asociación, a que se refiere el artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, conforme es doctrina reiterada de esta Sala, no constituye un concepto jurídico autónomo o un criterio alternativo desligado del examen valorativo de la identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual entre las marcas confrontadas, porque no es posible su apreciación si no existe por parte del público la percepción de un riesgo de confusión, de modo que se integra en el juicio de confundibilidad de las marcas, como variante o modalidad del riesgo de confusión indirecto, que contribuye a precisar el alcance de éste, y que impide que el consumidor pueda confundir el origen de las marcas atribuyéndolas a una misma empresa o a empresas vinculadas entre sí, al no poder caracterizarse de forma independiente, en sentido no relativo al origen de la procedencia empresarial de la marca, que constituiría una reducción injustificada de la libre competencia, por lo que procede rechazar que la denominación de la marca aspirante evoque los productos de prendas de vestir confeccionadas, reivindicados por la Entidad recurrente, por incluir signos que puedan asociarse a su razón social, al obviar que aquel distintivo goza de sustantividad propia». Frente a esta jurisprudencia reiterada no pueden prosperar las citas efectuadas por la recurrente que, a excepción de la sentencia de este Tribunal de fecha 25 de septiembre de 2002 (RC 7771/96 ), se refieren a la aplicación del antiguo Estatuto de la Propiedad Industrial, regulación que ha sido derogada por la Ley 32/1988, de Marcas, cuyo artículo 12.1 modifica sustancialmente lo dispuesto por el artículo 124.1 del E.P.I ., introduciendo como elemento decisivo para la inscripción en el Registro el principio de especialidad, principio que debe conjugarse con el de prioridad registral, pero no en el sentido amplio que cabría atribuirle en la legislación anterior, sino dentro del marco de la nueva normativa.
Finalmente, hemos dicho en reiteradas ocasiones [STS 28-6-2006 (RC 9959/2003 )] que «cuando el juicio de los Tribunales de instancia concluye afirmando su absoluta diferenciación y la total inexistencia de riesgo de confusión o de asociación entre unas y otras [marcas] resulta ya innecesario analizar si alguna de ellas era notoria o renombrada, pues tal apreciación nada añadiría a la consecuencia jurídica que de aquél se obtuvo. Para que pudiera tenerse en cuenta la reputación de una marca en relación con su aprovechamiento indebido, o para hacer valer la notoriedad por encima del principio de especialidad aplicativa, es preciso que aquélla y la aspirante presenten las suficientes afinidades, lo que en este caso el tribunal de instancia niega».
La desestimación de los dos motivos del recurso lleva consigo la imposición de las costas a la recurrente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional .
Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey y en ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,
NO HA LUGAR al recurso de casación interpuesto por el Procurador Don Francisco Velasco MuñozCuéllar, en representación de RECTICEL N.V., S.A., contra la sentencia nº 1040 dictada con fecha 25 de junio de 2004 por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso número 1325/2002 ; con imposición a la parte recurrente de las costas de este recurso de casación. Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos . PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente EXCMO. SR. DON FERNANDO LEDESMA BARTRET, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como SECRETARIO, certifico.
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SAP Madrid 259/2012, 21 de Septiembre de 2012
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