STS, 23 de Octubre de 2008

PonenteFERNANDO LEDESMA BARTRET
ECLIES:TS:2008:5581
Número de Recurso3574/2006
ProcedimientoCONTENCIOSO
Fecha de Resolución23 de Octubre de 2008
EmisorTribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintitrés de Octubre de dos mil ocho.

VISTO por la Sala Tercera (Sección Tercera) del Tribunal Supremo el recurso de casación interpuesto por el Procurador de los Tribunales D. José Manuel Fernández Castro, en representación de D. Benito, contra la sentencia dictada con fecha 21 de febrero de 2006 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso nº 467/2002. Han sido partes recurridas el Abogado del Estado y la Procuradora de los Tribunales Dña. Almudena González García, en representación de MUSTANG BEKLEIDUNGSWERKE GMBH+ CO.KG.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

El 25 de noviembre de 1999 D. Benito solicitó de la Oficina Española de Patentes y Marcas -en lo sucesivo, OEPM- el registro de la marca mixta nº 2.273.496 MUSTANG para productos de cuero e imitaciones de cuero y artículos de estas materias no incluidos en otras clases; pieles de animales, bolsos, baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y productos de guarnicionería, comprendidos en la clase 18 del Nomenclátor. Al registro se opuso la mercantil MUSTANG BEKLEIDUNGSWERKE GMBH+ CO.KG. invocando la incompatibilidad de la marca solicitada con las siguientes marcas prioritarias: marca comunitaria MUSTANG nº 357.178, para productos de cuero (en este momento no es necesario precisar más) y las marcas internacionales MUSTANG números 657.694, 590.588 A y 602.643, esta última con el dibujo de un caballo a galope sobre la denominación MUSTANG, todas ellas para productos de cuero comprendidos en la misma clase 18. En aplicación de la previsión contenida en el art. 12.1.a) de la L.M. 32/1988, apreciando la identidad denominativa y aplicativa de las marcas oponentes, la solicitud fue denegada mediante resolución de 20 de noviembre de 2000, y confirmada por la de 7 de diciembre de 2001, desestimatoria del recurso de alzada entablado por el Sr. Benito. En esta segunda resolución de la OEPM se afirma que las marcas invocadas por el Sr. Benito (la marca mixta MUSTANG nº 903.017 y la marca mixta MUSTANG nº 903.014) han sido anuladas por impago de la tasa correspondiente.

SEGUNDO

Contra las resoluciones de la OEPM interpuso el Sr. Benito recurso contencioso-administrativo, que correspondió a la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del T.S.J. (recurso nº 467/2002 ) en el que la parte demandante alegó, entre otros extremos, que la marca internacional MUSTANG nº 213.598, clase 25, para vestidos de cuero, de la que es titular la mercantil MUSTANG BEKLEIDUNGSWERKE GMBH+ CO.KG., estaba sometida ante el orden jurisdiccional civil a un proceso en que el actor pretendía su declaración de nulidad. En la contestación a la demanda de la entidad MUSTANG BEKLEIDUNGSWERKE GMBH+ CO.KG. se funda la conformidad a Derecho de los actos administrativos en la absoluta prioridad de su marca MUSTANG Nº 213.598 A, registrada en la clase 25 para vestidos de cuero, con efectos desde el 9 de octubre de 1958, prioridad oponible a la marca solicitada por el Sr. Benito. El recurso fue desestimado por sentencia de 21 de febrero de 2006, en la que se afirma que la prioridad registral correspondía a la mercantil oponente por su marca MUSTANG, clase 25, desde el 14 de abril de 1961, mientras que la empresa demandante obtuvo su primera inscripción de la misma marca MUSTANG, para la clase 25, el 5 de abril de 1979 (así se razona en el fº.jº.3º). Por tanto, la sentencia de instancia objeto de este recurso de casación refiere la prioridad registral de la mercantil MUSTANG BEKLEIDUNGSWERKE GMBH+ CO.KG. a la marca MUSTANG nº 213.598 A. Esta es la "ratio decidendi" de la sentencia.

TERCERO

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del T.S.J. de Madrid tuvo por preparado el recurso de casación de la representación procesal del Sr. Benito mediante providencia de 24 de mayo de 2006.

CUARTO

Con fecha 19 de octubre de 2006, la representación procesal del Sr. Benito presentó en el Registro General del Tribunal Supremo escrito al que acompañaba copia del auto dictado por la Sala Primera del Tribunal Supremo, de fecha 26 de septiembre de 2006, inadmitiendo el recurso de casación entablado por la representación procesal de MUSTANG BEKLEIDUNGSWERKE GMBH+ CO.KG. contra la sentencia de fecha 12 de noviembre de 2004 de la Sección Veinte de la Audiencia Provincial de Madrid, desestimatoria del recurso de apelación nº 364/2003 entablado por MUSTANG BEKLEIDUNGSWERKE GMBH+ CO.KG. contra la sentencia de fecha 9 de enero de 2003 dictada en el juicio declarativo de menor cuantía nº 727/2000 por el Juzgado de Primera Instancia de Madrid nº 60, sentencia esta última que declaró la caducidad y ordenó la cancelación de la marca internacional 213.598 A. A la incorporación de estos documentos al recurso de casación se opuso la representación de la mercantil MUSTANG BEKLEIDUNGSWERKE GMBH+ CO.KG. por considerar que se referían a cuestiones ajenas al recurso de casación.

QUINTO

El recurso de casación del Sr. Benito fue admitido por providencia de 1 de junio de 2007.

SEXTO

El 19 de julio de 2006 tuvo entrada en el Registro General del Tribunal Supremo escrito de la representación procesal del Sr. Benito interponiendo recurso de casación. Bajo el título "motivos del recurso" expone tres clases de consideraciones que se corresponden, respectivamente, con los que denomina apartados primero, segundo y tercero de dicho recurso que, aunque no se llegue a decir explícitamente, sí implícitamente pueden entenderse amparados en el art. 88.1.d) de la L.J., habida cuenta la naturaleza y contenido de los argumentos que desarrolla. En el primero, se mantiene que la sentencia ha infringido el art. 6 de la Ley de Marcas 17/2001 de 7 de diciembre, por su indebida aplicación, toda vez que la Ley aplicable es la de 1988. En este mismo apartado primero y en el segundo, tras reconocer lo que denomina el "parangón" entre el art. 6 de la Ley de Marcas del año 2001 y el art. 12 de la Ley de Marcas 1988, desarrolla una tesis centrada en la prioridad registral de su marca MUSTANG nº 867.718, derivada de la marca MUSTANG nº 535.952, también de su titularidad, prioridad resultante del hecho de estar judicialmente declarada la caducidad de la marca nº 213.598 MUSTANG en que se ampara la sentencia, aparte, dice, de que dicha marca protege exclusivamente vestidos de cuero. En el apartado tercero alega que la sentencia infringe la jurisprudencia contenida en las sentencias que cita (SSTS de 19 de abril de 1996, 30 de julio de 1998 y 26 de diciembre de 1990 ). Concluye suplicando sentencia que case y anule la recurrida y se pronuncie de conformidad con los motivos de su recurso y los pedimentos de su demanda.

SÉPTIMO

Mediante escrito presentado el 31 de julio de 2007 se ha opuesto al recurso el Abogado del Estado que se limita a solicitar su desestimación. La representación procesal de la mercantil MUSTANG BEKLEIDUNGSWERKE GMBH+ CO.KG. se ha opuesto en escrito presentado el 17 de septiembre de 2007, en el que, respecto a los hechos, se alega que la única marca del recurrente en la clase 18 es la MUSTANG nº 903.014, que se encuentra caducada desde 1996, y que su absoluta prioridad procede de la marca internacional nº 213.598 A. Impugna también los motivos del recurso sosteniendo: a) que la sentencia ha aplicado en realidad, pese al error mecanográfico en que incurre, la Ley de Marcas de 1988, vigente al tiempo de depositarse la solicitud de registro de la marca controvertida; b) que la sentencia reconoce la prioridad absoluta de la marca internacional nº 213.598 A MUSTANG, que identifica vestidos de cuero en la clase 25 del Nomenclátor, productos claramente relacionados con los de la solicitud presentada en la OEPM; c) que de acuerdo con el art. 55.2 de la Ley de Marcas de 1988 el registro de la marca caducada en virtud de sentencia deja de producir efectos desde el momento en que la sentencia gane firmeza, haciendo notar que el auto de la Sala Primera del Tribunal Supremo que declara la firmeza de la caducidad por falta de uso de la marca internacional nº 213.598 A es de fecha 26 de septiembre de 2006, posterior en casi siete meses a la sentencia recurrida, que es de fecha 21 de febrero de 2006, de lo que se desprende que en el momento en que esta sentencia fue dictada, dicha marca internacional nº 213.598 A mantenía su virtualidad y por tanto otorgaba el derecho de prioridad que el Tribunal de instancia reconoce; d) que tal caducidad no afecta a los derechos prioritarios que, en la clase 18, derivan de otras marcas de su titularidad (que no precisa); y e) que tampoco existe la infracción de la jurisprudencia que se invoca. Termina suplicando sentencia desestimatoria que condene al pago de las costas.

OCTAVO

Mediante providencia de 18 de junio de 2008 se señaló para votación y fallo de este recurso de casación el 14 de octubre de 2008, designándose Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret. Ambos actos han tenido lugar en la indicada fecha.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret, Presidente de la Sección

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Los motivos del recurso que hemos entendido amparados en el art. 88.1.d) de la L.J., pese al silencio que sobre tal extremo guarda el escrito de interposición, deben ser objeto de un examen conjunto dada la correlación existente entre ellos. No ha lugar a su estimación. Teniendo en cuenta la fecha -identificada en antecedentes de hecho- en que fue depositada la solicitud de registro de la marca mixta nº 2.273.496 MUSTANG para los productos de cuero que hemos precisado en antecedentes, el proceso seguido en la instancia quedaba sometido a la Ley de Marcas 32/1988. No otra cosa dice la sentencia combatida, en la que, además de invocarse la Ley de 1988, se cita la Ley 17/2001 no tanto porque se considere aplicable, sino para resaltar la sustancial coincidencia que aprecia entre el contenido del art. 6.1 de dicha Ley y el del art. 12.1. a) de la Ley del año 1988, que es la que realmente aplica. Se confunde por tanto el recurrente cuando basa la primera parte de su argumentación impugnatoria en la infracción por aplicación indebida de la Ley del año 2001.

SEGUNDO

Teniendo en cuenta, de una lado, la identidad denominativa existente entre la marca solicitada y la prioritaria marca internacional nº 213.598 A, MUSTANG, registrada a favor de la mercantil personada en la casación como parte recurrida - y que ya se personó ante la OEPM y después compareció en el proceso de instancia como parte demandada- y, de otra, la similitud existente entre los productos de cuero que una y otra marca distinguen, procede confirmar los actos administrativos porque interpretaron correctamente la prohibición del art. 12.1.a) de la LM de 1988, a lo que no podía oponerse que los productos de la marca prioritaria no coincidían totalmente con los de la marca solicitada (todos de cuero y de uso personal) pues resulta inequívoca la estrecha relación apreciable entre unos y otros pese a su diferente ubicación en el Nomenclátor Internacional. En rigor, el debate en la instancia no ha girado tanto sobre este extremo, como sobre el que examinamos a continuación, referido a la inoponibilidad obstaculizante del registro de la marca nº 213.598 A, que, según el Tribunal de instancia, es, repetimos, la que goza de prioridad registral y la que determina el no acceso al registro de la marca solicitada.

TERCERO

Es cierto que, estando en tramitación este recurso de casación, la Sala Primera del Tribunal Supremo, por auto de 26 de septiembre de 2006 ha inadmitido el recurso de casación interpuesto por MUSTANG BEKLEIDUNGSWERKE GMBH+ CO.KG. contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección Veinte) de fecha 12 de noviembre de 2004, que desestimó el recurso de apelación contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Madrid nº 60, de fecha 9 de enero de 2003, que había declarado la caducidad y ordenado la cancelación de la marca nº 213.598 A por falta de uso. Basta comparar la fecha de este auto de la Sala Primera del Tribunal Supremo con la de la sentencia impugnada en este recurso de casación para advertir que esta es de fecha anterior a aquélla. Pues bien, dice el art. 55.2 de la L.M. de 1988 que "el registro de marca caducado en virtud de sentencia dejará de producir efecto desde el momento en que la sentencia gane firmeza". En el caso enjuiciado, la sentencia declaratoria de la caducidad ha ganado firmeza meses después de ser dictada la que es objeto de este recurso de casación. Ello significa que en la fecha de esta última la marca internacional nº 213.598 A, que es la que, por razón de su prioridad, impide el registro de la marca mixta MUSTANG Nº 2.273.496, clase 18, gozaba de plena validez y por tanto de fuerza obstativa, como correctamente ha apreciado el Tribunal de instancia, que ha resuelto de forma ajustada al ordenamiento jurídico y a nuestra jurisprudencia expuesta en las SSTS de 18 de abril de 2006 (RC 7059/2003) y 28 de junio de 2007 (RC 8328/2004 ).

CUARTO

No ha lugar al recurso de casación, con imposición de las costas a la parte recurrente por imperativo de lo establecido en el art. 139.2 de la L.J.

FALLAMOS

No ha lugar al recurso de casación interpuesto por el Procurador de los Tribunales D. José Manuel Fernández Castro, en representación de D. Benito, contra la sentencia dictada con fecha 21 de febrero de 2006 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso nº 467/2002, sentencia que declaramos conforme con el ordenamiento jurídico, todo ello con imposición de las costas a la parte recurrente.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertase por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. DON FERNANDO LEDESMA BARTRET, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como SECRETARIO, certifico.

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