STS, 23 de Diciembre de 2003

PonenteD. Eduardo Espín Templado
ECLIES:TS:2003:8425
Número de Recurso293/1999
ProcedimientoCONTENCIOSO - RECURSO CASACION
Fecha de Resolución23 de Diciembre de 2003
EmisorTribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo

D. FERNANDO LEDESMA BARTRETD. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. EDUARDO ESPIN TEMPLADOD. JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZATD. FERNANDO CID FONTAN

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintitrés de Diciembre de dos mil tres.

VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 293/1.999, interpuesto por ORBITEC, S.A., representada por la Procuradora Dª Almudena González García, contra la sentencia dictada por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 17 de octubre de 1.998 en el recurso contencioso-administrativo número 321/1.996, sobre inscripción parcial de la marca internacional número 594.393 "ORBITEC".

Es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada por el Sr. Abogado del Estado

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Séptima) dictó sentencia de fecha 17 de octubre de 1.998, desestimatoria del recurso promovido por Orbitec, Société Anonyme, contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 3 de octubre de 1.994, confirmada por la del mismo organismo de 13 de febrero de 1.996, en cuanto a la denegación de la protección en España de la marca internacional número 594.393 "ORBITEC" para productos de la clase 9 del Nomenclátor.

SEGUNDO

Notificada dicha sentencia a las partes, la demandante presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 20 de noviembre de 1.998, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

TERCERO

Emplazadas las partes, la representación procesal de Orbitec, Société Anonyme compareció en forma en fecha 14 de enero de 1.999, mediante escrito interponiendo recurso de casación que articula en un único motivo por aplicación indebida del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, en relación con el artículo 12.2 de la misma, y de la jurisprudencia que cita. Terminaba suplicando que se case la sentencia recurrida y se decreta la pertinencia de que se revoque la denegación de protección en España del registro de marca internacional nº 594.393 "ORBITEC" (grá.), en clase 9, para los productos solicitados.

El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sala de fecha 28 de febrero de 2.000.

CUARTO

Personado el Abogado del Estado, ha formulado escrito de oposición al recurso de casación, suplicando que se dicte sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso y se impongan las costas al recurrente.

QUINTO

Por providencia de fecha 3 de octubre de 2.003 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 11 de diciembre de 2.003, en que han tenido lugar dichos actos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Recurre en casación la sociedad Orbitec, S. A., contra la Sentencia de 17 de octubre de 1.998, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Séptima) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que desestimó el recurso interpuesto contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas que denegaron la inscripción de la marca internacional nº 594.393 "Orbitec", gráfica, para productos de la clase 9 (en concreto para componentes eléctricos y electrónicos y lámparas de señalización). El órgano administrativo, si bien había estimado parcialmente mediante su Resolución de 13 de febrero de 1.996 el recurso ordinario contra su primera resolución, aceptando el registro de la marca solicitada para la clase 11, mantuvo el rechazo de la marca aspirante para la clase 9 debido a la existencia de la marca prioritaria "Orbitex" (que protege el producto "electrodos", dentro la citada clase 9), pese a la aportación por la entidad solicitante del consentimiento del titular de la marca prioritaria.

La Sentencia que se impugna en casación justificó su resolución desestimatoria en la similitud "rayana en la identidad" de las denominaciones de las marcas enfrentadas y en la semejanza de productos, sin aceptar el consentimiento del titular de la marca prioritaria, por estimar prevalente la defensa de los intereses del consumidor sobre la voluntad de las partes. Así, la semejanza entre ambos signos y la coincidencia del ámbito aplicativo son razonadas en los siguientes términos:

"Y siguiendo la doctrina expuesta en el Fundamento de Derecho precedente, consideramos que la convivencia de ambos registros en el tráfico mercantil podría originar confusión en el consumidor, por mucho que en la mayoría de los casos, como alega la recurrente -y sin olvidar que no siempre- estos consumidores vayan a ser personas especializadas. En efecto, tras el análisis comparativo de las marcas enfrentadas, con una sencilla visión o audición del conjunto, como se ha indicado debe hacerse, hay que concluir la evidente similitud de ambas en el aspecto fonético, ya que los vocablos son idénticos, diferenciándose únicamente por la consonante final, "C" en un caso y "X" en el otro, que, en cualquier caso es apenas perceptible en su pronunciación y no confiere a los vocablos enfrentados la suficiente entidad distintiva como para excluir el riesgo de error en el mercado y en el consumidor.

La sola semejanza rayana en la identidad de los distintivos enfrentados, bastaría de por sí para la prohibición de acceso al registro de la marca solicitada, pero, a mayor abundamiento y aunque a tomar en cuenta con carácter secundario, la similitud en el aspecto denominativo y fonético, se repite en cuanto a los productos protegidos ya que los que la entidad solicitante pretende distinguir a través de la marca "ORBITEC" son en clase 9: "componentes eléctricos y electrónicos y lámparas de señalización", mientras que la marca "ORBITEX" distingue en la misma clase "electrodos", por lo que los canales de distribución serán los mismos para los productos amparados por ambas marcas, lo que con toda probabilidad, podría originar confusión en el consumidor o dudas en cuanto a la procedencia empresarial del producto." (fundamento de derecho tercero)

SEGUNDO

En cuanto a la validez y efectos del consentimiento del titular de la marca prioritaria respecto al registro de la solicitada, señala la Sala de instancia lo siguiente:

"Por los razonamientos expuestos, consideramos que la aportación de la declaración de consentimiento fehaciente del titular de la marca obstaculizante -la internacional nº 526.227 "ORBITEX"- otorgada por su titular Endress + Hauser Conducta con fecha 11 de julio de 1.996, para la inscripción del registro solicitado en la clase 9 a favor de la parte actora, "ORBITEC", no puede ser admitida con los efectos pretendidos por la recurrente.

Y así hay que recordar que aunque dicha declaración de consentimiento fuese otorgada de acuerdo con lo previsto en el artículo 12.2 de la Ley de Marcas, que dispone que "... podrá registrarse una marca semejante a otra marca anteriormente solicitada o registrada para productos, servicios o actividades idénticas o similares, cuando el solicitante presente por escrito autorización fehaciente del titular registral anterior y se adopten, si fuere preciso, las medidas necesarias para evitar el riesgo de confusión", del precepto citado se infiere que la Ley no consagra una permisividad total para el registro de una marca por la mera presentación del consentimiento del titular de la oponente, incluyendo implícitamente por el contrario el límite de la exclusión de riesgo de confusión para el consumidor. Y esta posibilidad de inadmitir la declaración de consentimiento otorgada está asimismo consagrada por la jurisprudencia como se refleja entre otras en la Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de julio de 1.994, que no otorgó eficacia a la declaración de consentimiento otorgada por la opuesta, por existir identidad entre las denominaciones enfrentadas, y así,: "... la autorización o consentimiento prestado por el titular de una marca opuesta a la que es objeto de solicitud, solo es admisible cuando no exista entre las marcas enfrentadas la identidad que impide que la autorización en cuestión opere favorablemente a la pretensión del solicitante de una marca, tal como expresamente establece el artículo 150 del Estatuto de la Propiedad Industrial, debiendo añadirse a esta ineficacia de la autorización, la que se produce también en caso de semejanza rayana con la entidad, o como se dice en la Sentencia de 28 de junio de 1.975 (RJ 19753096), recogida en sus propios términos en la de 23 de enero de 1.987 (RJ 1987209), "si la intensidad del parecido rayano en la igualdad, pone en peligro la transparencia del mercado", y ello, porque al constituir la declaración de consentimiento una variedad del concepto genérico de la renuncia de derechos, ha de quedar sometido al régimen común, sin tener en ningún caso carácter absoluto ni menos aún vinculante para la Administración o para los Tribunales de Justicia, ya que le afectan los límites derivados del respeto a los derechos de terceras personas y al interés o al orden público, donde se encuadra precisamente la protección del consumidor, finalidad primordial de la intervención administrativa en este sector de la Propiedad Industrial".

Por tanto, consideramos correcta la decisión de la O.E.P.M. de no otorgar eficacia a la declaración de consentimiento otorgada por el titular de la marca inicialmente obstaculizante, debiendo mantenerse la prohibición de registro de la marca solicitada, por concurrir, como se ha expuesto, los presupuestos aplicativos para ello, al darse una evidente similitud entre los registros enfrentados, y coincidir las áreas comerciales en que pueden operar, lo que lleva a la solución desestimatoria del presente recurso" (fundamento de derecho cuarto)

TERCERO

El recurso de casación se basa en un único motivo en el que se alega la infracción del artículo 12.1.a), en relación con el apartado 2 del mismo precepto, de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas. Como veremos, en él se aduce, en síntesis, la no identidad entre ambas denominaciones, la existencia de autorización por parte del titular de la marca prioritaria y, en fin, la adopción por la empresa solicitante de medidas encaminadas a evitar la confusión entre las marcas.

Sin embargo, antes de entrar en su análisis de fondo, es preciso dilucidar una cuestión formal, cual es que en el escrito de interposición no se indica en ningún momento a qué motivo, de los contemplados en el artículo 95.1 de la Ley de la Jurisdicción de 1.956 -que, con sus modificaciones posteriores, resulta aplicable al caso- se acoge el formulado por la entidad actora y en el que se alega la referida infracción del artículo 12 de la Ley de Marcas.

Esta Sala ha expuesto con frecuencia la naturaleza extraordinaria del recurso de casación y sus rigurosos requisitos formales, explicando el fundamento de los mismos y su conformidad con las exigencias del derecho fundamental a una tutela judicial efectiva sin indefensión que garantiza el artículo 24.1 de la Constitución, respeto que ha sido avalado por diversas resoluciones del Tribunal Constitucional. Vamos a realizar una síntesis de la doctrina mantenida por esta Sala hasta el momento para poder abordar la trascendencia de la omisión en que ha incurrido la parte actora en su escrito de interposición del presente recurso de casación.

Así, hemos dicho a este respecto lo siguiente:

"La jurisprudencia de este Tribunal recaída en interpretación y aplicación de las normas de la Ley 10/1992, de 30 de abril, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, relativas al recurso de casación ordinario, exige que el escrito de interposición, esto es, el que contemplaba el artículo 99 de la repetida Ley, fije el motivo o motivos en que se fundamente el recurso, con expresión del apartado o apartados correspondientes del artículo 95 de aquella Ley que lo o los amparen; expresando igualmente, si se articula el del apartado 4º, cuál es la norma jurídica o jurisprudencia que se considera infringida o inaplicada por la sentencia. Exigencia a cumplir en aquel escrito que pervive, tal y como matiza aquella jurisprudencia, aunque en el escrito de preparación, esto es, en el que contemplaba el artículo 96, se hubiera hecho cita de aquel artículo 95 y de sus apartados; pues uno y otro escrito contemplan cargas procesales que cada uno, singularmente, debe satisfacer, sin que los defectos del de interposición puedan entenderse subsanados a la vista del contenido del de preparación, ni a la inversa. Entre otras resoluciones, la jurisprudencia recordada puede verse en los Autos de 13 de diciembre de 1999 (RC 9018/1998), 18 de febrero de 2000 (7/1999) y 10 de abril de 2000 (123/1999); y en las Sentencias de 28 de marzo de 2000 (1218/1992), 25 de abril de 2000 (2146/1992), 29 de mayo de 2000 (2565/1993), 3 de julio de 2000 (1512/1993), 28 de noviembre de 2000 (6922/1993), 3 de mayo de 2001 (3219/1994), 21 de enero de 2002 (6421/1995) y 28 de enero de 2002 (6521/1995) y 20 de diciembre de 2002 (1904/1997), entre otras muchas.

Además, como precisa la sentencia de 3 de octubre de 2001 (RC 5653/1996) «no cabe invocar en un mismo motivo -subsidiaria o acumulativamente- el amparo de dos supuestos diferentes de los previstos en el art. 95.1 de la L.J., como lo afirma constante jurisprudencia de esta Sala (AATS de 15 de junio de 1998 (RC 9114/1997), 14 de julio de 1998 (5482/1997), 16 de enero de 1998 (6740/1997) y 6 de marzo de 1998 (4720/1997), resoluciones todas ellas en la que hemos dicho que el "planteamiento acumulativo del motivo a cuyo amparo se formula el recurso, no resulta acorde con la naturaleza peculiar y extraordinaria del recurso de casación"»." (Sentencia de 1 de abril de 2.003 -recurso de casación 2.219/2.001-).

Y, en el mismo sentido, hemos recordado que

"El presente recurso debe declararse inadmisible, lo que en este trámite procesal comporta su desestimación. Ello obedece a que en el escrito de interposición del recurso de casación no se especifica bajo qué apartado del artículo 95 de la Ley Jurisdiccional se incardina el motivo articulado. Es este el criterio que ha mantenido esta Sala en sus sentencias de fechas 28 de marzo, 18 de abril y 25 de octubre de 2000, y 16 de mayo y 5 de junio de 2002, entre otras, en las cuales se manifiesta que "El carácter extraordinario del recurso de casación impone al recurrente el cumplimiento riguroso de determinados requisitos, cuya falta determinan su inadmisión. La jurisprudencia de esta Sala ha sido especialmente exigente, en cuanto al deber de fijar el motivo en que haya de fundarse el recurso, con expresión del apartado correspondiente del artículo 95 de la Ley Jurisdiccional que lo ampare; e, igualmente, si se articula el del apartado 4º, cuál es la norma jurídica o jurisprudencia que se considera infringida o inaplicada por la sentencia. En definitiva, se trata de hacer realidad el mandato contenido en el artículo 99.1 de dicha Ley, cuya inobservancia producirá el efecto de inadmisión previsto en el 100.2. Como se señala en la sentencia de esta Sala de 6 de marzo de 1.999, y las que en ella se citan, este rigor formal no puede ser atemperado por el principio pro actione, que no tiene en casación la intensidad que se le da para el acceso a la vía jurisdiccional." (STS de 6 de mayo de 2.003 - recurso de casación 3.746/1.998-)

También, en cuanto al propio fundamento de la exigencia de citar el motivo de casación al que se acoge el recurso, hemos señalado que

"Como ha dicho reiteradamente este Tribunal (por todos, Auto de 16 de noviembre de 1996) "importa destacar que la naturaleza del recurso de casación obliga a la observancia de los requisitos formales que la Ley establece para su viabilidad, requisitos que no constituyen un prurito de rigor formal sino una clara exigencia del carácter de recurso extraordinario que aquél ostenta, sólo viable, en consecuencia, por motivos tasados, y cuya finalidad no es otra que la de depurar la aplicación del derecho, tanto en el aspecto sustantivo como procesal, que haya realizado la sentencia de instancia, contribuyendo con ello a la satisfacción de los principios de seguridad jurídica y de igualdad en la aplicación del ordenamiento mediante la doctrina que, de modo reiterado, establezca este Tribunal al interpretar y aplicar la Ley, la costumbre y los principios generales del derecho -artículo 1º.6 del Código Civil-. No es, por consiguiente, un recurso ordinario, como el de apelación, que permite un nuevo total examen del tema controvertido desde los puntos de vista fáctico y jurídico, sino un recurso que sólo indirectamente, a través del control de la aplicación del derecho que haya realizado el Tribunal «a quo», resuelve el concreto caso controvertido. No puede ser, pues, suficiente el vencimiento para abrir la entrada a un recurso de casación como sucede en el ámbito de otros medios de impugnación de resoluciones judiciales, en concreto en la apelación".

De ahí que no sea susceptible de admisión aquel recurso en que no se cumplan las previsiones del artículo 99.1 de la Ley Jurisdiccional, que exige la expresión razonada en el escrito de interposición del motivo o motivos en que se ampare el recurso." (ATS de 13 de diciembre de 1.999 -recurso de casación 9.018/1.998)

y asimismo

"La expresión del "motivo" casacional en el escrito de interposición del recurso no es una mera exigencia rituaria desprovista de sentido, sino elemento determinante del marco dentro del que ha de desarrollarse la controversia y en torno al que la sentencia debe pronunciarse. Como reiteradamente ha dicho esta Sala (por todos, Auto de 16 de noviembre de 1996) la naturaleza extraordinaria del recurso de casación (...) De ahí que no sea susceptible de admisión aquel recurso en que no se cumplan las previsiones del citado articulo 99.1 de la Ley Jurisdiccional, sin que, por otro lado, pueda aceptarse que esta inexcusable carga procesal, que solo a la parte recurrente afecta, pueda ser suplida por la colaboración del órgano jurisdiccional." (ATS de 10 de abril de 2.000 -recurso de casación 123/1.999)

CUARTO

Esta Sala entiende que la doctrina que se ha resumido en el anterior fundamento de derecho ha de ser mantenida en su contenido básico, que se refiere a la necesidad de cumplir con el requisito legal contemplado en el artículo 99.1 de la Ley de la Jurisdicción que exige formular el escrito de interposición del recurso "en el que se expresará razonadamente el motivo o motivos en que se ampare, citando las normas o la jurisprudencia que considere infringidas". Un requisito que tiene como fundamento el señalado de determinar el marco de la controversia del recurso de casación, especificando el tipo de infracción del ordenamiento en que supuestamente ha incurrido la Sentencia impugnada para conocimiento tanto de las demás partes del proceso como de la Sala que ha de enjuiciarlo. En efecto, el motivo al que se acoge la infracción que se denuncia ofrece a las demás partes certeza y seguridad jurídica sobre la naturaleza de tal infracción, y les permite formular su posición opuesta o favorable de manera adecuada. Asimismo, le permite a la Sala de casación que conoce del recurso dar una respuesta congruente con las pretensiones y alegaciones del recurrente, sin correr el riesgo de malinterpretar el planteamiento casacional de éste.

Este objetivo, unido al natural rigor formal de un recurso extraordinario encaminado exclusivamente a depurar la aplicación del derecho por la sentencia recurrida, sin capacidad para revisar los hechos, explica y justifica las exigencias a que nos referimos establecidas por la Ley de la Jurisdicción, tanto en la de 1.956 con sus reformas posteriores (artículo 99.1), todavía aplicable al caso de autos, como en la de 1.998 (artículo 92.1).

Lo anterior no debe ser óbice, empero, a una interpretación de dichos requisitos que se acomode y guarde proporción, en su aplicación, al referido fundamento que, en último término, atañe a la seguridad jurídica. Pues bien, sin duda el cumplimiento natural y lógico de las previsiones legales requiere la cita expresa del apartado correspondiente del artículo 95.1 de la Ley de la Jurisdicción (del artículo 88.1 en el texto de 1.998). Sin embargo, entiende la Sala que el escrito de interposición está correctamente formulado y respeta la exigencia legal de expresar razonadamente el motivo de casación en aquellos supuestos en los que, pese a omitirse la cita literal del apartado correspondiente del artículo 95.1 de la Ley de la Jurisdicción (o del artículo 88.1 en el texto actualmente en vigor), del tenor de la redacción del escrito de interposición se deduzca de forma evidente y sin género de dudas a qué motivo o motivos legales se acoge el recurrente para articular el recurso de casación. En tales casos la Sala ha aplicado hasta el momento el criterio más rigorista de considerar que se había incumplido la obligación legal de "expresar razonadamente" el motivo al que se acoge el recurso. Entendemos ahora, sin embargo, en una interpretación más próxima al sentido del derecho a la tutela judicial efectiva, que tal obligación legal ha quedado cumplida puesto que, pese a la omisión de la cita del apartado en cuestión, el motivo en que se basa el recurso se comprende prima facie e inequívocamente, sin suscitar dudas sobre cuál de los cuatro motivos enumerados por la Ley es el que se encuentra "expresado razonadamente" en el escrito de interposición.

Será la Sala la que, en el obligado examen que realiza del cumplimiento de los requisitos legales a que está sometido el escrito de interposición, determinará cuando, en los casos en los que se haya omitido la mención expresa del apartado correspondiente del artículo 95.1 de la Ley de la Jurisdicción (o del 88.1 en el texto de la Ley de 1998), deba entenderse que se ha cumplido la exigencia legal de expresar razonadamente el motivo o motivos a los que se acoge el recurrente, atendiendo al tenor del escrito de interposición del recurso de casación y, en concreto, de cómo se formula el motivo casacional.

Debe añadirse que para nada empece lo anterior a la necesidad imperativa de que se cumplan los restantes requisitos sobre la formulación de los motivos de casación en el escrito de interposición de la casación. De esta manera, habrán de considerarse mal interpuestos los recursos de casación que no los respeten, acumulando infracciones diversas en un sólo motivo o combatiendo infracciones por medio del motivo que no se corresponde con ella, exigencias que no son de tipo puramente formal y pueden generar dudas sobre la infracción que realmente combate el recurrente, creando inseguridad jurídica a las demás partes y a la Sala sobre el sentido último del recurso de casación y de los motivos en que se funda.

QUINTO

Aplicando los criterios expuestos en el anterior fundamento de derecho se constata que, pese a no estar indicado de forma expresa el apartado del artículo 95 al que se acoge el único motivo de casación formulado por el recurrente, de su tenor se deduce sin género de dudas que la infracción que se denuncia del artículo 12.1.a) en relación con el 12.2, siempre de la Ley de Marcas, se acoge al apartado 1.4) del artículo 95 de la Ley de la Jurisdicción, relativo a las infracciones de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate.

En efecto, en el escrito de interposición del recurso se señala tras los antecedentes lo siguiente:

"A continuación se desarrolla detalladamente los motivos de este recurso de casación:

MOTIVO UNICO - INFRACCIÓN POR APLICACIÓN INDEBIDA DEL ARTÍCULO 12.1-a DE LA LEY DE MARCAS, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 12.2 DEL MISMO CUERPO LEGAL Y EN CONCORDANCIA CON LA JURISPRUDENCIA DE ESE ALTO TRIBUNAL RELACIONADA."

Y seguidamente se argumenta la infracción del precepto que se cita de la Ley de Marcas. De todo ello y con base exclusivamente en el escrito de interposición se deduce de forma inequívoca que se está alegando una infracción del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia aplicable al caso comprendidas en el apartado 1.4 del artículo 95 de la Ley de la Jurisdicción. A lo cual se debe añadir que en el escrito de preparación se indicaba expresamente que "el recurso de casación que se prepara mediante el presente escrito se funda en el Art. 95.1 apartado 4º de la Ley de la Jurisdicción, en su nueva redacción, ya que esta representación entiende, dicho sea con los debidos respectos, que la sentencia de instancia infringe la normativa jurídica aplicable, constituida por el artículo 12.2) de la vigente Ley 32/88 de 10 de Noviembre, de Marcas". Esto último, sin perjuicio de tener en cuenta que el escrito de preparación cumple un objetivo legal propio y distinto al del de interposición y que no puede entenderse que con aquél puedan subsanarse las deficiencias de éste. Pero sí puede tomarse en consideración el escrito de preparación, en su caso, para confirmar la interpretación que pueda deducirse a este respecto del propio escrito de interposición.

Pasando ya al examen de lo alegado en el motivo en el que se funda el recurso de casación, está claro que su estimación o rechazo depende del valor que se de al consentimiento expresado por el titular de la marca prioritaria para el registro de la marca solicitada. En efecto, está fuera de duda la razonabilidad de las apreciaciones de hecho efectuadas por la Sala de instancia sobre la semejanza entre ambas marcas y sobre la estrecha relación entre los productos amparados por ambas, pertenecientes en los dos casos a la clase 9, y ello pese a la exclusión de los electrodos por parte de la marca aspirante. Tales juicios son, a los efectos del recurso de casación y en el punto en el que nos encontramos de decidir sobre el motivo de casación, intangibles, pues según reiterada jurisprudencia de esta Sala, no podemos revisar en casación tales apreciaciones cuando se apoyan en una correcta interpretación de los preceptos legales de la Ley de Marcas, sin infringir los preceptos que regulan el valor de la prueba tasada y sin incurrir en error manifiesto y grave.

Ahora bien, se equivoca la Sala de instancia y debe por ello ser estimado el motivo de casación al negar eficacia en este supuesto al consentimiento otorgado a la inscripción de la marca aspirante por parte del titular de la marca prioritaria. Es correcta la afirmación de la Sentencia recurrida de que el artículo 12.2 de la Ley de Marcas no otorga una eficacia automática a toda autorización del titular registral anterior, sino que dicha autorización abre tan sólo la posibilidad de la inscripción de una marca semejante para productos idénticos o similares, inscripción que dependerá, en último término, de que la misma no genere un riesgo de confusión que la Oficina administrativa competente en la materia -y, en su caso, los tribunales que revisen la legalidad de la actuación administrativa- estime excesivo o gravemente perjudicial para los consumidores. Al objeto de reducir a límites tolerables dicho riesgo de confusión de una marca semejante para productos idénticos o similares -pues tal es el supuesto de hecho del precepto, que parte de una situación en la que la regla general sería el rechazo de la inscripción por riesgo de confusión o asociación-, el artículo 12.2 de la Ley de Marcas contempla la posibilidad de que "se adopten, si fuere preciso, las medidas necesarias para evitar el riesgo de confusión".

Pues bien, en este caso la empresa solicitante adoptó una medida idónea para evitar la confusión, cual era la exclusión del único producto protegido por la marca prioritaria (los electrodos) de entre los productos para los que pretendía inscribir la suya. Así las cosas, no puede rechazarse la inscripción cuando quien solicita una marca, a más de obtener la autorización de la marca prioritaria, adopta medidas adecuadas para evitar el riesgo de confusión, sin que el órgano administrativo competente ni la otra parte las hayan considerado inadecuadas o hayan requerido la adopción de otras suplementarias o más eficaces e idóneas. Esto es, en los casos en los que hay autorización y adopción de medidas tendentes a evitar la confusión, la denegación administrativa y, en su caso, la judicial, han de basarse en la calificación de falta de idoneidad de las medidas adoptadas o en la negativa de la entidad solicitante a adoptar otras que hayan sido propuestas en vía administrativa, de oficio o a instancias de la marca prioritaria. La Sala ha infringido lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 12 de la Ley de Marcas, al rechazar la inscripción una vez que consta la autorización del titular registral anterior y la adopción de medidas tendentes a evitar la confusión, sin que tales medidas hayan sido razonadamente calificadas de inadecuadas o insuficientes o la empresa solicitante haya sido requerida a adoptar otras.

SEXTO

La estimación del motivo de casación nos lleva a resolver el recurso contencioso administrativo con plenitud de jurisdicción. Las razones ya expuestas en el anterior fundamento de derecho conducen, como es evidente, a la estimación de dicho recurso. En efecto, no puede denegarse la inscripción de la marca solicitada, contando con la autorización de la prioritaria y habiendo adoptado medidas tendentes a evitar la confusión que son, sin duda, adecuadas para ello. Ni la Administración requirió la adopción de otras medidas ni el titular registral anterior lo solicitó. En tal supuesto, sólo se podría denegar la inscripción con base en un rechazo expreso y motivado de la idoneidad o suficiencia de las medidas adoptadas para evitar un riesgo excesivo o gravemente perjudicial para el consumidor. Como se ha dicho ya, en el supuesto de aplicación del artículo 12.2 de la Ley de Marcas no puede requerirse la inexistencia absoluta de todo riesgo de confusión, pues ello conduciría a dejar sin aplicación dicho precepto, que parte de una semejanza de las marcas y de una identidad o semejanza de productos que necesariamente presupone un cierto riesgo de confusión, y que normalmente debe conducir al rechazo de la marca. La excepción parte de la existencia de autorización del titular registral anterior, que permite aceptar un cierto riesgo de confusión, paliado con la adopción, en su caso, de medidas adecuadas para evitar o limitar dicho riesgo y en defensa ya, no del derecho de prioridad, sino tan sólo de los consumidores.

A lo anterior pueden añadirse dos consideraciones más. En primer lugar, que si bien puede afirmarse que ambas marcas presentan una acusada semejanza, no puede hablarse de identidad, única hipótesis para la que la Ley no contempla la posibilidad de autorización. No existiendo identidad, por muy intensa que sea la semejanza, cabe la autorización y la inscripción siempre que se adopten, si fuere preciso, las medidas necesarias para evitar la confusión, lo cual no resulta contradicho por la jurisprudencia que se menciona en la Sentencia recurrida cuyo sentido es, en definitiva, que en casos de semejanza muy elevada el riesgo de confusión puede resultar excesivo y hacer ineficaz el consentimiento del titular registral anterior.

Por último, esta Sala considera adecuada y proporcionada la medida adoptada, suficiente como para evitar la confusión en los usuarios. No hay que olvidar, por otro lado, que dicha medida hace entrar en juego la aplicación del principio de especialidad aunque se trate de productos de la misma clase, por cuanto supone la exclusión completa de los productos de la marca prioritaria. La exclusión de estos productos, dada su especificidad (exclusivamente electrodos), facilita la convivencia sin confusión entre ambas marcas, pese a la similitud genérica entre los productos de la marca prioritaria y los solicitados por la marca Orbitec pertenecientes a la misma clase del nomenclátor y a la coincidencia del ámbito aplicativo.

SÉPTIMO

Lo anteriormente expuesto supone la estimación del recurso de casación y, luego, como Sala de instancia, la estimación del recurso contencioso administrativo, ordenando la inscripción de la marca Orbitec para los productos solicitados de la clase 9 del nomenclátor oficial (excluyendo, en todo caso, los electrodos).

Respecto a las costas, no se imponen las de la instancia por no concurrir las circunstancias contempladas en el artículo 131.1 de la Ley de la Jurisdicción; en cuanto a las de la casación, que cada parte asuma las propias, según prevé el artículo 102.2 de dicha Ley.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

FALLAMOS

  1. Que HA LUGAR y ESTIMAMOS el recurso de casación interpuesto por Orbitec, S.A. contra la Sentencia de 17 de octubre de 1.998 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Séptima) en el recurso contencioso-administrativo 321/1.996.

  2. Que ESTIMAMOS el recurso contencioso administrativo mencionado, interpuesto por Orbitec, S.A. contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 3 de octubre de 1.994 y 13 de febrero de 1.996, y ordenamos la inscripción definitiva de la marca nº 594.393 "ORBITEC" para los productos solicitados (con exclusión de los electrodos).

  3. No se imponen las costas de la instancia. En cuanto a las del recurso de casación, que cada parte satisfaga las suyas.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos

FECHA:23/12/2003

VOTO PARTICULAR que formulan los Magistrados Excmos. Sres. Don Oscar González González, Don Manuel Campos-Sánchez Bordona y Don Francisco Trujillo Mamely.

Discrepamos, con todos los respetos, del voto mayoritario, en cuanto entiende, cambiando así el criterio que esta Sección venía manteniendo, que en el caso de autos el escrito de interposición del recurso de casación está correctamente formulado y respeta la exigencia legal de mencionar el apartado concreto que especifica el motivo de casación al que se acoge; discrepancia que basamos en los fundamentos que exponemos a continuación, y que referimos expresamente ya a los artículos 88, 92 y 93 de la Ley 29/1.998, de 13 de Julio, que coinciden, reiterándolos, con los que regulaban la misma materia en la Ley Jurisdiccional de 1.956 y a cuyos preceptos - en concreto a sus artículos 95.1 y 99.1 - se refiere el voto mayoritario por ser de aplicación al recurso de casación que resuelve la Ley ya derogada.

El artículo 92.1 de la Ley 29/1998, de 13 de junio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, que en este punto no difiere de lo expresado en el artículo 99.1 de la anterior Ley Jurisdiccional, señala que en el escrito de interposición del recurso de casación "se expresará razonadamente el motivo o motivos en que se ampare, citando las normas o la jurisprudencia que considere infringida".

De la interpretación literal del precepto se extrae que en el mencionado escrito ha de consignarse, en primer lugar, el apartado del artículo 88.1 en que se incluye el motivo o motivos invocados, y, en segundo término, dentro de cada uno de esos motivos, la norma o la jurisprudencia vulnerada por la sentencia. Esta doble exigencia deriva además de lo dispuesto en el artículo 93.2.b) que impone a la Sala, sin ningún tipo de discrecionalidad -"dictará", dice - declarar la inadmisión del recurso "si el motivo o motivos invocados en el escrito de interposición del recurso no se encuentran comprendidos entre los que se relacionan en el artículo 88; si no se citan las normas o la jurisprudencia que se reputan infringidas...". De la conjunción de ambos preceptos se infiere, sin ningún género de dudas, que el legislador ha querido que el escrito exprese tanto el motivo como la norma o jurisprudencia infringida.

El recurso de casación es un recurso extraordinario que está revestido de un riguroso formalismo al que las partes que acuden a él han de someterse. Formalismo que en casos como el presente tiene una doble justificación: a) poder discernir desde un momento previo si la causa que origina el recurso es de las que el legislador ha incluido como susceptibles de casación, evitando "ab initio" la proliferación de recursos que desvirtúen la función capital que se atribuye a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo: interpretación del ordenamiento jurídico y formación de la jurisprudencia como fuente complementaria del Derecho, y b) dar seguridad a la relación jurídico-procesal, de tal forma que la parte comparecida como recurrida sepa con certeza cuál es el fundamento real del recurso, eliminando incertidumbres frente a alegaciones más o menos abstractas, que susciten dudas sobre cuál es el la causa fundamental del recurso entablado.

El legislador, en su capital función como supremo órgano normativo, tiene la potestad de configurar los requisitos que permiten el acceso a los recursos, pudiendo poner las limitaciones que estime precisas para interponer cada uno de ellos. A diferencia de lo que ocurre con el acceso a la jurisdicción, en el que opera con mayor intensidad el principio "pro actione" en consonancia con el de tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución, el titular de la potestad legislativa, salvo lo establecido en materia penal, regula la apertura a las diversas instancias jurisdiccionales en función de las exigencias que estime oportunas en cada momento, que en algunos casos vienen impuestas por razón de la competencia de los distintos grados jerárquicos de la jurisdicción, y en otras por motivos de agilidad y capacidad resolutoria de los diferentes órganos judiciales. No pueden los Tribunales frustrar las finalidades que el legislador ha querido conseguir y, con el pretexto de flexibilizar el rigor de los requisitos impuestos, y sustituir las omisiones en que han incurrido las partes, cuyos letrados son técnicos y deben conocer ese rigor, inaplicar preceptos legales que le imponen, como se ha dicho anteriormente, declarar la inadmisibilidad del recurso por no cumplirse las condiciones formales impuesta por la norma. Si se entiende que ese rigor supera el contraste de constitucionalidad derivado del artículo 24 debió plantearse la oportuna cuestión ante el Tribunal Constitucional, pero no inaplicar un precepto imperativo.

Esta Sección de un modo constante, y algunas otras Secciones de esta Sala en diversas Resoluciones (así la Sección Segunda, sentencias de 24 de Septiembre de 1.996, de 31 de Marzo y 13 de Septiembre de 2.001, y las que esta transcribe parcialmente, en Recursos de Casación números 7.873/1.994, 6.016/1.995 y 1.675/1.996; Sección Cuarta, sentencia de 2 de Abril de 2.003, en Recurso de Casación número 4559/1.998; Sección Quinta, sentencias de 25 de Julio de 2.002 y 19 de Mayo de 2.003, en Recursos de Casación 7.962/1.998 y 3357/1.999 y Sección Séptima, en sentencia de 26 de Mayo de 2.003, en Recurso de Casación número 4863/1.999, aunque en esta sentencia después de declararse la defectuosa interposición se añade que, de ser admitido, el recurso tampoco podría prosperar y se razona sobre el fondo), han venido interpretando de la forma que los Magistrados que formulamos este voto particular entendemos correcta la exigencia a que se ha hecho referencia, que ya venía impuesta por el artículo 99.1 de la Ley anterior, lo que además no era extraño a la técnica casacional que imperaba en otras Salas, especialmente la de lo Civil y Social. Pretender ahora cambiar de criterio contrariando lo dispuesto en la norma llevaría a crear una desigualdad en la aplicación del derecho proscrito por el mencionado precepto, a la par que una respuesta contradictoria con el sentido que se da por los otros órganos judiciales que siguen el criterio correcto impuesto por la Ley. Además, dejar a la discrecionalidad de la Sala el decidir si de la formulación del motivo se deduce cuál es el que realmente ha querido entablarse, aparte de contrariar el sentido de la norma, crea una gran inseguridad, pues puede que no sea éste el que quiso darle el recurrente, como tampoco el que entienda la parte recurrida que es el procedente, que incluso puede adoptar la postura de mantener la inadmisión sin entrar a combatir el fondo de la cuestión por la dudas que la formulación le haya originado.

Debe tenerse presente que en cualquiera de los cuatro motivos del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional subyace una infracción de normas - las que regulan la jurisdicción, o el reparto de competencias entre órganos, las que regulan el proceso o la sentencia, y, en fin, las relativas al fondo -, y a veces esa norma infringida es aplicable a la par para decidir sobre uno u otro motivo - piénsese, por poner un ejemplo, en las cuestiones sobre dominio público o propiedad privada de un bien, que afectan tanto a la jurisdicción competente como al tema de fondo -, con lo que la incertidumbre creada puede generar situaciones de indefensión a la parte recurrida, que tendrá dificultades en estructurar su defensa.

Por estas razones formulamos el presente voto particular y creemos que el recurso debió ser inadmitido por estar defectuosamente formulado al no expresarse en el motivo el ordinal del precepto en que se incardinaba, lo que en este momento procesal comporta su desestimación, con imposición de costas a la parte recurrente.

Madrid , a veintitrés de diciembre de dos mil tres.-

PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia con su voto particular en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. EDUARDO ESPIN TEMPLADO, estando constituída la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.

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