STS, 17 de Diciembre de 2003
| Ponente | D. Eduardo Espín Templado |
| ECLI | ES:TS:2003:8164 |
| Número de Recurso | 11635/1998 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - RECURSO CASACION |
| Fecha de Resolución | 17 de Diciembre de 2003 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. EDUARDO ESPIN TEMPLADOD. JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZATD. FERNANDO CID FONTAN
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a diecisiete de Diciembre de dos mil tres.
VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 11.635/1.998, interpuesto por DANONE, S.A., representada por el Procurador D. José Manuel Villasante García , contra la sentencia dictada por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 22 de septiembre de 1.998 en el recurso contencioso-administrativo número 502/1.995, sobre inscripción de la marca internacional número 565.465 "BIOCLUB".
Es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada por el Sr. Abogado del Estado.
En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Novena) dictó sentencia de fecha 22 de septiembre de 1.998, desestimatoria del recurso promovido por Danone, S.A. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 15 de octubre de 1.993, confirmada por otra del mismo organismo de 8 de noviembre de 1.994, por la que se concede la protección en España de la marca internacional nº 565.465 "BIOCLUB" para productos de las clases 29, 30 y 32 del nomenclátor, a solicitud de Burro Delle Alpi S.p.A.
Notificada dicha sentencia a las partes, la demandante presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado por providencia de la Sala de instancia de fecha 13 de noviembre de 1.998, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la representación procesal de Danone, S.A. compareció en forma en fecha 19 de diciembre de 1.998, mediante escrito interponiendo recurso de casación que articula en un primer motivo, al amparo del apartado 3º del artículo 95.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1.956, al haberse producido un quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, que habría incurrido en incongruencia, y un segundo motivo, al amparo del apartado 4º del artículo de la ley jurisdiccional antes citado, por infracción de los artículos 13.c), 12.1.a) y 1 de la Ley de Marcas, así como de la jurisprudencia aplicable. Terminaba suplicando que se dicte sentencia casando la recurrida y revocando las resoluciones objeto del recurso, decretando la denegación de la solicitud de la marca internacional nº 565.465 "BIOCLUB" y comunicando dicha denegación a la Oficina Española de Patentes y Marcas.
El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sala de fecha 24 de noviembre de 1.999.
Personado el Abogado del Estado, ha formulado escrito de oposición al recurso de casación, suplicando que se dicte sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso y se impongan las costas al recurrente.
Por providencia de fecha 3 de octubre de 2.003 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 3 de diciembre de 2.003, en que han tenido lugar dichos actos.
Se impugna mediante el presente recurso de casación la Sentencia de 22 de septiembre de 1.998, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Novena) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que desestimó el recurso interpuesto por Danone, S.A. contra la inscripción en el Registro de la marca internacional nº 565.465 "Bio Club" (gráfico denominativa, para los productos de las clases 29, 30 y 32), oponiendo su marca prioritaria, también internacional, nº 213.645, "Bio".
La Sentencia impugnada justifica la compatibilidad de ambas marcas en los siguientes términos:
"Aunque la marca "BIO" de DANONE sea célebre, es lo cierto que un término de raiz griega que significa "vida", no puede ser apropiado en exclusiva por ninguna razón social; y así la inclusión de otro nombre de raiz inglesa "CLUB" supone la consecución de un conjunto "BIO-CLUB" que puede convivir en el mercado con BIO pues si bien los elementos gráficos de las marcas mixtas son inconfundibles, los elementos denominativos de estos marcos pueden ser apreciados en su conjunto y así "BIO" y "BIO-CLUB" se diferencia al oído y tomadas en conjunto son diferentes, sin que como hemos dicho la razón social DANONE pueda apropiarse en exclusiva de un elemento genérico (BIO)." (fundamento de derecho cuarto)
El recurso de casación se formula en dos motivos. El primero de ellos se articula al amparo del apartado 1.3 del artículo 95 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1.956, que es la aplicable al caso, por incongruencia; el segundo motivo, al amparo del apartado 1.4 del citado precepto, por supuesta vulneración de lo establecido en los artículos 13.c), 12.1.a) y 1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas.
El primer motivo debe ser desestimado. Se fundamenta en una supuesta doble incongruencia que es a todas luces inexistente. En primer lugar la parte actora entiende que la Sentencia incurre en una contradicción al reconocer que la marca "Bio" de Danone es notoria y, sin embargo, afirmar que el elemento Bio es un término genérico que no puede ser apropiado en exclusiva por nadie lo que supondría, supuestamente, una falta de correlación lógica entre los fundamentos y el fallo. Y, por otra parte, afirma la recurrente que se incurre también en incongruencia por exceso por cuanto se debatía la registrabilidad de la marca Bio Club, no la de la marca oponente de su propiedad, que debe tenerse por concedida y con plenas facultades obstativas respecto a los posteriores solicitantes, resultando improcedente verter valoraciones peyorativas sobre la misma.
Basta la lectura del párrafo antes reproducido de la Sentencia impugnada para comprobar la completa falta de fundamento de tales argumentos. En cuanto a lo primero, no hay la menor contradicción entre el reconocimiento de la existencia de la marca prioritaria opuesta por la entidad recurrente ("Bio") y la afirmación de la no apropiabildiad en exclusiva del término Bio. En efecto, frente a lo que a firma la parte actora, en ningún momento se pone en cuestión la plena operatividad de la marca oponente, sino que lo que se afirma es que ese elemento no es apropiable por nadie en exclusiva. La consecuencia obvia es que dicho término "bio" puede ser integrado también por otros solicitantes de marcas siempre que lo hagan en un conjunto denominativo que no induzca a confusión con la marca prioritaria de la empresa actora. Y por ello, la Sentencia efectúa un examen comparativo del que deduce que la marca solicitante "Bio Club" presenta diferencias gráfico- denominativas que impiden tal confusión con la prioritaria.
Debe recordarse a este respecto que esta Sala ha rechazado reteradamente la tesis de la falta de genericidad del término "Bio". En numerosas sentencias hemos sostenido, en síntesis, que el vocablo o partícula "bio" (denomínese prefijo, elemento nominal o de cualquier otro modo) no es susceptible de apropiación por nadie de modo que válidamente puede formar parte de denominaciones de fantasía que lo integren junto con otro u otros términos. El juicio sobre marcas que incluyan dicho vocablo ha de hacerse, pues, a partir de la premisa de que "bio", en cuanto tal, puede válidamente formar parte de un signo distintivo, y que será el nuevo conjunto denominativo en su totalidad el que habrá de tomarse en cuenta para compararlo con el que ya goce de la protección registral.
En cuanto a la segunda incongruencia que se achaca a la Sentencia carece igualmente de todo fundamento, puesto que en ningún momento se contempla o se discute la conformidad a derecho del registro de la marca oponente, sin que constituya incongruencia de ningún tipo la afirmación sobre la no apropiabilidad en exclusiva por nadie del elemento "bio", cuyo uso por la sociedad Danone sólo será obstativo de marcas posteriores en cuanto éstas puedan inducir a la confusión o asociación con la suya prioritaria, pero no por el mero hecho de usar dicho término genérico.
Tampoco puede acogerse el segundo motivo de casación. La Sala de instancia aplica correctamente el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas y excluye, en un examen de conjunto entre las marcas enfrentadas, la posibilidad de confusión o asociación entre ellas. La argumentación que a este respecto emplea la sociedad recurrente manifiesta únicamente su discrepancia con la apreciación sobre la diferencia entre las marcas enfrentadas efectuada por la Sentencia impugnada; apreciación que, según hemos reiterado con suma frecuencia, resulta intangible en casación, siempre que se haya partido de una correcta interpretación de los preceptos aplicados de la Ley de Marcas y no se hayan vulnerado los preceptos que regulan el valor de la prueba tasada ni se haya incurrido en arbitrariedad o error manifiesto. Así, hemos señalado que
"El artículo 12 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado.
En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos (goodwill).
Al juzgador de instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o asociado con ella.
A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues no cabe la menor duda de que frente a ellas pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.
Esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia -sentencias, entre otras, de fechas 14 de abril, 10 y 12 de junio, 22 de julio, 18 y 25 de septiembre y 2 de octubre de 2002-." (Sentencia de 24 de octubre de 2.003, fundamento jurídico segundo -recurso de casación 3.925/1.998)
Pues bien, la Sentencia de instancia expresa y justifica su apreciación de que existen suficientes diferencias entre las marcas enfrentadas como para evitar todo riesgo de confusión y de asociación entre ellas, apreciación efectuada mediante una correcta aplicación del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas que se reputa como infringido y que resulta razonable y no arbitraria.
Como consecuencia del juicio de desemejanza realizado, queda excluido el riesgo de aprovechamiento del crédito ajeno que prohíbe el artículo 13.c) de la citada Ley, puesto que para que exista tal aprovechamiento, tiene que haber un cierto riesgo de confusión o asociación previo que la Sala ha declarado que no existe en este caso. La Sala ha afirmado el carácter notorio de la marca oponente y, pese a tenerlo en cuenta, ha entendido que las diferencias entre las marcas en litigio son lo suficientemente acusadas como para evitar todo riesgo de confusión o asociación y del consiguiente aprovechamiento del crédito de la marca prioritaria. Por todo ello tampoco se produce la infracción que se denuncia del artículo 1 de la Ley de Marcas y que, en la argumentación de la empresa recurrente, no sería sino una consecuencia de la incapacidad de la marca aspirante para diferenciarse de la oponente, algo que ya ha sido rechazado.
Finalmente, debe recordarse también que esta Sala del Tribunal Supremo se ha pronunciado en reiteradas ocasiones sobre recursos de casación análogos, interpuestos por Danone, S.A. contra sentencias que, a su vez, habían declarado la conformidad a derecho de resoluciones administrativas que accedían al registro de marcas entre cuyos componentes denominativos figuraba el término "Bio" (una enunciación de gran parte de tales sentencias puede verse en la STS de 20 de febrero de 2.003 -recurso de casación 4.472/1.997-).
La desestimación de los dos motivos en que se basa el recurso supone la desestimación de éste, con la preceptiva imposición de las costas a la sociedad actora, en aplicación de lo prevenido por el artículo 103.3 de la Ley Jurisdiccional.
En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,
Que NO HA LUGAR y DESESTIMAMOS el recurso de casación interpuesto por Danone, S.A. contra la Sentencia de 22 de septiembre de 1.998 dictada por la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Novena) en el recurso contencioso-administrativo 502/1.995. Se imponen las costas del recurso de casación a la parte que lo ha sostenido.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. EDUARDO ESPIN TEMPLADO, estando constituída la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.
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