STS, 18 de Mayo de 2006
| Ponente | OSCAR GONZALEZ GONZALEZ |
| ECLI | ES:TS:2006:2699 |
| Número de Recurso | 8267/2003 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 18 de Mayo de 2006 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
FERNANDO LEDESMA BARTRETOSCAR GONZALEZ GONZALEZMANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAFRANCISCO TRUJILLO MAMELYEDUARDO ESPIN TEMPLADOJOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a dieciocho de Mayo de dos mil seis.
En el recurso de casación nº 8267/2003, interpuesto por Don Alvaro, representada por la Procuradora Doña Alicia Casado Deleito, y asistida de letrado, contra la sentencia nº 787/2003 dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 28 de abril de 2003, recaída en el recurso nº 202/1999 , sobre concesión de inscripción de la marca nº 2.076.588 "PETROLEO DIESEL EXTRA".
En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Tercera) dictó sentencia estimando el recurso promovido por las Entidades DIESEL, S.p.A. y DISTRIBUTION ITALIAN FASHION, S.A., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 15 de octubre de 1998, que desestimó el recurso ordinario interpuesto contra otra de 6 de abril de 1998, que concedió la inscripción de la marca nº 2.076.588 "PETROLEO DIESEL EXTRA" para designar productos de la clase 25ª del Nomenclátor internacional.
Notificada esta sentencia a las partes, por el recurrente y la Administración General del Estado se presentaron escritos preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 24 de septiembre de 2003, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, el recurrente (Don Alvaro) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 8 de noviembre de 2003, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, los siguientes motivos de casación:
1) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional , por infracción de las normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que fueran aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate. Infracción del art. 12. 1 de la Ley de Marcas .
2) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional , por infracción de las normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que fueran aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate. Infracción de jurisprudencia de diversas sentencias de éste Tribunal Supremo.
3) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional , por infracción de las normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que fueran aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate. Infracción de la valoración de la prueba, la sentencia impugnada infringe lo dispuesto en el art. 60 de la LJCA , que remite a lo dispuesto en los arts. 268 a 271 de la LEC .
Terminando por suplicar dicte sentencia por la que case la recurrida y desestime el recurso interpuesto por Diesel, S.p.A. y Distributions Italian Fashion, S.A., declarando ser conforme a derecho la resolución de 6 de abril de 1998 que procedió a la concesión de la marca española nº 2.076.588.
Mediante escrito, de fecha 26 de noviembre de 2003, el Abogado del Estado manifiesta que no sostiene la casación, dictándose auto por esta Sala, en fecha 3 de diciembre de 2003 , acordando declarar desierto el recurso de casación preparado por el Abogado del Estado.
Por providencia de la Sala, de fecha 30 de marzo de 2005, se acuerda admitir a trámite el presente recurso de casación, y no habiéndose personado parte recurrida alguna, quedan los autos pendientes de señalamiento para votación y fallo cuando por turno corresponda.
Por providencia de fecha 27 de enero de 2006, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 24 de mayo de 2006, dictándose otra en fecha 7 de marzo de 2006 en la que, por reunirse la Sala en Pleno, se suspende el señalamiento que venía acordado, y se señala nuevamente para el día 10 de mayo de 2006, en que tuvo lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Óscar González González, Magistrado de Sala
La Oficina Española de Patentes y Marcas otorgó la inscripción de la marca nº 2.076.588 PETROLEO DIESEL EXTRA, de la clase 25 para "vestidos para caballero, señora y niños; ropa interior, corsés, fajas, sostenes, medias, calcetines, camisas, cinturones, corbatas, camisetas, pañuelos para el cuello; sombrerería y calzado". En el acuerdo se razona que no concurren los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el artículo 12.1 citado , por existir entre los distintivos enfrentados suficientes disparidades de conjunto, como para garantizar su reciproca diferenciación.
Contra este acto se interpuso recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el que recayó sentencia estimatoria, declarando improcedente la inscripción registral de la indicada marca.
El Tribunal de instancia basó su fallo en la incompatibilidad entre la marca solicitada y las oponentes DIESEL nº 467.393, de la clase 18 (baúles, maletas, bolsas y sacos de mano, paraguas y parasoles) y 25 (pantalones, camisas, monos, chaquetas) del Nomenclátor; la marca internacional número 608.499, para proteger productos de las clases 18 (cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles, maletas, paraguas, parasoles y bastones; fustas y guarnicionería y 25 (vestidos, calzados y sombrerería); finalmente la marca nacional número 1.603.540, para distinguir productos de la clase 25 del Nomenclátor (vestidos, calzados y sombrerería). Señala la sentencia que:
[...] existe una semejanza rayana en la identidad que hace imposible su inscripción registral, so pena de provocar en el consumidor medio de tales productos el riesgo de confusión, o al menos el de asociación entre una y otras, en la creencia de que las prioritarias opuestas han ampliado a la solicitada los registros iniciales, o que existe algún vínculo entre los titulares de las marcas enfrentadas, y ello porque siendo parcialmente coincidentes los productos amparados por una y otras, en el sector de la confección de las prendas de vestir y calzado, es más que probable que tal consumidor, al coincidir el vocablo "Diesel" en la solicitada y en las prioritarias opuestas, y considerando asimismo que de la prueba aportada en autos se desprende que las marcas opuestas tienen una determinada implantación en nuestro país que las hace conocidas de los consumidores, estime que la solicitada está relacionada con las prioritarias, pues el término "Diesel" aplicado a la confección y al calzado, al no ser genérico, por no tener que ver los productos amparados con los productos que originariamente designa el vocablo, tiene un marcado carácter distintivo, lo que unido a ese conocimiento por el consumidor medio de un determinado tipo de prendas, hace que los riesgos de confusión o asociación que hemos referido sean evidentes en ese concreto sector en el que van a difundirse los productos amparados por la marca solicitada, sin que la inclusión en ella, precediendo y siguiendo al término "Diesel", de los vocablos "Petróleo" y "Extra" contribuya a la distinción de las marcas enfrentadas, antes bien estima la Sala que ambos términos no sólo no deshacen el riesgo de confusión, sino que lo acentúan o refuerzan, pues no hay que olvidar que los productos amparados no tienen nada que ver con el sector del motor o de los combustibles, en donde quizá el añadido eliminaría el riesgo, sino que se refiere a productos de vestido, calzado y sombrerería, en el cual el consumidor medio, partiendo de que ya conoce la marca "Diesel", no va a distinguirla de la solicitada por el hecho de que a esta palabra se le añadan los términos "Petróleo" y "Extra", sino precisamente por la relación entre todos los vocablos, pensará que se trata de una variedad de las marcas existentes, en suma que los vocablos añadidos en modo alguno deshacen la confusión o el riesgo de asociación, y como la principal función de la marca es la de permitir al consumidor medio el distinguir con nitidez los productos amparados por ella, y esta distinción no es posible en el presente caso, es por lo que procede la estimación del Recurso contencioso- administrativo, con la consecuencia de la denegación de la inscripción registral de la marca solicitada".
El presente recurso de casación se ha interpuesto contra esta sentencia con base en los motivos que han quedado transcritos en los antecedentes.
Aduce el recurrente que se ha infringido el artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas 32/88 de 10 de noviembre porque entre las marcas enfrentadas existen diferencias gráficas al añadirse, respecto de las opuestas, los términos "petróleo" y "extra", porque existen otras marcas inscritas que tienen el vocablo "diesel", y porque dicho término es de uso común que nadie puede apropiárselo. Añade que se ha valorado de forma inadecuada la prueba documental aportada por la recurrente al extraer de ella que las marcas oponentes tienen una determinada implantación en nuestro país, cuando se trata de simples fotocopias carentes de todo valor probatorio.
El artículo 12 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre , exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado.
En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.
Al juzgador de instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o asociado con ella.
A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues sin perjuicio de admitir su trascendencia en orden a fijar los criterios generales a que debe someterse la valoración de los conceptos de semejanza que usa la Ley, sin embargo, en relación con una marca específica es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, y no cabe la menor duda de que frente a las sentencias que se invocan pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.
Esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia - sentencias, entre otras, de fechas 19 de marzo y 19 de diciembre de 2001, y 14 de abril, 10 de junio y 12 de junio de 2002 -.
No se observa que el Tribunal de instancia haya incurrido en error o arbitrariedad, porque sus conclusiones responden a una apreciación correcta de las circunstancias concurrentes en los signos enfrentados, en los cuales, el vocablo "diesel" es el prevalente y es el que va atraer la atención de los consumidores. La existencia de otras marcas inscritas con el mismo término lejos de constituir un argumento en favor de su otorgamiento, es un elemento más en contra, porque aparte de que el precedente no vincula a la hora de decidir sobre la confrontación de signos, la previa inscripción de términos iguales acrecienta la confusión en el consumidor si se autoriza el nuevo. Por último, debe añadirse que la valoración de los documentos hecha por el Tribunal de instancia en orden a tener por acreditada una cierta notoriedad, aunque fuese equivocada no variaría sus conclusiones que parten de la confusión de las marcas, principalmente por su elemento común "diesel", que aplicado a vestido y calzado, no es genérico, ni de uso común en relación con ellos, a diferencia de "bio" -ejemplo citado por el recurrente-, cuyo uso en relación con los yogures si que tiene esa característica.
Similares apreciaciones se contienen en la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, de fecha 30 de junio de 2004 , en relación con el vocablo DIESEL.
De conformidad con el art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional , procede la condena en costas del recurso a la parte recurrente.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, DESESTIMAMOS el presente recurso de casación nº 8267/2003, interpuesto por Don Alvaro, contra la sentencia nº 787/2003 dictada por la Sección Tercera, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 28 de abril de 2003, recaída en el recurso nº 202/1999 ; con condena a la parte recurrente en las costas del mismo.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.
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