STS, 23 de Octubre de 1996
| Jurisdicción | España |
| Emisor | Tribunal Supremo, sala primera, (Civil) |
| Fecha | 23 Octubre 1996 |
En la Villa de Madrid, a veintitrés de Octubre de mil novecientos noventa y seis.
Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados, el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Navarra de fecha 30 de junio de 1992, como consecuencia de los autos de juicio declarativo de menor cuantía, seguidos ante el Juzgado de 1ª Instancia nº 5 de Pamplona, sobre infracción de derechos de propiedad industrial; cuyo recurso ha sido interpuesto por la entidad Scott Ibérica, S.A., representada por el Procurador de los Tribunales D. Antonio Andrés García ; siendo partes recurridas las también entidades Sarrio Tisu, S.A. y Sarrio, S.A., representadas por la Procuradora Dª Paloma Valles Tormo.ANTECEDENTES DE HECHO
Ante el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Pamplona, fueron vistos los autos de juicio declarativo de menor cuantía, sobre infracción de derechos de propiedad industrial, instados por la entidad Scott Ibérica, S.A. contra la s también entidades Sarrió Tisu, S.A. y Sarrió, S.A.
Por la parte actora se formuló demanda con arreglo a las prescripciones legales, alegando los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente, suplicando se dictase sentencia "por la que se condenase a las demandadas a la cesación de los actos que violan los derechos de mi mandante, a la indemnización de los daños y perjuicios sufridos por Scott Ibérica, S.A. como consecuencia de su conducta, al embargo de los productos que infringen los derechos de propiedad industrial de mi mandante y a la atribución en propiedad de los mismos, se declare la nulidad de cualquier Registro de Modelo de Utilidad, titularidad de las demandadas, cuyas reivindicaciones estén anticipadas por el Modelo de Utilidad de mi representada, al pago de las costas causadas en este proceso".- Admitida a trámite la demanda y emplazadas las mencionadas demandas, la contestó su representante legal, oponiéndose a la misma, en base a los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente y terminó suplicando se dictase sentencia "absolviendo a mis representadas de las peticiones en ella contenidas, condenando a la demandante Scott Ibérica, S.A. al pago de las costas de este procedimiento".
Por el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Pamplona, se dictó sentencia con fecha 30 de marzo de 1992, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO: Que estimando en parte la demanda formulada por Scott Ibérica, S.A., contra Sarrio Tisú, S.A. y Sarrio, S.A., A) debo declarar y declaro: 1º. Que la entidad Scott Ibérica, S.A., es titular de los Modelos de Utilidad 261.862 y 279.174, para envases protectores de pañuelos higiénicos de papel.- 2º. Que las demandadas, vienen y han venido realizando en su tráfico mercantil, actos de fabricación y comercio de envoltorio protectores para pañuelos higiénicos que violan los derechos de Scott Ibérica, S.A. sobre los pañuelos de utilidad de su propiedad, infracción cometida de forma consciente y premeditada.- 3º. La nulidad de cualquier Registro de Modelo de Utilidad, titularidad de las demandadas, cuyas reivindicaciones estén anticipadas por el Modelo de utilidad de la actora.- Asimismo B) debo condenar y condeno a las otras demandadas a: 1º. Estar y pasar por las anteriores declaraciones.- 2º. A la cesación de los actos que violan los derechos de la actora.- 3. Al embargo de los productos que infringen los derechos de propiedad industrial de Scott Ibérica y a la atribución en propiedad de los mismos.- 4. A la publicación de la sentencia condenatoria de las infractoras de los derechos de propiedad industrial de Scott Ibérica, S.A., a costa de los mismos, y así se hace aquí constar expresamente conforme lo establecido en el art. 63 de la Ley 11/1986 de 20 de marzo.- Por otra parte debo absolver y absuelvo a las demandas de la petición de indemnización de daños y perjuicios reclamados en el suplico de la demanda, imponiendo las costas a cada parte las causadas a su instancia y las comunes por mitad".
Interpuesto recurso de apelación contra la sentencia de 1ª Instancia por la representación de las entidades Sarrio Tisu, S.A. y Sarrio, S.A. y tramitado el recurso con arreglo a derecho, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Navarra, dictó sentencia con fecha 30 de junio de 1992, con la siguiente parte dispositiva "FALLAMOS: Que estimando parcialmente el recurso de apelación al que el presente rollo se contrae debemos revocar y revocamos la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Pamplona, en juicio de menor cuantía nº 331/90, y en consecuencia debemos desestimar y desestimamos la demanda interpuesta por la representación procesal de Scott Ibérica, S.A. frente a las demandadas Sarrió Tisú, S.A. y Sarrió, S.A. al estimar la excepción de nulidad invocada por estas, absolviéndoles de la demanda y en consecuencia declaramos la nulidad de los modelos de utilidad nº 261.862 y 279.174 del Registro de la Propiedad Industrial, cuyo titular es la entidad demandante Scott Ibérica, S.A. a quien se imponen las costas de la primera instancia, sin que proceda imposición de las mismas en esta segunda".
El Procurador D. Antonio Andrés García Arribas, en representación de Scott Ibérica, S.A., interpuso recurso de casación contra la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Navarra, de fecha 30 de junio de 1992, con base en los siguientes motivos.- Primero: Se formula al amparo del art. 1692.3º LEC. Infracción del art. 359 del mismo cuerpo legal.- Segundo: Al amparo del art. 1692.4º LEC. Las normas que se consideran infringidas son los artículos 172, 176 y 174 del E.P.I., y 143, 145 y 146 de la Ley 11/86. Se infringe también la jurisprudencia aplicable al caso, entre otras, las sentencias de fecha 21 de mayo de 1990 y de 18 de noviembre de 1991.
Admitido el recurso y evacuado el traslado conferido para impugnación, el Procurador Dª. Paloma Valles Tormo, en representación de la parte recurrida presentó escrito con oposición al mismo.
No habiéndose solicitado por las partes la celebración de vista pública se señaló para votación y fallo el día 8 de octubre de 1996 en que ha tenido lugar.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. ANTONIO GULLÓN BALLESTEROS
Scott Ibérica, S.A. demandó a Sarrio, S.A. y Sarrio Tisu, S.A. solicitando que se declarara que la actora era titular de los Modelos de utilidad 261.862 y 279.174 para envases protectores de pañuelos higiénicos de papel; que las demandadas venían realizando en su tráfico mercantil actos de fabricación y comercio de envoltorios protectores para pañuelos higiénicos con violación de los derechos de la actora, de forma consciente y premeditada; la nulidad de cualquier registro de Modelo de utilidad, titularidad de las demandadas, cuyas reivindicaciones estén anticipadas por el Modelo de Utilidad de la actora. Como consecuencia de estas declaraciones se pedía, en sustancia, la condena de las demandadas a la cesación de actos que violan los derechos de la actora; a la indemnización de daños y perjuicios causados; al embargo de los productos que infringen los derechos de propiedad industrial de la actora; y a la publicación de la sentencia condenatoria y a la condena en costas.
El Juzgado de Primera Instancia estimó la demanda, excepto en la petición de daños y perjuicios, sin imposición de costas. La Audiencia, en grado de apelación estimó la misma, siendo su fallo del siguiente tenor: "Que estimando parcialmente el recurso de apelación al que el presente rollo se contrae debemos revocar y revocamos la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Pamplona, en juicio de menor cuantía nº 331/90, y en consecuencia debemos desestimar y desestimamos la demanda interpuesta por la representación procesal de Scott Ibérica, S.A. frente a las demandadas Sarrió Tisú, S.A. y Sarrió, S.A. al estimar la excepción de nulidad invocada por estas, absolviéndoles de la demanda y en consecuencia declaramos la nulidad de los modelos de utilidad nº 261.862 y 279.174 del Registro de la Propiedad Industrial, cuyo titular es la entidad demandante Scott Ibérica, S.A. a quien se imponen las costas de la primera instancia, sin que proceda imposición de las mismas en esta segunda".
Contra la sentencia de la Audiencia ha interpuesto recurso de casación Scott Ibérica, S.A. por los motivos que se pasan a examinar.
El motivo primero, al amparo del art. 1692.3º LEC, acusa infracción del art. 359 LEC por incongruencia, en tanto las demandadas y ahora recurridas no pidieron más que la desestimación de la demanda, y la Audiencia, en cambio, declara la nulidad de los Modelos de Utilidad.
El motivo se desestima. Es evidente que si las demandadas excepcionaron la nulidad de los Modelos de Utilidad, es decir escogieron la vía de la excepción en lugar de la reconvención al amparo del art. 126 de la Ley de Patentes de 20 de marzo de 1986 que lo permite (fundamento jurídico tercero de la sentencia recurrida), la Audiencia, al estimar esta excepción, forzosamente tuvo que referirse a la nulidad de los Modelos de Utilidad 261.862 y 279.174 que la actora, hoy recurrente, reivindicaba como suyos con todas las consecuencias. Esa estimación era la base lógica y la "ratio decidendi" jurídica de su fallo absolutorio, luego hizo en el mismo las declaraciones necesarias que exigía el debate.
El motivo segundo, al amparo del art. 1692.4º LEC, señala como infringidos los arts. 172, 176 y 174 del Estatuto de la Propiedad Industrial, y 143, 145 y 146 de la Ley 11/86. También la jurisprudencia aplicable, entre otras, las sentencias de 21 de mayo de 1990 y 18 de noviembre de 1991. En este motivo se combate la "ratio decidendi" de la sentencia recurrida, en el que se razona por qué no existe "novedad" en los Modelos de Utilidad de la actora. En esencia, tras un análisis del material probatorio obrante en autos, decide la Audiencia, fundamentalmente de la prueba pericial, que cuando se solicitaron los precitados Modelos "el objeto que protegían eran ya conocidos y divulgados en España desde que se depositó la patente alemana aludida en el Fondo Documental del Registro de la Propiedad Industrial, estando anticipados en aquélla, sin que respecto a ésta aporten novedad alguna". La patente alemana es la 29949496 y la europea derivada de esta 30.601, de la firma Cristian Senning.
La recurrente, por el contrario, entiende que el depósito de la patente alemana en el Fondo Documental del Registro de la Propiedad Industrial no equivale al conocimiento y divulgación en España. Interpreta que los arts. 145 y 146 de la Ley 11/86, al emplear el término divulgación "significa y supone una puesta a disposición del público en general, con una actuación activa, valga la redundancia, que lleva hasta manos del público en general, un conocimiento concreto". El depósito de la patente no es divulgación (art. 146.2º Ley 11/86).
Agrega la recurrente que la sentencia recurrida infringe los arts. 143 y 146.1º de la Ley 11/86, pues la sentencia recurrida "alega que por una persona experta con ayuda de la patente alemana pueden desarrollarse los modelos de utilidad de Scott Ibérica, S.A. Sin embargo, no se deduce de una manera evidente para un experto en la materia. Lo que pudiera realizar el experto es llegar a desarrollarla con su ayuda, lo cual está muy lejos de suponer una deducción evidente".
Hasta aquí lo más relevante de la confusa fundamentación del motivo, en el que se usa y abusa de los juegos semánticos para concluir que hay novedad en los Modelos de Utilidad cuestionados, lo que no es aceptable porque: A) Los arts. 143, 145 y 146 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, no son de aplicación al supuesto litigioso en tanto en tanto que los Modelos 261.862 y 279.174 fueron concedidos en 1983 y 1985, conforme al Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929, y los preceptos reseñados no están comprendidos en los Títulos de la Ley 11/1986 aplicables por mandato de su Disposición Transitoria 7ª ; B) La sentencia recurrida no dice que la novedad de los modelos de utilidad deba ser no sólo nacional sino mundial y en ella basa su fallo, sino que afirma rotundamente que no tenían sus objetos novedad en España, según hemos transcrito en el párrafo primero de este fundamento jurídico tercero; C) No puede negarse que con el depósito de la patente alemana en el Fondo Documental del Registro de la Propiedad se pone a disposición del público, como dice la certificación del Registro de la Propiedad Industrial aportada a la contestación a la demanda por Sarrio Tisu, S.A. Ello equivale a no poder ser considerado como nuevo. El informe pericial es rotundo sobre el tema; una persona experta con ayuda de la patente alemana puede desarrollar los Modelos de Utilidad 261.862 y 279.174; D) Las sentencias de esta Sala que cita el motivo nada tienen que ver con el concreto supuesto de este litigio, no siendo correcto el empleo de frases entresacadas de las mismas para tratar de aplicarlas a otras realidades distintas de las que en aquéllas se enjuician. Por todo ello el motivo se desestima.
La desestimación del recurso lleva consigo la imposición de costas a la parte recurrente por imperativo del art. 1715.2 LEC.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo españolFALLAMOS
Que debemos declarar y declaramos NO HABER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la entidad Scott Ibérica, S.A. contra la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Navarra de fecha 30 de junio de 1992. Con condena en costas de este recurso a la recurrente. Sin hacer declaración sobre el depósito al no haberse constituido. Comuníquese esta resolución a la mencionada Audiencia con devolución de los autos y rollo que remitió.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Eduardo Fernández-Cid De Temes.- Luis Martínez-Calcerrada y Gómez.- Antonio Gullón Ballesteros.- Rubricado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Antonio Gullón Ballesteros, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.
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