STS, 17 de Diciembre de 2007

En el recurso contencioso-administrativo nº 1.250/2002, la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó, con fecha 21 de febrero de 2005, sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: «FALLAMOS: Que debemos estimar y estimamos el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Dª Virginia Camacho Villar, en nombre y representación de la Entidad "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.", contra la resolución descrita en el Fundamento de Derecho Primero, la cual, por ser contraria a derecho, anulamos; debiendo declarar y declarando el derecho que ostenta la hoy recurrente a que se proceda a la inscripción de la Marca Nacional nº 2.193.140, denominativa, "BLUE BBV" para distinguir publicaciones en general, folletos, catálogos, pegatinas y material publicitario de papel o cartón en la Clase 16 del Nomenclátor; pronunciamientos por los que habrá de estar y pasar la Administración demandada; y todo ello sin efectuar pronunciamiento alguno en cuanto a costas».

Contra dicha sentencia preparó recurso de casación el Procurador de los Tribunales Don Pedro Antonio González Sánchez, en representación de Don Juan Manuel, mediante escrito de fecha 25 de mayo de 2005. El recurso fue tenido por preparado mediante providencia de fecha 1 de junio de 2005, dictada por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Emplazadas las partes, la representación procesal de Don Juan Manuel formalizó su recurso de casación mediante escrito de fecha 28 de julio de 2005 en el que, al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, articuló los tres motivos de casación siguientes: PRIMERO.- (...) «la sentencia recurrida infringe por inaplicación la prohibición del artículo

12.1 .a) de la Ley de Marcas, como consecuencia de ser suficientemente similares las marcas en conflicto por la identidad y/o similitud apreciable en el elemento nuclear o troncal representado por el nombre "BLUE BBV", así como la infracción de la jurisprudencia aplicable al respecto». En este motivo la recurrente alega que, cuando los signos están formados por varios elementos, la atención debe centrarse en aquellos que tengan mayor fuerza atractiva; y que, en este supuesto, el término más característico de las marcas, identificador e individualizador de las mismas, es «BLUE», mientras que los términos «BILBAO» y «BBV» tienen carácter accesorio, porque el primero carece de aptitud diferenciadora al ser un nombre común geográfico, y el segundo representa la forma usual de designación del solicitante de la marca aspirante. SEGUNDO.- (...) «por infracción del artículo 12.1 .a) de la Ley de Marcas y de la jurisprudencia aplicable en los conflictos marcarios entre signos que reivindican servicios o productos semejantes a pesar de su distinta inclusión en el nomenclátor, siempre de carácter orientador, así como infracción de la jurisprudencia aplicable para resolver el concepto de la llamada "regla de la especialidad"». A través de este motivo sostiene que la similitud de productos o servicios no se predica sólo de los que sean homogéneos o tengan similares características, sino que la jurisprudencia ha extendido esta cualidad a los que vengan destinados a satisfacer idénticas o similares necesidades de consumo, a los que se inserten en una misma área o sector mercantil de actuación, a los que tengan canales de comercialización convergentes o, al menos, paralelos, y al supuesto en que los productos se presenten al consumidor en entidades de una misma relación; y que en el presente supuesto existe riesgo de confusión porque los productos y los servicios coinciden en su finalidad aplicativa y en el sector comercial. TERCERO.-(...) «la sentencia infringe también, por inaplicación, la prohibición del artículo 12.1 .a) de la Ley de Marcas, atinente al riesgo de asociación, en relación con el artículo 13 .c) de la Ley de Marcas por su aprovechamiento indebido de la reputación lograda en el mercado por otros signos o medios previamente inscritos». En el desarrollo del motivo sostiene que existen riesgo de asociación y posible dilución de la fuerza publicitaria, crédito y reputación obtenidos en el mercado por la marca «BILBAO BLUE». Concluye suplicando a la Sala lo siguiente: «[Que] previos los trámites oportunos y declaración de admisibilidad, dicte en su día sentencia por la que, estimando el presente recurso, se case la sentencia recurrida, resolviendo de conformidad con el suplico de nuestro escrito de contestación a la demanda en el recurso citado».

Por providencia de 4 de octubre de 2005 se tuvo por presentado el anterior escrito y por personado y parte en concepto de recurrente al Procurador Don Pedro Antonio González Sánchez, en representación de don Juan Manuel, y en concepto de recurridos al Abogado del Estado, en representación de la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, y a la Procuradora Doña Virginia Camacho Villa en representación de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. El recurso de casación fue admitido por auto de la Sección Primera de la Sala de fecha 15 de febrero de 2007, que ordenó remitir las actuaciones a la Sección Tercera, conforme a las reglas de reparto de asuntos.

Por providencia de 11 de abril de 2007 se acordó entregar copia del escrito de interposición del recurso al Abogado del Estado, en representación de la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, y a la Procuradora de los Tribunales Doña Virginia Camacho Villar, en representación de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., para que formalizaran su oposición.

1. El Abogado del Estado, en representación de la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, presentó escrito de fecha 25 de mayo de 2007 en el que expuso que «Habiéndole sido dado traslado para formular oposición en la casación de referencia, manifiesta que se abstiene de evacuar dicho trámite»

2. La Procuradora de los Tribunales Doña Virginia Camacho Villar, en representación de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., presentó su escrito de oposición con fecha 30 de mayo de 2007. Entre sus alegaciones hizo referencia a la titularidad del recurrido de otras marcas que consisten también en la denominación «BLUE BBV» o «BLUE BBVA», y concluyó suplicando a la Sala que «dicte en su momento sentencia por la que, declarando que debió ser inadmitido, o la improcedencia de todos y cada uno de los motivos del recurso articulados de adverso, se desestime, confirmando en todas sus partes la sentencia de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 21 de febrero de 2005, todo ello con imposición de las costas al recurrente».

Por diligencia de ordenación de 31 de mayo de 2007 se unieron los escritos de oposición al recurso y quedaron las actuaciones pendientes para señalamiento.

Por providencia de fecha 16 de noviembre de 2007 se ha señalado para la deliberación, votación y fallo del presente recurso el día 11 de diciembre de 2007, en que han tenido lugar dichos actos.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret, Presidente de la Sección

Es objeto de este recurso de casación la sentencia dictada con fecha 21 de febrero de 2005 por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que, estimando la pretensión de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., anuló la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 28 de septiembre de 2000, que había estimado el recurso interpuesto contra otra resolución de la OEPM de 22 de noviembre de 1999, y accedió a la inscripción de la marca nacional número 2.193.140 «BLUE BBV», denominativa, para productos de la clase 16 del Nomenclátor (publicaciones, folletos, catálogos, pegatinas y material publicitario de papel o cartón), por estimarla compatible con la marca nº 2.184.807 "BILBAO BLUE", denominativa, concedida para la clase 39 (servicios de almacenamiento, distribución, transporte, depósito, embalaje y empaquetado de mercancías diversas).

La sentencia recurrida se pronuncia en los siguientes términos:

TERCERO: Desde las consideraciones expuestas en el Fundamento de Derecho precedente, lo que se trata ahora de dilucidar es si entre las marcas en conflicto, como ya sabemos las denominadas " BLUE BBV", denominativa, nº 2.193.140, por un lado, y "BILBAO BLUE", denominativa, nº 2.184.807, por otro, se da la incompatibilidad que afirma la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria y Energía y que niega la recurrente como justificativa de la revocación de la denegación de la inscripción pretendida. A juicio de la Entidad recurrente la solución que propugna a la disyuntiva planteada vendría avalada por dos circunstancias fundamentales que serían las importantes diferencias de todo orden,- tanto estructurales como fonéticas, conceptuales o, en fin, gramaticales -, que se dan entre las marcas de que se viene haciendo mérito y que producen, a su juicio, una impresión de conjunto en su comparación lo suficientemente diferente, tanto que de coexistir en el mercado daría ineludiblemente lugar a que no se originara un confusionismo en los consumidores y a que, además, no existe una coincidencia de productos que se pretenden amparar. En efecto, tal y como pone de relieve la recurrente, la Sección entiende que a pesar de la coincidencia en los distintivos en pugna del término "BLUE", los dos conjuntos denominativos comparados permiten diferenciarlos claramente tanto desde un punto de vista fonético, como gráfico, como, en último lugar, de ámbito de aplicación. Veamos, en primer lugar, es doctrina consolidada de nuestro Tribunal Supremo que la mera coincidencia parcial de una misma sílaba, raíz o desinencia entre dos signos distintivos comparados resulta incapaz, por sí sola, para determinar que existe semejanza o que se puede inducir a error en el consumidor medio ( Sentencias del Tribunal Supremo de 20 de Diciembre de 1.988, 3 de Abril y 8 de Julio de 1.996 ); por otra parte, y en segundo lugar, el término "BILBAO" no tiene por qué asociarse necesariamente, como se señala en la resolución hoy objeto de recurso, con las siglas "BBV", a lo que debe añadirse que el término "BLUE", que pese a ser palabra inglesa es notoriamente conocida su traducción al castellano como azul, no es susceptible, aisladamente y por su genericidad, de monopolización por quien lo ha incorporado previamente a un signo distintivo; en fin, en tercer lugar, pero no por ello con menor relevancia, los signos distintivos enfrentados pretenden identificar productos absolutamente diferentes y dirigidos a sectores diferentes del tráfico mercantil puesto que, mientras la denominación "BLUE BBV" se solicitó para distinguir publicaciones en general, folletos, catálogos, pegatinas y material publicitario de papel o cartón en la Clase 16 del Nomenclátor, resulta que la marca opuesta como prioritaria, a saber "BILBAO BLUE" nº 2.184.807 distingue, en la Clase 39 del Nomenclátor, servicios de almacenamiento, distribución, transporte, depósito, embalaje y empaquetado de mercancías diversas. A todas estas consideraciones debe añadirse, además, que la Entidad hoy actora tiene inscritas a su favor distintas marcas, aunque lo sean en diferentes clases del Nomenclátor, con una leyenda o denominación absolutamente idéntica a la que hoy se discute y que, en su día, fueron consideradas por la Administración demandada compatibles con la misma marca prioritaria que se opuso en el supuesto a que se contraen las presentes actuaciones. Estas consideraciones nos llevan a afirmar que la posibilidad de confusión entre el público consumidor entre los signos distintivos comparados es inexistente, y, siendo éste el criterio guía de la solución a adoptar, que debamos concluir, en fin, que debe predicarse la posibilidad de coexistencia con amparo registral de las marcas comparadas. Es por todo ello por lo que procede estimar el presente recurso contencioso-administrativo

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En sentencia de fecha 27 de enero de 2006, dictada en el recurso de casación número 4170/2003, esta Sala ha resuelto un recurso, interpuesto también por la representación procesal de Don Juan Manuel, que impugnaba una sentencia de fecha 22 de marzo de 2003 que había estimado el recurso entablado contra la denegación de registro de las marcas nº 2.193.139 y nº 2.193.141 «BLUE BBV», denominativas, para productos y servicios de las clases 9 (programas de sistemas operativos grabados para ordenadores, tarjetas magnéticas o electrónicas de distintas clases) y 36 (servicios de seguros y finanzas), respectivamente, del Nomenclátor internacional, ordenado la inscripción de dichas marcas. Como ahora, el recurrente basaba su oposición a dicho registro en la defensa de su marca nº 2.184.807 «BILBAO BLUE», inscrita para servicios de la clase 39. La Sala declaró lo siguiente:

SEGUNDO.- Sobre los dos primeros motivos referidos a la alegación del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas . Según venimos expresando en constante y reiterada doctrina, la valoración de los elementos de hecho presentes en este ámbito del derecho de marcas, como lo son la semejanza de los signos distintivos, el riesgo de confusión entre ellos, o la coincidencia o no de los ámbitos aplicativos, corresponde en exclusiva a las Salas de instancia. Tales juicios de hecho resultan así intangibles en sede de casación en la medida en que se manifiesten mediante resoluciones motivadas y razonables y no incurran en error manifiesto, ya que el recurso de casación se configura legalmente como un remedio procesal extraordinario destinado exclusivamente a revisar la aplicación e interpretación de las normas del ordenamiento jurídico, con respeto de los hechos probados y de las apreciaciones de hecho, fuera de la infracción de las normas que regulan la prueba tasada (entre muchas otras, Sentencias de 25 de septiembre de 2.003 -RC 3.465/1.998-, de 24 de octubre de 2.003 -RC 3.925/1.998- y de 30 de diciembre de 2.003 -RC 3.083/1.999 ).

Pues bien, a la vista de las alegaciones formuladas en estos dos primeros motivos, resulta meridianamente claro que tras las mismas no existe sino una discrepancia con la valoración efectuada por la Sala de instancia en la Sentencia recurrida, en particular en el fundamento que se ha transcrito, sin que se ponga de manifiesto ninguna infracción de la norma invocada. En efecto, la Sala expresa de manera motivada y razonable tanto la diferencia entre los signos solicitados "Blue BBV" y "Bilbao Blue" como el distinto ámbito aplicativo en el que operan los productos y servicios amparados por las respectivas marcas, valoración que en forma alguna cabe calificar como arbitraria o manifiestamente errónea. Así, en lo que respecta a la comparación de los signos la misma atiende a una consideración global de ellos, de conformidad con los criterios jurisprudenciales sentados por esta Sala al respecto y que la propia parte actora cita, y que no impide, en efecto, ponderar el peso que en el resultado global puedan tener los distintos elementos, cuestión también examinada en la Sentencia recurrida. Y, en lo que toca al ámbito aplicativo, resulta evidente que no puede admitirse la conexión que la parte advierte entre los productos de una de las marcas solicitadas y los servicios a los que se aplica la prioritaria (transporte y almacenaje de mercancías), en el sentido de que entre las mercancías transportadas podrían comprenderse aquellos productos; en efecto, de considerase dicha posibilidad como una relación aplicativa es obvio que el alcance de los servicios de la clase 39 sería prácticamente omnicomprensivo.

Ambos motivos deben pues ser desestimados.

TERCERO.- Sobre el motivo tercero, relativo a la alegación de aprovechamiento indebido de la reputación de la marca prioritaria.

De acuerdo igualmente con reiterada jurisprudencia, la exclusión plena de toda posibilidad de confusión entre las marcas enfrentadas como consecuencia de las diferencias entre los signos y los ámbitos aplicativos, supone la imposibilidad de un aprovechamiento de la reputación de una marca previamente registrada, que presupone una cierta posibilidad de confusión o asociación entre las marcas enfrentadas que lo haga posible (entre otras, Sentencia de 10 de mayo de 2.005 -RC 6.424/2.002 -). Excluida en forma plena toda posibilidad de confusión o asociación entre las marcas opuestas para los consumidores, no cabe aprovechamiento indebido alguno del prestigio de una marca protegida, por lo que hay que rechazar también la infracción del artículo

12.1.a) en relación con el 13.c) de la Ley de Marcas que se aduce en este motivo

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Frente al anterior pronunciamiento no pueden prosperar las alegaciones de la parte en el presente supuesto porque, aún cuando la materia de marcas es casuística y en ella el precedente tiene relativa importancia, el supuesto que dio lugar a la sentencia que se ha transcrito coincide plenamente con el que motiva la presente resolución, sin que se hayan aportado nuevos elementos idóneos para desvirtuarlo.

La desestimación de todos los motivos del recurso lleva consigo la imposición de las costas a la recurrente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional .

Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey y en ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,