STS, 2 de Febrero de 2005

"Bimbo, S.A." interpuso ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el recurso contencioso-administrativo número 923/1998 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 10 de febrero de 1998 que, al estimar el recurso ordinario deducido contra el de 20 de octubre de 1997, acordó la inscripción de la marca mixta número 2.035.799 "Primera Línea" para productos de la clase 30.

En su escrito de demanda, de 19 de mayo de 1999, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "estimatoria del mismo y revocatoria de la resolución recurrida de la Oficina Española de Patentes y Marcas, denegando así la protección de la marca 2.035.799 'Primera Línea Pan Fresco Integral Natural' para los servicios de la clase 30 del Nomenclátor Internacional para los que ha sido solicitada". Por otrosí interesó el recibimiento a prueba.

El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 17 de noviembre de 1999, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia "por la que se desestime la demanda".

"Panrico, S.A." contestó a la demanda con fecha 21 de julio de 2000 y suplicó sentencia "desestimando íntegramente dicha demanda".

Practicada la prueba que fue declarada pertinente por auto de 29 de septiembre de 2000 y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó sentencia con fecha 25 de enero de 2002, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto a nombre de Bimbo, S.A. contra Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 10-2-1998, por virtud de la que se estimó el recurso ordinario formulado por Panrico, S.A. contra la anterior Resolución de 20-10- 1997 y se concedió el registro de la marca mixta nº 2035799 solicitada por Panrico, S.A., consistente en la denominación Primera Línea Sana y Natural - Pan Fresco Integral - Sin colesterol, para pan, producto de la clase 30; resolución que anulamos y dejamos sin efecto por no ser conforme a derecho. Sin efectuar especial pronunciamiento sobre las costas causadas".

Con fecha 19 de abril de 2002 "Panrico, S.A." interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 2230/2002 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:

al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional, por infracción del artículo 33.1 de dicha Ley.

al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional, por infracción de los artículos 216 y 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 248.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, "por infracción del principio general del Derecho venire contra factum propio non valet y de la jurisprudencia relativa al mismo, así como del artículo 7 del Código Civil".

"Bimbo, S.A." presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación.

El Abogado del Estado se opuso igualmente al recurso y suplicó su desestimación con imposición de las costas al recurrente.

Por providencia de 27 de octubre de 2004 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 25 de enero de 2005, en que ha tenido lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Magistrado de la Sala

La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con fecha 25 de enero de 2002, estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Bimbo, S.A." y anuló la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñada en cuya virtud fue inscrita la marca mixta número 2.035.799 "Primera Línea", para distinguir productos de la clase 30 del Nomenclátor Internacional, en concreto "pan".

A la inscripción de la marca mixta número 2.035.799 (que incluía la denominación "Primera Línea" dentro de una etiqueta en la que figuraban otras leyendas como "con fibra", "sana y natural", "sin colesterol" y "pan fresco integral"), solicitada el 20 de junio de 1996 por "Panrico, S.A.", se había opuesto el 16 de octubre de 1996 la empresa "Bimbo, S.A." en cuanto titular de la marca número 1.1229.582/5 "Bimbo Línea", que ampara productos de la misma clase. Esta empresa, sin embargo, renunció a su oposición en escrito presentado a la Oficina Española de Patentes y Marcas el 25 de octubre de 1996 "al haberse llegado a un acuerdo entre los titulares de las marcas enfrentadas".

La inscripción fue inicialmente rechazada por el organismo administrativo, que la denegó al considerarla incursa en una prohibición absoluta de registro (artículo 11.1.b) y c) de la Ley de Marcas). Sin embargo, ante el recurso ordinario de "Panrico, S.A." el citado organismo rectificó su inicial criterio y aceptó el carácter distintivo del nuevo signo.

La Sala de instancia anuló la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta había considerado que "en el presente caso y de acuerdo con los criterios legales anteriormente reseñados, el signo solicitado Primera Línea Pan Fresco Integral Natural y gráfico, aplicado para distinguir 'pan', no incurre en las prohibiciones causantes de la denegación, pues además de los elementos genéricos y descriptivos, contiene otros como 'Primera Línea' que no pueden entenderse como tales, pues pueden tener un sentido sugestivo de la calidad del producto, pero no alusivo, lo que unido al gráfico solicitado hacen este conjunto accesible a registro".

Las consideraciones en las que se basó el tribunal sentenciador para pronunciarse en el sentido que lo hizo fueron de varios tipos.

1. En cuanto a la postura de la parte recurrente a lo largo del expediente administrativo, la Sala de instancia afirmó lo siguiente:

   "Consta que después de la renuncia expresa formulada por Bimbo, S.A. a la oposición que en vía administrativa había formulado a la solicitud de registro de la marca 'Primera Línea Sana y Natural - Pan Fresco Integral', Panrico, S.A. introdujo en la marca solicitada nuevas descripciones, concretamente las palabras 'Sin Colesterol', con ocasión de formular el escrito de contestación al suspenso del expediente acordado por la Administración. No constando renuncia de Bimbo, S.A. a oponerse a la marca resultante de las nuevas descripciones, aquélla carece de trascendencia".

2. En cuanto a la comparación entre la marca concedida y la inicialmente opuesta por "Bimbo, S.A." a los efectos de la prohibición de registro contemplada en el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, la Sala partió de la base de que la "marca de autos es la mixta número 2035799, consistente en grafismo que contiene la denominación 'Primera Línea Sana y Natural - Pan Fresco Integral - Sin Colesterol' y que la marca prioritaria, oponente, era la denominativa número 1229582, consistente en la denominación "Bimbo Línea", una y otra coincidentes en amparar productos de la clase 30, concretamente el pan. Consideró, acto seguido, aplicable aquella prohibición con base en los siguientes argumentos:

   "A resultas de lo anterior debe atenderse al dato de que los productos amparados por los signos en liza pertenecen a una misma clase, concretamente 'pan', lo que obliga a extremar el análisis. [...] Y resulta decisiva la consideración de conjunto de los distintivos enfrentados, por cuanto desde esta perspectiva, en la que se pretende captar en un solo acto (sin incurrir en consideraciones parciales y sucesivas de los elementos de aquellos signos) las características distintivas de cada uno.

   Así, se evidencia la fuerza distintiva del vocablo Línea en el conjunto del distintivo de la marca impugnada, por razón del gran tamaño de las letras que lo forman, letras de color blanco sobre fondo color negro, vocablo 'Línea' que atrae y al que espontáneamente se presta atención; como enmarcando el vocablo Línea los demás vocablos del distintivo se sitúan arriba, debajo y a ambos lados de aquél, pero al ser de tamaño pequeño -en comparación con las letras del vocablo Línea- no hacen sino subrayar la fuerza distintiva de 'Línea'.

   La marca prioritaria oponente, la denominación Bimbo Línea, incorpora el vocablo Línea a la marca notoria Bimbo formando un único vocablo. En una consideración del conjunto denominativo la fuerza distintiva radica tanto en la notoriedad de Bimbo como en el concepto abstracto Línea, para en suma producir espontáneamente la impresión de que se trata de una clase de productos del ámbito de la marca notoria Bimbo.

   En definitiva, en la confrontación de los distintivos enfrentados aparecen en primer término los vocablos Línea integrantes de uno y otro, como portantes de eficaz fuerza distintiva en ambos signos. Habida cuenta, además, que se trata de ámbitos aplicativos idénticos (pan) y/o de la misma clase (los demás protegidos por el signo prioritario), debe concluirse que la identidad conceptual, fonética y gramatical de dichos vocablos Línea, puede causar confusión en el mercado. Por ello se estima que hay riesgo de confusión y que la marca mixta impugnada está incursa en la prohibición del art. 12.1.a) de la Ley de Marcas."

3. El tribunal, sentenciador, por último, rechazó "la alegación de que se está en presencia de una denominación formada por elementos genéricos y/o descriptivos, con infracción del art. 11.1.b) y c) de la Ley de Marcas". Manifestó a este respecto que, "aunque sí merecen tal calificación algunos de los vocablos integrantes de la marca impugnada, éstos figuran junto con otros que no pueden ser calificados como tales, concretamente Primera Línea, vocablos abstractos, con suficiente entidad distintiva para que el conjunto no pueda calificarse como genérico y/o descriptivo". También rechazó "la alegación de que la marca impugnada se aprovecha de la reputación de la oponente Bimbo Línea", al estimar que "no se ha acreditado que la marca oponente prioritaria gozara de notoriedad. Lo cual no obsta para que la marca Bimbo -que no es la aquí oponente, aunque forme parte de la misma- sí goce de notoriedad, como se ha dicho más arriba."

El recurso de casación tiene la particularidad de contener tres motivos estrechamente enlazados, dos de los cuales se aducen bajo la cobertura del artículo 88.1.c) y el tercero del artículo 88.1.d), de la Ley reguladora de esta Jurisdicción.

En el primero, interpuesto al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional, se denuncia la infracción del artículo 33.1 de dicha Ley porque la Sala habría incurrido, al dictar la sentencia impugnada, en un vicio de incongruencia, denegando finalmente la inscripción de la marca "por un motivo no alegado por la demandante".

El desarrollo argumental del motivo recoge, en primer lugar, las afirmaciones de la demanda según las cuales "en el expediente administrativo no queda reflejado con nitidez si la marca que nos ocupa debe entenderse que sólo es pretendida para la denominación 'Primera Línea' o, por el contrario, se trata de 'Primera Línea Pan Fresco Integral Natural' (página 8 de la demanda)". Afirmaciones a partir de las cuales "Bimbo, S.A." había formulado una doble alternativa: "en el supuesto de que se entendiera que la marca de esta parte consiste sólo en la denominación Primera Línea, la prohibición aplicable sería una supuesta incompatibilidad con la prioritaria marca "Bimbo Línea" de la demandante (Art. 12.1.a) y 13 c) y d) de la Ley de Marcas), mientras que si la marca consistiera en 'Primera Línea Pan Fresco Integral Natural' entonces la prohibición esgrimida es su posible carácter descriptivo o usual (Art. 11.1.b) y c) de la propia Ley de Marcas)."

La incongruencia de la respuesta dada por Sala de instancia se habría producido, a juicio de la empresa ahora recurrente, por entender "que la marca objeto del recurso no consiste exclusivamente en la denominación Primera Línea, sino que contiene otros elementos gráficos y denominativos (Pan Fresco Integral Natural, etc.)" y, sin embargo, "no limitar el objeto de la litis al examen de la prohibición absoluta de registro del artículo 11.1.b) y c) de la Ley de Marcas". En vez de circunscribirse a dicha cuestión, la Sala de instancia se extralimitó al emitir sus consideraciones -y basar en ellas su fallo- sobre la semejanza de las marcas desde el punto de vista de la prohibición relativa del art. 12.1.a) de la Ley de Marcas. Prohibición ésta que sólo había sido "alegada en la demanda respecto de la expresión Primera Línea a solas, pero no respecto de la marca considerada en su conjunto."

El segundo motivo de casación, también planteado al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional, denuncia la infracción de los artículos 216 y 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y del artículo 248.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial "por no respetar la sentencia recurrida los hechos que resultan directa y objetivamente de los autos".

Según la recurrente, la sentencia "se aparta de los hechos documentados en el expediente administrativo en varios extremos de gran relevancia", de los cuales (tres) importa ahora destacar el primero. La Sala de instancia habría erróneamente considerado que "[...] el cambio en la descripción de la marca objeto del recurso comportó una modificación de la misma, cuando en realidad esta marca ha permanecido inalterada de manera que dicho cambio de descripción no autorizaba a la demandante Bimbo, S.A. a desvincularse del consentimiento expreso ya concedido por la misma para el registro de la marca cuya concesión luego ha impugnado."

Finalmente, mediante su tercer motivo de casación, esta vez al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, denuncia la recurrente la "infracción del principio general del Derecho venire contra factum propio non valet y de la jurisprudencia relativa al mismo contenida en las sentencias de 26 de febrero de 1991, 15 de enero de 1999 y 1 de febrero de 1999, entre otras muchas de esta Sala, así como del artículo 7 del Código Civil sobre la buena fe en el ejercicio de derecho".

Tal infracción se habría producido porque, a su juicio, "la demandante ha impugnado la concesión de una marca para la que había otorgado expreso consentimiento. [...] A pesar de haber sido expresamente alegada por esta parte al contestar a la demanda la incongruente actuación de la demandante que privaba de viabilidad a su recurso al actuar en contra de sus propios actos que a la misma vinculaban, su demanda ha sido estimada, con la consecuente infracción del alegado principio general del Derecho 'venire contra factum propium non valet'."

Aun cuando en un orden lógico los motivos articulados al amparo del artículo 88.1.c) han de tener prioridad en su análisis sobre los deducidos bajo la cobertura del artículo 88.1.d), comenzaremos en este caso, de modo excepcional, por hacer algunas consideraciones acerca del tercer motivo, dado que en él se viene, en realidad, a criticar también la decisión de la Sala sobre un problema relevante con derivaciones procesales indudables, cual es de la clarificar la situación en que se encontraba la empresa demandante en la instancia respecto del litigio.

Lleva razón "Panrico, S.A." cuando sostiene que "Bimbo, S.A." no podía impugnar, precisamente con base en la supuesta incompatibilidad de las marcas, la concesión de un signo distintivo para cuya inscripción había otorgado expreso consentimiento ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. "Bimbo, S.A." va contra sus propios actos cuando aduce como argumento impugnatorio la incompatibilidad registral de la marca aspirante (de "Panrico, S.A.") con la suya prioritaria ("Bimbo Línea"), tras haber sostenido precisamente lo contrario como razón para retirar, en sede administrativa, su oposición al registro de dicha marca.

Recordaremos que en el "escrito retirando la oposición", que el Agente Oficial de la Propiedad Industrial señor Cañadell Isern (expresamente autorizado al efecto, según el documento que adjuntaba, por "Bimbo, S.A.") presentó ante la Oficina Española el 25 de octubre de 1996, manifestaba que "por expresa voluntad de mi mandante, según es de ver por la autorización que se acompaña, esta parte interesa la renuncia expresa a la oposición formulada en su día contra la solicitud de la marca española nº 2.035.799/0 'Primera Línea', Cl. 30, al haberse llegado a un acuerdo entre los titulares de las marcas enfrentadas. Que, en consecuencia, mediante el presente escrito se autoriza expresamente la concesión de esta marca ya que la misma no lesiona los intereses de mi mandante".

La Sala de instancia no ignoraba la existencia y el contenido de la "renuncia" de "Bimbo, S.A.", que por lo demás había sido expresamente alegada por "Panrico, S.A." al contestar a la demanda. En este escrito de contestación ponía de relieve "la incongruente actuación de la demandante que privaba de viabilidad a su recurso al actuar en contra de sus propios actos". Es de destacar que, frente a estas alegaciones de "Panrico, S.A.", sin duda relevantes para la suerte del litigio, "Bimbo, S.A." no hizo referencia alguna en su escrito de conclusiones.

Si, a pesar de ello, el tribunal sentenciador no accedió a acoger dicha objeción -a la que, insistimos, ni siquiera se había referido la contraparte cuando pudo y debió hacerlo-, fue por un argumento que, a su vez, se basaba en un presupuesto erróneo.

En efecto, ya hemos transcrito (fundamento jurídico segundo, letra A) que la razón por la cual la Sala consideró que la renuncia "carecía de trascendencia" era porque, a su entender, "Panrico, S.A." había introducido en la marca originariamente solicitada las nuevas palabras "sin colesterol" cuando contestó al suspenso del expediente acordado por la Administración. Entendía la Sala que se trataba, por ello, de una "nueva" marca (literalmente, de una "marca resultante de las nuevas descripciones") y que, en consecuencia, la renuncia sobre la "marca precedente" formulada en su día por "Bimbo, S.A." no era ya eficaz.

Basta, sin embargo, examinar el contenido de los documentos presentados inicialmente a registro el 20 de junio de 1996 para comprobar cómo en ellos figuraba ya, entre otras, la leyenda "sin colesterol". Aunque ciertamente en la descripción pormenorizada del distintivo "Panrico, S.A." olvidara mencionar estas dos palabras, la leyenda existía en el gráfico solicitado. Y fue precisamente respecto de todo el signo distintivo en su conjunto (esto es, también con la leyenda "sin colesterol") respecto del cual "Bimbo, S.A."otorgó su consentimiento y renunció a su oposición. No cabía, pues, invalidar la eficacia de la renuncia por el motivo que la Sala de instancia adujo.

En su actual escrito de oposición al recurso de casación "Bimbo, S.A." trata de justificar su actitud inexplicada en la instancia afirmando ahora que un indeterminado "personal sin poder, facultad o autorización instruyó a su agente de marcas para que presentara escrito de renuncia", afirmación que contrasta con el documento que el agente aportó en su día, al que ya nos hemos referido, con el sello de "Bimbo, S.A." Se refiere, además, a un "trámite de vista formulado por mi representada en fecha 4 de marzo de 1998 que consta en el expediente administrativo por el que solicitaba de la Oficina de Marcas [...] que se le diera traslado del recurso [ordinario] formulado contra la denegación de la marca 2.035.799". Alegación ésta también nueva y que, sobre ser extemporánea, ni siquiera se aviene con el contenido del expediente administrativo, en el que no figura aquella solicitud que, por lo demás, mal podría ser atendida cuando la resolución del recurso ordinario se había producido el 10 de febrero de 1998.

En consecuencia, debió la Sala de instancia rechazar la demanda en la medida en que "Bimbo, S.A." contradecía sus propios actos previos, con infracción del alegado principio general del derecho, al pretender que fuera anulada, en cuanto semejante a la suya propia, una nueva marca a cuyo registro había prestado expresa aquiescencia tras reconocer que existía un acuerdo entre los titulares de las marcas enfrentadas y que la concesión de dicha nueva marca no lesionaba los intereses de la suya prioritaria.

Hemos anticipado el análisis del motivo tercero, que debería ser acogido si no prosperasen los dos precedentes, porque ayuda a comprender la imputación de incongruencia que, bajo dos construcciones en apariencia diferentes, contiene el recurso de casación.

El tribunal sentenciador examina ciertamente la demanda y la contestación a ella en toda su amplitud, pero lo hace desvirtuando en cierto modo la tesis actora que sólo invocaba (y ya hemos dicho que no podía hacerlo, al ir contra sus propios actos) la prohibición relativa del artículo 12.1.a) para el caso de que se apreciase que la marca solicitada consistía en el distintivo "Primera Línea", no así para el caso de que se apreciase que la nueva denominación incorporaba las demás leyendas. En esta última hipótesis, que es la que finalmente acoge la Sala de instancia, la objeción al registro del nuevo signo derivaba tan sólo, según la demandante, de la aplicación del artículo 11.1, b) y c) de la Ley de Marcas que contempla prohibiciones absolutas de registro. Paradójicamente, el tribunal de instancia niega que concurra la prohibición absoluta, contra la tesis sostenida por la demandante, pero aprecia la relativa al comparar el signo en su integridad (con todas las leyendas ya citadas) con la marca "Bimbo Línea" prioritaria, accediendo así a la pretensión con una causa de pedir que en realidad no había sido deducida.

Una segunda anomalía se produce cuando, presentada por la parte que contesta a la demanda la objeción que ya hemos analizado (ir contra los propios actos), el tribunal de instancia suple el silencio de la actora en su escrito de conclusiones y rechaza aquélla acudiendo a una circunstancia (la ulterior alteración de la marca respecto de la primitiva presentada) que no sólo no había sido alegada por la citada demandante sino que se ha revelado ajena a la realidad de lo sucedido, tal como constaba en el propio expediente administrativo.

La conclusión de cuanto se deja expuesto es que, examinados de manera conjunta, deben prosperar los dos primeros motivos de casación, lo que determina que esta Sala haya de resolver el fondo del litigio. Y la solución no puede ser sino confirmatoria de la decisión adoptada por la Oficina Española de Patentes y Marcas ante el doble hecho de que, por un lado, eran improcedentes las alegaciones de la demandante respecto a la prohibición relativa de registro, que adujo una vez que había prestado su consentimiento al registro de la nueva marca en los términos ya expuestos; y por otro lado, en cuanto a la prohibición absoluta cuya aplicación fue rechazada finalmente por aquel organismo, compartimos su razonamiento, asimismo corroborado, esta vez con acierto, por la Sala de instancia, en el sentido de que la denominación "Primera Línea", en sí -y esta era en realidad la denominación cuyo registro se había solicitado, acompañada de los elementos gráficos adjuntos-, no es genérica ni descriptiva del pan ni de sus cualidades, lo que basta para excluir la aplicación del artículo 11.1, letras b) y c).

Procede, pues, la estimación del recurso de casación y la desestimación del recurso contencioso-administrativo. En cuanto a las costas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional, cada parte satisfará las de este recurso, sin que haya lugar a la condena en las de la instancia, al no concurrir temeridad o mala fe.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

Estimar el recurso de casación número 2230/2002 interpuesto por "Panrico, S.A." contra la sentencia dictada con fecha 25 de enero de 2002 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Tercera) del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el recurso número 923 de 1998, que casamos.

Desestimar el recurso contencioso-administrativo número 923/1998 interpuesto por "Bimbo, S.A." contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 10 de febrero de 1998 de concesión de la marca mixta número 2.035.799 "Primera Línea" para productos de la clase 30 del Nomenclátor.

Cada parte satisfará las costas de este recurso, sin que haya lugar a la condena en las costas de la instancia.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Fernando Ledesma.- Óscar González.- Manuel Campos.- Eduardo Espín.- José Manuel Bandrés.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.