STS, 20 de Febrero de 2007

PonenteEDUARDO ESPIN TEMPLADO
ECLIES:TS:2007:1064
Número de Recurso3117/2004
ProcedimientoCONTENCIOSO
Fecha de Resolución20 de Febrero de 2007
EmisorTribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veinte de Febrero de dos mil siete.

VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituída en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 3.177/2.004, interpuesto por SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S.A., representada por el Procurador D. Eduardo Codes Feijoo, contra la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 10 de diciembre de 2.003 en el recurso contencioso-administrativo número 125/1.998, sobre concesión de marca número 1.973.076 "OROGRAN".

Son partes recurridas la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada por el Sr. Abogado del Estado, y OROFRÍO, S.A., representada por el Procurador D. Ramón Rodríguez Nogueira.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

En el proceso contencioso-administrativo antes referido, la Sala de lo ContenciosoAdministrativo (Sección Tercera) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 10 de diciembre de 2.003, desestimatoria del recurso promovido por Société des Produits Nestlé, S.A. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 5 de noviembre de 1.996, así como contra la desestimación presunta por silencio administrativo de un recurso ordinario que había interpuesto contra la misma. Por dicha resolución se concedía la inscripción de la marca nº 1.973.076 "OROGRAN", de tipo denominativo, para productos de la clase 30 del nomenclátor, que había solicitado Orofrío, S.A.

SEGUNDO

Notificada dicha sentencia a las partes, la demandante presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 4 de febrero de 2.004, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

TERCERO

Emplazadas las partes, la representación procesal de la Société des Produits Nestlé, S.A. compareció en forma en fecha 23 de marzo de 2.004, mediante escrito interponiendo recurso de casación, que articula en los siguientes motivos:

- 1º, formulado al amparo del apartado 1.c) del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, que incurriría en falta de motivación e incongruencia, vulnerando los artículos 24.1 y 120.3 de la Constitución y el artículo 218 de la Ley del Enjuiciamiento Civil, y

- 2º, basado en el apartado 1.d) del citado artículo 88 de la Ley jurisdiccional, por infracción del artículo

12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas .

Terminaba suplicando que se dicte sentencia revocando la recurrida y en la que, estimando el recurso contencioso-administrativo, anule y deje sin efecto la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas que tácitamente confirmó la concesión del registro de la marca nº 1.973.076, disponiendo en su lugar su denegación.

El recurso de casación fue admitido en cuanto al primer motivo por Auto de la Sala de fecha 1 de junio de 2.006, que lo inadmitía en cuanto al segundo de ellos.

CUARTO

Personado el Abogado del Estado, ha formulado escrito de oposición al recurso de casación, suplicando que se dicte sentencia desestimando el recurso, con costas.

Asimismo se ha opuesto al recurso de casación Orofrío, S.A., cuya representación procesal suplicaba en su escrito que se dicte sentencia desestimando por completo el recurso, con imposición a la parte recurrente de todas las costas causadas.

QUINTO

Por providencia de fecha 24 de noviembre de 2.006 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 6 de febrero de 2.006, en que han tenido lugar dichos actos.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo Espín Templado,Magistrado de la Sala

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Objeto y planteamiento del recurso de casación.

La sociedad actora recurre contra la Sentencia dictada el 10 de diciembre de 2.003 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Tercera) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que desestimó la impugnación de la concesión administrativa de la marca denominativa nº 1.973.076 "Orogran", para café, en la clase 30 del Nomenclátor internacional, solicitada por la entidad mercantil Orofrío S.A. La parte actora se había opuesto a la concesión de la marca citada en defensa de su marca prioritaria nº 583.877 "Oro", para diversos productos de café y otros relacionados en la misma clase 30.

La Sentencia recurrida funda su fallo desestimatorio con el siguiente fundamento de derecho:

"PRIMERO.- La representación procesal de la entidad mercantil "Société des Produits Nestlé S.A." ha promovido un recurso jurisdiccional contra la resolución de la oficina Española de Patentes y marcas confirmatoria de otra de 5 de noviembre de 1996 autorizó la inscripción de la marca nacional nº 1.973.076 OROGRAM, clase 30 patrocinada por la entidad OROFRIO S.A., considerarla compatible con la marca nacional 583.877/O, ORO, clase 30 de la que es titular la entidad ahora recurrente.

SEGUNDO

La pretensión de la parte actora no puede ser atendida, lo que supone la desestimación de este recurso pues en este sentido es necesario tener en cuenta las numerosas sentencias del Tribunal Supremo entre la que pueden citarse la de 8 de julio de 1981, 13 de marzo y 27 de junio de 1985, 1 de marzo de 1988, 26 de diciembre de 1990 o 15 de junio de 1995 entre otras muchas. Del conjunto de pautas interpretativas desarrolladas en dichas resoluciones, debe resaltarse la consolidada doctrina según la cual el criterio esencial para determinar la compatibilidad entre los distintivos o denominaciones de las marcas enfrentadas es, ciertamente, que la semejanza fonética o gráfica (con esta alternativa o disyuntiva) se manifieste por la simple prosodia o la imagen de los vocablos y, en su caso, de los dibujos, signos o diseños en pugna, tras un parangón meramente sintético, sin más que una sencilla visión, apreciación, lectura o audición de conjunto, que no entretenga en descomponer o aquilatar técnicamente ni de una forma desmesuradamente minuciosa los elementos conformados, ni que desciendan a disquisiciones lexico-gramaticales, puesto que en la convivencia lo fundamental es que los signos con que se representan en el mercado no induzcan, por su apariencia e impresión, en algún aspecto, a error del consumidor. En la misma línea interpretativa la sentencia de 7 de julio de 1995 advierte que es desde la perspectiva del principio constitucional de libertad de empresa en el marco de la economía de mercado como debe orientarse la protección que a la inventiva o innovación industrial dispense el Registro de la Propiedad Industrial, tanto para eliminar los obstáculos que indebidamente se opongan o frenen la libre iniciativa empresarial como también para garantizar en definitiva, la protección del consumidor evitándole, los riesgos de error o confusión entre los productos amparados por las marcas, garantías que se fundamentarán en la necesaria exigencia en las mismas de un signo o medio material que señale y distinga perfectamente de los similares, los productos por aquellas amparadas, evitándose también que en parecido o semejanza con la denominación de otra marca pueda accederse al crédito o fama obtenidos por la marca prioritaria. Por lo que se refiere al supuesto ahora enjuiciado evitándose también que en parecido o semejanza con la denominación de otra marca pueda debe hacerse referencia a la doctrina que establece a este respecto la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de abril de 1997, siguiendo las líneas marcadas en la de 25 de abril de 1996 ha considerado que, en casos en que las marcas cuestionadas o alguna de ellas consistan en una denominación mixta de gráfico y leyenda, de cuyo distintivo forma parte como complemento del vocablo designante o como simple sumando de un conjunto complejo, la representación gráfica de un dibujo de animal, cosa, letras mayúsculas o números aislados, etc., la jurisprudencia viene declarando: a) que debe rechazarse todo monopolio de tales representaciones o dibujos, b) que en todo caso lo que importa y decide y lo que debe ser comparativamente apreciado es el dibujo o diseño característico, pues no hay protección ni exclusiva sobre la idea evocada sino sobre las concretas cuestiones fonéticas o gráficas que son la lectura de cada marca individualizada ya que basta que dichos objetos no se presenten con identidad absoluta en las marcas a tratar para que no quepa reivindicación en exclusiva de las marcas y c) que no es posible invocar en el cotejo elementos heterogéneos como son un vocablo y un gráfico pues ninguna incompatibilidad genuina deriva de una accesoria y mera relación conceptual entre las figuras del diseño y la palabra que intenta dar un significado o traducción oral. Las marcas denominativas tienen como único soporte la palabra, en contraposición con las gráficas y mixtas, en la que también son los elementos exclusivos el diseño, el color o la imagen debiendo ser comparadas de forma conjunta, con una visión conjunta o sintética, sin descomponer su unidad fonética o gráfica.

El Tribunal Supremo Sala 3ª Sección 3ª en sentencia de 8 de octubre de 2001, recurso 343/95 establece al respecto los siguientes criterios:

  1. Que en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada uno deberá ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias especiales del mismo, o, en el mismo sentido, que no tienen un carácter absoluto ninguno de los varios criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística, como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquella semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad.

  2. Que en el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida.

  3. Que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los Tribunales de Instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial .

Lo anteriormente expuesto determina la desestimación de este recurso." (fundamentos de derecho primero y segundo)

El recurso se articula mediante dos motivos, de los cuales el segundo fue inadmitido por Auto de esta Sala de 1 de junio de 2.006 . El motivo primero, único que es posible considerar, se acoge al apartado 1.c) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción . Se basa en la alegación de infracción de los artículos 24.1 y 120.3 de la Constitución y 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por la supuesta incongruencia y falta de motivación de la Sentencia impugnada.

SEGUNDO

Sobre la alegación de incongruencia y de falta de motivación de la Sentencia.

La parte actora achaca dos vicios a la Sentencia que impugna, la incongruencia y la falta de motivación. La supuesta incongruencia se debería a que la Sala juzgadora efectúa la comparación - tal como se comprueba en el fundamento de derecho primero- con una doble equivocación, tanto en lo que se refiere a la denominación de la marca solicitada como respecto de los productos sobre los que se proyectan las dos marcas enfrentadas. Así, la Sentencia recurrida se refiere en todo momento a la marca solicitada como "Orogram", en vez de atribuirle su denominación correcta "Orogran". Asimismo, les atribuye a ambas genéricamente los productos de la clase 30, cuando lo cierto es que se predican de manera más específica respecto del café y otros productos relacionados.

Por otra parte, la Sentencia recurrida habría incurrido en falta de motivación, ya que el fundamento de derecho segundo se dedica íntegramente a la cita y transcripción de la jurisprudencia y doctrina aplicables a supuestos genéricos de enfrentamientos entre marcas, omitiendo toda referencia concreta al supuesto de autos.

La parte recurrente tiene razón en ambos casos. Teniendo en cuenta la absoluta falta de referencia a los términos concretos de la controversia sobre la que versa el litigio en la que incurre la Sala de instancia, resulta procedente apreciar como vicio invalidante de la Sentencia la falta de motivación, ya que la propia ausencia de razonamiento que justifique el fallo impide constatar si los errores sobre denominación y productos han resultado o no relevantes.

En efecto, tal como denuncia la actora, la Sentencia impugnada no contiene ni una sola frase de la que pueda deducirse que la Sala ha examinado la contraposición entre las marcas "Orogran", para café, y "Oro", para cafés, extractos de cafés, sucedáneos de café, tés, extractos de tés y azúcares. El fundamento de derecho segundo, transcrito más arriba, se inicia y finaliza con una referencia a la necesaria desestimación del recurso, sin que entre una y otra se dé la menor razón de por qué se llega a semejante conclusión en el supuesto concreto de autos -pese a una mención "al supuesto ahora enjuiciado" en mitad del segundo fundamento de derecho-, ya que toda la doctrina jurisprudencial que se menciona o reproduce podría servir tanto para la estimación como para la desestimación del recurso. Falta, pues, la argumentación o motivación que explique por qué, en virtud de la doctrina referenciada, las concretas marcas en litigio pueden convivir en el mercado sin inducir a la confusión de los consumidores, tal como resuelve la Sala juzgadora.

TERCERO

Sobre la comparación entre las marcas "Orogran" y "Oro".

Estimado el motivo y casada la Sentencia, debemos resolver la controversia suscitada en el recurso contencioso administrativo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 95.2.d) de la Ley de la Jurisdicción .

Las marcas en litigio se predican para café en un caso y para cafés, tés y azúcares en el otro, lo que significa una plena coincidencia aplicativa y de canales de comercialización que obliga a extremar la precaución al efectuar la comparación entre ambas. Sin embargo, esta Sala considera que la denominación de las marcas enfrentadas presenta las suficientes diferencias como para valorar que no se produce riesgo de confusión entre ambas para el consumidor medio. En efecto, aunque existe una coincidencia parcial en la denominación, ya que el término "oro", que es la marca prioritaria, está contenido en el término "orogran", la configuración completa de este último hace que dicha coincidencia no induzca a confusión o asociación entre ambas marcas. El término "orogran", considerado de manera unitaria y sin descomposiciones arbitrarias, tal como es jurisprudencia reiterada de esta Sala, es un vocablo de fantasía que presenta un efecto gráfico o visual distinto a la de la marca opuesta, así como una fonética propia y claramente diferenciada de "oro". Por ello debe rechazarse la alegación de la actora de que se ha buscado intencionadamente la asociación entre ambas, de forma que la solicitada pudiera ser percibida como una derivación de la prioritaria "oro", como una modalidad de especial calidad, "oro-gran". Tal argumentación parte, en efecto, de una descomposición artificial de la marca solicitada, que lleva a darle una grafía y una fonética que no es la de la marca solicitada vista o pronunciada de manera unitaria.

Así, salvo que la marca concedida se utilizase de una manera desleal, con una presentación gráfica que destacase intencionadamente su parte inicial "oro" a fin de buscar intencionadamente su parecido con la marca prioritaria, hipótesis que no podemos contemplar aquí a priori, ambas denominaciones, consideradas tal como se configuran en su integridad, se presentan exentas de todo riesgo de confusión o asociación entre sí. En consecuencia, debe desestimarse la demanda contencioso administrativa presentada por la sociedad mercantil recurrente.

CUARTO

Conclusión y costas.

De lo expuesto en los anteriores fundamentos de derecho se desprende que procede estimar el recurso de casación y desestimar el previo recurso contencioso administrativo interpuesto por la parte recurrente, declarando conforme a derecho la concesión e inscripción registral de la marca número 1.973.076 "Orogran", de tipo denominativo, para café, dentro de los productos de la clase 30 del nomenclátor.

De acuerdo con lo previsto en los artículos 95.3 y 139.1 y 2, no procede la imposición de costas ni en la instancia ni en la casación, por no concurrir las circunstancias contempladas en la Ley para ello.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

FALLAMOS

  1. Que HA LUGAR y por lo tanto ESTIMAMOS el recurso de casación interpuesto por Société des Produits Nestlé, S.A. contra la sentencia de 10 de diciembre de 2.003 dictada por la Sala de lo ContenciosoAdministrativo (Sección Tercera) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contenciosoadministrativo 125/1.998 .

  2. Que DESESTIMAMOS el mencionado recurso contencioso-administrativo, promovido por Société des Produits Nestlé, S.A. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 5 de noviembre de 1.996, por la que se accedía a la inscripción de la marca nº 1.973.076 "OROGRAN", de tipo denominativo, para café en la clase 30 del nomenclátor, resolución administrativa que declaramos conforme a derecho.

  3. No se hace imposición de las costas del recurso de casación ni de las del contencioso- administrativo. Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .-Fernando Ledesma Bartret.-Óscar González González.- Manuel Campos SánchezBordona.-Eduardo Espín Templado.-José Manuel Bandrés Sánchez- Cruzat.-Firmado.- PUBLICACIÓN.-Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. EDUARDO ESPIN TEMPLADO, estando constituída la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.-Alfonso Llamas Soubrier.-Firmado.-

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