STS 660/2008, 11 de Julio de 2008

1.- El Procurador D. Carlos Alejo Leal López, en nombre y representación de la entidad Blockbuster INC., interpuso demanda de juicio ordinario de menor cuantía ante el Juzgado de Primera Instancia Número Tres de Cáceres, siendo parte demandada D. Paulino, alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "declarando nula la inscripción del registro de marca nº 1.993.394 BLUSTER VIDEO (denominativa) en clase 41 (y contra cualquier otro registro de propiedad industrial BLUSTER de que pudiera ser titular el demandado) con todos los efectos legales que su extinción por nulidad debe producir ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, con imposición de las costas a la demandada.".

2. - El Procurador Dª. María de los Angeles Bueso Sánchez, en nombre y representación de D. Paulino, contestó a la demanda alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día sentencia "íntegramente desestimatoria de la demanda, con absolución de mi mandante respecto de la totalidad de los pedimentos contenidos en la misma, y expresa imposición de las costas a la actora.".

3. - Recibido el pleito a prueba, se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente. Unidas a los autos las partes evacuaron el trámite de resumen de prueba en sus respectivos escritos. El Juez de Primera Instancia Número Tres de Cáceres, dictó Sentencia con fecha 23 de noviembre de 2.000, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO: Desestimando íntegramente la demanda interpuesta por el Procurador Sr. Leal López, en nombre y representación de Blockbuster INC, debo absolver y absuelvo a la demandada, D. Paulino, de los pedimentos de aquélla, con expresa imposición de costas procesales a la demandante.".

Interpuesto recurso de apelación contra la anterior resolución por la representación de la entidad Blockbuster INC, la Audiencia Provincial de Cáceres, Sección Primera, dictó Sentencia con fecha 8 de febrero de 2.001, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO: Se estima el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de BLOCKBUSTER INC contra la sentencia de fecha 23 de noviembre de 2.000 dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Cáceres en autos núm. 211/2000, de los que este rollo dimana, y en su virtud, REVOCAMOS expresada resolución y en su lugar estimamos la demanda interpuesta contra DON Paulino y declaramos nula la inscripción del registro de marca núm. 1.993.394 BLUSTER VIDEO (denominativa) en clase 41, con los efectos legales que su extinción por nulidad debe producir en la Oficina Española de Patentes y Marcas, con imposición de las costas de la instancia a la parte demandada y sin hacer especial pronunciamiento de las causadas en esta alzada.".

El Procurador Dª. María de los Angeles Bueso Sánchez, en nombre y representación de D. Paulino, interpuso recurso de casación ante la Audiencia Provincial de Cáceres, Sección Primera, respecto la sentencia dictada en apelación por la misma, de fecha 8 de febrero de 2.001, con apoyo en los siguientes motivos, MOTIVOS DEL RECURSO: UNICO.- 1.- Al amparo del art. 477.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se alega infracción por aplicación indebida de los arts. 11.1 f) y 47 de la Ley de Marcas y consecuentemente del art. 1 de la Ley de Marcas. 2.- Se alega ausencia de pronunciamiento sobre el art. 27 y concordantes de la Ley de Marcas. 3.- Se alega oposición de la Sentencia al contenido de la jurisprudencia que se cita en el escrito.

Por providencia de fecha 12 de marzo de 2.001, se tiene por interpuesto en tiempo y forma el recurso de casación, y se acuerda remitir al Tribunal Supremo los autos y rollo de Sala según lo dispuesto en el art. 482 de la LEC.

Recibidas las actuaciones, compareció ante este Tribunal Supremo el Procurador D. Ignacio Cuadrado Ruescas, en representación de la parte recurrente, D. Paulino, y el Procurador Dª. María Teresa Rodríguez Pechín, en representación de la parte recurrida, la entidad Blockbuster, INC.

La Sala Primera del Tribunal Supremo, dictó Auto de fecha 1 de febrero de 2.005, admitiéndose el recurso de casación interpuesto por la representación de D. Paulino, respecto la Sentencia dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincial de Cáceres, Sección Primera, de fecha 8 de febrero de 2.001.

La Procuradora Dª. María Teresa Rodríguez Pechín, en nombre y representación de la entidad Blockbuster INC, presentó escrito de oposición al recurso formulado de contrario.

No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 20 de junio de 2.008, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. JESÚS CORBAL FERNÁNDEZ

El objeto del proceso, y también del recurso de casación, versa sobre propiedad industrial y concretamente sobre derecho marcario (Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de Marcas ), discutiéndose sobre la pretensión de nulidad de una marca denominativa por creación de un riesgo de confusión con otra prioritaria por su acceso anterior al Registro.

Por la entidad mercantil BLOCKBUSTER INC. se dedujo demanda frente a Dn. Paulino solicitando se declare nula la inscripción del registro de la marca núm. 1.993.394 BLUSTER VIDEO (denominativa) en clase 41 (y contra cualquier otro registro de propiedad industrial BLUSTER de que pudiera ser titular el demandado) con todos los efectos legales que su extinción por nulidad debe producir ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.

La Sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia núm. 3 de Cáceres el 23 de noviembre de 2.000, en los autos de juicio de menor cuantía núm. 211 de 2.000, desestimó íntegramente la demanda.

Contra dicha resolución se interpuso por la entidad actora recurso de apelación con base en tres argumentos: que el juicio de confundibilidad de la resolución del Juzgado se limita a la marca de la actora num. 1504715 (denominativa con gráfico), cuando también la demanda plantea la confusión también con referencia a la marca núm. 1504713 (denominativa), asimismo de la clase 41 del Nomenclátor Internacional; que la confusión entre las marcas es evidente al compartir el setenta por ciento de identidad, con semejanza fonética; y que es irrelevante la referencia al ámbito territorial porque la actora siempre podrá extender su actividad en otras Comunidades Autónomas.

La Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Cáceres el 8 de febrero de 2.001, en el Rollo núm. 384 de 2.000, estima el recurso de apelación, revoca la resolución del Juzgado y, con estimación de la demanda interpuesta contra Dn. Paulino, declara la nulidad de la inscripción del registro de la marca núm. 1.993.394 BLUSTER VIDEO (denominativa) en clase 41, con los efectos legales que su extinción por nulidad debe producir en la Oficina Española de Patentes y Marcas, con imposición de las costas de la instancia a la parte demandada y sin hacer especial pronunciamiento de las causadas en la alzada.

La argumentación de la sentencia de la Audiencia se sintetiza en los apartados siguientes: a) la resolución de primera instancia limita la comparación de la marca de la demandada con la marca de la actora núm. 1504715, que ciertamente contiene un gráfico o diseño, cuyo particular se toma en cuenta para rechazar el riesgo de confusión, y no examina la posible confusión con la marca número 1504713 denominada BLOCKBUSTER VIDEO, que carece de gráfico; b) compara las marcas BLUSTER VIDEO, propiedad de la demandada, y BLOCKBUSTER VIDEO núm. 1504713, propiedad de la actora, y aprecia, por un lado, una coincidencia en el conjunto vocálico-consonántico BLUSTER VIDEO, que integra totalmente la denominación del registro de marca del demandado y es parte esencial de la marca de la actora, y, por otro, una confundibilidad del grupo fónico; y, c) resalta la total identidad en la clase de servicios amparados, y que las marcas están dirigidas al mismo público consumidor.

La conclusión de la sentencia se resume en que "la identidad de las marcas, en su denominación, produce un indiscutible error en el público consumidor, ya que en este momento se da una publicidad de marcas registradas que son incompatibles o, como dice la sentencia de 30 de abril de 1.990, un supuesto de doble inmatriculación, lo que plantea el problema de prioridad, que se traduce en causa de nulidad, siendo de aplicación el art. 11 f) de la Ley de Marcas, ya que la duplicidad induce claramente a error al público consumidor y se debe eliminar la coexistencia de marcas idénticas o similares dando prioridad a las marcas de que es titular la entidad demandante, lo que se traduce en la nulidad de las marcas de la entidad demandada, tal y como establece el art. 47 de la LM, y subsiguiente cancelación en el Registro".

Por Dn. Paulino se formalizó recurso de casación que fue admitido por Auto de 1 de febrero de 2.005 al haberse justificado el presupuesto de recurribilidad previsto en el art. 477.2, 3º LEC.

La parte recurrente pretende que se declare por este Tribunal que la Sentencia recurrida se opone a doctrina jurisprudencial y contradice o diverge de jurisprudencia resolviendo que la solicitud de marca núm. 1.993.394 "BLUSTER VIDEO": (i) No incurre en la prohibición absoluta del art. 11.1 f) de la Ley de Marcas ; (ii) No incurre en las prohibiciones relativas de los apartados a) y b) del art. 12.1 de la Ley de Marcas 32/1.988 con respecto a las marcas de la actora; (iii) No incurre en la prohibición relativa del art. 13 c) LM con respecto a las marcas de la actora; y (iv) Que se desestima la demanda formulada por BLOCKBUSTER INC. El recurso se articula en tres apartados, dividiéndose los apartados dos y tres en diversos subapartados.

La parte recurrida se opone al recurso formulando diversas alegaciones en orden a sustentar que el precepto aplicable a los hechos declarados probados en la sentencia recurrida no es el 11.1 f) LM, sino el 12.1 a) LM, también alegado en la demanda.

El objeto del proceso versa sobre un problema de confundibilidad denominativa entre dos marcas por lo que nada tiene que ver con la prohibición absoluta del art. 11.1, f) LM 32/1.988 en el que se veda el acceso al registro como marca de los signos o medios "que puedan inducir al público a error particularmente sobre la naturaleza, la calidad, las características o la procedencia geográfica de los productos o servicios". Como tiene declarado la doctrina de esta Sala, que se recoge en el recurso, las prohibiciones absolutas (que la LM 32/1.988 recoge en el art. 11 ) responden a intereses de naturaleza pública y social, excluidos de la libre disposición, en tanto las prohibiciones relativas tienen por objeto la protección de intereses exclusivamente privados por lo que se hallan sujetos a la libre disposición de las partes. Lo que en el caso se pretende por la parte actora es que la marca de la demandada número de registro 1.993.394 consistente en la denominación "BLUSTER VIDEO" crea riesgo de confusión con las prioritarias "BLOCKBUSTER VIDEO", y singularmente con la denominativa número 1504713, lo que responde a un interés exclusivamente particular.

Por lo expuesto, ni los hechos que integran la "causa petendi", ni los declarados probados en la Sentencia recurrida - vinculantes para este Tribunal- son subsumibles en la prohibición absoluta del art. 11.1, f) LM 32/1.988, por lo que se infringe este precepto, y la doctrina jurisprudencial sobre la distinción entre prohibiciones absolutas y relativas, que no son alternables, sino que responden a supuestos diferentes y, por lo general, régimen distinto en cuanto a la prescripción extintiva de las respectivas acciones de nulidad. Por ello se estima la infracción denunciada en el apartado 1 del Recurso en el que se alega aplicación indebida de los arts. 11.1, f) y 47 de la Ley de Marcas, por ser totalmente inaplicables para fundamentar una hipotética semejanza confusoria entre marcas, que además es el verdadero objeto del pleito (ap. 1, subap. 1) y por no concurrir los requisitos establecidos en dicho art. 11.1, f) en el distintivo y servicios de la marca objeto de nulidad (ap. 1, subap. 2); y también denunciada en el apartado 3, subapartados 3.1 y 3.2, en relación con la infracción de las Sentencias Civiles que se citan, pues las de la Sala de Contencioso Administrativo no pueden servir de soporte al recurso de casación civil.

Como consecuencia, se debe casar la Sentencia de la Audiencia y resolver el caso, tal y como establece el art. 487.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Examinados los hechos declarados probados en la Sentencia recurrida, que, como se ha dicho, son vinculantes para este Tribunal, se revela que los mismos son subsumibles, como alega la parte recurrida, en el art. 12.1, a) de la LM 32/1.988, en la que se establece la prohibición relativa de acceso al registro como marca de los signos o medios "que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar producto o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior".

La Sentencia de la Audiencia aprecia, en el caso, la existencia de identidad en los productos que designan las marcas y una semejanza que puede inducir a confusión en el mercado entre la marca del demandado y la denominativa de la actora núm. 1504713, a cuyo efecto expone los argumentos sobre la coincidencia vocálico-consonántico y confundibilidad del grupo fónico ya expresados en el fundamento primero de la presente resolución.

La parte recurrente objeta en el apartado 2 de su recurso la ausencia de pronunciamiento en la Sentencia recurrida sobre el art. 27 y concordantes de la Ley de Marcas, citando en el cuerpo del mismo los artículos 26, 28 y 29. La alegación resulta inaceptable porque no se cita infracción de doctrina jurisprudencial y, además, los artículos de que se trata se refieren al procedimiento del Registro (Título III de la LM 32 de 1.988 ) que resultan irrelevantes para el proceso civil.

Y por otro lado, la parte recurrente rechaza la apreciación de semejanza confusoria expuesta en la Sentencia recurrida entendiendo que la misma se opone al criterio del buen sentido exigido por la jurisprudencia. Para fundamentar la alegación se articula en el recurso el apartado 3, que se compone de once subapartados, los cuales se van a examinar individualmente, salvo los numerados 3.1 y 3.2 que ya lo fueron en relación con otro particular con anterioridad, sin perjuicio de advertir tres consideraciones importantes: a) El criterio del buen sentido no es otro que el de la racionalidad jurídica, por lo que en principio no se contradice ninguna doctrina jurisprudencial cuando el análisis del Tribunal se desarrolla conforme a la reglas de la lógica - sentido común, no técnico-; b) Si bien es cierto que existen diversas pautas o criterios valorativos, no todos son de obligado o insoslayable cumplimiento, ni resulta necesario ponderar todos ellos, sino que habrán de tenerse en cuenta únicamente aquéllos que sean relevantes en atención a las circunstancias del caso; y, c) Si bien cabe un cierto control casacional de la infracción de dichas pautas cuando se contradiga la doctrina jurisprudencial, ésta ha de ser la de esta Sala 1ª, por lo que no deja de resultar llamativo que la mayor parte de las Sentencias citadas en el recurso no hayan sido dictadas por dicha Sala, y ello resulta tanto más sorprendente si se tiene en cuenta las fechas de las resoluciones que se citan, cuando en el momento de formalizarse el recurso (12 de febrero de 2.001) eran ya numerosas las Sentencias posteriores a las citadas, dictadas en relación con el art. 12.1, a) de la LM 32/1.988.

En el apartado 3.3 se aduce infracción de la jurisprudencia, recogida en las Sentencias de 16 de julio de 1.986, 14 de febrero de 1.986, 16 de abril de 1.986, 6 de julio de 1.986 y 29 de junio de 1.993, que establece que la composición de las marcas enfrentadas para formar un juicio sobre su compatibilidad ha de hacerse confrontándolas en su conjunto para poder apreciar de modo visual o auditivo su posible semejanza gráfica o fonética impeditiva de su pacífica coexistencia sobre la base de la prohibición relativa del art. 12 de la Ley de Marcas, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en descomposiciones lexicográficas que son incompatibles con la celeridad con las que se efectúan las transacciones mercantiles.

La infracción denunciada se rechaza porque de las Sentencias citadas, las cuatro primeras (por cierto la cuarta es de fecha 16, no 6) son de la Sala de lo Contencioso Administrativo, y la quinta, en la referencia que se cita, corresponde a una Resolución de la DGRyN. Hay una Sentencia de esta Sala de la misma fecha 29 de junio de 1.993 (A. 5225) que versa sobre denominaciones semejantes en marcas, pero una única resolución no puede servir de fundamento a infracción de doctrina jurisprudencial, y por otro lado no hay similitud de supuestos. En el caso examinado en la Sentencia se comparaban los denominativos "Cocoribe" y "Rives", y se pretendía separar, para ponderar la confundibilidad, los términos "Coco" y "Ribe", para reducir los términos de la comparación a "Ribe" y "Rives", lo que supone un supuesto notablemente diferente del que es objeto de enjuiciamiento, respecto del que, por el juzgador "a quo" se hace una valoración comparativa que no contradice el criterio del buen sentido en la apreciación de una semejanza denominativa creadora de un riesgo de confusión en los consumidores, o de asociación (misma procedencia o vinculación empresarial de los servicios designados por las marcas en liza).

Alega la parte recurrente en el apartado 3.4 que la sentencia recurrida infringe la jurisprudencia recogida en las Sentencias 18 de octubre de 1.996, 24 de noviembre de 1.978, 9 de mayo de 1.983, 30 de abril de 1.986, 23 de octubre de 1.987, 16 de diciembre de 1.989, 2 de abril de 1.990 y 3 de junio de 1.991 que establece que "aún respetando el examen en conjunto, ha de ser preferentemente contemplado en la confrontación de denominaciones en contienda el elemento preeminente o núcleo, más destacado, que atrae y polariza la atención del hipotético consumidor o usuario".

La alegación se rechaza por las siguientes razones: 1. Las sentencias citadas se refieren al Estatuto de la Propiedad Industrial, texto que no es de aplicación al caso, el cual debe resolverse con arreglo a la Ley de Marcas 32/1.988, sin que obste que pueda coincidir sustancialmente la doctrina al respecto porque, aún en tal caso, deben citarse las Sentencias relativas al nuevo texto, que no sólo las hay, sino que además introducen matices en ciertos aspectos, algunos de singular importancia por la incidencia del Derecho Comunitario Europeo (SSTJCE). 2. Ninguna de las Sentencias citadas contradice la doctrina aplicada al caso litigioso. Así: La de 18 de octubre de 1.996, de la que no se indica referencia, es desconocida. La de 24 de noviembre de 1.978 alude a un supuesto de marcas ("Trelén"/ "Terylene") en el que se aprecia una notable diferencia por razones fonológicas y responden a mercaderías diferentes. La de 23 de mayo de 1.983 ("Banda Azul") se refiere a un tema gráfico. La de 30 de abril de 1.986 ("Agua Brava") aprecia identidad fonética, y recoge como doctrina que se produce confusión nominal cuando hay similitud fonética con la consiguiente confusión en el público consumidor. La de 23 de octubre de 1.987 trata de un conflicto sobre marcas gráfico-denominativas ("Miss"/ "Emicela") en que destaca el elemento gráfico; y recoge las doctrinas sobre el criterio del buen sentido y de la impresión general a suscitar en el consumidor, que en el caso no han sido desconocidas. Las de 16 de diciembre de 1.989 ("Intramar") y 2 de abril de 1.990 ("Puma") se refieren a la semejanza fonética, y, asimismo, reproducen la doctrina de la Sentencia de 30 de julio de 1.988 sobre la prevalencia, de concurrir, de un elemento de especial eficacia individualizadora al que también se refiere la sentencia citada en el enunciado de 3 de junio de 1.991. La doctrina de las Sentencias expresadas no resulta contradicha por la recurrida. Así, en cuanto al elemento fónico dice esta resolución: "asimismo, desde el punto de vista prosódico, el grupo fónico integrante de la marca impugnada BLUSTER VIDEO es fácilmente confundible con el grupo fónico que compone la marca oponente BLOCKBUSTER VIDEO, por ser comunes las sílabas más características de una y otra denominación", y enseña la Sentencia de 16 de diciembre de 1.989 (citada en el enunciado) "la semejanza fonética tiene lugar cuando la vocal o sílaba tónica sea tan dominante que absorba la pretónica y la postónica de modo que el oído solo perciba la tónica característica de la denominación registrada". Evidentemente no hay ninguna contradicción jurisprudencial, como tampoco la hay en la aplicación de la doctrina a las circunstancias del caso, pues la conclusión de la Sala de segunda instancia es razonable y, por consiguiente, conforme al criterio del buen sentido. Por otro lado, alude la parte recurrente en el cuerpo del apartado a que no se tiene en cuenta la sílaba más característica o núcleo BLOCK y que se realiza una descomposición lexicográfica. Las alegaciones no se comparten porque, en lo que se refiere a la desintegración de las sílabas o palabras, aunque es cierto que viene vedada por la doctrina jurisprudencial, con el matiz de que la prohibición se refiere a la descomposición artificial (en tal sentido, entre otras muchas recientes, la propia Sentencia de 2 de abril de 1.990 indicada en el enunciado del apartado que se examina), lo que predomina o prevalece en el caso es la visión de conjunto o sintética, y la impresión global que ha de producir en el consumidor, a cuyos aspectos atiende razonablemente la fundamentación de la resolución recurrida. Finalmente, mal se puede considerar la expresión BLOCK como elemento nuclear o característico cuando la expresión BLOCKBUSTER tiene una significación propia en lengua inglesa, una de cuyas acepciones es la de "gran éxito de ventas o taquilla", lo cual, además de su rango distintivo, puesta en relación con la absoluta identidad de mercancías amparadas por las marcas compensa la leve disimilitud de los elementos denominativos, de modo que debe tenerse en cuenta con carácter relevante la doctrina del Tribunal de Justicia de la Comunidades Europeas (SS de TJCE de 29 de septiembre de 1.998 -Canon, C39/97, ap. 17-; 22 de junio de 1.999 -Lloyd Schuhfabrik Meyer, C 342/97, ap.-; 22 de junio de 2.000 -Mode-), asumida por esta Sala (SS., entre otras, de 10 de octubre de 2.001; 10 de mayo de 2.004; 8 de junio y 25 de octubre de 2.006; y 25 de enero de 2.007), relativa a que la apreciación global del riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, entre la similitud de las marcas y las de los productos o servicios designados, de modo que un escaso grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa.

En el apartado 3.5 se denuncia la infracción de la jurisprudencia del factor tópico [se alude al factor tópico "singularmente diferenciativo"] que recoge la relevancia del dato de que sean dispares las sílabas iniciales establecida en Sentencias del Tribunal Supremo de 16 de octubre de 1.974, 6 de mayo de 1.975 y 31 de mayo de 1.991.

La argumentación se rechaza porque las tres Sentencias citadas son de la Sala de lo Contencioso Administrativo de este Tribunal, las cuales, sin perjuicio de su alto valor científico, sin embargo no constituyen doctrina jurisprudencial a los efecto del art. 477.3 LEC, que se refiere únicamente a la civil de esta Sala 1ª (o en su caso, Sala de lo Civil de los Tribunales Superiores de Justicia).

En el apartado 3.6 se alega infracción de la Jurisprudencia sentada en las Sentencias que menciona que establece que (i) para la aplicación de la doctrina jurisprudencial de que la marca posterior debe denegarse por ser una agregación o supresión de un vocablo, se exige la absoluta identidad del distintivo común, que conlleva que (ii) lo agregado o suprimido debe ser un vocablo, es decir, una palabra con significación española y no unas letras carentes de significado.

La alegación de infracción jurisprudencial se rechaza porque todas las Sentencias del enunciado (un total de trece), salvo la de 5 de noviembre de 1.982, y las dos que se añaden en el cuerpo del apartado, no son de esta Sala 1ª del Tribunal Supremo. Además, la Sentencia de 5 de noviembre de 1.982, aparte de ser insuficiente como soporte de la denuncia al tratarse de una sóla resolución, se refiere a unas marcas ("TOR" Y "TORSID"), en que había diferencias fonéticas y de acento suficientes. Finalmente, con independencia de si la argumentación de la Sala que se combate (relativa a la doctrina jurisprudencial que deniega la concesión de marcas posteriores por el mero hecho de añadir o suprimir algún vocablo a marcas registradas con anterioridad), es o no aplicable al caso, pues evidentemente la doctrina de que se trata existe, el planteamiento carece de valor casacional alguno porque el recurso no se da contra los argumentos de la sentencia "ex abundantia" o de refuerzo, sino sólo contra los que constituyen "ratio decidendi", cualidad que no se da en el razonamiento que es objeto de impugnación.

En el apartado 3.7 se alega infracción de la Jurisprudencia recogida en las Sentencias de 27 de diciembre de 1.955, 3 de mayo 1.976, 9 de julio de 1.976 y 28 de febrero de 1.992 que señalan que la apreciación de similitud entre marcas no debe establecerse exclusivamente en base a criterios fonéticos, sino que también deben tenerse en cuenta los elementos visuales o conceptuales/evocativos como un factor trascendente a los efectos del examen comparativo, con idéntico rango que las diferencias o similitudes entre los distintivos o servicios en contienda.

Con independencia de que la alegación de la parte recurrente vuelve a insistir en que la resolución recurrida obvia el carácter evocativo de la sílaba BLOCK, que, por diversas razones, resulta improsperable, en todo caso la denuncia de infracción jurisprudencial debe rechazarse de plano porque todas las Sentencias son de la Sala de lo Contencioso Administrativo, y, por ende, no pueden servir de sustento a un recurso de casación civil (salvo cuando se trate de resolver un tema prejudicial, que no es el caso).

En el apartado 3.8 se denuncia infracción de la Jurisprudencia contenida en las Sentencias que se indican que establecen que hay que tener en cuenta la distinta significación de las raíces o sufijos que componen las marcas enfrentadas, así como la significación de una frente a la carencia de significación de la otra.

El motivo se rechaza porque no hay ninguna Sentencia de esta Sala dictada en las fechas que se mencionan, y todas las indicadas (algunas con equivocación en el número de referencia del Repertorio), corresponden a la Sala de lo Contencioso Administrativo, y que, por lo tanto, no son idóneas para fundamentar una recurso de casación civil.

En el apartado 3.9 se aduce que la sentencia recurrida se opone a la jurisprudencia que establece que el estudio de la existencia de prohibiciones relativas como las alegadas por la actora debe realizarse atendiendo a las circunstancias existentes en el momento de la solicitud de la novel (en este caso, octubre de 1.995), coadyuvando los actos en el mercado para descartar o no el riesgo de la confusión o de la asociación.

El motivo se rechaza porque de las Sentencias que se citan no se deduce ninguna doctrina jurisprudencial que haya podido resultar infringida por la sentencia recurrida; a lo que debe añadirse que evidentemente existe riesgo de confusión o asociación entre la marca del demandado y, al menos, la denominativa número 1504713 de la actora, resultando absolutamente irrelevante el tema de la notoriedad o reputación, el cual se halla excluido del debate, pues la decisión del litigio se resume en la existencia del riesgo referido y la aplicación del principio de prioridad registral (arts. 3º.1, 12.1,a y 20.1 LM).

En el apartado 3.10 se aduce la infracción de la jurisprudencia establecida en las Sentencias de 13 de septiembre de 1.983, 15 de febrero de 1.963 [se indica equivocadamente el número del Repertorio] y 5 de diciembre de 1.991 sobre el menor rigor en la comparación cuando los servicios que protegen las marcas en liza se prestan en establecimientos especializados. Y en el apartado 3.11 se invoca la infracción de la jurisprudencia establecida en las Sentencias 3 de marzo de 1.984, 27 de mayo de 1.985 y 14 de octubre de 1.991 [no se refiere a propiedad industrial] que establecen que el hecho de que no comparezca el interesado a oponer su derecho [se hace referencia al expediente registral], juega a favor del solicitante.

Las alegaciones se rechazan porque todas la Sentencias mencionadas son de la Sala de lo Contencioso Administrativo, y, por consiguiente, no pueden servir de soporte a la denuncia de infracción de doctrina jurisprudencial en un recurso de casación civil.

Como consecuencia de lo expuesto procede: 1º. Acordar la casación de la Sentencia recurrida en cuanto aprecia la existencia de la prohibición absoluta del art. 11.1, f), y consiguiente nulidad y cancelación registral de la marca de la entidad demandada conforme al art. 47.1, ambos de la Ley de Marcas 32 de 1.988, de 10 de noviembre, por infracción de la doctrina jurisprudencial sobre la distinción entre prohibiciones absolutas y relativas, y sobre el contenido de las figuras típicas respectivas de los arts. 11.1,f) y 12.1, a); 2º. Dictar un nuevo fallo con el mismo contenido que el recurrido con base en la apreciación de la prohibición relativa del art. 12.1, a) y en la que es subsumible la fundamentación de dicha Sentencia en cuanto aprecia la existencia de un riesgo de confusión entre la marca denominativa del demandado número 1993394 "BLUSTER VIDEO" y la marca denominativa número 1504713 "BLOCKBUSTER VIDEO" de la entidad actora, cuya argumentación no es contraria al criterio del buen sentido, entendido como sentido común no técnico, efectuando un adecuada valoración de la visión de conjunto o sintético de las dos marcas en liza en orden a obtener la impresión global, con ponderación de las circunstancias relevantes del elemento denominativo que en el caso pueden tener influencia en la posible confusión que en el mercado pueda producirse por la identidad de los servicios cubiertos o designados sobre alquiler de vídeo cassettes y videopelículas, por todo lo que no se infringe la doctrina jurisprudencial de esta Sala al respecto; 3º. No aplicar la doctrina denominada de la "causalidad del vicio", que se traduce en no casar la sentencia recurrida por mantenimiento del fallo -doctrina jurisprudencial de la equivalencia de resultados, fallo justificado o fallo útil-, porque no es aplicable cuando se mantiene la condena, no por argumentación distinta, sino por pretensión diferente; 4º. Fundamentar la cancelación registral en el art. 48.1 LM ; y, 5º. No hacer condena en las costas de la casación de conformidad con lo establecido en art. 398.2 LEC 2.000 ; y tampoco en las de apelación de conformidad con el art. 710, párrafo segundo, de la LEC de 1.881. Las de la primera instancia se imponen a la parte demandada con arreglo al art. 523, párrafo primero, de la LEC de 1.881.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

Acordamos casar la Sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres de 8 de febrero de 2.001, recaída en el Rollo de Apelación núm. 384 de 2.000, por infracción de la doctrina jurisprudencial expresada en el cuerpo de esta resolución.

Estimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil BLOCKBUSTER INC. contra la Sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia número 3 de Cáceres en autos núm. 211 de 2.000, revocando dicha resolución.

Estimamos la demanda interpuesta por la entidad BLOCKBUSTER INC contra Dn. Paulino por concurrir la causa de nulidad de prohibición relativa del art. 12.1, a) de la LM 32/1.988, de 10 de noviembre, declarando la nulidad de la inscripción del registro de la marca número 1.993.394 "BLUSTER VIDEO" (denominativa) en clase 41, con los efectos legales que su extinción por nulidad debe producir en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Condenamos al demandado al pago de las costas de la primera instancia; y,

No se hace especial imposición respecto de las costas de la apelación y de la casación.

Publíquese esta resolución con arreglo a derecho, y devuélvanse a la Audiencia los autos originales y rollo de apelación remitidos con testimonio de esta resolución a los efectos procedentes.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Jesús Corbal Fernández.- José Antonio Seijas Quintana.- Vicente Luis Montés Penadés.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Jesús Corbal Fernández, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.