STS, 20 de Noviembre de 2008
| Ponente | FERNANDO LEDESMA BARTRET |
| ECLI | ES:TS:2008:6178 |
| Número de Recurso | 4777/2006 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 20 de Noviembre de 2008 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veinte de Noviembre de dos mil ocho.
VISTO por la Sala Tercera (Sección Tercera) del Tribunal Supremo el recurso de casación Nº 4777/2006 interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Doña María del Carmen Ortíz Cornago, en representación de GRUPO ANAYA, S.A., contra la sentencia de fecha 31 de marzo de 2006 dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso nº 1607/2002. Han sido partes recurridas la Administración del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado, y la Procuradora de los Tribunales Doña Almudena González García, en representación de AVAYA INC.
En el recurso contencioso-administrativo nº 1607/2002, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia, con fecha 31 de marzo de 2006, cuyo fallo es del siguiente tenor literal: "FALLO: Que estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de AVAYA INC., debemos declarar y declaramos la nulidad de la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, declarando el derecho a la inscripción solicitada; sin costas".
El fundamento de derecho primero de la citada sentencia dice textualmente:
"Se plantea en este recurso contencioso-administrativo la aplicación del art. 12.1 de la Ley 32/1998 de Marcas, de 10 de noviembre, que prohibe el registro como marcas de los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con otra marca, nombre comercial o rótulo de establecimiento anteriormente solicitado o ya registrado para designar productos, servicios, o actividades idénticas o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior.
Del examen comparativo de las marcas enfrentadas la solicitante marca nacional número 2.330.701 AVAYA COMMUNICATIÓN (M) para la clase 38, y las marcas oponentes número 1.753.250 ANAYA, presentan suficientes diferencias fonéticas y gráficas que hacen sumamente difícil cualquier riesgo de confusión en el mercado, la circunstancia de que las dos marcas tengan el mismo ámbito aplicativo incluido en la clase 38 del Nomenclátor que comprende servicios de telecomunicación y comunicación; comunicación multimedia, portales de comunicación, sitios de soporte lógico informático personalizado para comunicación y mercados de comunicación, circuitos de producción automatizados, servicios de centralitas no es determinanate de su incompatibilidad, cuando las diferencias denominativas en este caso son suficientes para no incurrir en la prohibición del art. 12.1 de la Ley 32/1980, de 10 de noviembre. Por todo ello debe estimarse la demanda y declarar la nulidad de la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas".
Contra la referida sentencia preparó recurso de casación la representación procesal de GRUPO ANAYA, S.A. El Tribunal "a quo" lo tuvo por preparado mediante providencia de 11 de julio de 2006.
La representación procesal de GRUPO ANAYA, S.A., mediante escrito presentado en el Registro General del Tribunal Supremo el 28 de septiembre de 2006, interpuso recurso de casación contra la referida sentencia, al amparo de los siguientes motivos: 1) en el primero, acogido al art. 88.1.c) de la L.J., imputa a la sentencia haber incurrido en el vicio de incongruencia omisiva al no haberse pronunciado sobre una de las cuestiones fundamentales planteadas en el recurso contencioso-administrativo, como era la existencia de precedentes administrativos y judiciales, estos últimos con valor de sentencia firme, referidos a la denegación de marcas AVAYA/AVAYA COMMUNICATION, con o sin gráfico, por el mismo motivo -en todas las ocasiones- de su incompatibilidad con las marcas ANAYA y GRUPO ANAYA con gráfico. En concreto, se refiere a las resoluciones administrativas que han rechazado la pretensión de AVAYA INC. del registro como marca del distintivo AVAYA y que han sido confirmadas por sentencias firmes dictadas por la misma Sala de instancia, como son las que afectan a las marcas denegadas núm. 2.330.683, AVAYA, en clase 9, núm. 2.330.699, AVAYA COMMUNICATION, con gráfico, en clase 35, núm. 2.330.694, AVAYA, en clase 35, núm. 2.330.695, AVAYA, en clase 37, núm. 2.330.702, AVAYA COMMUNICATION, con gráfico, en clase 42, núm. 2.330.692, AVAYA COMMUNICATION, en clase, 42, núm. 2.330.696, AVAYA, con gráfico, en clase 38, núm. 2.330.693, AVAYA, con gráfico, en clase 9, núm. 2.330.697, AVAYA, con gráfico, en clase 42. En particular, se refiere la parte recurrente a las siguientes sentencias firmes, todas ellas dictadas por distintas Secciones de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid: de fecha de 7 de febrero de 2005, dictada por la Sección Sexta, en el recurso nº 1809/2002, denegatoria de la marca nº 2.330.700, AVAYA COMMUNICATION, con gráfico, clase 37; de fecha 20 de mayo de 2005, dictada por la Sección Primera, en el recurso nº 410/2002, denegatoria de la marca nº 2.330.690, AVAYA COMMUNICATION, clase 37; de fecha 11 de julio de 2005 dictada por la Sección Tercera, en el recurso contencioso- administrativo nº 463/2003, denegatoria de la marca nº 2.330.686, AVAYA, clase 38; y de fecha 9 de diciembre de 2005, de la Sección Tercera, en el recurso nº 1402/2002, denegatoria de la marca nº 2.330.702, AVAYA COMMUNICATION, con gráfico, clase 42. La Sala de instancia, razona la recurrente, no ha examinado ni dilucidado tan importante cuestión y por ello la sentencia ha vulnerado los artículos 7.1 y 11.3 de la LOPJ, 33.1 y 67.1 de la L.J., 218.1 de la LEC y 24 de la CE, así como la jurisprudencia recogida en las SSTS de 7 de febrero y 30 de marzo de 2006, que cita; en el segundo motivo, amparado en el art. 5.4 de la LOPJ, se considera infringido el art. 9.3, en relación con el 24.1, ambos de la CE, así como los arts. 207.3 y 222.4 de la LF y la jurisprudencia contenida en las SSTS de 5 de julio de 2004 y 17 de febrero de 2005 ; y en el tercer motivo fundado en el art. 88.1.d) de la L.J., se denuncia la infracción del art. 12.1.a) de la Ley de Marcas de 1988 y de la jurisprudencia que la interpreta. Al desarrollar este motivo tercero, la parte recurrente alega: a) que la sentencia no detalla cuáles son las diferencias tanto fonéticas como denominativas que, en su opinión, eliminan todo riesgo de confusión con las marcas enfrentadas, manteniendo así un criterio distinto del seguido por la propia Sala, e incluso por la propia Sección, en sentencias dictadas en anteriores supuestos; b) la existencia de práctica identidad en los elementos verdaderamente característicos o identificatorios de las marcas enfrentadas, ANAYA y AVAYA; c) la incapacidad diferenciadora del vocablo "communication"; d) la prevalencia que en las marcas enfrentadas adquiere su denominación prácticamente idéntica AVAYA/ANAYA, sobre sus elementos gráficos; e) la irrelevancia de la circunstancia de que la denominación AVAYA COMMUNICATION coincida con parte de la razón social de AVAYA INC.; y f) la existencia de riesgo de confusión aunque los productos o servicios de las marcas enfrentadas se dirijan a un consumidor especializado. Concluye el escrito de formalización exponiendo que los razonamientos de las trece sentencias dictadas por la misma Sala de instancia se basan en los criterios jurisprudenciales de la Sala Tercera del Tribunal Supremo y que el argumento con el que concluye la sentencia impugnada (que la coincidencia existente entre los servicios de las marcas enfrentadas "no es determinante de su incompatibilidad") recoge una jurisprudencia elaborada en aplicación del antiguo y derogado art. 124 del Estatuto de la Propiedad Industrial, superada por la resultante de la aplicación de la Ley de Marcas de 1988, contenida, entre otras, en las SSTS de 28 de septiembre y 22 de diciembre de 2004. Por todo ello, suplica sentencia "por la que se declare haber lugar al recurso, case y anule la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Quinta) dictada en el recurso contencioso-administrativo núm. 1.607/2002 dictando otra por la que se acuerde la conformidad a Derecho de la resolución administrativa que determinó la denegación de la marca núm. 2.330.701, AVAYA COMMUNICATION, con gráfico, en clase 38".
Mediante providencia de 19 de junio de 2007 el recurso de casación ha sido admitido.
Se han opuesto al recurso de casación: 1) El Abogado del Estado, que solicita la desestimación del recurso con costas; y 2) la representación procesal de AVAYA INC., en cuyo escrito se alega: a) respecto de los antecedentes, que los casos resueltos por las sentencias de fechas anteriores se refieren a supuestos no idénticos al presente; b) respecto del motivo primero, que los precedentes administrativos no vinculan la jurisdicción y que no se dan las circunstancias de total igualdad que requiere el art. 222 de la LEC, por lo que no existe la incongruencia omisiva denunciada, destacando el carácter casuístico del Derecho de Marcas, recogido en las SSTS que cita (16 de mayo de 1994, 4 de diciembre de 2003, y 12 de mayo de 2006 ); c) respecto del motivo segundo, se remite a lo expuesto en cuanto al motivo primero; y d) respecto del motivo tercero, opone la jurisprudencia sobre el respeto a la valoración realizada por el Tribunal "a quo" de la distintividad de los signos, valoración que debe ser mantenida salvo que se incurra en conclusiones arbitrarias, irrazonables o manifiestamente erróneas (STS de 14 de junio de 2005 ) y sobre la apreciación de la similitud o las diferencias entre los signos confrontados a partir o mediante una visión de conjunto (SSTS de 15 de diciembre de 2004, 5 de julio de 2004, 19 de noviembre 2004 ). Concluye suplicando sentencia que desestime el recurso, con imposición de las costas a la recurrente.
Mediante providencia de 23 de junio de 2008, se señaló para votación y fallo del recurso el 11 de noviembre de 2008, designándose Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret. En la indicada fecha han tenido lugar ambos actos.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret, Presidente de la Sección
Es tan evidente la incongruencia omisiva en que ha incurrido la sentencia impugnada, con resultado de indefensión de la parte recurrente, que para la estimación del motivo no resultan precisos muchos razonamientos. Hemos dicho recientemente (STS de 21 de octubre de 2008 R.C. 3239/2006 ) que "el art. 67.1 de la L.J. dispone que la sentencia decidirá todas las cuestiones controvertidas en el proceso, y el art. 218 de la LEC, aplicable supletoriamente en este orden jurisdiccional de acuerdo con la Disposición Final Primera de la L.J. y el art. 4 de la LEC 1/2000, dispone que las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes -también, por tanto, con las de la parte demandada- decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Ambos preceptos han sido infringidos por la sentencia objeto de este recurso de casación al haber prescindido de toda consideración o examen de argumentos que, desde la posición procesal de la parte demandada, podían tener incidencia determinante en el resultado del proceso. No cabe apreciar, en este caso, que de forma tácita o implícita la sentencia hubiera respondido, en sentido desestimatorio, al planteamiento realizado por la [codemandada]. El análisis de la sentencia revela con claridad que el Tribunal de instancia no se ha pronunciado sobre tales alegatos de la parte demandada. Por ello, es apreciable el vicio de incongruencia omisiva con resultado de indefensión, determinante de la casación de la sentencia". Pues bien al igual que en el supuesto de la sentencia que acabamos de citar, una parte sustancial de la pretensión formulada en la instancia por la parte codemandada -ahora recurrente en la instancia- consistía en sostener que la resolución dictada en alzada por la OEPM, denegatoria de la marca solicitada por la parte demandante, tenía a su favor la reiterada interpretación contenida en numerosas sentencias dictadas por la propia Sala de lo Contencioso- Administrativo del T.S.J. de Madrid, como acreditó mediante la prueba documental precisa. Por ello, pedía que fuera mantenido y respetado idéntico criterio, habida cuenta las coincidencias existentes entre esos precedentes judiciales anteriores y el que era objeto del proceso al que se referían sus alegaciones. Este esencial argumento no fue objeto de la más mínima consideración por la sentencia impugnada, al que no dedica ni una sola palabra, optando por apreciar unas "diferencias denominativas" que no razona en absoluto, con fundamento en las cuales se dicta una sentencia estimatoria, favorable por tanto a la apreciación de una compatibilidad que aquellas sentencias anteriores, algunas de ellas firmes, habían rechazado. Basta todo lo anterior para justificar el acogimiento del motivo primero del recurso y casar la sentencia impugnada, lo que nos sitúa, de acuerdo con el art. 95.2.c) y d) de la L.J., ante la necesidad de resolver lo que corresponda dentro de los términos en que el debate ha sido planteado en la instancia.
Lo que procede, coincidiendo así con el criterio de la OEPM y con el de los precedentes judiciales referidos, es desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de AVAYA INC. contra la resolución de la OEPM de 14 de junio de 2002 que estimó el recurso de alzada y denegó el registro de la marca mixta nº 2.330.701 AVAYA COMMUNICATION, clase 38, solicitada por AVAYA INC. para distinguir "servicios de telecomunicación y comunicación; comunicación multimedia, portales de comunicación, sitios de soporte lógico informático personalizado para comunicación y mercados de comunicación, circuitos de producción automatizados, servicios de centralitas", denegación fundada en su incompatibilidad con la marca prioritaria nº 1.753.250 ANAYA que protege en la misma clase 38 "servicios de telecomunicaciones, servicios de radio y televisión", habida cuenta la evidente similitud denominativa existente entre ambas y la manifiesta relación apreciable entre las áreas comerciales en las que despliegan sus efectos, presupuestos determinantes de la aplicabilidad de la prohibición contenida en el art. 12.1.a) de la L.M. 32/1988, de 10 de noviembre. A tal conclusión llegamos a través de una valoración de conjunto de ambos signos, en la que, sin prescindir de la presencia en la marca solicitada del término "communication", escrito por cierto en tamaño reducido al final de la expresión AVAYA, se concede una capacidad diferenciadora e identificadora superior al otro término, apreciando entre la expresión prioritaria ANAYA y la contenida en la marca solicitada, AVAYA, semejanzas fonéticas y gráficas indiscutibles, o susceptibles de generar riesgo de confusión y de asociación entre los consumidores, razones por las cuales no puede tener acceso al registro la marca solicitada, correctamente denegada por la OEPM.
De acuerdo con el art. 139.2 de la L.J., no ha lugar a la imposición de las costas de este recurso de casación, ni a las de la instancia.
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- Ha lugar al recurso de casación interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Doña María del Carmen Ortíz Cornago en representación de GRUPO ANAYA, S.A., contra la sentencia de fecha 31 de marzo de 2006 dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso nº 1607/2002, que casamos y dejamos sin efecto alguno.
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- Desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Doña Almudena González García, en representación AVAYA INC., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 14 de junio de 2002, estimatoria del recurso de alzada interpuesto por GRUPO ANAYA, S.A. contra la resolución de la propia OEPM de 20 de julio de 2001, acto administrativo el dictado en alzada que deniega el registro de la marca nº 2.330.701, resolución que declaramos conforme a Derecho. Y
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- No ha lugar a la imposición de las costas de este recurso de casación, ni a las de la instancia.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertase por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. DON FERNANDO LEDESMA BARTRET, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como SECRETARIO, certifico.
