STS, 30 de Septiembre de 2008

PonenteFERNANDO LEDESMA BARTRET
ECLIES:TS:2008:4902
Número de Recurso4187/2006
ProcedimientoCONTENCIOSO
Fecha de Resolución30 de Septiembre de 2008
EmisorTribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a treinta de Septiembre de dos mil ocho.

VISTO por la Sala Tercera, Sección Tercera, del Tribunal Supremo, el recurso de casación interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Doña Almudena González García, en representación de JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., contra la sentencia nº 561, dictada con fecha 26 de abril de 2005 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso nº 2068/2003. Ha sido parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada y defendida por el Abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

Mediante resolución de 28 de mayo de 2002, la Oficina Española de Patentes y Marcas -en lo sucesivo, OEPM- denegó el registro de la marca denominativa nº 742.291 «AFFINITY» para distinguir productos de perfumería, de tocador, de belleza y especialmente productos cosméticos capilares, dentro de la clase 3 del Nomenclátor, instado por Janssen Pharmaceutica N.V., por apreciar incompatibilidad con la marca denominativa nº 933.597 «AFFINITE», inscrita también para productos de la clase 3. Dicha resolución fue recurrida en alzada por Janssen Pharmaceutica N.V., recurso desestimado por resolución de 10 de junio de 2003 que reiteró las anteriores apreciaciones al confirmar la concurrencia de los presupuestos aplicativos de la prohibición del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de Marcas, por existir una cuasi identidad entre los distintivos enfrentados "AFFINITY" y "AFFINITE" y una identidad aplicativa susceptibles de generar riesgo de confusión.

SEGUNDO

Contra las resoluciones de la OEPM de 10 de junio de 2003 y 28 de mayo de 2002 interpuso recurso contencioso- administrativo la representación procesal de JANSSEN PHARMACÉUTICA N.V., que fue el número 2068/2003 de la Sección Segunda de la Sala de lo contencioso-administrativo del T.S.J. de Madrid, en el que se personó como parte demandada el ABOGADO DEL ESTADO, recayendo sentencia desestimatoria con fecha 26 de abril de 2005, cuya "ratio decidendi" se halla en su fº. jº. 8º, que concluye: «Así las cosas, la Sección estima que en el caso de autos debe confirmarse la resolución recurrida, y ello por los mismos argumentos esgrimidos por la Administración».

TERCERO

Contra la referida sentencia preparó recurso de casación la representación procesal de JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., que el Tribunal de instancia tuvo por preparado mediante providencia de 3 de mayo de 2006.

CUARTO

La Procuradora de los Tribunales Dª Almudena González García, en nombre de JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., ha interpuesto recurso de casación formalizado mediante escrito presentado en el Registro General del Tribunal Supremo el 6 de julio de 2006, en el que articula tres motivos de casación. En el desarrollo del primer motivo, al amparo del apartado c) del artículo 88.1 de la LRJCA, denuncia que la sentencia ha incurrido en incongruencia omisiva y en vulneración del artículo 218 de la LEC porque omite razonamientos específicos sobre los puntos litigiosos y, en particular, sobre los argumentos expuestos en la demanda relativos a la coexistencia registral de marcas que entre sus componentes tienen secuencias coincidentes con la marca opuesta y, además, que la marca española nº 933.596 «AFINIDAD», que es la traducción al español de la denominación «AFFINITE» de la marca presuntamente obstaculizante, ha sido registrada por un tercero. En el segundo motivo, desarrollado también al amparo del apartado c) del artículo 88.1 de la LRJCA, se reitera la denuncia de incongruencia omisiva y de vulneración del artículo 218 de la LEC, porque la sentencia no efectúa ningún razonamiento sobre las alegaciones realizadas por la recurrente sobre las diferencias denominativas y fonéticas existentes entre los signos confrontados. El tercer motivo se desarrolla al amparo del apartado d) del artículo 88.1 de la LRJCA y se denuncia la infracción del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de Marcas, y de la jurisprudencia que la desarrolla y que fue invocada en el escrito de demanda. Concluye suplicando a la Sala que: «(...) casando la Sentencia recurrida y decretando la pertinencia de que se conceda la inscripción en España de la marca internacional de mi representada nº 742.291 AFFINITY, en la clase 3».

QUINTO

Por providencia de 9 de abril de 2007 la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este Tribunal admitió el recurso de casación, y por providencia de 8 de mayo de 2007 la Sección Tercera acordó entregar copia del escrito de interposición al Abogado del Estado para que formalizara su escrito de oposición.

SEXTO,- Mediante escrito presentado el 20 de junio de 2007 el Abogado del Estado se opuso al recurso, interesando su desestimación con costas.

SÉPTIMO

Mediante providencia de 28 de julio de 2008 se señaló para votación y fallo de este recurso de casación el día 24 de septiembre, designándose Magistrado Ponente al Magistrado Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret. En la indicada fecha han tenido lugar ambos actos.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret, Presidente de la Sección

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 26 de abril de 2005, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. contra la resolución dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas con fecha 28 de mayo de 2002, confirmada por otra de fecha 10 de junio de 2003, que denegó el registro de la marca nº 742.291 «AFFINITY», denominativa, para distinguir productos de la clase 3 del Nomenclátor internacional (productos de perfumería, de tocador, de belleza y especialmente productos cosméticos capilares) por estimarla incompatible con la marca nacional nº 933.597 «AFFINITE», inscrita también para la clase 3 (productos de perfumería, de tocador, de belleza y especialmente productos cosméticos capilares).

SEGUNDO

Los motivos primero y segundo de casación son susceptibles de ser examinados conjuntamente, y han se ser acogidos. Son muchas las resoluciones del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional (entre estas últimas, la STC 44/2008, de 10 de marzo ) en las que se ha reconocido la incongruencia omisiva como vicio de las resoluciones judiciales que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, habiéndose afirmado (en el fºjº nº 2 de la STC antes citada) que la incongruencia omisiva o "ex silentio" se produce cuando el órgano judicial deja sin repuesta alguna de las cuestiones planteadas por las partes, siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita, cuya motivación pueda inducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución. Pues bien, se ofrece claro en el caso enjuiciado que el Tribunal de instancia no ha respondido -ni siquiera tácitamente- sobre los alegatos esenciales planteados por la recurrente que se han enumerado en el antecedente cuarto de esta sentencia, por lo que incurre en el vicio de incongruencia omisiva que el recurrente en casación denuncia.

TERCERO

Estimado el motivo de casación, debemos resolver [ex. art. 95.2.d) de la L.J.] dentro de los términos en los que el debate se planteó en la instancia. Ello exige examinar si los actos administrativos de la O.E.P.M. que denegaron el registro de la marca «AFFINITY» por apreciar riesgo de confusión con las marca prioritaria «AFFINITE» por apreciar una evidente similitud y una manifiesta identidad entre las áreas comerciales en las cuales despliegan sus efectos, y que fueron confirmados por la sentencia que se recurre, son conformes con el artículo 12.1 de la Ley 32/1988, de Marcas.

La jurisprudencia ha afirmado de modo constante que la aplicación de la prohibición relativa establecida en este precepto requiere la concurrencia acumulativa de las siguientes circunstancias: a) que el nuevo signo resulte idéntico o semejante, desde el punto de vista fonético, gráfico o conceptual, con una marca anteriormente solicitada o registrada; y b) que el nuevo signo trate de distinguir productos o servicios idénticos o similares a los que ya distingue la marca anteriormente registrada o solicitada. Salvo supuestos que no son los de este caso (marca renombrada), no basta la presencia de una sola de aquellas circunstancias para que la prohibición opere.

En primer lugar, al efectuar la comparación de las marcas enfrentadas desde una visión de conjunto, se aprecia en el caso enjuiciado que existe una cuasi total identidad denominativa y fonética entre los signos, sin que se adviertan las diferencias que la recurrente expone. En segundo lugar, las dos marcas enfrentadas designan productos idénticos, que están incluidos en la misma clase del Nomenclátor internacional. Frente a lo anterior es intrascendente la existencia de los precedentes que se citan, relativos a otras marcas con "secuencias coincidentes" o a la marca nº 933.596 «AFINIDAD», porque la materia de marcas es esencialmente casuística y en ella tiene escasa importancia el precedente, debiendo estarse al resultado de una visión de conjunto que, en este caso, comporta la aplicación de la prohibición contenida en el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas. Lo anterior conlleva la desestimación del recurso.

CUARTO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso- administrativa, no procede efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en primera instancia ni de las originadas en el presente recurso de casación.

Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey y en ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,

FALLAMOS

  1. ) Ha lugar al recurso de casación interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Doña Almudena González García, en representación de JANSSEN FARMACEUTICA N.V., contra la sentencia dictada con fecha 26 de abril de 2005 en el recurso contencioso-administrativo nº 2068/2003, por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sentencia que casamos.

  2. ) Desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de JANSSEN FARMACEUTICA N.V. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 10 de junio de 2003 que desestimó el recurso interpuesto contra la resolución de fecha 28 de mayo de 2002, y ratificó la denegación del registro de la marca nacional nº 742.291 «AFFINITY», denominativa, para la clase 3 del Nomenclátor internacional, actos administrativos que confirmamos.

  3. ) No ha lugar a la imposición de las costas de este recurso de casación, ni a las de la instancia.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo definitivamente juzgando,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. DON FERNANDO LEDESMA BARTRET, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como SECRETARIO, certifico.

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