STS, 11 de Diciembre de 2003

JurisdicciónEspaña
EmisorTribunal Supremo, sala tercera, (Contencioso Administrativo)
Fecha11 Diciembre 2003

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a once de Diciembre de dos mil tres.

VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituido en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 8.252/1.998, interpuesto por LABORATORIOS KNOLL, S.A., representada por la Procuradora Dª Almudena González García, contra la sentencia dictada por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo en fecha 23 de junio de 1.998 en los recursos contenciosos- administrativos acumulados números 809 y 771/1.996, sobre inscripción de la marca nº 1.715.247 y marca internacional nº 612.934, denominadas ambas "FLUDARA".

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Octava) dictó sentencia de fecha 23 de junio de 1.998, desestimatoria del recurso promovido por Laboratorios Knoll, S.A. contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 5 de mayo de 1.995, confirmada por la de 22 de enero de 1.996, por la que se concede la inscripción de la marca nº 1.715.247 "FLUDARA", de tipo denominativa, para productos de la clase 5 del nomenclátor, y de 16 de mayo de 1.995, confirmada por la posterior de 26 de diciembre de 1.995, por la que se concede la protección en España de la marca internacional nº 612.934 "FLUDARA" igualmente para productos de la clase 5 del nomenclátor, a solicitud, en ambos casos, de Schering Aktiengesellchaft.

SEGUNDO

Notificada dicha sentencia a las partes, la demandante presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 22 de julio de 1.998, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

TERCERO

Emplazadas las partes, la representación procesal de Laboratorios Knoll, S.A. compareció en forma en fecha 12 de septiembre de 1.998, mediante escrito interponiendo recurso de casación al amparo del apartado 4º del artículo 95.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1.956, por infracción del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas y de la doctrina jurisprudencial sobre el mismo. Terminaba suplicando que se case la Sentencia recurrida y se declare la revocación del registro de la marca nº 1.715.247 "FLUDARA" y de la marca internacional nº 612.934 "FLUDARA" en aplicación de la disposición establecida en el artículo 12, parágrafo 1º, letra a), de la Ley de Marcas.

El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sala de fecha 13 de diciembre de 1.999.

CUARTO

Personada la sociedad Schering Aktiengesellschaft, ha formulado escrito de oposición al recurso de casación, suplicando que se dicte sentencia desestimando el recurso, confirmando la sentencia recurrida y manteniendo las resoluciones dictadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas, respecto a la marca nº 1.715.247 "FLUDARA" y la marca internacional nº 612.934 con igual denominación, en cuanto dispusieron la concesión de estas marcas.

QUINTO

Por providencia de fecha 23 de julio de 2.003 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 27 de noviembre de 2.003, en que han tenido lugar dichos actos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

El recurso de casación se interpone contra la Sentencia de 23 de junio de 1998, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Octava) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que desestimó los recursos acumulados deducidos contra la inscripción en el Registro por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas de las marcas denominativas "Fludara" números 1.715.247 y 612.934 (internacional) solicitadas por la sociedad Schering Aktiengesellschaft, ambas para distinguir productos de la clase 5 del Nomenclátor internacional (la primera productos farmacéuticos en general y la segunda los mismos productos y, en concreto, preparaciones quimioterapéuticas). La parte actora, los Laboratorios Knoll, S. A., oponía a dicha inscripción su marca prioritaria "Fluidasa", número 770.906, denominativa, para productos de la misma clase 5 en general.

Tanto la Oficina Española de Patentes y Marcas como la Sentencia impugnada rechazaron que hubiera entre las marcas enfrentadas riesgo alguno de confusión, pese a la coincidencia de los productos y del ámbito aplicativo. La Sentencia lo hace en los siguientes términos:

"Aplicando los criterios jurisprudenciales expuestos al caso ahora enjuiciado, se llega a la conclusión de que el recurso planteado no ha de prosperar, habida cuenta de la disparidad existente entre las marcas enfrentadas, pues entre ellas existen netas diferencias que eluden cualquier factor de confusión, y por lo tanto, las marcas impugnadas no incurren en la prohibición establecida en el citado art. 12 de la Ley de Marcas.

En efecto, frente a la cuasi-identidad que alega la recurrente, debe ponerse de manifiesto que entre las marcas hoy enfrentadas existen diferencias en su visión de conjunto, así como en su pronunciamiento y audición, suficientemente indiciarias de la posibilidad de convivencia de dichas marcas sin riesgo de confusión en el mercado, pues entre ellas existen diferencias que les otorgan suficiente virtualidad identificativa. Así, mientras que las marcas impugnadas, -que son denominativas-, se componen de la palabra "FLUDARA", la marca oponente está integrada del vocablo "FLUIDASA", siendo por tanto, las mismas totalmente distintas, tanto desde el aspecto gráfico como desde el aspecto auditivo, sin que la mera coincidencia de algunas de las letras que las componen genere riesgo alguno de confusión cuando las demás letras que completan el conjunto de las marcas aspirantes son suficientemente diferenciadoras, teniendo, por tanto, una fonética distitnta y un aspecto gráfico dispar, siendo imposible confundirlas, pese a las afirmaciones de la hoy recurrente.

En definitiva, aunque las marcas enfrentadas contengan algunas letras en común, no se origina una relación de origen o común procedencia entre ellas, ya que en su conjunto presentan suficientes disparidades que garantizan su perfecta diferenciación.

Por consiguiente, las marcas impugnadas no pueden razonablemente considerarse como una derivación de la oponente, sino que tienen carácter propio e independiente, existiendo suficientes diferencias que las hacen perfectamente individualizables, con lo que el consumidor va a poder elegir libremente y sin posibilidad de error entre ellas, puesto que como se ha expresado, dichas denominaciones resultan perfectamente diferenciadas fonética y gramaticalmente, siendo, compatibles.

En lo que atañe a los productos protegidos por las marcas enfrentadas, dadas las diferencias existentes ya señaladas, ha de indicarse que, aunque amparen productos pertenecientes a la misma clase, no va a existir el riesgo de asociación entre dichas marcas, y menos aún teniendo en cuenta que al distinguir, todas ellas, productos médicos y farmacéuticos, la preparación técnica de los profesionales a los que van, especialmente destinados, aleja, todavía más, la posibilidad de error o confusión, siendo reiterada la Jurisprudencia del Tribunal Supremo que señala que, en casos como el presente, en el que las marcas enfrentadas distinguen productos farmacéuticos, debe relajarse el rigor comparativo, ya que es más viable su convivencia.

En conclusión, no advierte la Sala que entre las marcas enfrentadas exista similitud alguna, tal como sostiene la demandante, por lo que, a juicio de esta Sala y Sección -en sintonía con el criterio sostenido por la Oficina Española de Patentes y Marcas- las marcas denominativas "FLUDARA" son compatibles con la marca de la recurrente, resultando inaplicable la prohibición señalada por ésta." (fundamento de derecho cuarto)

SEGUNDO

El recurso de casación se interpone mediante un único motivo al amparo del apartado 1.4 del artículo 95 de la Ley de la Jurisdicción de 1956, que resulta de aplicación. En él se denuncia la infracción del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, así como de la jurisprudencia aplicable, por no haber apreciado la Sala de instancia una semejanza entre las marcas enfrentadas plenamente obstativa de la inscripción de la aspirante, que daría lugar a confusión en el mercado y a generar riesgo de asociación con la marca prioritaria.

Sin embargo, de toda la argumentación de la sociedad recurrente únicamente se deriva su discrepancia con la apreciación de hecho efectuada por la Sentencia impugnada, apreciación que según hemos reiterado con suma frecuencia resulta intangible en casación, siempre que se haya partido de una correcta interpretación de los preceptos aplicados de la Ley de Marcas y no se haya incurrido en arbitrariedad o error manifiesto, ni se hayan vulnerado los preceptos que regulan el valor de la prueba tasada. Así, hemos señalado que

"El artículo 12 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado.

En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos (goodwill).

Al juzgador de instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o asociado con ella.

A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues no cabe la menor duda de que frente a ellas pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.

Esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia -sentencias, entre otras, de fechas 14 de abril, 10 y 12 de junio, 22 de julio, 18 y 25 de septiembre y 2 de octubre de 2002-." (Sentencia de 24 de octubre de 2.003, fundamento de derecho segundo -recurso de casación 3.925/1.998)

De acuerdo con lo expuesto, el motivo ha de ser desestimado, toda vez que la Sentencia de instancia justifica su apreciación sobre la existencia de diferencias suficientes entre ambas marcas como para excluir el riesgo de confusión y de asociación, apreciación efectuada mediante una correcta aplicación del precepto que se reputa como infringido y que se expresa en una motivación razonable y no arbitraria.

TERCERO

Procede, en consecuencia, la desestimación del recurso de casación. En cuanto a las costas, han de imponerse a la parte actora según prescribe el artículo 102.3 de la Ley de la Jurisdicción.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

FALLAMOS

Que NO HA LUGAR y DESESTIMAMOS el recurso de casación interpuesto por Laboratorios Knoll, S.A. contra la sentencia de 23 de junio de 1.998, dictada por la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Octava) en el recurso contencioso-administrativo 771/1.996. Con imposición de las costas a la parte que lo ha sostenido.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. EDUARDO ESPIN TEMPLADO, estando constituída la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.

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