STS, 4 de Octubre de 2007

PonenteEDUARDO ESPIN TEMPLADO
ECLIES:TS:2007:6329
Número de Recurso11402/2004
Fecha de Resolución 4 de Octubre de 2007
EmisorTribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a cuatro de Octubre de dos mil siete.

VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituída en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 11.402/2.004, interpuesto por TAMBRANDS INC., representada por la Procuradora Dª Almudena González García, contra la sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 23 de julio de 2.004 en el recurso contencioso-administrativo número 280/2.001, sobre inscripción de marca número 2.195.136 "TOMPRAX".

Es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada por el Sr. Abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

En el proceso contencioso-administrativo antes referido, la Sala de lo ContenciosoAdministrativo (Sección Cuarta) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 23 de julio de 2.004, desestimatoria del recurso promovido por Tambrands Inc. contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 7 de diciembre de 1.999 y 6 de octubre de 2.000, confirmatoria ésta última de la anterior al desestimar el recurso de alzada interpuesto contra la misma. Por dichas resoluciones se disponía la inscripción de la marca nº 2.195.136 "TOMPRAX", de tipo denominativo, para productos de la clase 16 del nomenclátor, que había sido solicitada por D. Jaime .

SEGUNDO

Notificada dicha sentencia a las partes, la demandante presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 22 de noviembre de 2.004, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

TERCERO

Emplazadas las partes, la representación procesal de Tambrands Inc. compareció en forma en fecha 3 de enero de 2.005, mediante escrito interponiendo recurso de casación al amparo del apartado 1.c) del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que articula en los siguientes motivos:

- 1º, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, en concreto del artículo 359 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, por no contener la sentencia referencia alguna respecto a la invocación de notoriedad que había formulado, inaplicando así los artículos 13.c) de la Ley 32/1998, de 10 de noviembre, de Marcas, y 6 bis del Convenio de la Unión de París, y

- 2º, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, en concreto del artículo 359 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, por no referirse la sentencia a la invocación formulada de existencia de los riesgos de confusión y asociación, inaplicando así el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas .

Terminaba suplicando que se dicte sentencia casando la recurrida y decretando la pertinencia de que se deniegue la inscripción de la solicitud de marca española 2.195.136.

CUARTO

Personado el Abogado del Estado, ha formulado escrito de oposición al recurso de casación, suplicando que se dicte sentencia desestimándolo y con costas.

QUINTO

Por providencia de fecha 11 de junio de 2.007 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 3 de octubre de 2.007, en que han tenido lugar dichos actos.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo Espín Templado, Magistrado de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Objeto y planteamiento del recurso de casación.

La sociedad mercantil Tambrands Inc. impugna en casación la Sentencia de 23 de julio de 2.004 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Cuarta) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que desestimó su recurso contra la concesión de la marca denominativa nº 2.195.136 "Tomprax", para productos de la clase 16 del nomenclátor internacional. La actora se oponía a dicha marca en defensa de su registro prioritario "Tampax", para la clase 5.

La Sentencia impugnada resuelve el litigio con base en las siguientes consideraciones:

"SEGUNDO.-.- La cuestión a resolver en el presente recurso es si la marca española 2.195.136 TOMPRAX, clase 16, es o no compatible con la marca preexistente española 150.867 TAMPAX, clase 5. La primera, denominativa designa: papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta, publicaciones impresas; libros, revistas, diarios y periódicos impresos; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegativas) parar la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos), materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); naipes; caracteres de imprenta; clichés. Y la segunda, denominativa, designa: tampones sanitarios absorbentes; productos higiénicos de carácter íntimo, incluidos protectores de bragas, aparte de los tampones sanitarios absorbentes.

TERCERO

Dicho lo cual el artº. 12.1 de la Ley de Marcas, invocado, prohibe el registro como marcas de los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética gráfica o conceptual con otra marca, nombre comercial o rótulo de establecimiento anteriormente solicitado o ya registrado para designar productos, servicios o actividades idénticas o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior.

Pues bien, el examen comparativo de los signos enfrentados ha de poner en relación dos factores: la posible semejanza fonética, gráfica o conceptual, y, la coincidencia o no de su ámbito de aplicación . Este segundo factor, en el supuesto de autos, está totalmente descartado; y en cuanto al primero, teniendo en cuenta que la simple coincidencia de una misma sílaba, raíz o desinencia no es suficiente por si sola para determinar la semejanza entre ellas e inducir a error o confusión en el mercado si los elementos de cada vocablo tiene la necesaria capacidad diferenciadora, que es esto último lo que se de igualmente en el supuesto de autos, cabe concluir que no concurre la prohibición del referido artº. 12 de la Ley de Marcas, ni tampoco queda acreditado que se pretenda el aprovechamiento vedado en el artº. 13 . Por todo lo cual se está en el supuesto de desestimar el presente recurso contencioso-administrativo." (fundamentos de derecho segundo y tercero)

El recurso se formula mediante dos motivos, ambos amparados en el apartado 1.c) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción . En ellos se denuncia la supuesta incongruencia omisiva en que habría incurrido la Sentencia recurrida en relación con las alegaciones referidas, respectivamente, a la notoriedad de la marca prioritaria -primer motivo- y a los riesgos de confusión y asociación prohibidos por el artículo 12 de la Ley de Marcas (Ley 32/1988, de 10 de noviembre ) -segundo motivo-.

SEGUNDO

Sobre las supuestas incongruencias omisivas de la Sentencia.

En el primer motivo la recurrente alega que la Sala de instancia no ha resuelto sobre la invocación de la notoriedad de la marca prioritaria Tampax y, en consecuencia, sobre la especial protección de que debe ser objeto, con aplicación del artículo 13.c) de la Ley de Marcas y del artículo 6.bis del Convenio de la Unión de París.

Basta sin embargo leer el fundamento jurídico tercero de la Sentencia que se impugna y que se ha transcrito supra para comprobar que esta queja no está justificada. En efecto, en el párrafo segundo se examina la no coincidencia del ámbito aplicativo entre las marcas enfrentadas, así como se justifica la clara opinión de la Sala de instancia sobre la inexistencia de riesgo de confusión o asociación entre ellas, con la conclusión de que no concurre la prohibición del artículo 12 de la Ley de Marcas . Pues bien, tras excluir que pueda existir dicho riesgo de confusión o asociación, la Sala añade expresamente que tampoco "queda acreditado que se pretenda el aprovechamiento vedado en el artículo 13" de dicha Ley .

Es evidente por tanto que la Sala, al excluir la vulneración del artículo 13 de la Ley de Marcas está tomando en consideración la cuestión de la notoriedad de la marca y pronunciándose sobre semejante alegación, puesto que dicho precepto prohíbe el ilegítimo aprovechamiento de la reputación de una marca ajena. Y dicha conclusión se basa, de conformidad con la jurisprudencia de esta Sala, en la previa afirmación sobre la inexistencia de riesgo de confusión o asociación, ya que dicho aprovechamiento ilegítimo requiere, para poder darse, un cierto riesgo de asociación entre marcas sin el cual no resultaría posible.

De todo lo anterior se deduce también la falta de fundamento del motivo segundo, en el que se acusa a la Sentencia impugnada de no haberse pronunciado sobre la invocación del riesgo de confusión y asociación entre los signos en pugna. Como se ha indicado, dicho riesgo, prohibido por el artículo 12 de la Ley de Marcas

, está explícitamente excluido por la Sala de instancia en razonamiento expresado en términos razonables y no arbitrarios que no incurren en error manifiesto, por lo que en absoluto puede afirmarse que la Sentencia haya incurrido en incongruencia omisiva sobre tal alegación.

TERCERO

Conclusión y costas.

Al no prosperar ninguno de los motivos en que se funda el recurso de casación procede desestimarlo, con la preceptiva imposición de costas a la parte que lo ha sostenido, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción .

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

FALLAMOS

Que NO HA LUGAR y por lo tanto DESESTIMAMOS el recurso de casación interpuesto por Tambrands Inc. contra la sentencia de 23 de julio de 2.004 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Cuarta) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo 280/2.001 . Se imponen las costas a la parte recurrente.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .-Fernando Ledesma Bartret.-Óscar González González.- Manuel Campos SánchezBordona.-Eduardo Espín Templado.-José Manuel Bandrés Sánchez- Cruzat.-Firmado.- PUBLICACIÓN.-Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. EDUARDO ESPIN TEMPLADO, estando constituída la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.-Alfonso Llamas Soubrier.-Firmado.-

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