STS, 1 de Abril de 2009
| Ponente | EDUARDO ESPIN TEMPLADO |
| ECLI | ES:TS:2009:1522 |
| Número de Recurso | 4365/2007 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 1 de Abril de 2009 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a uno de abril de dos mil nueve
VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituída en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 4.365/2.007, interpuesto por D. Pedro, representado por la Procuradora Dª Cayetana de Zulueta Luchsinger, contra la sentencia dictada por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 18 de mayo de 2.007 en el recurso contencioso-administrativo número 495/2.004, sobre denegación de marca número 2.387.761 "MC MISTER LAS PALMAS DE GRAN CANARIA".
Es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada por el Sr. Abogado del Estado.
En el proceso contencioso-administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Octava) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 18 de mayo de 2.007, desestimatoria del recurso promovido por D. Pedro contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 18 de enero de 2.004, que revocó en alzada la dictada con fecha 8 de enero de 2.002, y declaró la denegación de la inscripción de la marca nº 2.387.761 "MC MISTER LAS PALMAS DE GRAN CANARIA", de tipo mixto, para servicios de la clase 41 del nomenclátor.
Notificada dicha sentencia a las partes, la demandante presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 11 de julio de 2.007, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la representación procesal de D. Pedro compareció en forma en fecha 3 de octubre de 2.007, mediante escrito interponiendo recurso de casación, formulando un único motivo al amparo del apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por infracción del artículo 12.1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, así como de la jurisprudencia.
Terminaba suplicando que se dicte sentencia por la que se case, anule y revoque la recurrida, por infracción del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas y de la jurisprudencia aplicable al caso, y por haber incurrido la sentencia en vicio de incongruencia, dictando en su lugar otra con los pronunciamientos que correspondan conforme a Derecho, en la que se anule y deje sin efecto la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 18 de enero de 2004 por la que se acuerda la denegación de la marca española núm, 2.387.761/8 "MC MISTER LAS PALMAS DE GRAN CANARIA", (mixta), clase 41, y se acuerde la concesión de la citada marca a Don Pedro.
El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sala de fecha 3 de diciembre de 2.007.
Personado el Abogado del Estado, ha formulado escrito de oposición al recurso de casación, suplicando que se dicte sentencia desestimándolo y con costas.
Por providencia de fecha 18 de marzo de 2.009 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 1 de abril de 2.009, en que han tenido lugar dichos actos.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. EDUARDO ESPÍN TEMPLADO, Magistrado de la Sala.
Objeto y planteamiento del recurso de casación.
El recurso de casación se dirige contra la Sentencia de 18 de mayo de 2.007 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Octava) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que desestimó el recurso entablado frente a la denegación por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas de la marca mixta nº 2.387.761 "MC MISTER LAS PALMAS DE GRAN CANARIA", para servicios de la clase 41 del nomenclátor internacional.
La Sentencia impugnada funda el fallo desestimatorio en las siguientes consideraciones jurídicas:
" TERCERO.- Con carácter previo al fondo de este recurso, hay que poner de manifiesto, como se recoge en la resolución recurrida que en el trámite administrativo se ha observado el procedimiento legalmente establecido.
En el Antecedente de Hecho Quinto, bajo el Epígrafe VISTAS Y ALEGACIONES, se hace constar que: "Se concede al titular del expediente D. Abelardo el trámite de vista y alegaciones de los artículos 112 y 113 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, LRJAP-PAC, y a tal efecto se dirige comunicación al domicilio del solicitante. Sin embargo, dicha comunicación por dos veces es devuelta por Correos". Por consiguiente, el tiempo en que ha tardado en resolver la Administración el Recurso de Alzada sólo es imputable al recurrente.
En cuanto al fondo del recurso, se trata de dilucidar si entre las Marcas en conflicto, por un lado la solicitada nº 2.387.761 "MC MISTER LAS PALMAS DE GRAN CANARIA", con gráfico para los expresados servicios de la clase 41 y, por otro, los oponentes nº 2.304.237 "MISTER ISLAS CANARIAS", y nº 1.766.968 "MISS GRAN CANARIA", ambas denominativas para los mismos servicios en clase 41, concurre la incompatibilidad que acordó la Oficina Española de Patentes y Marcas, o bien son compatibles como pretende la parte actora a efectos de su convivencia pacífica en el mercado.
Una vez efectuado el análisis comparativo en la forma indicada anteriormente, esta Sala y Sección llega a la conclusión de que los distintivos enfrentados no pueden convivir en el mercado sin riesgo de confusión o de asociación para el consumidor, acogiendo el criterio jurídico de la Oficina Española de Patentes y Marcas, en la interpretación de las prohibiciones del art. 12.1.a) de la Ley 32/1988, de Marcas. Y a esta misma conclusión, con mayor rigor, se llegaría si se aplicara la misma prohibición contenida en la nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que no le resulta aplicable por tres meses de diferencia en la solicitud.
Concurre semejanza denominativa e identidad de servicios entre las marcas en conflicto, lo que resulta suficiente para determinar la incompatibilidad, por cuanto dicha circunstancia acentúa el riesgo de confusión y de asociación; resulta evidente que nos encontramos ante marcas de parecido denominativo y conceptual, pero, sobre todo, ante denominaciones fácilmente asociables, por cuanto su único elemento de diferenciación LAS PALMAS DE GRAN CANARIAS e ISLAS CANARIAS, en absoluto son disociados por el público consumidor en general que, indudablemente, los asociarán con el mismo concepto de las CANARIAS. La aludida identidad denominativa y conceptual existente entre las marcas enfrentadas, va a provocar el que el público consumidor crea que se encuentra ante marcas de un mismo origen empresarial, circunstancia que supondría un evidente aprovechamiento injusto por parte del titular de la marca solicitada, así como una absoluta falta de claridad y, por tanto, indefensión, para el público consumidor, último destinatario de las referidas marcas.
En el presente supuesto, además de su pertenencia a la misma clase 41 del Nomenclator Internacional, la referida y evidente identidad aplicativa, viene determinada por el hecho de reivindicar exactamente los mismos servicios, lo que supone que ambas marcas pertenecen a un mismo sector, ambas compartirán un mismo ámbito de competencia, los mismos canales de distribución, y ambas se dirigirán a un mismo público consumidor. Así, ambas marcas compartirán un mismo ámbito comercial, circunstancia que además de determinar su permanente convivencia, incrementa el riesgo de confusión y de asociación entre el público de los consumidores.
Ninguna conclusión favorable a la tesis de la actora cabe extraer de las alegaciones referentes a la existencia de distintivos de similar estructura, que gozan de protección registral, porque el precedente no es fuente de Derecho y no vincula a la Administración cuando la misma se encuentra en el ejercicio de potestades regladas, como ya declararon las Sentencias de 2 de octubre de 1996, 18 de febrero de 1997 y 17 de mayo de 1999, entre otras muchas, ya que la Administración ha de resolver con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, y menos aún pueden resultan vinculados los Tribunales, quienes a tenor de lo dispuesto en el art. 106.1 de la Constitución Española controlan la legalidad de la actuación administrativa y no podrían convalidar judicialmente un eventual error padecido por el Registro en una inscripción anterior; y sin que este proceder pueda entenderse contrario al principio de igualdad, que también se invoca en la demanda, pues tal principio, constitucionalmente recogido en el art. 14, sólo opera dentro de la legalidad, ni hay tampoco arbitrariedad, por el respecto a la norma.
Por lo expuesto, resulta procedente de concluir en una solución desestimatoria de las alegaciones de la parte recurrente y, con ello, del presente recurso." (fundamentos de derecho tercero y cuarto)
El recurso se formula mediante un único motivo, acogido al apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción. En él se denuncia la infracción, por errónea aplicación, del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas (Ley 32/1988, de 10 de noviembre ), y de la jurisprudencia constituida, entre otras, por las sentencias del Tribunal Supremo de 31 de marzo de 1.986 (RJ 1986/1164), 23 de julio y 26 de diciembre de 1.988 (RJ 1988/6379), y de 16 y 21 de enero de 1.997.
Sobre la alegación del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas.
La infracción que se alega del artículo mencionado se basa en que la Sala de instancia no habría tenido en cuenta el precedente del propio Tribunal Superior de Justicia de Madrid en su Sentencia de 20 de diciembre de 2.003 (Sección Séptima) por la que se le concedió la inscripción de la marca nº 2.191.136 "Mister Canarias", con gráfico, también para la clase 41. Asimismo sostiene el actor que los términos que integran las marcas en litigio no pueden ser apropiados por nadie, que el gráfico de la marca solicitada es un factor de distinción y que, en definitiva, no existe riesgo de confusión o asociación empresarial entre los servicios protegidos por las marcas en conflicto.
Esta Sala se ha pronunciado ya en un supuesto similar, desarrollado entre las mismas partes, en el que se pretendía la inscripción de la marca "MC MISS CANARIAS", que ha dado lugar a la sentencia de 13 de junio de 2.007 (RC 8151/2.004 ), en la que decíamos lo siguiente:
"El motivo no puede prosperar. En lo que se refiere al precedente alegado, hemos señalado reiteradamente que en el derecho de marcas los precedentes relativos a comparaciones entre marcas tienen una escasa virtualidad, debido a que dichas comparaciones versan sobre signos y ámbitos aplicativos diferentes, sujetos a una extremada variabilidad y, por tanto, caracterizados por un acentuado casuismo (por todas, Sentencia de 10 de mayo de 2.005 -RC 6.424/2.002 -). Ello se evidencia en el supuesto alegado, en que la marca que se le otorgó era distinta a la del presente supuesto (se refería a concursos de belleza masculina), frente a la que se oponían otras relativas a concursos de belleza femenina. Aquí, por el contrario, todas las marcas en litigio ("MC Miss Canarias" vs. "Miss Islas Canarias" y "Miss Gran Canaria") se refieren a concursos femeninos, por lo que el riesgo de confusión o asociación empresarial es en todo caso más elevado.
En cuanto a los demás argumentos, se limitan a reflejar la discrepancia valorativa del actor respecto a la apreciación hecha por el juzgador de instancia sobre la confundibilidad de las marcas enfrentadas. En efecto, la cuestión en disputa no se refiere a la apropiabilidad en exclusiva de determinados términos ni la Sentencia impugnada afirma tal cosa, sino que versa sobre si la marca solicitada es o no susceptible, en una apreciación de conjunto, de provocar riesgo de confusión o asociación con las marcas opuestas. La Sala de instancia ha entendido que así sucede, y lo ha expresado mediante un juicio razonado que no puede ser calificado de arbitrario o irrazonable, por lo que resulta irrevisable en esta sede casacional. A este respecto, hemos manifestado en incontables ocasiones que el recurso de casación es un recurso extraordinario destinado exclusivamente a la verificación de la recta interpretación y aplicación del derecho, sin que puedan cuestionarse en el mismo los hechos probados o apreciaciones y valoraciones de naturaleza fáctica, como lo son en el derecho de marcas los juicios de parecido, confundibilidad, asociación, etc. (por todas, sentencias de esta Sala de 25 de septiembre de 2.003 -RC 3.465/1.998-, de 24 de octubre de 2.003 -RC 3.925/1.998- y de 30 de diciembre de 2.003 -RC 3.083/1.999 -). En consecuencia, no resulta procedente revisar o sustituir el juicio expresado por la Sentencia impugnada, lo que conduce a la desestimación del motivo."
Lo anteriormente expuesto es aplicable al caso que ahora nos ocupa, en el que la valoración efectuada por la Sala de instancia, que ha quedado transcrita en el fundamento jurídico primero, está plenamente ajustada a Derecho. Y, finalmente, en lo relativo a la jurisprudencia cuya infracción se denuncia, debemos recordar también lo dicho en numerosas ocasiones sobre la escasa virtualidad de los precedentes en materia de marcas, al versar por regla general sobre supuestos concretos diversos en los que varían los signos y los productos relacionados (por todas, Sentencias de 31 de octubre de 2.000 -RC 4.534/1.993- y de 10 de mayo de 2.005 -RC 6.424/2.002 -); los precedentes son válidos, en cambio, cuando tratan sobre los criterios interpretativos sobre los procedimientos de comparación establecidos por esta Sala, pero no se evidencia con la jurisprudencia citada por la parte recurrente la infracción de ninguno de ellos. Por ello procede la desestimación del recurso.
Conclusión y costas.
El rechazo del motivo en que se funda conlleva la desestimación del recurso de casación, así como la imposición de las costas a la parte que lo ha sostenido, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley jurisdiccional.
En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,
Que NO HA LUGAR y por lo tanto DESESTIMAMOS el recurso de casación interpuesto por D. Pedro contra la sentencia de 18 de mayo de 2.007 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Octava) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo 495/2.004. Se imponen las costas de la casación a la parte recurrente.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Fernando Ledesma Bartret.-Óscar González González.-Manuel Campos Sánchez-Bordona.-José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat.-Óscar González González.-Firmado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. EDUARDO ESPIN TEMPLADO, estando constituída la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.- Alfonso Llamas Soubrier.-Firmado.-
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SAP Santa Cruz de Tenerife 76/2018, 12 de Marzo de 2018
...explícita del mismo con los que, de esa u otra fuente, pudieran oponérsele" ( STS 21-10-2010 ; en el mismo sentido, SSTS 15-10-2010, 1-4-2009, 6-2-2004 Algo parecido sucede con la declaración de la testigo María Inés -propietaria del local-, el análisis de parte de cuya declaración en el ju......