STS, 30 de Abril de 2007

PonenteFERNANDO LEDESMA BARTRET
ECLIES:TS:2007:3027
Número de Recurso1417/2005
Fecha de Resolución30 de Abril de 2007
EmisorTribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a treinta de Abril de dos mil siete.

VISTO por la Sala Tercera -Sección Tercera- del Tribunal Supremo el recurso de casación número 1417/2005 interpuesto por la entidad OLIVE LINE INTERNATIONAL, S.L., representada por el Procurador Don Óscar García Cortés, contra la sentencia nº 22 dictada con fecha 19 de enero de 2005 por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 1349/2001. Se ha personado en este recurso, como parte recurrida, la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada y defendida por el Abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

En el recurso contencioso-administrativo nº 1349/2001, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó, con fecha 19 de enero de 2005, sentencia desestimatoria.

SEGUNDO

Contra dicha sentencia preparó recurso de casación el Procurador de los Tribunales Don Óscar García Cortés, en representación de OLIVE LINE INTERNATIONAL, S.L., mediante escrito de fecha 14 de febrero de 2005. El recurso fue tenido por preparado mediante providencia de fecha 22 de febrero de 2005, dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

TERCERO

Emplazadas las partes, la representación procesal de OLIVE LINE INTERNATIONAL, S.L formalizó su recurso de casación mediante escrito de fecha 15 de abril de 2005 en el que, al amparo del artículo

88.1.d) de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, denunció la infracción del artículo 12.1.b) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y de la jurisprudencia. Entiende que, al efectuarse la comparación con un nombre comercial, la Sala de instancia debió aplicar el artículo 12.1 .b) y no el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas ; añade que la valoración de la prueba llevada a cabo por la Sala de instancia ha sido realizada de forma irracional o ilógica, toda vez que, si bien el nombre comercial está registrado para «las actividades de un negocio dedicado a intermediario de comercio» ha quedado demostrado que su actividad efectiva es la de comercialización de aceite. Concluye suplicando a la Sala que: «dicte en su día sentencia por la que se declare HABER LUGAR al Recurso, CASE y ANULE la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Quinta) dictada en el recurso contencioso-administrativo núm. 1349/2001 dictando otra por la que, con estimación de dicho recurso contencioso-administrativo, acuerde la no conformidad a Derecho de las resoluciones administrativas que determinaron la inscripción de la marca núm. 2.231.074 LINEOLIVA, clase 29ª».

CUARTO

Por providencia de 20 de abril de 2005 se tuvo por interpuesto el presente recurso de casación, y por personado y parte en concepto de recurrido al Abogado del Estado, en representación de la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.

QUINTO

El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sección Primera de fecha 10 de abril de 2006, que ordenó remitir las actuaciones a la Sección Tercera de la Sala, conforme a las reglas de reparto de asuntos. SEXTO.- Por providencia de 23 de mayo de 2006 se acordó entregar copia del escrito de interposición del recurso al Abogado del Estado, en representación de la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, para que formalizara su oposición, lo que verificó mediante escrito de fecha 4 de julio de 2006, que concluyó suplicando a la Sala lo siguiente: «Que tenga por formulada oposición a la casación, dicte sentencia desestimando el recurso y con costas».

SÉPTIMO

Por diligencia de ordenación de 6 de julio de 2006 se unió el escrito de oposición al recurso y quedaron las actuaciones pendientes para señalamiento.

OCTAVO

Por providencia de 14 de marzo de 2007 se nombró Ponente al Excmo. SrD. Fernando Ledesma Bartret y se señaló para su votación y fallo el día 17 de abril de 2007, en que han tenido lugar dichos actos.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret, Presidente de Sección

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Para responder al motivo de casación resulta preciso exponer tanto lo acontecido en la vía administrativa como en el recurso contencioso-administrativo.

  1. - La entidad CENTRO DE FORMACIÓN DE CONDUCTORES LINNEO, S.L. solicitó ante la Oficina Española de Patentes y Marcas la inscripción de la marca nº 2.231.074 «LINEOLIVA», denominativa, para amparar productos de la clase 29 del Nomenclátor internacional (aceite de oliva).

  2. - A dicha solicitud se opuso la entidad OLIVE LINE INTERNATIONAL, S.L. titular de la marca nº

    2.194.052 «OLIVE LINE», denominativa, inscrita también para la clase 29 del Nomenclátor (aceitunas y aceites de oliva comestibles).

  3. - La OEPM acordó la suspensión del expediente por haberse formulado oposición basada en la existencia de la marca nacional nº 2.194.052 «OLIVE LINE», para la clase 29, en trámite; y del nombre comercial nº 219.706, mixto, «OLIVE LINE», para la clase 29, de titularidad de OLIVE LINE INTERNATIONAL, S.L.

  4. - Efectuada por el CENTRO DE FORMACIÓN DE CONDUCTORES LINNEO, S.L. la contestación al suspenso, la OEPM adoptó nuevo acuerdo de suspensión del expediente basado en parecido detectado de oficio con la marca internacional nº 669.172 «LINE», para las clases 5 y 29.

  5. - Contestado el suspenso, la OEPM dictó resolución de fecha 7 de agosto de 2000 por la que acordó la DENEGACIÓN de la marca solicitada con base en los siguientes motivos: a) Parecido en su denominación con la marca señalada de oficio nº 669.172 «LINE», que protege productos coincidentes con los que se solicitan, no pudiendo convivir ambos signos, al originar confusión y riesgo de asociación en su común sector comercial. b) La marca oponente 2.194.052 «OLIVE LINE» ha sido denegada por lo que no se tiene en cuenta. c) Asimismo, el nombre comercial nº 219.706 «OLIVE LINE» difiere aplicativamente.

  6. - Contra la anterior resolución se interpusieron dos recursos de alzada en los siguientes términos:

    - La mercantil OLIVE LINE INTERNATIONAL, S.L. acepta la denegación de la marca nº 2.231.074 «LINEOLIVA» pero se opone a los motivos de la misma, interesando que se declare expresamente su incompatibilidad con el nombre comercial nº 219.706 «OLIVE LINE» pero no efectúa ninguna referencia a la marca nº 2.194.052 «OLIVE LINE».

    - La mercantil CENTRO DE FORMACIÓN DE CONDUCTORES LINNEO, S.L. alega que ya es titular de las marcas nº 2.231.075 «LINEOSOL» y nº 2.262.533 «ACEITES LINNEO», ambas para la clase 29, e interesa la concesión de la marca nº 2.231.074 «LINEOLIVA».

  7. - Los anteriores recursos dieron lugar a dos resoluciones de la OEPM, ambas de fecha 25 de junio de 2001:

    - El interpuesto por la entidad OLIVE LINE INTERNATIONAL, S.L. fue DESESTIMADO.

    - El interpuesto por la entidad CENTRO DE FORMACIÓN DE CONDUCTORES LINNEO, S.L. fue ESTIMADO al apreciar la OEPM la existencia de suficientes disparidades de conjunto con la prioritaria internacional señalada de oficio nº 669.172 «LINE». La resolución recurrida fue anulada y se acordó la CONCESIÓN de la marca nº 2.231.074 «LINEOLIVA». 8.- La entidad OLIVE LINE INTERNATIONAL, S.L. interpuso recurso contencioso-administrativo, que formuló de forma expresa contra las dos resoluciones de la OEPM de fecha 25 de junio de 2001. Ahora bien, en el Hecho Segundo de la demanda expone que el objeto del recurso contencioso-administrativo es defender la incompatibilidad de la marca concedida con el nombre comercial oponente y, en consecuencia, solicitar la denegación de la marca finalmente concedida. Y concluye que no va a centrar su actuación en defender la incompatibilidad entre la marca «LINEOLIVA» y la marca «LINE», sino entre aquélla y el nombre comercial «OLIVE LINE».

  8. - La sentencia desestima el recurso. Su ratio decidendi se encuentra en el Fundamento de Derecho Quinto, párrafo tercero, en el que se dice textualmente: «(...) pese a las afirmaciones del actor lo cierto es que la concesión del nombre comercial lo fue para "las actividades de un negocio dedicado a intermediario de comercio", y no para la comercialización exclusivamente para aceite. Lo que no puede pretender el actor es que la genérica identificación del objeto del nombre comercial registrado, pueda resultar valida oposición al específico producto "aceite" para el que resultó concedida la marca. Lo que debe ser tenido en cuenta es la efectiva inscripción y objeto para el que fue concedido el nombre oponente y la marca concedida, y bajo esta perspectiva ambos son plenamente compatibles, como acertadamente afirmó la Oficina, en cuanto la marca tiene una clara y especifica identificación del producto del nomenclátor para el que resultó concedida, frente a la genérica actividad (actividades de intermediario de comercio) con que resultó concedido el nombre comercial». Del examen de la sentencia se desprende que para el Tribunal de instancia la marca registrada y el nombre comercial opuesto son compatibles y por ello el recurso no puede prosperar, atribuyendo así a la resolución de la oficina un inequívoco reconocimiento del derecho de la sociedad solicitante a la inscripción de la marca aspirante. De esta forma es como debe ser interpretado el fallo, poco inteligible si otro fuese su alcance y, además, única interpretación posible para poder entender el sentido del recurso de casación interpuesto contra la sentencia que lo contiene.

SEGUNDO

El MOTIVO ÚNICO de este recurso de casación lo formula la representación procesal de la entidad OLIVE LINE INTERNATIONAL, S.L. al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y a través del mismo la recurrente denuncia la infracción del art. 12.1.b) de la Ley de Marcas y de la jurisprudencia. Expone que la comparación se ha efectuado entre una marca y un nombre comercial, por lo que la Sala de instancia debió aplicar el artículo 12.1 .b) y no el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas . Añade que la valoración que ha efectuado la Sala de instancia no es ajustada a derecho porque existe una coincidencia aplicativa entre la marca y el nombre comercial en conflicto, que conlleva riesgo de confusión y de asociación para el consumidor. Por tanto, prescindiendo de otras consideraciones, lo único que se pretende en el recurso de casación es que se declare la incompatibilidad de la marca registrada con el nombre comercial nº 219.706 «OLIVE LINE». Se repite, la sociedad recurrente en casación parte del hecho de que la marca aspirante ha sido registrada, y pretende que se anule tal inscripción por su incompatibilidad con el citado nombre comercial, dejando así fuera del debate casacional cualquier pretensión distinta de la que se acaba de indicar.

TERCERO

El motivo ha de ser desestimado. En el derecho de marcas, lo que resulta susceptible de recurso ordinario es la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas que admite o deniega el registro de una marca, no tanto los fundamentos en los que se ha basado el citado órgano administrativo (sentencia de 31 de octubre de 2000, RC 4534/1993 ). En la reciente sentencia de 2 de noviembre de 2006 (RC 2883/2004 ) hemos declarado lo siguiente: «Por lo demás, recordaremos que en nuestra sentencia de 8 de junio de 2006 (recurso número 8686/2003 ) reiteramos la doctrina de esta Sala en el sentido de que no son admisibles los recursos contencioso-administrativos "[...] en los que no se pretende tanto la declaración de nulidad de un acto administrativo cuanto la confirmación de éste por motivos adicionales a los que determinaron la resolución". Nos remitíamos a lo dicho sobre esta cuestión, entre otras, en la anterior sentencia de 3 de abril de 2000 (recurso de casación número 166/1993 ), fijando una doctrina que debe considerarse asentada frente a algún precedente jurisprudencial de signo contrario». La aplicación de esta doctrina al presente supuesto determina la desestimación del recurso de casación, debiendo rechazarse las alegaciones encaminadas a obtener la anulación de la concesión de la marca. Pero, además, el presente recurso de casación debe ser desestimado porque la apreciación por el Tribunal de instancia de la compatibilidad entre la marca aspirante y el nombre comercial se ofrece conforme a Derecho. Debe recordarse que la prohibición recogida en el artículo 12.1. de la Ley de Marcas requiere la concurrencia de una doble exigencia: la identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual de la marca con el nombre comercial, y la relación entre las actividades y productos o servicios afectados. En el presente supuesto existen diferencias denominativas y gráficas que hacen perfectamente distinguibles los signos enfrentados, y que se derivan de una visión de conjunto en la que destaca el gráfico característico del nombre comercial opuesto, que elimina cualquier riesgo de confusión. Y si bien es cierto que puede existir cierta relación entre los ámbitos aplicativos, puesto que tanto la marca como el nombre comercial se hallan registrados para la clase 29, la sentencia de instancia parte del hecho, que no puede ser modificado en casación, de que la marca registrada lo fue para "aceites" mientras que el nombre comercial lo fue para "las actividades de un negocio dedicado a intermediario de comercio".

Es cierto que la sentencia, incurriendo en error, invoca como fundamento de su fallo el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, mas se trata de un mero error formal, pues la ratio decidendi se halla en el fundamento de derecho antes transcrito, referido no al artículo 12.1 .a) sino al artículo 12.1 .b), que es el efectivamente aplicado y correctamente interpretado, y por ello la valoración de la compatibilidad entre los signos enfrentados y la declaración de aptitud de coexistencia registral se efectúa razonando sobre el método exigido para efectuar la comparación entre una marca y un nombre comercial.

CUARTO

La desestimación del motivo único del recurso lleva consigo la imposición de las costas a la recurrente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional .

Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey y en ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,

FALLAMOS

NO HA LUGAR al recurso de casación interpuesto por el Procurador Don Óscar García Cortés, en representación de OLIVE LINE INTERNATIONAL, S.L. contra la sentencia nº 22, dictada con fecha 19 de enero de 2005 por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso número 1349/2001 ; con imposición a la parte recurrente de las costas de este recurso de casación.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo definitivamente juzgando,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos . PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. DON FERNANDO LEDESMA BARTRET, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como SECRETARIO, certifico.

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