STS, 9 de Octubre de 2008

En el proceso contencioso-administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 23 de enero de 2.006, desestimatoria del recurso promovido por Manufacture des Montres Jaguar, S.A. -sucedida procesalmente por Festina Lotus, S.A., tras la absorción de aquella sociedad- contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 5 de abril de 2.000 y dos de 22 de febrero de 2.001, que resolvían sendos recursos de alzada interpuestos contra la anterior, manteniendo el acuerdo denegatorio de la inscripción de la marca nº 2.208.901 "JAGUAR", de tipo mixto, para productos de la clase 14 del nomenclátor.

Notificada dicha sentencia a las partes, la demandante presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 29 de marzo de 2.006, al tiempo que ordenaba remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la representación procesal de Festina Lotus, S.A. ha comparecido en forma en fecha 22 de mayo de 2.006, mediante escrito interponiendo recurso de casación, que articula en los siguientes motivos:

- 1º, formulado al amparo del apartado 1.c) del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, en concreto, del artículo 218 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación con los artículos 33.1 y 67.1 de la Ley jurisdiccional;

- 2º, también basado en el apartado 1.c) del artículo 88 de la Ley de la jurisdicción, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, por incurrir en falta de precisión sobre la posible repercusión de sentencias dictada por el orden jurisdiccional civil;

- 3º, que se basa en el artículo 5.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, por infracción de los artículos 9.3 y 24.1 de la Constitución;

- 4º, amparado en el apartado 1.d) del ya mencionado artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción, por infracción del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y de la jurisprudencia, y

- 5º, basado en el mismo apartado que el anterior, por infracción del artículo 12.1 de la Ley de Marcas y de la jurisprudencia.

Termina su escrito suplicando que se dicte sentencia por la que se case y anule la recurrida, dictando otra en su lugar por la que, estimando el recurso contencioso-administrativo, acuerde la disconformidad a derecho de las resoluciones administrativas dictadas en su día por la Oficina Española de Patentes y Marcas que determinaron la denegación de la marca nº 2.208.901.

El recurso de casación ha sido admitido por providencia de la Sala de fecha 3 de mayo de 2.007.

Personado el Abogado del Estado, ha formulado escrito de oposición al recurso de casación, suplicando que se dicte sentencia desestimándolo y con costas.

Asimismo se ha opuesto al recurso de casación la también comparecida Jaguar Cars Limited, cuya representación procesal suplica en su escrito que se dicte sentencia por la que se declare su inadmisibilidad o, subsidiariamente, se desestime, declarando no haber lugar al recurso, con imposición de las costas a la recurrente.

Por providencia de fecha 17 de junio de 2.008 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 1 de octubre de 2.008, en que han tenido lugar dichos actos.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo Espín Templado, Magistrado de la Sala.

Objeto y planteamiento del recurso de casación.

La sociedad mercantil Festina Lotus, S.A. impugna en casación la Sentencia de 23 de enero de 2.006, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que rechazó el recurso que había interpuesto contra la denegación administrativa de la marca mixta nº 2.208.901 "Jaguar", para la clase 14 del nomenclátor internacional.

La Sentencia recurrida funda el fallo desestimatorio en las siguientes razones de orden jurídico:

"QUINTO.- El tema es complejo y ha dado pie a una prolongada contienda judicial entre estas partes o sus causantes. Esta misma Sala (Secciones Tercera, Quinta, Sexta, Séptima y Octava) han rechazado oposiciones a registros de JAGUAR planteadas por Jaguar Cars Limited pero, de un lado, vienen referidas a productos varios y, de otro, no sabemos cuál era la representación gráfica de las marcas cuyo registro se pretendía y que Jaguar Cars Limited impugnaba, pero parece ser que era la simple mención de JAGUAR. Aquí el caso es más clamoroso porque la marca pretendida se integra por el dibujo de la cabeza de un jaguar en actitud agresiva y debajo JAGUAR. Las obstativas presentan ese mismo jaguar saltando hacia su invisible presa, también con la boca entreabierta, o bien la cabeza amenazante de frente, y siempre con el vocablo JAGUAR. Es incuestionablemente notoria la firma JAGUAR en especial en el ramo del automovilismo, como lo es también que muy conocidas marcas de proyección mundial comercializan productos ajenos a su principal y más famosa actividad, especialmente en el campo de la joyería y relojería (Sandoz, Lotus, Saab) como un añadido a un producto de lujo, y consta en autos cómo en cierto momento Jaguar Cars Limited también comercializó relojes. Esta situación hizo que se siguiera juicio civil entre las hoy partes y tanto el Juzgado de Primera Instancia nº 55 de Madrid (Sentencia 12-9-95 ) como la Audiencia Provincial (Sentencia 10-12-97 ) y el Tribunal Supremo (Sentencia 22-1-04 ) resolviesen en materia de competencia desleal prohibiendo a la aquí codemandada a comercializar relojes Jaguar y a la actora a usar los signos de Jaguar Cars Limited que pudieran inducir a confusión. Ya no estamos aquí ante el uso del vocablo Jaguar, sino ante la presentación de un signo mixto absolutamente sugerente de otro prioritario de renombrado prestigio. Cuando la actora dijo querer cumplir lo decidido en vía civil, lo que realmente hizo fue aproximarse aun más a aquello que le estaba vedado, sin que a ello obste el que las marcas enfrentadas se muevan en distintos ámbitos por lo que ya hemos dicho de hablar de la diversificación de productos en marcas prestigiosas. La marca pedida a nadie escapa que sugiere un producto de una afamada fabricante de automóviles de lujo." (fundamento de derecho quinto)

El recurso se formula mediante cinco motivos. Los dos primeros motivos se amparan en el apartado 1.c) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción ; en el primero se aduce incongruencia omisiva por no haber dado respuesta a la alegación relativa a la titularidad por parte de la actora de determinados registros "Jaguar"; por su parte, el segundo motivo se basa en la infracción de las normas reguladoras de la sentencia por falta de precisión sobre la repercusión en el caso de determinadas sentencias civiles. El tercer motivo se ampara en el artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y se alega en él la infracción de los artículos 9.3 y 24.1 de la Constitución en relación con los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada. Los dos últimos motivos se acogen al apartado 1.d) del citado artículo 88 de la Ley jurisdiccional y se aduce en ambos la infracción del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas (Ley 32/1988, de 10 de noviembre ) y la jurisprudencia relativa al mismo; en el cuarto, en relación con la validez y eficacia jurídica de circunstancias sobrevenidas una vez agotada la vía administrativa; en el quinto, en relación con el riesgo de confusión apreciado por la Sala de instancia y la prohibición de monopolización de las representaciones o dibujos de animales.

Sobre el primer motivo, relativo a la incongruencia omisiva en relación con otras marcas de la actora.

Expone la actora en este motivo que con posterioridad a la solicitud de la marca en litigio, la sociedad Relojes Lotus S.A., se fusionó con otras tres sociedades, cambiando posteriormente su razón social por la de Festina Lotus S.A. Como consecuencia de lo anterior, pasó a ostentar la titularidad de la marca "Jaguar" nº 336.123 para distinguir relojes en la clase 14, prioritaria respecto de las esgrimidas por la parte adversa, y respecto de la que debe regir el principio de la prioridad registral. Al no haber dado respuesta a este argumento la Sentencia ha incurrido en incongruencia omisiva, con infracción del artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con el 33.1 y 67.1 de la Ley de la Jurisdicción.

No puede prosperar el motivo. Aunque la Sala no se refiera expresamente al registro prioritario aducido por la recurrente, es evidente que sí tiene en consideración los antecedentes y contexto del caso, por las referencias al rechazo de previas oposiciones a registros "jaguar" formuladas por Jaguar Cars Limited y al pleito civil entre ambas mercantiles. Pero sobre todo, lo más relevante en la perspectiva del presente motivo es que en este procedimiento la marca solicitada es una marca gráfica y lo que causa problemas de confundibilidad con las marcas opuestas es precisamente el elemento gráfico, mientras que la marca "Jaguar" nº 336.123 aducida por la entidad recurrente como prioritaria y adquirida con la fusión empresarial de referencia es una marca meramente denominativa que en ningún caso sería eficaz para desvirtuar la capacidad obstativa de los registros gráficos o mixtos opuestos. En ese sentido, parece evidente que en un litigio en el que lo relevante es la confundibilidad causada por el elemento gráfico de la marca solicitada, la falta de referencia a una marca prioritaria denominativa y, por ello, no idónea para desvirtuar la oposición esgrimida por la contraparte, resulta poco significativa, siendo comprensible que la Sentencia impugnada se centre en la problemática planteada por las marcas gráficas o mixtas.

Debe pues desestimarse el motivo.

Sobre el segundo motivo, relativo a la falta de precisión sobre las consecuencias de un previo litigio civil.

En este motivo se plantea una queja que parece que habría que conceptuarla como de insuficiencia de la motivación. La actora afirma que la Sala de instancia no se ha referido con suficiente precisión a la posible repercusión en el presente recurso contencioso administrativo de lo resuelto en el previo procedimiento civil por competencia desleal que menciona, finalizado por la Sentencia de este Tribunal Supremo de 28 de enero de 2.004.

Pese a la afirmación de la recurrente, debe señalarse que la Sentencia impugnada se refiere a dicho pleito en términos suficientes como para descartar la infracción denunciada. En efecto, la Sala recoge expresamente los resultados del pleito civil que la parte menciona en su recurso, esto es, que la compañía Jaguar Cars Limited no puede usar mercantilmente la denominación Jaguar para relojes y que la antecesora de la ahora recurrente debía cesar en el uso de los distintivos gráficos de la contraparte o de otros que pudieran confundirse con ellos. Textualmente, como antes se ha reproducido, la Sentencia afirma que en dicho procedimiento se resolvió prohibir a Jaguar Cars Limited "comercializar relojes Jaguar y a la actora a usar los signos de Jaguar Cars Limited que pudieran inducir a confusión". Referencia precisa y suficiente para alcanzar la conclusión que a continuación extrae la Sala de que no puede admitirse la marca solicitada al no ser de tipo denominativo sino mixta e incluir un signo que, a su entender, induce a confusión con los de la sociedad opuesta. En consecuencia, no puede prosperar el motivo.

Sobre el tercer motivo, referido a los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada.

Sostiene la actora la vulneración de los principios indicados, con infracción de los correspondientes preceptos constitucionales 9.3 y 24.1, al haber resuelto en contra de los precedentes judiciales que cita en los que se admitieron otras marcas mixtas "Jaguar" pese a la oposición de las prioritarias ahora alegadas.

Es palmario que el motivo debe ser rechazado. La Sala juzgadora se refiere expresamente a tales precedentes y excluye su aplicabilidad al caso tanto por ir referidos a otras clases como por no constar si las marcas entonces solicitadas incorporaban gráficos o eran sólo denominativas. En muy reiteradas ocasiones hemos subrayado la escasa virtualidad de los precedentes en materia de marcas (en cuanto al propio hecho de la comparación entre los registros en litigio), al tratarse siempre, en principio, de supuestos distintos que versan sobre marcas y clases no exactamente coincidentes, como sucede en el presente supuesto (entre otras muchas, Sentencias de 31 de octubre de 2.000 -RC 4.534/1.993- y de 10 de mayo de 2.005 -RC 6.424/2.002 -). Pero si ya los precedentes son escasamente relevantes en orden al juicio comparativo que hubiera que hacer ahora, mucho menos puede alegarse la infracción de los principios de cosa juzgada o seguridad jurídica por no atender a precedentes que, tal como reconoce la recurrente, se refieren a otras marcas (cuya exacta configuración no se precisa) y sobre productos distintos.

Sobre el motivo cuarto, relativo a las circunstancias sobrevenidas tras el procedimiento administrativo.

Se sostiene en este motivo la vulneración del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas por no atender la Sentencia impugnada las circunstancias sobrevenidas tras el procedimiento administrativo que han sido convenientemente aducidas ante la Sala juzgadora. Explica la sociedad recurrente que la denegación administrativa de la marca se debió finalmente tanto a la oposición de las marcas alegadas por Jaguar Cars Limited como a la de marcas opuestas de oficio que luego, por la fusión de empresas a la que se ha hecho ya referencias, han pasado a pertenecer a la sociedad recurrente. Ambas causas denegatorias fueron recogidas en sendas resoluciones de 22 de febrero de 2.001, desestimatoria una del recurso de alzada formulado por la solicitante contra la denegación por razón de las marcas opuestas de oficio, y estimatoria la otra del recurso de alzada de Jaguar Cars Limited en el sentido de incluir sus marcas entre las causas de denegación. Afirma la recurrente que la Sentencia no tiene en cuenta la desaparición del obstáculo constituido por las marcas Jaguar opuestas de oficio y ahora de su titularidad, expresamente rechazada en el Auto de aclaración de 17 de febrero de 2.006.

El motivo no puede prosperar. Es evidente que la Sala de instancia dedica toda su atención en la Sentencia impugnada a la causa de oposición a la marca solicitada formulada por Jaguar Cars Limited, que sigue teniendo plena virtualidad tras la fusión empresarial que convirtió a la actora en titular de las marcas opuestas de oficio. Y si bien la Sala de instancia rechaza expresamente en el Auto de aclaración que haya desaparecido la causa de denegación administrativa constituida por las marcas que la Oficina Españolade Patentes y Marcas opuso de oficio -pese a que la referida fusión y la adquisición de la titularidad de dichas marcas por la recurrente tuvo lugar con tiempo para ser alegada ante la Jurisdicción- tal circunstancia resulta irrelevante desde la perspectiva del presente recurso de casación. En efecto, lo que ahora importa es que, aun desaparecida dicha causa obstativa y aunque tal desaparición se reconociese en vía judicial, seguiría viva la causa de denegación constituida por las marcas prioritarias opuestas por Jaguar Cars Limited.

En consecuencia, en ningún caso podría casarse la Sentencia impugnada por esa sola razón -la falta de reconocimiento de la desaparición del obstáculo constituido por las marcas opuestas de oficio- si al tiempo no se combate con éxito la desestimación del recurso contra la resolución administrativa de 22 de febrero de 2.001 que estimó el recurso de alzada de Jaguar Cars Limited. En definitiva, este motivo sólo resultaría relevante de poder estimarse asimismo otro motivo del presente recurso de casación que condujese a la revisión de la denegación de la marca solicitada por su incompatibilidad con las marcas pertenecientes a la mercantil adversa.

Sobre el motivo quinto, relativo al gráfico del jaguar y la monopolización de representaciones o dibujos de animales.

En el quinto y último motivo la sociedad recurrente alega la infracción del artículo 12.1 de la Ley de Marcas por entender que la Sala de instancia se equivoca al apreciar un riesgo de confusión entre los gráficos enfrentados y por desconocer la jurisprudencia sobre la imposibilidad de monopolizar los dibujos o representaciones de animales.

El motivo debe ser también rechazado. En cuanto a lo primero, es evidente que la parte se limita a expresar su opinión discrepante sobre la existencia o no de riesgo de confusión entre los gráficos de las marcas en disputa. Y es reiterada y constante jurisprudencia que el recurso extraordinario de casación no permite la revisión de los hechos probados ni de las apreciaciones de hecho de toda índole, dada su finalidad exclusiva de control del derecho aplicable y de su interpretación (por todas, sentencias de esta Sala de 25 de septiembre de 2.003 -RC 3.465/1.998-, de 24 de octubre de 2.003 -RC 3.925/1.998- y de 30 de diciembre de 2.003 -RC 3.083/1.999 -). Así pues, la discrepancia de la parte resulta irrelevante en sede casacional, toda vez que el juicio expresado por la Sala sobre el riesgo de confusión que aprecia es un juicio motivado, razonable y no arbitrario, que en modo alguno puede calificarse de error notorio.

En cuanto a la segunda parte de su argumentación, resulta evidente que la Sala en ningún caso admite que la empresa opuesta pueda monopolizar la figura representativa de un jaguar, sino que considera y razona que el concreto gráfico de la marca solicitada, la cabeza de jaguar tal como es presentada, es confundible con los dibujos de cuerpo entero de dicho animal en los signos opuestos.

En consecuencia, debe desestimarse el motivo.

Conclusión y costas.

Al no prosperar ninguno de los motivos formulados, debe desestimarse el recurso, con imposición de las costas causadas a la parte que no ha sostenido en aplicación de lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,