STS, 19 de Septiembre de 2008
| Ponente | FERNANDO LEDESMA BARTRET |
| ECLI | ES:TS:2008:4890 |
| Número de Recurso | 4134/2006 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 19 de Septiembre de 2008 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a diecinueve de Septiembre de dos mil ocho.
VISTO por la Sala Tercera (Sección Tercera) del Tribunal Supremo el recurso de casación interpuesto por LUIKE IBEROAMERICANA DE REVISTAS, S.L., (antes, EDIACTION NEWS, S.L.) contra la sentencia de fecha 4 de mayo de 2006 dictada por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo nº 477/2003. Ha sido parte recurrida la Administración del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado.
Mediante resolución de 22 de octubre de 2001, la Oficina Española de Patentes y Marcas -en lo sucesivo, OEPM- denegó el registro de la marca mixta nº 2.348.345 FÓRMULA AUTOFÁCIL solicitada por la entidad EDIACTION NEWS, S.L. para distinguir publicaciones, clase 16 del Nomenclator. La denegación se basó en el parecido del signo solicitado con las marcas prioritarias números 1.076.726 AUTOFÁCIL BRICOLAJE DEL AUTOMÓVIL, clase 16, opuesta de oficio, y la nº 513.543 FÓRMULA, clase 16, opuesta por su titular, la entidad EDICIONES DEL MOTOR, S.L.. Tal denegación no tuvo en cuenta las marcas números 2.177.955, 2.177.956, y 2.033.346, por estar en distinto ámbito aplicativo (la primera, en clase 35, la segunda y tercera, en clase 36). Dicha resolución fue recurrida en alzada por EDIACTION NEWS, S.L., recurso desestimado por resolución de 28 de noviembre de 2002 que reiteró la similitud distintiva y la identidad aplicativa. También fue recurrida en alzada por la entidad BANCO FIMESTIC, S.A., titular registral de las tres marcas antes mencionadas no tenidas en cuenta por la OEPM, cuyo recurso fue rechazado por resolución de 5 de julio de 2002 al considerar que, aunque se aprecia semejanza en los signos, se aplican a campos diferentes. La mencionada sociedad mercantil BANCO FIMESTIC S.A. se conformó con esta resolución.
Contra las resoluciones de la OEPM de 22 de octubre de 2001 y 28 de noviembre de 2002 interpuso recurso contencioso-administrativo la representación procesal de EDIACTION NEWS, S.L., que fue el número 477/2003 de la Sección Novena de la Sala de lo contencioso-administrativo del T.S.J. de Madrid, en el que se personó como parte demandada el Abogado del Estado, denegándose el recibimiento del proceso a prueba, recayendo sentencia desestimatoria con fecha 4 de mayo de 2006. La "ratio decidendi" de dicha sentencia se halla en su fº. jº. 5º, que es del siguiente tenor literal:
"En el caso litigioso, y aplicando la doctrina expuesta, esta Sección entiende que entre la marca nº 2.348.345 Fórmula Autofácil, cuya inscripción solicita el actor, y las marcas 513.543 y 1.076.726 Fórmula y Autofácil Bricolaje del Automóvil, respectivamente, no existen los suficientes elementos diferenciadores.
En efecto, la actora se ha limitado a configurar una expresión con dos denominaciones ya inscritas, lo que impide que pueda acceder a la Oficina".
Adviértase que todo el debate en la instancia quedó constreñido al examen de la compatibilidad entre la marca mixta solicitada FÓRMULA AUTOFÁCIL y las dos prioritarias FÓRMULA Y AUTOFÁCIL BRICOLAJE DEL AUTOMÓVIL, las tres en clase 16.
Contra la referida sentencia preparó recurso de casación la representación procesal de EDIACTION NEWS, S.L., que el Tribunal de instancia tuvo por preparado mediante providencia de 8 de junio de 2006.
En el rollo de esta casación ha quedado acreditado el cambio de la denominación social de la entidad recurrente en la instancia, que ha pasado a denominarse "LUIKE IBEROAMERICANA DE REVISTAS, S.L." en cuyo nombre ha interpuesto recurso de casación el Procurador de los Tribunales D. Santiago Tesorero Díaz, formalizado mediante escrito presentado en el Registro General del Tribunal Supremo el 1 de septiembre de 2006, en el cual, al amparo del art. 88.1.d) de la L.J., sostiene que la sentencia ha vulnerado el art. 12.1.a) de la L.M. 32/1988, de Marcas. En el desarrollo del único motivo, expone, de un lado, que su representada ha adquirido la marca FORMULA nº 513.543 después de que el proceso seguido en la instancia, quedara concluso y pendiente de señalamiento para votación y fallo (pag. 4 del escrito de interposición) lo que acredita mediante prueba documental, de suerte que, a su juicio, el juicio de compatibilidad ya no puede establecerse con esa marca, que ha pasado a ser de su propiedad, sino tan solo con la marca AUTOFÁCIL BRICOLAJE DEL AUTOMÓVIL, apreciando entre ambas denominaciones suficientes diferencias como para que su convivencia sea legalmente posible, máxime habida cuenta de que el término "autofácil" está compartido pacíficamente por diversos titulares y, además, está incluido en la marca nº 2.628.757 FÓRMULA LUIKE AUTOFÁCIL y 2.675.209 AUTOFÁCIL, de las que es titular, como se propone acreditar mediante los documentos de la OEPM que aporta y cuya consideración por esta Sala del Tribunal Supremo entiende que procede conformidad con el art. 88.3. de la L.J. al haber sido concedidas por resoluciones de 24 de mayo de 2005 y 22 de marzo de 2006, respectivamente. Tras la cita de algunas sentencias del Tribunal Supremo, concluye suplicando sentencia que: "case la referida sentencia, declarándola no conforme a Derecho y dicte otra en su lugar, en virtud de la cual se conceda el registro de la marca nº 2.348.345 FÓRMULA AUTOFÁCIL".
El recurso de casación fue admitido mediante providencia de 29 de noviembre de 2006.
SEXTO,- Mediante escrito presentado el 12 de febrero de 2007 el Abogado del Estado se opuso al recurso, interesando su desestimación con costas.
Con fecha 27 de junio de 2007, la representación procesal de la entidad recurrente presentó escrito en el Registro General del Tribunal Supremo poniendo en conocimiento de la Sala la caducidad de la marca nº 1.076.726 AUTOFÁCIL BRICOLAJE DEL AUTOMÓVIL por no haber solicitado su titular la correspondiente renovación, siendo por ello cancelada mediante resolución de la OEPM de 8 de febrero de 2007, lo que acredita mediante la correspondiente certificación.
Por providencia de 5 de julio de 2007 se acordó oír a las partes por plazo de cinco días sobre la anterior alegación, plazo que dejaron transcurrir sin presentar escrito alguno.
Mediante providencia de 10 de julio de 2008 se señaló para votación y fallo de este recurso de casación el día 16 de septiembre de 2008, designándose Magistrado Ponente al Magistrado Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret. En la indicada fecha han tenido lugar ambos actos.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret, Presidente de la Sección
La Oficina Española de Patentes y Marcas y la sentencia impugnada, que confirmó las resoluciones administrativas, han denegado el registro de la marca mixta nº 2.348.345 FÓRMULA AUTOFÁCIL, solicitada para publicaciones, clase 16 del Nomenclator, en aplicación de la prohibición contenida en el art. 12.1.a) de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre. Más concretamente, la denegación se produce por el riesgo de ser confundida con las marcas prioritarias nº 1.076.726 AUTOFÁCIL BRICOLAJE DEL AUTOMÓVIL, opuesta de oficio, clase 16, y nº 513.543 FÓRMULA, registrada a nombre de la sociedad EDICIONES DEL MOTOR, S.L. para distinguir una revista mensual, clase 16, dadas las similitudes denominativas y las identidades aplicativas.
Los argumentos que fundan la pretensión casacional son, esencialmente, los siguientes: 1) la marca FÓRMULA no puede ser obstáculo al registro porque tal signo ha pasado a ser propiedad de la recurrente; 2) tampoco puede serlo la marca AUTOFÁCIL BRICOLAJE DEL AUTOMÓVIL porque ha sido cancelada al incurrir en caducidad por falta de renovación; y 3) el término "autofácil" forma parte de las denominaciones de varias marcas que han sido registradas y que conviven pacíficamente con las prioritarias determinantes de la denegación
No ha lugar al recurso. Ex art. 55 de la Ley de Marcas 32/1988, aquí aplicable, el registro de marca caducada de acuerdo con el art. 51 de la misma Ley (es decir, por no renovación) deja de producir efectos desde el momento en que tienen lugar los hechos u omisiones que han dado lugar a la caducidad. Pues bien, de antecedentes resulta que la cancelación ha sido declarada por resolución de la OEPM de 8 de febrero de 2007, fecha posterior a la de los actos administrativos enjuiciados en la instancia y a la de la sentencia que los confirmó. Consiguientemente, tal acto jurídico no pudo ser considerado por la resolución objeto de este recurso de casación, dictada estando vigente la marca posteriormente caducada. Tal interpretación es también la que se desprende de nuestra jurisprudencia, contenida, entre otras, en las SSTS de 18 de abril de 2006 R.C. 7059/2003 (fº.dº 2º) y 9 de junio de 2008 R.C. 6689/2005 (fº.dº 5º ). Por otra parte, como la propia recurrente reconoce, la adquisición a su titular de la marca FÓRMULA ha tenido lugar cuando el recurso contencioso-administrativo estaba integramente tramitado. Por ello, su incorporación al patrimonio de la solicitante no pudo ser obstáculo al reconocimiento de su oponibilidad cuando la Administración resolvió y la relación jurídico procesal quedó trabada en la instancia. Finalmente, la presencia del término "autofácil" en otras marcas de la recurrente no enerva el riesgo de confusión de la marca solicitada con los signos prioritarios, integrados, además de por ese término, por otros generadores de confundibilidad. Todo ello determina la desestimación del recurso, lo que no impedirá que la mercantil recurrente pueda formular ante la OEPM una nueva solicitud de registro, que, naturalmente, deberá ser resuelta a la vista de los diferentes presupuestos de hecho posteriores a fechas dentro de las cuales se ha tenido que pronunciar primero el Tribunal de instancia y ahora esta Sala Tercera del Tribunal Supremo.
Ex art. 139 de la L.J., procede la imposición de las costas a la parte recurrente.
No ha lugar al recurso de casación interpuesto por la mercantil LUIKE IBEROAMERICANA DE REVISTAS, S.L., contra la sentencia de fecha 4 de mayo de 2006 dictada por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo nº 477/2003, sentencia que declaramos conforme a Derecho, con imposición de las costas de este recurso a la parte recurrente.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. FERNANDO LEDESMA BARTRET, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.
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