STS, 3 de Diciembre de 2008
| Ponente | EDUARDO ESPIN TEMPLADO |
| ECLI | ES:TS:2008:6697 |
| Número de Recurso | 4909/2006 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 3 de Diciembre de 2008 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a tres de diciembre de dos mil ocho.
VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituída en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 4.909/2.006, interpuesto por JOSÉ ALEJANDRO, S.L., representada por el Procurador D. Antonio Piña Ramírez, contra la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 23 de mayo de 2.006 en el recurso contencioso- administrativo número 1.151/2.003, sobre concesión de marca número 2.311.950 "BUDMEN".
Son partes recurridas la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada por el Sr. Abogado del Estado, y NIKE INTERNATIONAL, LTD., representada por la Procuradora Dª Mª Teresa Rodríguez Pechín.
En el proceso contencioso-administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 23 de mayo de 2.006, estimatoria del recurso promovido por Nike International Ltd. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 12 de marzo de 2.003, por la que se estimaba el recurso de alzada interpuesto contra otra resolución del mismo organismo de 5 de febrero de 2.001, anulando esta última resolución y concediendo la inscripción de la marca nº 2.311.950 "BUDMEN", de tipo mixto, para productos de la clase 25 del nomenclátor, que había solicitado José Alejandro, S.L.
Notificada dicha sentencia a las partes, la codemandada presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 12 de septiembre de 2.006, al tiempo que ordenaba remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la representación procesal de José Alejandro, S.L. ha interpuesto el recurso de casación mediante escrito presentado en fecha 2 de noviembre de 2.006, en el que articula los siguientes motivos:
- 1º, amparado en el apartado 1.c) del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, en concreto, de los artículos 33.1 y 67.1 de la misma norma, y
- 2º, que se basa en el apartado 1.d) del citado artículo 88 de la Ley jurisdiccional, por infracción de los artículos 12.1.a) y 13.c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, así como de la jurisprudencia.
Termina su escrito suplicando que se dicte sentencia por la que, casando y anulando la recurrida, y declarando la plena vigencia del registro de marca mixta nº 2.311.950 "BUDMEN".
El recurso de casación ha sido admitido por providencia de la Sala de fecha 23 de mayo de 2.007.
Personado el Abogado del Estado, ha formulado escrito de oposición al recurso de casación, suplicando que se dicte sentencia desestimándolo y con costas.
Asimismo se ha opuesto al recurso de casación la también comparecida Nike International Ltd., cuya representación procesal suplica en su escrito que se dicte sentencia por la que se desestime el recurso, con imposición de las costas a la parte recurrente.
Por providencia de fecha 23 de junio de 2.008 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 19 de noviembre de 2.008, en que han tenido lugar dichos actos.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo Espín Templado, Magistrado de la Sala.
Objeto y planteamiento del recurso de casación.
La empresa mercantil José Alejandro, S.L. impugna en casación la Sentencia de 23 de mayo de 2.006, dictada por la Sala de Lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que estimó el recurso contencioso administrativo interpuesto por la sociedad Nike International contra la concesión de la marca mixta nº 2.311.950 "Budmen", para productos de la clase 25. Nike International había recurrido contra dicha concesión por la Oficina Española de Patentes y Marcas en defensa de su marca gráfica en la misma clase nº 899.851.
La Sentencia de instancia justificaba la estimación del recurso de Nike Internacional en los siguientes términos:
"CUARTO.- Habiendo quedado planteada la litis como se acaba de exponer, la única cuestión a resolver por la Sección se contrae a determinar si pueden o no convivir en el Registro de la Propiedad Industrial, sin infringir las normas contenidas en el arts. 12 y concordantes de la Ley de Marcas y sin riesgo de confusión en el mercado y entre los consumidores, la marca nacional núm. 2.311.950 BUDMEN (mixta), para la clase 25 "vestidos, calzado y sombrerería"; y las marcas nacionales núm. 899.851/5 y 899.850/7, consistente en un logotipo, para la clase 25, para "calzado deportivo, vestimenta deportiva" cuya titularidad corresponde a la mercantil recurrente.
[...] Dada la naturaleza, del destino y la utilización de unos y otros servicios en este caso, el hecho de que pertenezcan a clases o áreas comerciales en la que compiten y son complementarios y, en fin, la existencia de rasgos que los aproximan comercialmente y los hacen relativamente cercanos desde el punto de vista del público determinan que se aprecie la similitud de la que venimos hablando máxime cuando la gráfica es de una clara similitud entre ambas marcas, siendo éste el elemento esencial de distinción de los productos de la recurrente. Hemos de recordar, además, que el examen de la doble similitud/identidad entre marcas, por un lado, y productos o servicios, por otro, exigido por el artículo 12.1.a) no puede prescindir de su interdependencia relativa, de modo que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa. Tampoco cabrá olvidar que la noción de similitud está, a su vez, relacionada con el riesgo de confusión. Pero es que, además, como también hemos sentado ya en abundante jurisprudencia y basta como referencia la STS 4 de julio de 2.005 (RJ 2005/5202 ), la exclusión plena del riesgo de confusión y asociación supone por si misma la imposibilidad de aprovechamiento de la reputación de otras marcas, el cual requiere algún tipo de confundibilidad o posibilidad de asociación para que una marca pueda efectivamente usurpar ante el consumidor el prestigio adquirido por otra en su actividad comercial (Sentencias de 20 de julio de 2004 -RC 2.213/2001 [RJ 2004\4369]- y de 18 de diciembre de 2003 -RC 6.474/1999 [RJ 2003\9049 ]-), y tal ocurre en el caso de autos donde quedó suficientemente acreditado el prestigio de la marca oponente por lo que, en suma, procede estimar íntegramente el presente recurso." (fundamentos de derecho cuarto y quinto in fine)
El recurso se formula mediante dos motivos. En el primer motivo, amparado en el apartado 1.c) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción, se aduce la infracción de los artículos 33.1 y 67.1 del citado cuerpo legal, por no dar respuesta a determinadas alegaciones substanciales expuestas en la contestación a la demanda. El segundo motivo, acogido al apartado 1.d) del mismo precepto procesal, se funda en la alegación relativa a los artículos 12.1.a) y 13.c) de la Ley de Marcas (Ley 32/1988, de 10 de noviembre ).
Debe señalarse que por Sentencia de 25 de septiembre de 2.008 (RC 298/2.006 ) se desestimó el recurso de casación formulado por la mercantil Anheuser-Busch Inc. contra la sentencia de 7 de septiembre de 2.005 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Tercera) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que rechazó la pretensión de la citada sociedad de que la denegación de la marca nº 2.311.950 "Budmen" que había acordado la Oficina Española de Patentes y Marcas se basara también en sus registros prioritarios.
Sobre el primer motivo, relativo a la supuesta incongruencia omisiva.
Sostiene la parte actora que la Sentencia recurrida ha incurrido en incongruencia omisiva al no haber tenido en cuenta sus alegaciones como codemandada en la instancia. Así, no se habría dado respuesta a una serie de alegaciones esenciales formuladas en su contestación a la demanda en el recurso a quo, como lo serían el carácter mixto de la marca concedida, la descomposición de la misma por parte de Nike Internacional en sus alegaciones, la convivencia previa pacífica entre las marcas enfrentadas, la peeminencia del aspecto verbal o el efecto global diferenciado de las mismas.
El derecho a la tutela judicial efectiva se cumple con una respuesta del órgano judicial competente que resuelva de manera motivada y razonable sobre las pretensiones formuladas por las partes, con referencia a las alegaciones esenciales de las que dependen la estimación o rechazo de aquéllas. Ello no supone, empero y como es jurisprudencia constitucional consolidada, la necesidad de contestar de manera puntual a todos los argumentos ofrecidos por las partes.
En el caso de autos, la Sentencia recurrida da respuesta motivada, razonable y que no incurre en error patente, sobre las pretensiones enfrentadas de las partes sobre la admisibilidad de la marca solicitada a la luz de las prohibiciones relativas del artículo 12 de la Ley de Marcas, sin que se le pueda achacar la incongruencia omisiva que denuncia la entidad recurrente. En efecto, la Sala juzgadora examina el parecido entre la marcas y razona sobre el riesgo de confusión entre ellas, y en ese juicio razonable y del que no se puede afirmar que incurra en error manifiesto hay que considerar comprendidas y valoradas todas las argumentaciones expuestas por ambas partes en sus correspondientes escritos. No se aprecia que la Sala de instancia haya desconocido el criterio básico con que debe abordarse una comparación entre marcas, el examen global y unitario de su efecto sobre el consumidor, y se examina tanto el riesgo de confusión como el de asociación, comprendido en aquél pero al que se hace expresa referencia.
Debe pues rechazarse el motivo.
Sobre el segundo motivo, relativo a los artículos 12.1.a) y 13.c) de la Ley de Marcas y su jurisprudencia.
En el segundo motivo la actora imputa a la Sentencia que se recurre una errónea aplicación de los preceptos invocados en el mismo, al no existir a su juicio riesgo de confusión o asociación entre los signos enfrentados, como se detalla con un examen de los distintos elementos que los componen, así como con la jurisprudencia que se cita.
El motivo no puede prosperar. Reiteradamente hemos expuesto en una constante jurisprudencia que no puede pretenderse la revisión en casación de los hechos probados o de las apreciaciones de tipo fáctico que se realizan en la instancia. Ello es así por estar legalmente configurado el recurso de casación como un recurso de carácter extraordinario destinado exclusivamente a asegurar la recta aplicación e interpretación del derecho (entre muchas otras, sentencias de esta Sala de 25 de septiembre de 2.003 -RC 3.465/1.998-, de 24 de octubre de 2.003 -RC 3.925/1.998- y de 30 de diciembre de 2.003 -RC 3.083/1.999 -). Pues bien, del desarrollo argumental del motivo que se examina se comprueba sin género de dudas que la sociedad recurrente no denuncia ninguna infracción jurídica, sino que se limita a expresar su diferente y legítima opinión sobre la existencia o no de riesgo de confusión y asociación entre las marcas en litigio. Sin embargo, al estar expresado el juicio de la Sala de instancia en forma motivada y razonable y no ser manifiestamente errado, no es posible entrar a su revisión y comparación con el propuesto por la parte.
En cuanto a la invocación de jurisprudencia, la parte se refiere a la que sienta los criterios de comparación entre marcas, jurisprudencia que sí tiene relevancia frente a la escasa virtualidad de la que se suele citar por su referencia a otros supuestos de marcas concretas. Sin embargo, como hemos señalado ya, en el juicio sobre los riesgos de confusión y asociación expresado por la Sala de instancia no se aprecia que se hayan conculcado los criterios de comparación alegados por la parte recurrente (alguno de ellos de forma errónea, como la supuesta mera complementariedad del ámbito aplicativo), sino tan sólo que la aplicación concreta que de los mismos hace la recurrente difiere de la efectuada en la Sentencia, y esa discrepancia no es revisable en casación.
Conclusión y costas.
El fracaso de los dos motivos en que se funda el recurso de casación conlleva la desestimación de éste. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción, se imponen las costas a la parte recurrente.
En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,
Que NO HA LUGAR y por lo tanto DESESTIMAMOS el recurso de casación interpuesto por José Alejandro, S.L. contra la sentencia de 23 de mayo de 2.006 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo 1.151/2.003. Se imponen las costas de la casación a la parte recurrente.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Fernando Ledesma Bartret.-Manuel Campos Sánchez-Bordona.-Eduardo Espín Templado.-José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat.-Óscar González González.-Firmado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. EDUARDO ESPIN TEMPLADO, estando constituída la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.-María Jesús Pera Bajo.-Firmado.-
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