STS, 22 de Septiembre de 2008

PonenteEDUARDO ESPIN TEMPLADO
ECLIES:TS:2008:4658
Número de Recurso1500/2006
ProcedimientoCONTENCIOSO
Fecha de Resolución22 de Septiembre de 2008
EmisorTribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintidós de Septiembre de dos mil ocho.

VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituída en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 1.500/2.006, interpuesto por HAW PAR CORPORATION LIMITED, representada por la Procuradora Dª Rosa Sorribes Calle, contra la sentencia dictada por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 29 de diciembre de 2.005 en el recurso contencioso-administrativo número 478/2.001, sobre concesión de marca número 2.235.682 "DRAGÓN Y TIGRE".

Es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada por el Sr. Abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

En el proceso contencioso-administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Novena) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 29 de diciembre de 2.005, desestimatoria del recurso promovido por Haw Par Corporation Limited contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 20 de junio de 2.000 y 22 de junio de 2.001, confirmatoria ésta última de la anterior al resolver el recurso de alzada interpuesto contra la misma. Por dichas resoluciones se concedía el registro de la marca nº 2.235.682 "DRAGÓN Y TIGRE", de tipo mixto, para productos de la clase 3 del nomenclátor, que había solicitado Biodieta S.L.

SEGUNDO

Notificada dicha sentencia a las partes, la demandante presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 23 de febrero de 2.006, al tiempo que ordenaba remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

TERCERO

Emplazadas las partes, la representación procesal de Haw Par Corporation Limited ha comparecido en forma en fecha 20 de abril de 2.006, mediante escrito interponiendo recurso de casación, que articula en los siguientes motivos:

- 1º, formulado al amparo del apartado 1.c) del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, en concreto, de los artículos 33.1, 56.1 y 67.1 de la misma Ley jurisdiccional, de los artículos 9, 24.1 y 120.3 de la Constitución y de los artículos 216 y 218 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil ;

- 2º, que se basa en el apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción, por infracción del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas ;

- 3º, basado en el mismo apartado que el anterior, por infracción del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas y de la jurisprudencia sobre el mismo, y

- 4º, también fundado en el apartado 1.d) del reiterado precepto procesal, por infracción del artículo 13.c) de la Ley de Marcas y de su jurisprudencia.

Termina su escrito suplicando que se dicte sentencia casando la recurrida y que se dicte otra por la que se revoquen los acuerdos de la Oficina Española de Patentes y Marcas por no ser ajustados a Derecho, acordando en su lugar la denegación de la marca nº 2.235.682 por ser dicha denegación ajustada a Derecho, con todos los demás pronunciamientos a que haya lugar.

El recurso de casación ha sido admitido por providencia de la Sala de fecha 17 de abril de 2.007.

CUARTO

Personado el Abogado del Estado, ha formulado escrito de oposición al recurso de casación, suplicando que se dicte sentencia desestimándolo, con costas.

QUINTO

Por providencia de fecha 13 de junio de 2.008 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 10 de septiembre de 2.008, en que han tenido lugar dichos actos.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo Espín Templado, Magistrado de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Objeto y planteamiento del recurso de casación.

La entidad mercantil Haw Par Corporation Limited impugna la Sentencia de 29 de diciembre de 2.005 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Novena) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que desestimó la impugnación de la concesión de la marca mixta nº 2.235.682 "Dragón y Tigre", para productos de la clase 3 del nomenclátor internacional. La recurrente se opone a la concesión de la citada marca en defensa de varias marcas de su titularidad en la misma clase 3 y en otras, que incorporan la palabra "tigre" así como un gráfico de dicho animal.

La Sentencia recurrida funda el fallo desestimatorio en los siguientes fundamentos:

"TERCERO.- El artículo 12 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que existe identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado.

El Tribunal Supremo en Sentencia de 12 de julio del 2000 señala que, ante la ausencia de reglas previas para determinar la existencia o no de semejanza capaz de crear error o confusión en el mercado, dicho Tribunal ha tratado de establecer una serie de criterios o pautas, señalando que ostenta un lugar preferente el que con carácter directo propugna una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y, en su caso, gráfica, donde la estructura prevalezca sobre sus integrantes parciales, ya que tal composición global constituye el impacto verbal y visual inescindible.

Así, la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3º, de 16 de octubre de 1.997, viene a expresar, textualmente, que "El criterio esencial para determinar la compatibilidad entre los distintivos o denominaciones de las marcas enfrentadas es, ciertamente, que la semejanza fonética o gráfica (con esta alternativa o disyuntiva) se manifieste por la simple prosodia o la imagen de los vocablos y, en su caso, de los dibujos, figuras o diseños en pugna, tras un parangón meramente sintético, sin más que una sencilla visión, apreciación, lectura o audición de conjunto, que no se entretengan en descomponer o aquilatar técnicamente ni de una forma desmesuradamente minuciosa los elementos confrontados, ni que descienda a disquisiciones léxico-gramaticales, puesto que para la convivencia lo fundamental es que los signos con que se presentan en el mercado no induzcan, por su apariencia e impresión, en algún aspecto, a error del consumidor", añadiendo que en los casos en que las marcas cuestionadas consistan en una denominación mixta (gráfico-denominativa), o meramente gráfica, de cuyo distintivo formen parte, como aditivo del vocablo designante de un objeto, o como simple sumando de un conjunto complejo en el que entran otros componentes fonéticos o gráficos, o como elemento exclusivo o aislado, la representación o dibujo o figura" de un animal o de otra cosa o ente material, o, incluso, de letras, mayúsculas o minúsculas, aisladas, o de números o guarismos árabes o romanos, o de otros objetos semejantes, esta Sala ha dejado sentado, al respecto, que, en tales casos, "lo que importa y decide, y lo que debe ser comparativamente apreciado, es el diseño o dibujo característico", pues no hay protección ni exclusiva sobre la idea evocada sino sólo sobre las concretas versiones fonéticas o gráficas que son la materia de cada marca individualizada, y que "basta que dichos objetos no se presenten con similitud absoluta en las marcas a tratar para que quepa la reivindicación individualizada de los mismos y el otorgamiento de las marcas".

Pues bien, aplicando la anterior doctrina al caso que nos ocupa resulta incuestionable que entre las marcas enfrentadas existen acusadas diferencias fonéticas y gráficas, tanto en las respectivas leyendas como en el diseño de sus gráficos, como para excluir el riesgo de error y confusión en el mercado, y, por lo tanto, el peligro de asociación, y ello pese a que las marcas enfrentadas, salvo la nº 1.524.716, coincidan en amparar productos de la clase 3ª.

Así, la nueva marca se integra, además de por un original y singular dibujo, que representa a un dragón y a un tigre luchando - claramente diferenciable de los gráficos de las marcas oponentes consistentes, en el caso de las marcas nºs 1918924 y 1918923 en el dibujo de un tigre en posición de ataque- por la leyenda "DRAGÓN Y TIGRE", apareciendo así un conjunto denominativo con sustantividad e identidad propias, claramente diferenciado respecto de las leyendas de las marcas oponentes, pues, contrariamente a lo sostenido por la entidad recurrente, el término "DRAGÓN" que antecede al vocablo "TIGRE" posee la suficiente carga diferencial, otorgando a la marca aspirante una imagen y sonido diferente, esto es, una clara diferencia tanto fonética como de apreciación visual respecto de las marcas prioritarias que aparecen reseñadas en el precedente fundamento de derecho segundo.

En definitiva, de una visión de conjunto de las marcas enfrentadas resultan evidentes las diferencias denominativas, fonéticas y gráficas que entre ellas existen, lo que provoca que no concurra el presupuesto de riesgo de confusión o de asociación entre las mismas, por lo que, sentada esta premisa, tampoco puede entrar en juego el invocado artículo 13.c) de la Ley 32/1988 pues, conforme es doctrina de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo, el citado precepto no puede disociarse del "juicio de confundibilidad" entre los signos enfrentados, de modo que no apreciándose riesgo de confusión ni riesgo de asociación entre las marcas confrontadas, dicho precepto deviene aplicable.

Por lo tanto, no pueden prosperar las alegaciones formuladas por la entidad recurrente en su escrito de demanda, con la consiguiente desestimación del recurso interpuesto, siendo finalmente de notar, en lo que respecta a la jurisprudencia alegada, que el Tribunal Supremo ha dicho repetidamente, "que los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues no cabe la menor duda de que frente a ellas pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas." (por todas STS de 11 de octubre de 2004 )." (fundamento de derecho tercero)

El recurso se formula mediante cuatro motivos. El primero de ellos se ampara en el apartado 1.c) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción y en el se aduce que la Sentencia recurrida incurre en incongruencia omisiva por no haberse pronunciado sobre determinados temas. Los restantes tres motivos se acogen al apartado 1.d) del mencionado precepto procesal, con las siguientes alegaciones; en los motivos segundo y tercero se plantea la supuesta infracción del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas (Ley 32/1988, de 10 de noviembre ), y de la jurisprudencia recaída sobre el mismo, por su errónea interpretación y aplicación. En el cuarto y último motivo se alega la infracción del artículo 13.c) de la misma Ley marcaria y de su jurisprudencia, por no apreciar la existencia de aprovechamiento indebido de las marcas opuestas.

SEGUNDO

Sobre el primer motivo, relativo a la incongruencia omisiva.

Según la entidad recurrente la Sentencia impugnada no se ha pronunciado sobre diversas cuestiones planteadas en su demanda, incurriendo por ello en incongruencia omisiva con infracción de los artículos 33.1, 56.1 y 67.1 de la Ley de la Jurisdicción, 9, 24.1 y 120.3 de la Constitución y 216 y 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El motivo no puede prosperar. La parte aduce que la Sentencia no se ha pronunciado sobre la alegación relativa a la existencia de numerosos precedentes de marcas denegadas al mismo solicitante de la actual, en todos ellos con el distintivo de una figura de tigre, lo que acreditaría la pretensión de aprovechamiento de la reputación de sus marcas por parte del solicitante. Dicha omisión no tiene el alcance que la actora pretende. En efecto, en primer lugar, hay que recordar la doctrina constitucional consolidada en cuanto a que el derecho a una tutela judicial efectiva no supone el derecho a que una resolución judicial de respuesta expresa a todas las alegaciones y argumentos expuestos por las partes; por el contrario, dicho derecho fundamental se satisface con la respuesta a las pretensiones formuladas por las partes y a los argumentos esenciales de los que depende la estimación o desestimación de aquéllas. En este sentido, es claro que la falta de referencia a los precedentes alegados por la actora es irrelevante, en primer lugar por la falta de vinculatoriedad de los mismos tanto para la Administración como, más aún, para los órganos judiciales, reiteradamente señalada por esta Sala; en el caso de la concesión o denegación de una marca se trata de una decisión reglada en la que la Administración ha de aplicar la Ley y tan sólo debería motivar su separación de precedentes anteriores, en el supuesto de ser análogos al caso resuelto; mientras que los órganos judiciales no resultan vinculados en absoluto por tales precedentes. Pero en segundo lugar, dicha omisión carece de trascendencia por el simple hecho de la manifiesta diferencia entre tales precedentes, referidos a marcas pretendidas que se basaban en la figura de un tigre, y el presente caso, en el que dicha figura va acompañada de la de un dragón, diferencia en la que la Sala ha apreciado precisamente la distintividad de la marca pretendida. Por último, baste añadir que la contestación dada por la Sala de instancia a la cuestión esencial que se plantea en el litigio, la compatibilidad de la marca pretendida con las opuestas, es una respuesta suficiente que implica la desestimación implícita de alegaciones secundarias como la que aduce la actora en relación con tales precedentes.

TERCERO

Sobre el motivos segundo, relativo a la interpretación del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas de conformidad con una jurisprudencia anterior a la misma.

En el segundo motivo se alega que la Sentencia impugnada aplica la doctrina derivada de Sentencias de esta Sala dictadas en aplicación del anterior Estatuto de la Propiedad Industrial, en vez del precepto señalado. Ello habría impedido a la Sala de instancia la aplicación del peligro de confusión por semejanza conceptual y del riesgo de asociación, aspectos incorporados por la Ley aplicable al caso, la de Marcas de 1.988.

La alegación debe ser rechazada. Con independencia de las Sentencias citadas por la Sala de instancia, su argumentación recoge adecuadamente la muy reiterada jurisprudencia de esta Sala sobre el riesgo de confusión, procediendo a efectuar una comparación global y unitaria de los signos enfrentados que, en su opinión, excluye todo riesgo de confusión, sin que pueda deducirse de los términos empleados que no ha tenido en consideración la posibilidad de semejanza conceptual. Y esto fundamentalmente porque existiendo una semejanza manifiesta de naturaleza denominativa -por el vocablo "tigre"- y gráfica -por la figura correspondiente de ese animal-, el riesgo de confusión derivaría directamente de dicha doble semejanza, sin necesidad de recurrir a la semejanza conceptual, siempre más indirecta y, por lo demás, manifiestamente contenida en las anteriores. En cuanto al riesgo de asociación, está expresamente mencionado y excluido por la Sentencia recurrida, lo que evidencia la falta de fundamento de la alegación.

A lo anterior es preciso añadir, además, que la Sentencia recurrida también menciona expresamente la Sentencia de esta Sala de 11 de octubre de 2.004 -RC 3.995/2.001 -, que versa ya sobre un supuesto de hecho posterior a la Ley de 1.988.

CUARTO

Sobre el motivo tercero, referido a la interpretación del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas.

Sostiene la recurrente en este motivo que los errores denunciados en los anteriores motivos han originado una valoración errónea de la relación entre las marcas enfrentadas y, en definitiva, han llevado a una incorrecta aplicación del precepto cuya infracción se denuncia. Sin embargo, de la argumentación expuesta en este motivo tan sólo se deduce la discrepancia de la actora respecto a la valoración efectuada por la Sentencia recurrida del riesgo de confusión y asociación entre dichas marcas, sin que se ponga en evidencia ninguna infracción de carácter jurídico.

Pues bien, a este respecto hemos señalados en reiteradas ocasiones que las declaraciones de hechos probados, así como las valoraciones de naturaleza fáctica efectuadas por la sentencias de instancias como lo son las apreciaciones sobre riesgo de confusión, naturaleza del ámbito aplicativo y otras del derecho de marcas, no son revisables en casación, al ser este recurso de carácter extraordinario y exclusivamente destinado a la comprobación del derecho aplicable. Así, siempre que tales valoraciones se efectúen de manera motivada y resulten razonables y no arbitrarias, sin que pueda apreciarse que incurren en error manifiesto, no pueden ser corregidas en sede casacional.

En consecuencia, no puede prosperar el motivo, que pretende sustituir el juicio de la Sala de instancia sobre la inexistencia de riesgo de confusión y asociación entre los signos en litigio por el de la propia parte recurrente. Como hemos señalado antes, la valoración expresada en la Sentencia es motivada, se realiza de conformidad con los criterios jurisprudenciales de esta Sala sobre la forma de proceder en la aplicación del artículo 12 de la Ley de Marcas, y no puede sostenerse que sea manifiestamente errónea. Así, la Sala ha comparado las marcas enfrentadas de manera global, atendiendo al efecto unitario que las mismas ocasionan en el usuario, y ha apreciado de manera razonable que el hecho de que la marca solicitada contenga un conjunto denominativo y gráfico compuesto por un tigre y un dragón la diferencia de manera clara de las marcas opuestas, evitando todo riesgo de confusión o de asociación entre ellas.

QUINTO

Sobre el cuarto motivo, relativo al artículo 13.c) de la Ley de Marcas.

Sostiene la recurrente en este motivo la infracción del artículo 13.c) de la Ley de Marcas por no haber apreciado la existencia de riesgo de asociación entre las marcas en conflicto, sin tener en cuenta del carácter de marcas reconocida de las opuestas y de la mayor protección que se les debe por ello.

En contra de lo que afirma la actora, la Sentencia impugnada tiene en cuenta la prohibición de aprovechamiento indebido que contiene el artículo 13.c) de la Ley de Marcas y excluye de manera expresa el riesgo de asociación y, por tanto, la posibilidad de tal aprovechamiento ilegítimo. En este sentido hemos dicho en reiteradas ocasiones que la inexistencia clara de riesgo de confusión y asociación excluye ya la posibilidad de dicho aprovechamiento, que requiere al menos que exista una cierta posibilidad de asociar las marcas en cuestión. De acuerdo con lo expuesto en el anterior fundamento de derecho, el juicio motivado y razonable expresado al respecto por la Sala de instancia, no puede ser revisado en casación, por lo que debe decaer el motivo.

SEXTO

Conclusión y costas.

Al no prosperar ninguno de los motivos formulados, debe ser desestimado el recurso. Se imponen las costas a la parte que lo ha sostenido, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

FALLAMOS

Que NO HA LUGAR y por lo tanto DESESTIMAMOS el recurso de casación interpuesto por Haw Par Corporation Limited contra la sentencia de 29 de diciembre de 2.005 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Novena) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo 478/2.001. Se imponen las costas de la casación a la parte recurrente.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Fernando Ledesma Bartret.-Manuel Campos Sánchez-Bordona.-Eduardo Espín Templado.-José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat.-Óscar González González.-Firmado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. EDUARDO ESPIN TEMPLADO, estando constituída la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.-María Jesús Pera Bajo.-Firmado.-

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