STS, 4 de Julio de 2007

PonenteEDUARDO ESPIN TEMPLADO
ECLIES:TS:2007:4764
Número de Recurso8669/2004
Fecha de Resolución 4 de Julio de 2007
EmisorTribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a cuatro de Julio de dos mil siete.

VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituída en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 8.669/2.004, interpuesto por GILMAR, S.P.A., representada por la Procuradora Dª Mª Teresa Rodríguez Pechín, contra la sentencia dictada por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 29 de abril de 2.004 en el recurso contencioso-administrativo número 1.045/2.001, sobre inscripción de marca internacional número 691.330 "I.C.E. THE KIND OF CLOTHES LADIES WEAR BY INGE HAAIJER".

Es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada por el Sr. Abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

En el proceso contencioso-administrativo antes referido, la Sala de lo ContenciosoAdministrativo (Sección Séptima) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 29 de abril de 2.004, desestimatoria del recurso promovido por Gilmar, S.p.A. contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 14 de septiembre de 1.999 y 31 de enero de 2.001, confirmatoria ésta última de la anterior al resolver el recurso de alzada interpuesto contra la misma. Por dichas resoluciones se acordaba la inscripción de la marca internacional "I.C.E. THE KIND OF CLOTHES LADIES WEAR BY INGE HAAIJER", de tipo mixto, para productos de la clase 25 del nomenclátor, que había solicitado Inge Haaijer.

SEGUNDO

Notificada dicha sentencia a las partes, la demandante presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 2 de julio de 2.004, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

TERCERO

Emplazadas las partes, la representación procesal de Gilmar, S.p.A. compareció en forma en fecha 5 de octubre de 2.004, mediante escrito interponiendo recurso de casación, que articula en los siguientes motivos:

- 1º, formulado al amparo del apartado 1.c) del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, en concreto, del artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ;

- 2º, que se basa en el apartado 1.d) del mismo artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción, por infracción del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, así como de la jurisprudencia, y

- 3º, amparado en el mismo apartado del precepto procesal que el anterior, por infracción del artículo

13.c) de la Ley de Marcas y de la jurisprudencia.

Terminaba suplicando que se dicte sentencia casando la recurrida y declarando la pertinencia de que se acuerde la denegación de la marca internacional nº 691.330.

El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sala de fecha 24 de noviembre de 2.005 .

CUARTO

Personado el Abogado del Estado, ha formulado escrito de oposición al recurso de casación, suplicando que se dicte sentencia desestimándolo y con costas.

QUINTO

Por providencia de fecha 19 de marzo de 2.007 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 20 de junio de 2.007, en que han tenido lugar dichos actos.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo Espín Templado, Magistrado de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Objeto y planteamiento del recurso de casación.

La sociedad mercantil Gilmar Spa impugna la Sentencia dictada el 29 de abril de 2.004 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Tercera) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que rechazó el recurso contencioso administrativo entablado contra el registro por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas de la marca internacional mixta nº 691.330 "I.C.E. The Kind of Clothes Ladies Wear by Inge Haaijer", para productos de la clase 25 del nomenclátor internacional. La entidad actora se oponía al registro de dicha marca en defensa de la suya prioritaria nº 513.595 "Ice", de carácter denominativo, también internacional, para los mismos productos.

La Sentencia recurrida funda su fallo desestimatorio en las siguientes consideraciones:

"TERCERO.- Desde las consideraciones expuestas, pasamos a examinar la cuestión que se somete a la consideración del Tribunal, que es, si entre las marcas en conflicto, la internacional nº 691330 I.C.E. THE KIND OF CLOTHES LADIES WEAR BY INGE HAAIJER (gráfica) y la marca nº 513.595 ICE, se da la compatibilidad que afirma la Oficina Española de Patentes y Marcas y que niega el recurrente como justificativa de la revocación de la inscripción. Para discernir la cuestión planteada debemos de atender, siguiendo la doctrina expuesta por el Tribunal Supremo en reiteradas sentencias, de las que, a título de ejemplo, citamos las Sentencias de 7 de junio de 1991 y 12 de marzo de 1993, al conjunto que forman los distintivos en pugna, sin prescindir de ninguno de sus elementos, teniendo en cuenta las figuras, los dibujos, el color, etc., tanto como las denominaciones y sin descomponer ni su unidad fonética ni gráfica, dado que la impresión global constituye el impacto verbal y visual inescindible, cuyo eventual parecido es lo que podría producir la confusión que se trata de prevenir en el artículo 124 del Estatuto de la Propiedad Industrial . De acuerdo con esta pauta, en este caso concreto, la confrontación del distintivo protegido registralmente, gráfico-denominativo y la marca oponente, denominativa, lleva a la Sala a concluir que dichas marcas se configuran como diferenciables, pues existen entre ellas las suficientes disparidades de conjunto, como para garantizar esa diferencia, al formar la marca concedida, un conjunto singularizado que visualmente se percibe de forma distinta, por lo que se excluye todo riesgo de error o confusión en el ámbito mercantil. Por último añadir que en la marca solicitada el componente denominativo INGE HAAIJER, predomina sobre los otros elementos que forman el conjunto gráfico-denominativo, el cual a su vez coincide con el nombre del solicitante de la marca concedida, por lo que es de aplicación la doctrina Jurisprudencial, que en sentencias como las de 7 de julio de 1.991 y 10 de octubre de 1994, entre otras viene a establecer la necesidad de mayor benevolencia en la comparación del signo que se pretende inscribir.

Consecuentemente por todas las razones expuestas, la Sala entiende que debe ser desestimado el recurso y confirmada la resolución impugnada." (fundamento de derecho tercero)

El recurso se articula mediante tres motivos. El primero de ellos, formulado al amparo del apartado 1.c) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción, por incongruencia omisiva en relación con la supuesta infracción del artículo 13.c) de la Ley de Marcas (Ley 32/1988, de 10 de noviembre ). El segundo motivo, acogido al apartado 1.d) del citado precepto procesal, se funda en la infracción del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, alegando error en su aplicación. En el tercer motivo, igualmente amparado en el apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley jurisdiccional, se aduce la infracción del artículo 13.c) de la Ley marcaria, por no haber apreciado la Sala de instancia el riesgo de aprovechamiento del prestigio de la marca opuesta.

SEGUNDO

Sobre el primer motivo, relativo a la incongruencia omisiva.

Denuncia la parte actora que la Sentencia recurrida ha omitido cualquier pronunciamiento sobre la alegación relativa al artículo 13.c) de la Ley de Marcas, pese a que la misma se ha planteado de manera autónoma en su demanda y a que dicha alegación sería más que suficiente para determinar la denegación registral de la marca otorgada. Ello supone, afirma, la infracción del artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al no haberse pronunciado la Sala sobre todas las pretensiones deducidas en la demanda. Tiene razón la parte actora respecto a que en su escrito de demanda argumentó y alegó de manera expresa e independiente sobre la infracción del precepto señalado. Y es cierto, asimismo, que la Sentencia impugnada no se refiere de manera explícita a dicha alegación. Ahora bien, no por ello debe concluirse de manera mecánica que la Sentencia ha incurrido en incongruencia omisiva. En efecto, es jurisprudencia reiterada de esta Sala en materia de marcas que, en los supuestos en los que se combate la supuesta infracción por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas de los artículos 12.1 y 13 c), la exclusión clara y expresa del riesgo de confusión y asociación a los que se refiere el primero de dichos preceptos supone el rechazo implícito de la posibilidad de que exista un aprovechamiento indebido de la reputación de otra marca. Ello es lógico, puesto que tal aprovechamiento sólo puede darse sobre la base de un riesgo efectivo de confusión o, al menos y en especial, de asociación entre las marcas afectadas. Así lo hemos dicho en diversas ocasiones y así lo ha establecido asimismo la jurisprudencia comunitaria sobre marcas (entre otras, con cita de jurisprudencia europea, la Sentencia de esta Sala de 7 de octubre de 2.004 -RC 4.057/2.001 -).

En el caso de autos, en el que la Sala ha excluido de manera clara e indubitada en el fundamento de derecho que se ha transcrito más arriba el riesgo de confusión prohibido por el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas de 1.988 aplicable al caso (aunque se cite el artículo 124 del anterior Estatuto de la Propiedad Industrial ), debe entenderse implícitamente excluida la posibilidad de aprovechamiento de la reputación de la marca prioritaria que prohíbe el artículo 13 .c) del citado cuerpo legal que invoca la entidad recurrente. Debe pues rechazarse que la Sentencia impugnada haya incurrido en incongruencia omisiva, lo que conlleva la desestimación del motivo.

TERCERO

Sobre el motivo segundo, relativo al artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas .

Afirma la parte actora que la Sentencia ha infringido el precepto citado y la jurisprudencia aplicativa del mismo al no haber seguido al criterio de atender al elemento esencialmente distintivo de las marcas en litigio. De haber tenido en cuenta fundamentalmente el término "ice", común entre ambas marcas y de notoriedad reconocida, la Sala de instancia hubiera llegado a la conclusión de que existía riesgo de confusión de los consumidores entre los signos enfrentados, dado que dicho término desplaza la atención del resto de elementos de los mismos.

En numerosas ocasiones hemos puesto de relieve el carácter extraordinario del recurso de casación, destinado exclusivamente a la verificación de la recta interpretación y aplicación del derecho, sin que pueda emplearse para revisar los hechos declarados probados o cualesquiera apreciaciones de naturaleza fáctica efectuadas en la instancia. Lo anterior quiere decir, aplicado al derecho de marcas, que no es posible en sede casacional revisar las apreciaciones sobre confundibilidad, parecido, ámbito aplicativo y otras, siempre que las mismas se hayan expresado de forma motivada, razonable y no arbitraria, y no incurran en error manifiesto (entre otras muchas, sentencias de esta Sala de 25 de septiembre de 2.003 -RC 3.465/1.998-, de 24 de octubre de 2.003 -RC 3.925/1.998- y de 30 de diciembre de 2.003 -RC 3.083/1.999 -).

Pues bien, eso es lo que sucede en el presente supuesto, en el que la Sala sentenciadora ha manifestado su juicio sobre las marcas "I.C.E. The Kind of Clothes Ladies Wear by Inge Haaijer" e "Ice", y ha entendido que el conjunto gráfico denominativo de la primera ostenta suficientes diferencias, en una apreciación unitaria de la misma, como para evitar el riesgo de confusión con la segunda. Debe destacarse que, frente a lo que afirma la actora, la jurisprudencia de esta Sala requiere que la comparación entre marcas en litigio se haga fundamentalmente atendiendo a la impresión unitaria y de conjunto de los signos, sin descomposiciones artificiosas o arbitrarias de los mismos. Y si bien es posible y necesario atender al distinto peso y relevancia de los distintos elementos que los integran, dicha ponderación debe hacerse sin perder de vista el efecto unitario de las marcas a comparar sobre los consumidores, esto es, sin dejar de tener en cuenta el resto de elementos. Así ha procedido la Sentencia impugnada, en la que se efectúa una valoración del conjunto de los signos opuestos, a la vez que se ha tomado en consideración lo que la Sala cree que es el elemento denominativo predominante de la marca solicitada ("Inge Haaijer"). No hay pues contradicción entre la Sentencia recurrida y la jurisprudencia a la que se apela en el motivo.

En suma, lo que la parte recurrente pretende es una revisión del juicio de confundibilidad de la Sala de instancia y su substitución por el propuesto por ella, lo que constituye una pretensión a la que no es posible acceder en casación. Debe pues desestimarse el motivo.

CUARTO

Sobre el motivo tercero, relativo al artículo 13.c) de la Ley de Marcas .

Entiende la actora que la Sentencia ha infringido, por inaplicación, el referido precepto de nuestra Ley marcaria en vigor. Sin perjuicio de la contradicción que supone articular sendos motivos por incongruencia omisiva y por infracción normativa en relación con un mismo precepto, el motivo no puede prosperar, por las razones vistas en los dos fundamentos de derecho anteriores. En efecto, en la medida en que la Sala de instancia ha rechazado en forma razonable y no arbitraria el riesgo de confusión entre la marcas en liza e, implícitamente, la infracción del precepto invocado en este motivo (fundamento de derecho segundo ), hay que desestimar la infracción del mismo que denuncia la actora, pues el juicio de la Sala sobre ambas constituye una apreciación fáctica irrevisable en casación, según la jurisprudencia reiterada a la que hemos hecho mención (fundamento de derecho tercero).

QUINTO

Conclusión y costas.

Al no prosperar ninguno de los tres motivos procede desestimar el recurso de casación. En aplicación de lo previsto en el artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción, se imponen las costas a la parte que lo ha sostenido.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

FALLAMOS

Que NO HA LUGAR y por lo tanto DESESTIMAMOS el recurso de casación interpuesto por Gilmar, S.p.A. contra la sentencia de 29 de abirl de 2.004 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Séptima) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo 1.045/2.001 . Se imponen las costas de la casación a la parte recurrente.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .-Fernando Ledesma Bartret.-Óscar González González.- Manuel Campos SánchezBordona.-Eduardo Espín Templado.-José Manuel Bandrés Sánchez- Cruzat.-Firmado.- PUBLICACIÓN.-Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. EDUARDO ESPIN TEMPLADO, estando constituída la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.-Alfonso Llamas Soubrier.-Firmado.-

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