STS, 19 de Noviembre de 2008

En el proceso contencioso-administrativo número 1134/2003 (y acumulado 1498/2003), la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dicto sentencia de fecha 17 de mayo de 2006, cuyo fallo dice literalmente:

Que desestimamos el recurso promovido por la Procuradora Sra. Albi Murcia, en representación de la entidad Worldwide Brands Inc., contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 18 de marzo de 2003, en expediente nº 08497/02 y de 21 de mayo de 2003, en expediente n1 09249/02, a que se refiere este proceso, y confirmamos dichas resoluciones por ser conformes a Derecho, sin hacer declaración sobre costas.

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Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de la entidad mercantil WORLDWIDE BRANDS INC. recurso de casación, que la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado mediante providencia de fecha 30 de julio de 2006 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la representación procesal de la entidad mercantil WORLDWIDE BRANDS INC. recurrente, compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y con fecha 20 de septiembre de 2006, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente SUPLICO:

Que teniendo por presentado este escrito y las copias que se acompañan, se sirva admitirlo, acordando tener por interpuesto en tiempo y forma RECURSO DE CASACIÓN por infracción de las normas del Ordenamiento Jurídico y la Jurisprudencia, contra la sentencia número 460 con fecha de 17 de Mayo de 2006 y notificada con fecha de 6 de junio del mismo año, dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que resuelve el recurso número 1134/2003 interpuesto contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 18 de marzo de 2003 y de 21 de mayo de 2003, se admita a trámite y, previos los trámites legales oportunos, se dicte en su día Sentencia estimatoria del mismo por la que se case y anule la Resolución recurrida, dictando una ajustada a derecho, en sustitución de la casada y en consonancia con los motivos de casación alegados.

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Por providencia de la Sala de fecha 18 de junio de 2007, se admitió el recurso de casación.

Por providencia de la Sala de 15 de octubre de 2007 se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO) a fin de que, en el plazo de treinta días, pudiera oponerse al recurso, lo que efectuó en escrito presentado el día 22 de noviembre de 2007, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y lo concluyó con el siguiente SUPLICO:

que por formulada oposición a la casación, dicte sentencia desestimando el recurso y con costas.

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Por providencia de fecha 18 de julio de 2008, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 12 de noviembre de 2008, fecha en que tuvo lugar el acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, Magistrado de la Sala.

Sobre el objeto del recurso de casación.

El presente recurso de casación que enjuiciamos se interpone contra la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 17 de mayo de 2006, que desestimó los recursos contencioso-administrativos acumulados interpuestos por la entidad mercantil WORLDWIDE BRANDS INC., contra la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Ciencia y Tecnología de 18 de marzo de 2003, que desestimó el recurso de alzada formulado contra la precedente resolución de 20 de mayo de 2002, que acordó conceder la inscripción de la marca número 2.414.792 "KAMAL", para distinguir productos en la clase 18 del Nomenclátor Internacional de Marcas, y contra la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Ciencia y Tecnología de 21 de mayo de 2003, que acordó la inscripción de la marca nacional número 2.414.793 "KAMAL", que distingue productos en clase 25 del Nomenclátor Internacional de Marcas, al estimar el recurso de alzada formulado contra la precedente resolución de 5 de junio de 2002.

Sobre la fundamentación de la sentencia recurrida.

La Sala de instancia fundamenta la desestimación de los recursos contencioso-administrativos, con base jurídica en la aplicación del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, aceptando los razonamientos expuestos en las resoluciones del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas recurridas, que se revelan conformes a los criterios jurisprudenciales formulados por el Tribunal Supremo en materia de Derecho de Marcas, según se refiere en los fundamentos jurídicos segundo y tercero de la sentencia recurrida, en los siguientes términos:

[...] La resolución recurrida ha fundado su decisión de autorizar las inscripciones combatidas en que el art. 12.1 de la Ley 32/1988 de Marcas, de 10 de noviembre, prohibe el registro como marcas de los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con otra marca, nombre comercial o rótulo de establecimiento anteriormente solicitado o ya registrado para designar productos, servicios o actividades idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior. De donde se desprende que para el examen de la viabilidad registral de una marca deben tenerse en cuenta dos factores: de una parte, la posible identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual entre la marca solicitada y los signos prioritarios contrapuestos y, de otra, la eventual coincidencia o similitud de sus ámbitos aplicativos, ya que la posibilidad de confusión en el mercado condiciona finalísticamente la aplicación de la prohibición mencionada y ese riesgo se da únicamente cuando los productos, servicios o actividades que distinguen los signos enfrentados son de idéntica o análoga naturaleza, o coinciden en su comercialización o aplicación o sirven a finalidades complementarias o relacionadas.

Considerando que la aplicación al presente caso de estas pautas legales lleva a la conclusión de que no concurren en él los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 12.1 citado, por existir entre los distintivos enfrentados KAMAL y sus oponentes CAMEL y gráfico, CAMEL COLLECTION y CAMEL TROPHY y gráfico, suficientes disparidades de conjunto como para garantizar su recíproca diferenciación, excluyéndose todo riesgo de error o confusión en el mercado pues en marcas breves, como las interesadas, alguna variación es suficiente para diferenciarlas. Por ello su distinta secuencia vocálica, el decidido carácter gráfico de las marcas impugnantes; la diferencia gráfica de su primer grafema, y su clara distancia conceptual, marcan clara distancia entre ellos.

[...] Los criterios contenidos en la resolución impugnada son plenamente compartidos en esta sentencia, lo que supone la desestimación de este recurso pues en este sentido es necesario tener en cuenta las numerosas sentencias del Tribunal Supremo entre las que pueden citarse la de 8 de julio de 1981, 13 de marzo y 27 de junio de 1985, 1 de marzo de 1988, 26 de diciembre de 1990 ó 15 de junio de 1995 entre otras muchas. Del conjunto de pautas interpretativas desarrolladas en dichas resoluciones, debe resaltarse la consolidada doctrina según la cual el criterio esencial para determinar la compatibilidad entre los distintivos o denominaciones de las marcas enfrentadas es, ciertamente, que la semejanza fonética o gráfica (con esta alternativa o disyuntiva) se manifieste por la simple prosodia o la imagen de los vocablos y, en su caso, de los dibujos, signo o diseños en pugna, tras un parangón meramente sintético, sin más que una sencilla visión, apreciación, lectura o audición de conjunto, que no entretenga en descomponer o aquilatar técnicamente ni de una forma desmesuradamente minuciosa los elementos conformados, ni que desciendan a disquisiciones léxico-gramaticales, puesto que en la convivencia lo fundamental es que los signos con que se representan en el mercado no induzcan, por su apariencia e impresión, en algún aspecto, a error del consumidor. En la misma línea interpretativa la sentencia de 7 de julio de 1995 advierte que es desde la perspectiva del principio constitucional de libertad de empresa en el marco de la economía de mercado como debe orientarse la protección que a la inventiva o innovación industrial dispense el Registro de la Propiedad Industrial, tanto para eliminar los obstáculos que indebidamente se opongan o frenen la libre iniciativa empresarial como también para garantizar en definitiva, la protección del consumidor evitándole, los riesgos de error o confusión entre los productos amparados por las marcas, garantías que se fundamentarán en la necesaria exigencia en las mismas de un signo o medio material que señale y distinga perfectamente de los similares, los productos por aquellas amparadas, evitándose también que en parecido o semejanza con la denominación de otra marca pueda accederse al crédito o fama obtenidos por la marca prioritaria.

Finalmente es necesario hacer referencia a los criterios interpretativos contenidos en la sentencia del Tribunal Supremo Sala 3ª Sección 5ª, de 8 de octubre de 2001, en el sentido siguiente:

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a) Que en la apreciación de las similitudes o coincidencias ente marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada uno deberá ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias especiales del mismo; o, en el mismo sentido, que no tienen un carácter absoluto ninguno de los varios criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística, como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquella semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad.

b) Que en el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida.

c) Que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los Tribunales de Instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial ".

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Sobre el planteamiento del recurso de casación.

El recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil WORLDWIDE BRANDS INC. se articula en la exposición de dos motivos de casación, que se fundan al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia que fueren aplicables pare resolver las cuestiones objeto de debate.

El primer motivo de casación, por infracción de los artículos 12.1 a) y 1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y de la jurisprudencia que los interpreta, concretamente, de las sentencias del Tribunal Supremo de 2 de abril de 1990 y de 24 de octubre de 1990 y del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 22 de junio de 1999, denuncia el error jurídico en que incurre la Sala de instancia al no reconocer la incompatibilidad registral de las marcas enfrentadas, al no tomar en consideración la existencia de cuasi identidad fonética y visual entre las denominaciones "KAMAL" y "CAMEL", ni la identidad aplicativa, que obliga a un mayor rigor en el análisis comparativo.

El segundo motivo de casación, por falta de aplicación del artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París y del artículo 8 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, denuncia la infracción de la doctrina jurisprudencial, con cita de las sentencias del Tribunal Supremo de 17 de marzo de 2000, 12 de febrero de 1993 y 19 de febrero de 2003, por no tener en cuenta la notoriedad y renombre de las marcas oponentes "CAMEL" de su titularidad, que ha sido reconocido por la Oficina Española de Patentes y Marcas y por el Tribunal Supremo, lo que potencia el riesgo de confusión y el riesgo de asociación, produciéndose un aprovechamiento injusto del carácter distintivo de las marcas prioritarias.

Sobre el primer motivo de casación: la infracción del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas.

El primer motivo de casación debe ser desestimado, puesto que apreciamos que la Sala de instancia ha realizado una aplicación del artículo 12, 1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que establece que no podrán registrarse como marcas «los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con la marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar riesgo de asociación con la marca anterior», que se revela conforme al criterio hermenéutico de la lógica y a las reglas de la experiencia y del buen sentido, al evidenciarse que no ha incurrido en error patente ni en irrazonabilidad o arbitrariedad en el juicio comparativo de las marcas enfrentadas, al apreciar el grado de disimilitud de los signos enfrentados "KAMAL" y "CAMEL" (gráfico), "CAMEL COLLECTION" y "CAMEL TROPHY", analizados desde una visión de conjunto, que compensa la relación de afinidad de los productos designados.

En efecto, esta Sala comparte el criterio expresado por el Tribunal sentenciador que, aceptando los razonamientos del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas, concluye en la declaración de que no existe riesgo de confusión entre las marcas solicitadas número 2.414.792 "KAMAL", que designa productos en la clase 18, y número 2.414.793 "KAMAL", que designa productos en la clase 25, y las marcas obstaculizadoras número 1.013.687 "CAMEL", en clase 18, número 1.176.772 y 1.940.734 "CAMEL" (gráfico), número 1.509.463 "CAMEL COLLECTION", en clase 18, número 1.229.050 y 1.229.051 "CAMEL TROPHY", en clases 18 y 25, números 1.229.054 y 1.229.055 "CAMEL TROPHY" (mixtas), en clases 18 y 25, y número 1.940.734 "CAMEL" (mixta), en clase 25, al distinguirse por el grado de diferenciación denominativa, fonética, gráfica y conceptual, que resulta de la utilización en la configuración de las marcas oponentes de la imagen de un camello, que atrae de forma predominante la atención del consumidor, que impide que el prestigio de los productos derivados del tabaco producidos por la entidad mercantil WORLDWIDE BRANDS INC., se asocie a los productos de vestir ofrecidos por la Empresa titular de las marcas solicitadas, y valorar que los signos enfrentados han convivido pacíficamente debido al registro de las marcas número 2.099.564 "CK CREACIONES KAMAL" y número 2.414.792 "KAMAL".

Debe significarse que, conforme es doctrina de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, expuesta en las sentencias de 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003) y de 25 de enero de 2006 (RC 3857/2003 ), a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, los órganos jurisdiccionales, en el ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, tener en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado, y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado.

Procede además advertir, que, en este supuesto, en razón de la naturaleza de los productos reivindicados y las condiciones objetivas de su comercialización y consumo, resulta aplicable, con carácter prevalente, el criterio concerniente a la percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos o servicios de que se trate, que tiene una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión.

A estos efectos, resulta adecuado recordar la doctrina jurisprudencial de esta Sala expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003 ), sobre la distintividad de las marcas, en la que dijimos:

[...] la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible.

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Por ello, esta conclusión jurídica que sustenta la Sala de instancia, al confirmar la compatibilidad registral de las marcas opositoras, es conforme a la doctrina jurisprudencial de esta Sala, porque, como se advierte en la sentencia de 27 de noviembre de 2003, el criterio prevalente que permite valorar la licitud de las marcas enfrentadas se expresa en el axioma de que no toda semejanza entre marcas es suficiente para declarar su incompatibilidad, sino solo aquélla que suponga un riesgo de confusión en el mercado sobre los productos o servicios de ambas, desde un examen de conjunto de todos los elementos integrantes de cada denominación confrontada sin descomponer su unidad fonética y gráfica, por lo que cabe rechazar que haya eludido los criterios jurisprudenciales expuestos en las sentencias de 2 de abril de 1990 y de 14 de octubre de 1990, que se dictaron en aplicación de lo dispuesto en el artículo 124 del Estatuto de la Propiedad Industrial.

La concretización aplicativa del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, debe efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución, al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que, en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad.

La sentencia recurrida se revela, por tanto, conforme a la jurisprudencia de esta Sala que, en la sentencia de 4 de diciembre de 2003, ha observado que «en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada recurso debe ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias concurrentes específicas; de modo que cabe afirmar que no tienen un carácter absoluto ninguno de los distintos criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquella semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad».

Debe recordarse, asimismo, la doctrina de esta Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo, advertida en la sentencia de 12 de abril de 2002 (RC 553/19996 ), sobre los criterios jurídicos que presiden la valoración de la similitud o coincidencias entre marcas y los límites impuestos a esta Sala para modificar o alterar los hechos declarados probados por el Juzgador de instancia, en razón de la naturaleza extraordinaria del recurso de casación:

b) que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida.

c) que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 12 de la citada Ley de Marcas.

d) en fin, que siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos.

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La sentencia de la Sala de instancia, al declarar la compatibilidad de las marcas en conflicto, a pesar de la coincidencia de los productos reivindicados, ha respetado el principio de especialidad, que se desprende del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y que, como se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001 ) «exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o que guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado», y que requiere en el órgano juzgador que enjuicia la validez de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas la expresión de un juicio concreto y pormenorizado sobre el alcance de la coincidencia de los campos aplicativos, sin que sean adecuados meros pronunciamientos abstractos, que no valoren las circunstancias concurrentes ni examinen la documentación acompañada para fundamentar la pretensión de nulidad.

En estas prohibiciones generales, se afirma en las sentencias de esta Sala de 29 de junio, 13 de julio y 28 de septiembre de 2004, «a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.».

El riesgo de asociación, a que se refiere el artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, conforme es doctrina reiterada de esta Sala, no constituye un concepto jurídico autónomo o un criterio alternativo desligado del examen valorativo de la identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual entre las marcas confrontadas, porque no es posible su apreciación si no existe por parte del público la percepción de un riesgo de confusión, de modo que se integra en el juicio de confundibilidad de las marcas, como variante o modalidad del riesgo de confusión indirecto, que contribuye a precisar el alcance de éste, y que impide que el consumidor pueda confundir el origen de las marcas atribuyéndolas a una misma empresa o a empresas vinculadas entre sí, al no poder caracterizarse de forma independiente, en sentido no relativo al origen de la procedencia empresarial de la marca, que constituiría una reducción injustificada de la libre competencia, por lo que procede rechazar que los signos que caracterizan las marcas aspirantes evoquen los productos reivindicados por la compañía mercantil WORLDWIDE BRANDS INC., fabricante de los cigarrillos "CAMEL", y se cree riesgo de asociación entre las marcas en conflicto para el público al que van destinados dichos productos.

La Sala de instancia no contradice la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que se expone en la sentencias de 22 de junio de 1999 (C342-97), y de 11 de noviembre de 1997 (C-251/95 ), porque las directrices que se formulan en la interpretación del artículo 4.1 b) de la Directiva 89/104/CEE, del Consejo de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, no resulta aplicable directamente en este supuesto, al no poder estimar que las imágenes gráficas representativas utilizadas en las marcas obstaculizadoras que poseen un fuerte carácter distintivo debido a la notoriedad de que goza entre los consumidores, cree un riesgo de confusión o riesgo de asociación con las marcas solicitadas, que no contienen ningún elemento gráfico, por lo que son, desde esta perspectiva comparativa, perfectamente diferenciables.

Cabe concluir el examen de este primer motivo de casación, acogiendo los razonamientos de la Sala de instancia, con la declaración de que las marcas aspirantes número 2.414.792 "KAMAL", que distingue productos de la clase 18, y número 2.414.793 "KAMAL", que designa productos en clase 25, son compatibles con las marcas registradas opuestas referidas, para productos de las clases 18 y 25, al ser suficientemente diferentes las denominaciones para que puedan convivir en el mercado sin riesgo de confusión de los consumidores, aunque ambas marcas se refieran a productos idénticos, ya que, en ningún caso, se deduce que se genere dilución o debilitamiento de las marcas prioritarias.

Sobre el segundo motivo de casación: la infracción del artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París.

El segundo motivo de casación debe ser desestimado, porque procede rechazar que la Sala de instancia haya vulnerado el artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París, que establece:

1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.

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Conforme se expresa en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 7 de julio de 2004 (RC 1373/2001 ), deben distinguirse, en todo caso, los presupuestos de aplicación de la acción de nulidad referida en el artículo 3.2 de la Ley de Marcas, del procedimiento de oposición al registro de la marca suscitado al amparo del artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París:

Sin duda el actor se confunde por el hecho de que para comprobar el fundamento de la oposición a la inscripción formulada por la entidad Barcrest Limited con apoyo en el artículo 6 bis del Convenio de París, la Sala de instancia examina el uso y notoriedad de la marca en España por parte de la sociedad impugnante con anterioridad a la inscripción efectuada por el solicitante de la inscripción. Pero semejante examen no tenía por objeto verificar si se daban los presupuestos de la acción anulatoria del artículo 3.2 de la Ley de Marcas frente a una marca inscrita, sino los del artículo 6 bis.1) del Convenio de la Unión de París en el propio procedimiento de inscripción de una marca. Y este precepto establece precisamente que los países de la Unión de París pueden "rehusar" el registro de una marca de fábrica o de comercio "que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares".

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Debe significarse que el pronunciamiento de la Sala de instancia, al descartar que los nuevos signos sean susceptible de confusión o asociación con las marcas obstaculizadoras, preserva las funciones esenciales que asegura el Derecho de marcas de proteger al empresario titular de las marcas prioritarias, que goza de un gran prestigio como productor especializado en la elaboración de cigarrillos, frente a competidores que pretendan vender prendas de vestir, al garantizarse que el consumidor que adquiere el producto puede distinguir sin dificultad la identidad de origen empresarial.

Cabe significar que, en este supuesto, la Sala sentenciadora no ha expuesto ningún razonamiento acerca de la reputación o renombre de los signos que caracterizan las marcas obstaculizadoras, por lo que, al no tacharse la sentencia de incongruente, ni articularse ningún motivo de casación al amparo del artículo 88.1 c) de la Ley jurisdiccional, no cabe corregir la presunta violación de la protección reforzada de las marcas notorias, que, según se afirma por esta Sala, en la sentencia de 17 de mayo de 2004 (RC 709/1998 ), son aquéllas en que el general conocimiento que de ellas existe se circunscribe al sector al que pertenecen los productos o servicios que distingue, o en el caso de las marcas renombradas, en que ese reconocimiento, que evoca la calidad de los productos o servicios distinguidos (goodwill), se extendería a la práctica totalidad de los sectores del tráfico mercantil y se asocia a un determinado origen empresarial, es exigible que el juicio del riesgo de confundibilidad entre los signos enfrentados sea mas intenso, a los efectos de preservar la tutela reforzada de esta clase de marcas, ya que el riesgo de confusión es mas elevado cuanto mayor resulte ser el carácter distintivo de la marca anterior, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, lo que se vincula a la mayor o menor aptitud de la marca para diferenciar los productos o servicios para los que fue registrada, atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada, de modo que integra el examen, en particular, de la asociación que en el público suscite la percepción de la marca solicitada en relación con la marca prioritaria, con el objeto de impedir que con la utilización de la marca posterior se pretenda obtener sin justa causa una ventaja desleal del carácter distintivo de estas marcas anteriores notorias o renombradas o se les pueda causar perjuicio a su prestigio o fama.

Por ello, debemos desestimar que la Sala de instancia haya vulnerado la doctrina jurisprudencial invocada por no extremar el rigor comparativo entre los signos enfrentados, debido al carácter renombrado de las marcas que incluyen la denominación "CAMEL", junto a la representación gráfica del dromedario o camello, porque, como hemos expuesto, la notoriedad de las marcas "CAMEL" se asocian conceptualmente a la elaboración y distribución de determinados productos, tabacos y cigarrillos, según dijimos en la sentencia de esta Sala de 10 de octubre de 1994 (RA 10835/1990 ), y en la sentencia de la Sala de lo Civil de 11 de marzo de 2000 (RC 1037/1995 ), y no a productos ajenos a dicho sector, por lo que no cabe deducir que con el registro de las marcas solicitadas se produzca un aprovechamiento indebido de la reputación de las marcas prioritarias, que sea determinante para declarar su incompatibilidad registral.

En consecuencia con lo razonado, al desestimarse íntegramente los dos motivos de casación articulados, procede declarar no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil WORLDWIDE BRANDS INC. contra la sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 17 de mayo de 2006, dictada en el recurso contencioso-administrativo número 1134/2003 (y acumulado 1498/2003).

Sobre las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, procede imponer las costas procesales causadas en el presente recurso a la parte recurrente.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil WORLDWIDE BRANDS INC. contra la sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 17 de mayo de 2006, dictada en el recurso contencioso- administrativo número 1134/2003 (y acumulado 1498/2003).

Efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en el presente recurso de casación a la parte recurrente.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Fernando Ledesma Bartret.- Manuel Campos Sánchez-Bordona.- Eduardo Espín Templado.- José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat.- Óscar González González.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL BANDRÉS SÁNCHEZ-CRUZAT, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.