STS, 2 de Junio de 2004

En el recurso contencioso-administrativo nº 2214/95, de la Sección 7ª, al que se acumuló el recurso nº 1832/96 de la Sección 8ª, la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 10 de septiembre de 1998, cuyo fallo dice textualmente: "FALLAMOS: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso administrativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales D. Rafael Rodríguez Montaut en nombre y representación de JAGUAR CARS LIMITED contra las resoluciones reflejadas en el Fundamento de Derecho Primero, las cuales por ser ajustadas a Derecho, confirmamos, y todo ello sin efectuar pronunciamiento alguno en cuanto a costas". Dicha sentencia fue aclarada por auto de la Sala de fecha 5 de noviembre de 1998 en el sentido de que la misma se refiere a las marcas JAGUAR nº 1.741.339 y 1.741.340, ambas de la clase 14ª.

Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de JAGUAR CARS LIMITED recurso de casación, que la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado mediante providencia de 10 de febrero de 1999.

La representación procesal de JAGUAR CARS LIMITED, presentó escrito interponiendo recurso de casación con fecha 25 de marzo de 1999 solicitando se dicte sentencia estimando los argumentos esgrimidos y casando la sentencia recurrida, anulando la concesión de los registros de marca números 1.741.339 y 1.741.340 de RELOJES LOTUS INTERNACIONAL, S.L., en la clase 14ª.

El recurso fue admitido por providencia de 16 de febrero de 2000.

Se han opuesto al recurso de casación la Procuradora de los Tribunales Dª. Mª. del Carmen Ortíz Cornago, en representación de RELOJES LOTUS INTERNACIONAL, S.L., mediante escrito de fecha 19 de abril de 2000, y el Sr. Abogado del Estado mediante escrito de fecha 10 de marzo de 2000.

Por providencia de 6 de octubre de 2003 se señaló para votación y fallo del recurso el día 11 de diciembre de 2003, designándose Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. Fernando Cid Fontán.

Por providencia de 11 de diciembre de 2003 y por necesidades del servicio, se suspendió el señalamiento para votación y fallo hecho para el 11 de diciembre de 2003, señalándose de nuevo para el día 17 de marzo de 2004, nuevamente se suspendió el señalamiento hecho para esta fecha para dar traslado a las partes de la sentencia dictada con fecha 28/01/2004 por la Sala de lo Civil en el recurso nº 437/1998, cuyo resultado obra en autos. Por providencia de 28 de abril de 2004 se señaló para votación y fallo el día 26 de mayo de 2004, fecha en que tuvo lugar la votación y fallo del recurso.

Es objeto de la presente casación la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Séptima) desestimatoria del recurso 2214/95, al que se encuentra acumulado el recurso nº 1832/96, de la Sección Octava, promovidos por JAGUAR CARS LIMITED contra dos resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de fecha 20 de abril de 1994, por las que se concedió a RELOJES LOTUS INTERNACIONAL, S.A. el registro de las marcas "JAGUAR", con gráfico, consistente en una grafía especial, encerrado dentro de un marco ovalado, nºs. 1.741.339 y 1.741.340 "JAGUAR", mixtas, con gráfico de la especial grafía, ambas para amparar productos de la clase 14ª "metales preciosos y sus aleaciones, joyería, bisutería y piedras preciosas, relojería e instrumentos cronométricos", y contra dos resoluciones dictadas por el mismo Órgano de 15 de enero de 1996 y 20 de junio de 1996, denegatorias del recurso ordinario interpuesto contra aquéllas.

En dicha sentencia de instancia se llegó a la conclusión de que no existen elementos que puedan dar lugar a confusión entre las marcas concedidas y su oponente nº. 162.903 denominativa "JAGUAR", de la propiedad de JAGUAR CARS LIMITED, para proteger productos de la clase 12ª "vehículos terrestres a motor". Y ello porque el vocablo "JAGUAR" es un animal común, no privativo por nadie en exclusiva; porque los productos de distinta clase del Nomenclátor 14ª y 12ª son totalmente diferentes "vehículos y joyas", nada parecidos o inconfundibles. A esto añade que las marcas aspirantes, además del vocablo "JAGUAR", poseen un gráfico consistente en un diseño que encierra dicha palabra en una figura irregular que las distingue de las demás figuras de las marcas oponentes, bastando una simple visión de conjunto para desvirtuar cualquier riesgo de confusión.

El recurrente articula un único motivo de casación al amparo del Art. 95.1.4º de la Ley Jurisdiccional por infracción del ordenamiento jurídico y jurisprudencia de la Sala, que luego concreta en la infracción de los artículos 12.1 a), 13 c), y 11.1 f) de la Ley de Marcas. El artículo 12 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado.

En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos (goodwill).

Al juzgador de instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o asociado con ella.

A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues no cabe la menor duda de que frente a ellas pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas, e, incluso, interpretan la legislación anterior que ha sufrido modificación en la actualmente aplicable al caso.

Esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia -sentencias, entre otras, de fechas 19 de marzo y 19 de diciembre de 2001, y 14 de abril, 10 de junio y 12 de junio de 2002-.

Por la entidad recurrente se alega infracción del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, en base a argumentos claramente diferenciados: a) la notoriedad del distintivo "JAGUAR" debería haber motivado que se considerase al idéntico "JAGUAR" como elemento caracterizador o más destacado en el conjunto de la marca concedida; b) la relevancia del elemento gráfico en ambas marcas, consistente en la especial grafía de la denominación "JAGUAR", propia de las marcas oponentes, imitada por la marca aspirante empleando idéntica grafía y dibujo de letra, pretendiendo aprovecharse de la misma; y c) la estimación de riesgo de asociación entre dos marcas no requiere la existencia de identidad o semejanza de los productos que aquéllas amparan.

Tales razonamientos se encuentran ya parcialmente rebatidos con lo dicho anteriormente. En efecto, se ha reiterado suficientemente la necesidad, según la nueva Ley de Marcas, de que se produzcan conjuntamente, de un lado, las similitudes en signos, y, de otro, en productos o servicios o actividades, por lo que, al no darse la semejanza entre los segundos, resulta indiferente que los primeros guarden tal relación o incluso la de identidad.

Desde esta perspectiva del artículo 12.1 a), los argumentos dirigidos a demostrar la notoriedad del vocablo "JAGUAR" y la relevancia del gráfico que acompaña a una de las marcas para fundamentar así la semejanza con las marcas oponentes carece de sentido. En efecto, dado que la sentencia de instancia concluye que "no hay motivos para entender que pueda haber riesgos de confusión entre las distintas marcas", se hubiera llegado a la misma conclusión, aún apreciando las semejanzas fonéticas y gráficas a las que la recurrente alega, solamente por la diferencia esencial existente entre los productos que amparan, que los hacen totalmente inconfundibles para los consumidores. Asimismo debe rechazarse la alegación de infracción del artículo 11.1 f) que hace el recurrente, dado que dicha prohibición se refiere a "los que pueden inducir al público a error particularmente sobre la naturaleza, la calidad, las características o la procedencia geográfica de los productos o servicios". El rechazo de esta infracción obedece a que la está confundiendo con el riesgo de asociación entre los productos de ambas, lo cual ya quedó resuelto en el anterior fundamento de derecho al decir que son totalmente inconfundibles y no susceptibles de error. Procede pues rechazar el motivo articulado en cuanto se refiere a las infracciones de los artículos 12.1 a), y 11.1 f) de la Ley de Marcas.

Resta únicamente por examinar el motivo articulado en cuanto se refiere a la infracción del artículo 13 c) de la Ley de Marcas, que la parte recurrente estima infringido al entender que las marcas aspirantes suponen un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados anteriormente, al utilizar las marcas aspirantes idéntica grafía, que la especial grafía utilizada por las marcas oponentes en sus denominaciones "JAGUAR", que goza de especial reputación. Es decir, el recurrente, al amparo del artículo 13 c) de la Ley no pretende que se declare la incompatibilidad de marcas por su semejanza fonética o gráfica, sino que pretende que se le conceda una protección más amplia a los distintivos por él registrados, y que disfrutan de una especial reputación en el mercado, tratando de evitar que un tercero pueda aprovecharse de su reputación ganada, imitando la especial grafía que caracteriza a las registradas en sus marcas, aunque se trate de productos o servicios diferentes.

El artículo 3 de la nueva Ley de Marcas dispensa una protección específica a la marca notoria reconociendo la facultad de su titular extrarregistral para enfrentarse, y anular, las marcas registradas posteriores en el tiempo a la suya previamente usada. Así lo dispone el apartado segundo del citado artículo 3 cuando confiere al "usuario de una marca anterior notoriamente conocida en España por los sectores interesados" la acción de anulación de una marca ya registrada para productos idénticos o similares que pueda crear confusión con la marca notoria (siendo irrelevantes, a los efectos que aquí interesan, el resto de determinaciones del precepto sobre el plazo de ejercicio de la acción y la preceptiva solicitud simultánea del registro de su marca).

En buena lógica, esta protección dispensada por la Ley 32/1988 al titular extrarregistral de la marca notoriamente conocida no puede verse disminuida, sino al contrario, cuando ésta accede al registro o figuraba ya en él. A partir de su inscripción, por lo tanto, la marca notoriamente conocida cierra o impide el registro de otros signos distintivos, para productos idénticos o similares, que puedan crear confusión con ella misma. La prohibición relativa inserta en el artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988 queda modulada, pues, en el sentido que acabamos de exponer, cuando la marca precedente tiene el carácter de notoriedad derivado de los requisitos (conocimiento notorio en España por parte de los sectores afectados) que la nueva Ley contempla.

Es cierto que la Ley 32/1988 no llegó a potenciar la protección de la marca notoria en el sentido que, más tarde, haría la nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Esta última ley, inspirada en el designio de reforzar aun más la protección de las marcas notorias (y de las renombradas), entendiendo por notorias aquellas conocidas por el sector pertinente del público al que se destinan sus productos o servicios, dispone que, una vez registradas, serán objeto de protección por encima del principio de especialidad. En su virtud, el registro previo de una marca notoria impide ahora registrar cualquier signo idéntico o semejante también para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, si con la utilización del signo realizada sin justa causa se pude indicar una conexión entre dicho bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad.

Incluso sin esta protección ultrareforzada, que sólo a partir de la Ley 17/2001 ha tomado carta de naturaleza, esto es, colocándonos en el momento temporal al que se refiere el presente litigio, vigente la Ley 32/1988, los preceptos de ésta no se compadecen ya con la doctrina jurisprudencial en la que se inspira esta parte del motivo de casación, doctrina que debe reputarse superada por la nueva norma legal.

La sentencia recurrida examina la identidad fonética del distintivo "JAGUAR" utilizado por todas las marcas, y el gráfico que consiste en un diseño ovalado que acompaña a una de las marcas, pero no se pronuncia sobre la similitud o identidad gráfica de las marcas enfrentadas en relación con su grafía especial, que evoca el signo distintivo renombrado de la marca oponente "JAGUAR", sobre lo cual la sentencia recurrida se limita a decir que "no existe ninguna prueba ni siquiera indiciaria que haga presumir que con la marca solicitada, haya de obtener un provecho como el que la parte actora alude al invocar el artículo 13. c) de la Ley", pero no resuelve el problema de si la semejanza gráfica del tipo de letras utilizadas en las marcas "JAGUAR" aspirantes, son o no un intento de acercamiento para aprovecharse de la reputación de las marcas "JAGUAR" de su oponente ya registradas números 1.522.261 y 1.522.262, cuya identidad gráfica resulta evidente a simple vista dado que, comparando ambas marcas, no es posible establecer diferencias entre ellas, lo que determina que, sin necesidad de ninguna otra prueba, resulte obligada la conclusión de que la parte aspirante pretende imitar el distintivo gráfico utilizado por su oponente, buscando una aproximación al mismo que le reporte publicidad y aumento de su reputación, máxime si tenemos en cuenta la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo nº 42/2004, de 28 de enero de 2004, sobre la cual las partes han tenido ocasión de hacer alegaciones oportunas, que resuelve los enfrentamientos experimentados entre ambas entidades en el sentido de que la parte hoy recurrente debe cesar en el futuro de todo acto mercantil de la denominación "JAGUAR", para distinguir relojes, pero también ordena que la parte recurrida debe cesar en el uso publicitario de la marca "JAGUAR" en su disposición gráfica actual que consiste en una disposición gráfica especial y con evocación del distintivo notorio "JAGUAR" de la firma "JAGUAR CARS LIMITED", con lo cual, no ofrece la menor duda que la disposición gráfica del tipo de letra de las marcas aspirantes constituye un intento de aprovechamiento de la notoriedad de su oponente que viene desde muy antiguo y que debe cesar en él, modificando la disposición gráfica de sus denominaciones que evocan la marca oponente. En consecuencia, procede estimar el motivo de casación articulado en base al artículo 13 c) de la Ley de Marcas y casar y anular la sentencia recurrida.

Una vez casada la sentencia recurrida, la Sala se convierte en Sala de instancia para resolver con plena jurisdicción el recurso contencioso-administrativo nº 2214/1995 y su acumulado nº 1832/1996, acordando la estimación del mismo y declarando no conformes a Derecho las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 20 de abril de 1994 y 15 de enero de 1996, a las que la demanda se contrae, denegando definitivamente la inscripción registral de las marcas nº 1.741.339 "JAGUAR", con gráfico de tipo de letra y óvalo, y nº 1.741.340 "JAGUAR", con gráfico de tipo de letra, ambas de la clase 14 del Nomenclátor.

Al estimarse el único motivo de casación invocado, procede, de conformidad con el artículo 139 de la Ley Jurisdiccional, declarar haber lugar al recurso sin hacer expresa condena en costas.

En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,