STS, 12 de Julio de 2002

PonenteManuel Campos Sánchez-Bordona
ECLIES:TS:2002:5212
Número de Recurso3476/1996
ProcedimientoCONTENCIOSO - 01
Fecha de Resolución12 de Julio de 2002
EmisorTribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a doce de Julio de dos mil dos.

Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 3476/1996 interpuesto por "FIAT S.p.a.", representada por la Procurador Dª. Almudena Galán González, contra la sentencia dictada con fecha 2 de diciembre de 1995 por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 1063/1993, sobre marca número 1.509.994, "Hogar IPC FIATC"; es parte recurrida "FIATC, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA", representada por el Procurador D. José Manuel de Dorremochea Aramburu.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero

"Fiat, S.p.a." interpuso ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 1063/1993 contra la resolución dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas con fecha 2 de marzo de 1992 que concedió la solicitud de registro de la marca número 1.506.279 (1) "Hogar IPC FIATC" (gráfica), y contra la desestimación por silencio administrativo del recurso de reposición deducido contra la misma.

Segundo

En su escrito de demanda, de 23 de diciembre de 1993, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "anulando dichas resoluciones, dejándolas sin ningún valor y efecto, y en su lugar, declarar que procede la denegación del tan citado registro de la marca 1.506.279 Hogar IPC Fiatc (gráfica)". Por otrosí interesó el recibimiento a prueba.

Tercero

El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 31 de enero de 1994, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia "confirmando en todos sus extremos la resolución recurrida".

Cuarto

La entidad "Fiatc, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija" contestó a la demanda con fecha 28 de febrero de 1994 y suplicó se dicte en su día sentencia "desestimando íntegramente la demanda, declarando la adecuación a derecho de los acuerdos impugnados y manteniendo, en consecuencia, la inscripción de la Marca nº 1.506.279, con imposición de las costas a la parte recurrente". Por otrosí solicitó el recibimiento del recurso a prueba.

Quinto

Practicada la prueba que fue declarada pertinente por auto de 1 de septiembre de 1994 y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Tercera, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 2 de diciembre de 1995, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que desestimando el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto por 'Fiatc, S.p.a.', representado por el Procurador D. Rafael Rodríguez Montaut, confirmamos las resoluciones impugnadas por ser conformes a derecho; sin hacer expresa imposición de las costas causadas".

Sexto

Con fecha 20 de abril de 1996 "Fiat, S.p.a." interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 3476/1996 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos fundados en el artículo 95.1.4º de la Ley Jurisdiccional: Primero: Por aplicación indebida del apartado a) del artículo 12.1 de la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1988 y de su jurisprudencia, en particular de las sentencias que cita respecto de la necesidad de atender al elemento más importante y característico de los signos, otorgando mayor relevancia al elemento denominativo sobre otros componentes de diferente naturaleza. Segundo: Por aplicación indebida del mismo precepto y su jurisprudencia referente a la interpretación de la relevancia de la similitud o conexión aplicativa a la hora de juzgar respecto a la admisibilidad de nuevas marcas. Tercero: Por inaplicación del artículo 13-b) de la Ley de Marcas y del 6 bis del Convenio General de la Unión de París. Cuarto: Por inaplicación del artículo 8º del Convenio General de la Unión de París y de su jurisprudencia.

Séptimo

"Fiatc, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija" presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con expresa imposición de costas a la entidad recurrente.

Octavo

Por providencia de 12 de abril de 2002 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez- Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 4 de julio siguiente, en que ha tenido lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero

La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 2 de diciembre de 1995, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Fiat, S.p.a." contra la resolución administrativa antes reseñada que concedió la solicitud de registro de la marca mixta número 1.506.279 (1) "Hogar IPC FIATC", con gráfico, para productos de la clase 36, "servicios de seguros".

Tanto la Oficina Española de Patentes y Marcas como la propia Sala sentenciadora consideraron que no había incompatibilidad entre aquella marca y su oponente, la marca internacional anterior "FIAT", número 555.540, de la que era titular la sociedad "FIAT, S.p.a." hoy recurrente en casación.

Segundo

La sentencia de instancia confirmó, en efecto, la resolución administrativa con los siguientes razonamientos:

"[...] La resolución de la oficina Española de Patentes y Marcas de 17 de agosto de 1993 [...] concedió la marca número 1.509.994, mixta, 'Hogar IPC Fiatc', a Fiatc-Mutua de Seguros Generales, por ajustarse a las prescripciones del artículo 12.1 de la Ley de Marcas, entendiendo que entre las marcas enfrentadas, la anteriormente expuesta y la marca número 555.540 Fiat, no concurren los 2 factores claves en esta cuestión, que son, de una parte, la posible identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual entre ambas, y de otro la eventual coincidencia o disparidad de su ámbito aplicativo, ya que si bien aplicativamente guardan cierta afinidad, por cuanto que la marca concedida e impugnada en los presentes autos ampara servicios de seguro, y la marca oponente y recurrente en este procedimiento protege servicios de ayuda a las funciones comerciales de su negocio dedicado a seguros y crédito, no obstante, entre los distintivos enfrentados 'Hogar IPC Fiat' (gráfico) y 'Fiat', existen suficientes disparidades de conjunto como para garantizar su recíproca diferenciación, excluyéndose todo riesgo de error o confusión en el mercado.

[...] En el supuesto que nos ocupa, la marca que aquí se discute, es mixta, integrada por un conjunto denominativo, formada por los vocablos 'Hogar IPC Fiatc', cuya parte intermedia 'IPC' está escrita con caracteres sensiblemente mayores y con letras diferentes que las que forman los otros 2 vocablos 'Hogar' y 'Fiatc', incluido en un triángulo, en cuya base se lee 'Importante patrimonio cubierto'; expresión a la que responde las siglas 'IPC'. Lo que más destaca del conjunto gráfico- denominativo, son las siglas 'IPC'. Por lo que es evidente que no existe la semejanza gráfica y fonética alegada de contrario, al existir suficientes elementos diferenciadores, siendo la única similitud los vocablos 'Fiatc' y 'Fiatc', que no tiene fuerza suficiente para estimar el recurso; a lo que debe añadirse, que según certificado de la Dirección General de Seguros del Ministerio de Economía y Hacienda, la entidad recurrente, 'Fiat' o 'Fiat S.P.A.' no ha efectuado actividad alguna en concepto de Compañía Aseguradora, por cuanto que examinados los Libros de los Registros Especiales, a los que están sometidos a la inscripción las actividades aseguradoras así como la de correduría, de acuerdo con lo previsto en la Ley 33/84, de 2 de Agosto, sobre Ordenación del Seguro Privado, y la Ley 9/1992, de 30 de abril, de Mediación en Seguros Privados, se comprueba que no existe ni ha existido en los últimos años entidad alguna con la denominación 'Fiat' o 'Fiat S.P.A.', habiéndose declarado la caducidad de la inscripción de la marca 'Fiat' número 555.540, en cuanto a los servicios de ayuda a las funciones comerciales de un negocio dedicado a seguros, por Sentencia del Juzgado de 1ª Instancia número 38 de Barcelona".

Tercero

Al igual que hemos hecho en la reciente sentencia de 7 de junio de 2002 (recurso de casación 2311/1996) hemos de consignar previamente que esta Sala ha desestimado ya diversos recursos de casación interpuestos contra sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia que, a su vez, habían confirmado las resoluciones registrales en que se denegó la inscripción de la marca gráfico-denominativa aspirante "FIATC, Mutua de Seguros Generales", con gráfico, por su incompatibilidad con la prioritaria "FIAT".

Las referidas sentencias de esta Sala han recaído, decimos, en diversos recursos de casación:

  1. Número 1721/1993, fallado por sentencia de esta Sala de 8 de junio de 2000 que confirma la del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 26 de noviembre de 1992 en el recurso contencioso- administrativo 1181/1990;

  2. número 1304/1994, fallado por sentencia de esta Sala de 3 de mayo de 2001 que confirma la del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 21 de octubre de 1993 en el recurso contencioso- administrativo 1386/1991;

  3. número 5054/1994, fallado por sentencia de esta Sala de 22 de noviembre de 2001 que confirma la del Tribunal Superior de Justicia de 12 de abril de 1994 en el recurso contencioso-administrativo 1388/1991;

  4. número 4982/1994, fallado por sentencia de esta Sala de 21 de noviembre de 2001 que confirma la del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 18 de abril de 1994 en el recurso contencioso- administrativo 1387/1991.

    Además de ello, esta misma Sala ha corroborado idéntico criterio en otros recursos de casación interpuestos por la entidad financiera (hoy recurrida) en relación con la denegación del registro de otras marcas más o menos similares a la de autos. En concreto:

  5. la sentencia de esta Sala de 3 de octubre de 2001 desestimó el recurso de casación número 3999/1994, interpuesto por dicha entidad aseguradora contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 24 de marzo de 1994 recaída en el recurso contencioso-administrativo 184/1992;

  6. la de 15 de noviembre de 2000 desestimó igualmente el recurso de casación número 3957/1993 interpuesto contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 11 de marzo de 1993 recaída en el recurso contencioso- administrativo 625/1991;

  7. la ya citada sentencia de 7 de junio de 2002 desestimó el recurso de casación número 2311/1996 interpuesto por aquella entidad aseguradora contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 27 de diciembre de 1995 recaída en el recurso contencioso-administrativo 152/1994.

    Diremos, además, que al estimar el recurso de casación número 4022/1993, interpuesto por "FIAT, S.p.a." contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 17 de mayo de 1993 (recurso contencioso-administrativo 295/1991), mediante nuestra sentencia de 29 de noviembre de 2000 hemos casado aquélla, que había admitido la compatibilidad de la marca aspirante "FIATC, Mutua de Seguros generales" y gráfico, para proteger productos de la clase 25, con la oponente FIAT, número 555.535.

    El mismo fallo contiene nuestra sentencia de 24 de junio de 2002, en la que estimamos el recurso de casación número 3082/1996, asimismo interpuesto por "Fiat, S.p.a." contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 23 de diciembre de 1995, recaída en el recurso contencioso administrativo 1109/1994, sentencia de instancia en la que se confirmó la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas favorable a la inscripción de la marca mixta "FIATC, Mutua de Seguros Generales", nº 1.583.278, para productos de la clase 34 (tabaco, artículos para fumador, cerillas).

Cuarto

En su primer motivo de casación, interpuesto, como todos, al amparo del artículo 95.1.4º de la Ley Jurisdiccional, "Fiat, S.p.a." alega que la Sala de instancia ha infringido, por aplicación indebida, el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas de 10 de noviembre y de la jurisprudencia que lo desarrolla. A su juicio, el tribunal sentenciador no ha tenido en cuenta la necesidad de atender al elemento más importante y característico de los signos y otorgar una mayor relevancia al elemento denominativo sobre otros componentes de diferente naturaleza.

Cita, a tales efectos, las sentencias de este Tribunal de 30 de mayo de 1984, 29 de noviembre de 1975, 27 de noviembre de 1982, 14 de diciembre de 1987, 2 de abril de 1990, 23 de julio de 1990, 20 de septiembre de 1990 y 12 de marzo de 1993.

Ciertamente hemos dicho en varias de las sentencias citadas en el fundamento jurídico precedente que podía apreciarse la semejanza de las marcas enfrentadas en sus correspondientes recursos, similitud que derivaba de la práctica identidad fonética existente entre lo que constituía el núcleo de ambas denominaciones ("FIATC" y "FIAT") y que impedía su pacífica convivencia, pues puede originar confusión en el mercado.

En este caso, sin embargo, no existe tal similitud, pues no puede afirmarse con propiedad, a la vista de sus características singulares, que el signo distintivo aspirante al registro tenga también como núcleo la denominación FIATC. El examen de dicho distintivo, en cuya composición el vocablo Fiatc no tiene una relevancia mayor frente al resto, pone de relieve que entre los términos que identifican el producto los dos primeros (esto es, "Hogar", por un lado, y el anagrama IPC, por otro) cuando menos igualan en importancia al tercero. De hecho, las iniciales IPC (acompañadas de la expresión "importante patrimonio cubierto", en caracteres tipográficos más reducidos) destacan sobremanera.

Desde el punto de vista fonético, pues, el tercer componente de la denominación compleja (FIATC) no tiene la importancia que en otros supuestos tenía, y que condujo a las Salas de instancia y a este Tribunal en casación a calificarlo como "núcleo" del signo en cuanto tal.

Esta conclusión queda aun más reforzada desde el punto de vista gráfico; el examen de la marca aspirante al registro pone de relieve, a simple vista, la importancia no principal que en ella tiene el término Fiatc frente al resto de elementos, dadas sus características tipográficas.

Ambas circunstancias determinan que el juicio de la Sala de instancia, anteriormente transcrito, sobre la existencia de suficientes disparidades de conjunto entre las marcas enfrentadas como para garantizar su recíproca diferenciación no pueda tacharse de disconforme a derecho, como tampoco lo era la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas que aquella Sala confirmó.

Apreciada fundadamente la diferencia entre los dos signos distintivos, que excluye el riesgo de error o confusión en el mercado, decae el primer motivo de casación, pues no puede afirmarse con propiedad que la Sala de instancia haya vulnerado el artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de Marcas, al comparar uno y otro.

En efecto, admitiendo que el examen registral ha de atender al elemento más característico de los signos opuestos, lo cual puede, a su vez, conducir a que en determinados casos tenga más relevancia el elemento denominativo que el gráfico, ya hemos dicho que en este supuesto la comparación entre uno y otro factores arrojaba un resultado inequívocamente favorable a la inconfundibilidad de las dos marcas. Excluida la semejanza o identidad fonética, gráfica o conceptual entre la marca aspirante y la ya registrada, la Sala sentenciadora aplicó correctamente el artículo 12.1.a de la Ley de Marcas.

Semejante conclusión no difiere, pese a lo que en una primera impresión pudiera parecer, de la sentada por este mismo Tribunal Supremo en las sentencias cuya reseña se contiene en el fundamento jurídico segundo. Repetidamente hemos puesto de relieve el casuismo inherente en esta materia, para cuyo análisis debe estarse en cada supuesto a las circunstancias singulares en él concurrentes. Casos aparentemente iguales dejan de serlo si los elementos gráficos o denominativos de los signos enfrentados presentan alguna particularidad que excluye su similitud, como aquí ocurre.

Quinto

En su segundo motivo de casación la sociedad recurrente alega la infracción del mismo artículo y apartado de la Ley de Marcas ahora en lo referente a la "relevancia de la similitud o conexión aplicativa a la hora de juzgar respecto de la admisibilidad de nuevas marcas".

El motivo carece de virtualidad si, como hemos apreciado, fuera cual fuera el juicio de la Sala de instancia sobre la similitud entre los productos o servicios que ambos signos trataban de amparar, es acertado el juicio de dicha Sala al declarar que no existe la identidad o semejanza entre una y otra marca. Si éstas son inequívocamente distintas, resulta ya irrelevante que se refieran a productos iguales, similares o diferentes pues, desde ese momento, no les es aplicable la prohibición del artículo 12.1 a tenor del cual se veda el acceso al registro del signo aspirante siempre que, como primera condición, tenga identidad o semejanza (fonética, gráfica o conceptual) con otra marca ya registrada y, además, como segunda condición, una y otra designen productos o servicios idénticos o similares.

Excluida pues, la primera circunstancia determinante de la prohibición de registro, ante la falta de identidad o semejanza entre ambas marcas, nada afecta a la solución del litigio el juicio sobre la segunda.

Sexto

El tercero de los motivos que "Fiat, S.p.a." aduce para casar la sentencia es que en ella se infringe, por inaplicación, el artículo 13.b) de la Ley de Marcas así como el artículo 6 bis del Convenio General de la Unión de París. En síntesis, viene a alegar que la Sala de instancia permite, con su fallo, que la sociedad recurrida se aproveche del renombre o reputación de que, en cuanto marca internacional, goza "FIAT".

Tampoco el motivo puede estimarse, descartado como hemos el presupuesto sobre el que se basa; si las marcas enfrentadas tienen entre sí los suficientes elementos de diferenciación como para negar su confundibilidad, y quedan excluidos asimismo el riesgo de confusión entre sus potenciales usuarios y el riesgo de asociación entre una y otra, no puede afirmarse en buena lógica que la posterior trate de aprovecharse del renombre de la anterior ya registrada.

Séptimo

Análogas consideraciones hemos de hacer respecto al cuarto de los motivos de casación mediante el cual la sociedad Fiat denuncia la infracción, por inaplicación, del artículo 8º del Convenio General de la Unión de París así como de la jurisprudencia que lo desarrolla.

Ni aquel precepto ni las sentencias citadas en el desarrollo del motivo (que son las de este Tribunal de 13 de febrero de 1975, 18 de diciembre de 1990 y 14 de enero de 1987) pueden alegarse con éxito para acusar a la Sala de instancia de no haber garantizado, en este caso, a la sociedad recurrente la protección de su nombre comercial.

Dicha protección, a la que sin duda tiene derecho, le habría sido concedida si la marca aspirante al registro contuviese elementos de identidad o semejanza con el nombre comercial registrado de la sociedad recurrente que determinasen el riesgo de confusión entre aquélla y éste. Si, según hemos reiterado en esta sentencia, no concurren estos presupuestos, el resto de la argumentación queda carente de base y el motivo no puede tener acogida favorable.

Octavo

Procede, pues, la desestimación del recurso con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido, conforme prescribe el artículo 102.3 de la precedente Ley Jurisdiccional.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

FALLAMOS

No ha lugar al recurso de casación número 3476 de 1996, interpuesto por "Fiat, S.p.a." contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso- Administrativo (Sección Tercera) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 2 de diciembre de 1995, recaída en el recurso número 1063/1993. Imponemos a la parte recurrente las costas de este recurso.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Fernando Ledesma.- Óscar González.- Segundo Menéndez.- Manuel Campos.- Francisco Trujillo.- Pablo Lucas.- Fernando Cid.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.

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