STS, 29 de Mayo de 2006

Con fecha 4 de diciembre de 2003, la Sala de lo Contencioso Administrativo ( Sección 5ª) del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: " FALLO: 1º.- Desestimar el presente recurso contencioso- administrativo.- 2ª.- No efectuar pronunciamiento impositivo de las costas procesales devengadas en el presente recurso ".

Contra dicha sentencia, interpuso recurso de casación la entidad BIMBO, S.A., a través de su Procuradora Sra. CAMPILLO GARCIA, que lo formalizó por escrito en base a cuatro motivos, amparados, los tres primeros, en el artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional , por infracción del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas ( por existir identidad denominativa y conceptual, semejanza aplicativa y riesgo de confusión y/o asociación, respectivamente ); y el cuarto, al amparo de los apartados d) y c) de aquel precepto, por cuanto, por un lado, se denuncia la infracción del artículo 13.1.c) de la misma Ley de Marcas , al considerar que la marca concedida incurre en aprovechamiento indebido de la reputación de su representada, y por otro, que la sentencia incurre en incongruencia omisiva al no haberse pronunciado sobre este aspecto. Terminó suplicando a la Sala que se dictase sentencia estimándolo, y casando y anulando la recurrida, se declarasen no ajustadas a derecho las resoluciones recurridas, denegando, en consecuencia, el registro de la marca nº 671.293, " BONY ".

Las recurridas, ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, a través del Sr. ABOGADO DEL ESTADO, y la compañía MARQUES ET BREVETS S.A.R.L. y en su nombre el Procurador Sr. VAZQUEZ GUILLEN, en el escrito correspondiente formularon su oposición a los motivos de casación, y finalmente suplicaron a la Sala que en su día se dictase sentencia desestimatoria del recurso interpuesto, confirmando íntegramente la recurrida e imponiendo las costas a la recurrente.-

Posteriormente, se acordó señalar para deliberación y fallo de este recurso el día 17 de mayo de 2006, en que han tenido lugar dichos actos procesales.-

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Francisco Trujillo Mamely, Magistrado de Sala

Constituye el objeto de este recurso de casación la sentencia dictada con fecha 4 de Diciembre de 2.003 por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña , que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la mercantil que ahora recurre en casación, contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha de 30 de Noviembre de 1.999 que, a su vez, había desestimado el recurso ordinario interpuesto contra la de 15 de Diciembre de 1.998, que concedió la inscripción de la marca internacional denominativa BONY, número 671.293, para productos de la Clase 33 "vinos espirituosos y licores",

Solicitada esta marca se formuló oposición, entre otras, por la hoy recurrente, como titular prioritaria de marca nacional número 1.282.707, denominativa, BONY, Clase 30 del Nomenclátor internacional, para "café, té, cacao, azúcar, tapioca, sagú, sucedáneos de café; harinas; preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensaladas); especias; hielo". La Oficina dictó resolución administrativa con fecha 15 de Diciembre de 1998 expresando que: "no son de aplicación las marcas oponentes por proteger productos no solicitados por la marca en estudio. La marca I 226.105 tampoco se tiene en cuenta por diferencia denominativa con la marca a registrar".

El recurso administrativo ordinario fue desestimado por la Resolución de 30 de Noviembre de 1.999, porque: " en el presente caso si bien concurre la identidad entre las marcas enfrentadas BONY no concurre el segundo factor de confundibilidad, pues la marca recurrida reivindica vinos, dentro de la clase 33 N. Internacional mientras que la marca recurrente protege café, té, cacao, harina, levaduras y otros productos de la Clase 33 del N.I., productos estos que no son intercambiables con aquellos, por lo que no cabe posibilidad de confusión y estimar lo contrario sería dar a la marca prioritaria protección para clases de productos en que no está registrada, en contradicción con el art. 19 de la Ley y con el principio de especialidad, consagrado por el art. 1 del mismo texto legal , a cuyo tenor el derecho de la marca no confiere un señorío absoluto sobre el signo aisladamente considerado, sino relativo, al recaer sobre el signo conectado a la clase de productos para los que fue registrado, de modo que un signo idéntico puede ser registrado por distintos empresarios siempre que sea para productos diferentes".

La sentencia de instancia fundamentó la desestimación del recurso contencioso- administrativo interpuesto contra aquella Resolución, argumentando que:

[...] " Aún cuando entre las marcas enfrentadas no existen diferencias gráficas, no concurre la segunda de las circunstancias que la jurisprudencia considera que debe darse cumulativamente y que resulta decisivo en el presente caso ya que ambas marcas amparan productos de clases diferentes, la de la recurrente protege productos de la clase 30 " café, té, cacao, azúcar, tapioca, sucedáneos del café; harinas, preparaciones hechas de cereales, pan pastelería, confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas ( con excepción de salsas para ensaladas ); especias; hielo ", mientras que la opuesta protege productos de la clase 33 , " vinos, espiritosos y licores ". Es evidente que los productos de una y otra marca no pueden inducir a confusión en el consumidor medio pues protegen productos tan dispares que no es posible ni siquiera el riesgo de asociación ".

Disconforme con la sentencia de instancia se interpone este recurso de casación que manifiesta se hace con base en el motivo que autoriza y contempla el artículo 88.1, en sus apartados c) y d) de la Ley Jurisdiccional , transcribiendo los dos mencionados apartados, y explicando que se interpone en base a la infracción, según entiende, de las normas del ordenamiento jurídico y jurisprudencia que a continuación relaciona, articulando cuatro motivos.

El primero, por infracción del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1.988, de 10 de Noviembre, de Marcas , por identidad fonética y conceptual, argumentando, en síntesis, para ello, que para que una marca adquiera su función y condición de distintivo es totalmente imprescindible y preceptivo que se diferencie suficientemente de otras anteriores, como exige el propio artículo 1º de la Ley de Marcas , pues si existe esa identidad jamás podrá cumplir con lo preceptuado en el indicado precepto, por que es imposible que se distinga, entre otros del distintivo de la oponente.

El segundo motivo denuncia la infracción del artículo 12.1.a) de la propia Ley de Marcas , por la semejanza aplicativa de los productos, sosteniendo que ante la identidad fonética el principio de especialidad no debe ser de aplicación rigurosa, siendo así que, en este caso, no sólo existe identidad en la denominación sino que la disparidad en la clase de productos no es tal, ya que estando interrelacionados los sectores de la bebida y de la alimentación los signos enfrentados pueden y de hecho convergen en el mercado, lo que comporta un riesgo asociativo que a su vez deriva en el aprovechamiento indebido de la marca de la recurrente; todo ello en relación, además, con la notoriedad y renombre en el mercado español de la oponente, lo que requiere mayor protección registral.

En el tercero, se denuncia la infracción del artículo 12.1.a) de la misma Ley de Marcas , por el riesgo de confusión y/o asociación. Afirma que, como consecuencia de la afinidad aplicativa a que viene haciendo referencia en los motivos anteriores, es evidente que la inscripción de la marca concedida está inequívocamente destinada a un consumidor habitual de los productos comercializados por la recurrente que, al ver la nueva marca, deducirá erróneamente que se trata de la misma que la anterior, que ha podido ampliar la gama de sus productos, siguiendo una línea comercial en que son muchas las empresas que vienen caracterizadas por la búsqueda de un mayor número de productos a ofertar en el mercado. De lo cual cabe deducir que siendo idénticos los distintivos enfrentados y con independencia de la estrecha vinculación aplicativa, lo cual queda patente al ser los mismos consumidores adquirentes de unos y otros productos y coincidentes los puntos de venta, existe un evidente riesgo de confusión y asociación en el mercado.

Y, por fin, en el cuarto motivo se denuncia la infracción del artículo 13.1.c) de la Ley de Marcas , por el aprovechamiento indebido de la reputación de la recurrente. Aprovechamiento debido a la contrastada y cualificada reputación de la que goza la recurrente, como consecuencia de la calidad con la que ha la comercializado durante su dilatada trayectoria profesional así como de la publicidad difundida al respecto, por lo que tiene el derecho a utilizar en exclusiva su signo distintivo, asistiéndole igualmente la opción de no verse inquietado por aquellos que pueden aprovecharse de una fama y prestigio que les son ajenos. Extremo este sobre el cual además no se ha pronunciado la sentencia recurrida siendo, por tanto, la resolución incongruente por omisiva.

Los tres primeros motivos aparecen, sin duda alguna, articulados al amparo del apartado d), del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional y, en cuanto que de lo que hemos expuesto aparecen estrechamente relacionados entre sí, pueden ser analizados de forma conjunta.

La prohibición relativa establecida en el alegado artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas , que se dice infringido, requiere un doble elemento para que opere: a), que el nuevo signo resulte idéntico o semejante, desde el punto de vista fonético, gráfico o conceptual, con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado; y b), que el nuevo signo trate de distinguir productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada en el nombre comercial ya registrado o solicitado. En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada) basta que no se de una de esas dos circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al registro de la marca solicitada; lo cual quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo lugar, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos; resumidamente, si se da uno de aquellos requisitos, pero no el otro, la prohibición es inoponible.

Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios ( regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta manera en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.

Al Tribunal de Instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea o asociado a ella.

A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de efectuar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, sin perjuicio de admitir su transcendencia en orden a fijar los criterios generales a que debe someterse la valoración de los conceptos de semejanza que usa la Ley, pues no cabe la menor duda de que frente a las sentencias que se invocan pueden aducirse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.

En este mismo ámbito de consideraciones generales, que hemos ido destacando en relación con la jurisprudencia establecida en esta materia luego de la publicación de la vigente Ley de Marcas, y con respecto al recurso de casación y que, efectivamente, constituyen jurisprudencia, también hemos de añadir que esa operación que realiza el Juzgador de Instancia no puede ser corregida en casación, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable.

Pues bien, estas consideraciones generales que también por reiteración constituyen jurisprudencia, conducen derechamente a la desestimación de los tres primeros motivos de casación articulados.

En efecto, la sentencia de instancia una vez hecha la comparación de conjunto ha afirmado la posibilidad de convivencia de ambas marcas, la aspirante y la oponente, resaltando que si bien entre esas marcas no existen diferencias gráficas, no concurre el segundo de los requisitos que cumulativamente deben concurrir para que opere la prohibición , esto es los productos que protegen, integrados en clases diversas, ya que incluso, como había sostenido el defensor de la Administración en la instancia, el ámbito de aplicación es diferente tanto subjetiva como objetivamente, pues en el primer aspecto los potenciales consumidores de la marca aspirante y de la oponente son diferentes y en el segundo aspecto el ámbito de aplicación también lo es, ya que una consiste en vinos y licores, mientras que la otra identifica preparaciones de pan y harina fundamentalmente, sin perjuicio, cierto es, que en el ámbito de la alimentación por razón de la existencia de grandes supermercados los puntos de venta puedan superponerse. Pero ello sería igualmente aplicable a otros productos distintos de los ahora confrontados, sin que por ello se pueda afirmar que puedan coincidir los ámbitos aplicativos.

Por ello, llegando a la conclusión la sentencia de instancia de la compatibilidad entre las marcas enfrentadas, no puede decirse que se haga una aplicación incorrecta del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas ni de la jurisprudencia que lo interpreta, pues si lo aplica tras apreciar fundada y racionalmente que existen las disimilitudes entre las marcas enfrentadas, comporta que quede descartado el riesgo de error o confusión en el mercado, lo que impide que "el consumidor medio de los servicios de que se trata es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz que percibe la marca como un todo sin detenerse a examinar sus diferentes detalles y al que también va dirigida la protección", según tiene declarado reiteradamente el TJCE, "pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa, o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente" ( en este sentido las sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de Septiembre de 1.998, Canon (C-39/97, Rec.p.I-5507), apartado 29, de 22 de Junio de 1.999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Rec.p.I-3819), apartado 17 y 30 de Junio de 2.004, BMI Bertollo SrL y Diesel SpA , Asunto R 525/2.001-3 ).

El cuarto y último motivo de casación, en el que se denuncia la infracción del artículo 13.1 c), de la Ley 32/1.988, de Marcas , por aprovechamiento indebido de la reputación ajena, acumula, en rigor, dos motivos, lo que sería ya sería suficiente para su desestimación.

En efecto, por un lado, vuelve de nuevo a denunciar la identidad denominativa y similitud aplicativa ( apartado d) del artículo 88.1 de la Ley de Marcas ) y, por otro, afirma (apartado c) del propio precepto legal) que la sentencia no se ha pronunciado sobre la contrastada y cualificada reputación de que goza la marca de la que es titular, incurriendo así en incongruencia omisiva al olvidar la notoriedad de que goza la marca.

Así, es doctrina reiterada de esta Sala, que por ello exime de cita concreta, que " no cabe invocar en un mismo motivo - subsidiaria o acumulativamente - el amparo de dos supuestos diferentes de los previstos en el artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional porque dicho planteamiento acumulativo del motivo a cuyo amparo se formula el recurso, no resulta acorde con la naturaleza peculiar y extraordinaria del recurso de casación ". Lo que ocurre en este caso.

Pero, en cualquier caso, el motivo tampoco al amparo del apartado d) del artículo 88.1 citado, podría prosperar.

Si existen entre los distintivos importantes diferencias aplicativas que los hacen simplemente distintos, garantizando su recíproca diferenciación, - uno de los dos presupuestos exigidos para la entrada en juego de la prohibición del artículo 12.1.a) - excluyéndose todo riesgo de error o confusión, es claro que no se dan los requisitos para ese aprovechamiento indebido, pues como hemos dicho de forma reiterada, que hace innecesaria cualquier cita concreta, y repetiremos en ésta, que el rechazo absoluto de la Sala de Instancia a la confundibilidad de los signos implica igualmente el rechazo del posible riesgo de asociación de uno y otro distintivo, pues dicho riesgo no es, en definitiva, sino una modalidad más, o variante, del riesgo de confusión, esto es, una especie dentro del género. Mucho más cuando en éste caso la sentencia explícitamente lo excluye, sin que en esta exclusión exista infracción jurídica alguna.

Pues ni aquel riesgo ni la notoriedad de la marca oponente, que por lo demás ha de probarse, lo que aquí no ha ocurrido, quedan en entredicho si, como ha señalado esta Sala en las sentencias, entre otras, de 2 de Octubre de 2.002, 18 de Diciembre de 2.003 y 6 de Julio de 28 de Septiembre de 2.004 , hay suficientes elementos de distinción entre los signos, de forma que incluso el hecho de que la marca prioritaria sea notoria no impide que se otorgue la solicitada, pues el consumidor distingue perfectamente los productos de ambas.

Es cierto, desde luego, que la notoriedad en el conocimiento de una marca no puede servir de elemento para minimizar, antes al contrario, el riesgo de confusión. Mas puesta de relieve ya por la Sala de instancia la palmaria diferenciación que presentan ambas marcas, - afirmación de hecho que hay que respetar en casación - tampoco puede afirmarse que la sentencia de instancia incurra en la infracción del artículo 13.c de la Ley de Marcas , porque hay que tener en cuenta que el principio de atenuación de la especialidad de la marca que se da en relación con la marca renombrada, no cabe extenderla a la marca notoria, pues mientras aquella se justifica porque es conocida en todos los ámbitos y por el público en general, ésta es en cada sector comercial por los consumidores del mismo, de tal forma que el riesgo de asociación no se comunica entre los distintos campos y a lo que más puede llegar es a tenerse por notoria la marca oponente, pero no a que sea renombrada en el sentido antes expresado, que hubiera requerido además su prueba expresa.

Por todo ello el recurso de casación ha de ser desestimado, lo que debe comportar, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional , la imposición de las costas de este recurso de casación a la parte que lo ha sostenido, al no existir circunstancias que justifiquen su no imposición.

Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey, y en ejercicio de la potestad de juzgar que emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,