STS, 15 de Octubre de 2004
| Ponente | JOSÉ MANUEL BANDRÉS SÁNCHEZ CRUZAT |
| ECLI | ES:TS:2004:6526 |
| Número de Recurso | 4332/2001 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 15 de Octubre de 2004 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. FERNANDO LEDESMA BARTRETD. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. EDUARDO ESPIN TEMPLADOD. JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a quince de Octubre de dos mil cuatro.
VISTO el recurso de casación número 4332/2001, interpuesto por el Procurador D. Óscar García Cortés, en nombre y representación de la Entidad REEMARK GESELLSCHAFT FÜR MARKENKOOPERATION MBH, con la asistencia de Letrado, contra la sentencia dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 23 de abril de 2001, en el recurso contencioso-administrativo número 1605/1999, interpuesto contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 10 de junio de 1999, que desestimó el recurso ordinario interpuesto contra la precedente resolución de fecha 6 de abril de 1998, que denegó la inscripción de la marca número 2.073.716 "WEST" (con gráfico), para amparar productos de la clase 9 del Nomenclator Internacional.. Han sido partes recurridas la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada y defendida por el Abogado del Estado y la Entidad U S WEST, INC., representada por el Procurador D. Javier Ungría López.
En el proceso contencioso-administrativo número 1605/1999, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 23 de abril de 2001, cuyo fallo dice literalmente: «FALLAMOS: Que con desestimación del recurso interpuesto por el Procurador D. Oscar García Cortés en representación de REEMARK GESELLSCHAFT FÜR MARKENKOOPERATION MBH, debemos declarar y declaramos ajustadas a derecho las resoluciones recurridas, sin costas.».
Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de la Entidad REEMARK GESELLSCHAFT FÜR MARKENKOOPERATION MBH recurso de casación, que la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado mediante providencia de fecha 7 de junio de 2001 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 24 de julio de 2001, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente SUPLICO: «que teniendo por presentado este escrito y sus copias respectivas y por formalizado el Recurso de casación en tiempo y forma legal, se sirva admitir todo ello y previos los trámites previstos por la Ley en esta clase de procedimientos, dicte en su día sentencia por la que se declare HABER LUGAR al Recurso, CASE y ANULE la citada Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Primera) dictada en el recurso contencioso-administrativo 1.605/99, dictando otra por la que acuerde la no conformidad a derecho de las resoluciones administrativas que determinaron la denegación de la marca nº 2.073.716, West, con gráfico, clase 9.».
La Sala, por providencia de fecha 26 de septiembre de 2002, admitió el recurso de casación.
Por providencia de la Sala de fecha 28 de noviembre de 2002 se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO y la Entidad U S WEST INC) a fin de que, en el plazo de treinta días, pudieran oponerse al recurso, lo que efectuaron con el siguiente resultado:
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- El Abogado del Estado, en escrito presentado el día 26 de diciembre de 2002, expuso los razonamientos que creyó oportunos y concluyó con el siguiente SUPLICO: «que, teniendo por presentado este escrito y por evacuado el trámite de oposición, dicte sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso y se impongan las costas al recurrente.».
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- El Procurador D. Javier Ungría López, en representación de la Entidad U S WEST INC., en escrito presentado el día 9 de enero de 2003, expuso asimismo los razonamientos que creyó oportunos y concluyó con el siguiente SUPLICO: «que habiendo por presentado, con sus copias, este escrito de oposición al Recurso de Casación interpuesto por la firma REEMARK GESELLSCHAFT FÜR MARKENKOOPERATION MBH contra la sentencia número 617 dictada por la SECCIÓN PRIMERA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID con fecha 23 de abril de 2001, trámite en el que esta parte actúa como recurrida, se sirva en su día dictar sentencia por la que se declare que no ha lugar al presente Recurso de Casación y se confirme íntegramente aquella sentencia recurrida, condenando en costas a la parte recurrente como es preceptivo.».
Por providencia de fecha 4 de junio de 2004, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 6 de octubre de 2004, fecha en que tuvo lugar el acto.
Constituye el objeto del presente recurso de casación la sentencia dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 23 de abril de 2001, que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Compañía Mercantil REEMARK GESELLSCHAFT FÜR MARKENKOOPERATION MBH contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 10 de junio de 1999, que desestimó el recurso ordinario formulado contra la resolución precedente de 6 de abril de 1998, que denegó el registro de la marca número 2.073.716 "WEST" (gráfica) para amparar productos comprendidos en la clase 9 del Nomenclator Internacional de Marcas.
La sentencia de la Sala de instancia declaró la conformidad a derecho de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas impugnadas, estimando la incompatibilidad de la marca aspirante número 2.073.716 "WEST" (gráfica) para amparar productos de la clase 9, y la marca prioritaria número 1.150.817 "US WEST" (gráfica) para amparar productos de la clase 9, en una interpretación aplicativa del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, al apreciar de forma sucinta la idéntica raíz denominativa y la identidad aplicativa entre las marcas enfrentadas, en base al siguiente razonamiento que se refiere en el fundamento jurídico quinto en los siguientes términos:
Todo el argumento de la recurrente en realidad está dirigido contra US WEST y para ello acude a numerosa prueba documental que pretende evidenciar la notoriedad de su marca WEST, si bien en un campo bien distinto, el de los cigarrillos con marca núm. 2073729 en clase 39, pretendiendo monopolizar la palabra común WEST para cualquier clase de producto o servicio. Naturalmente que no puede negarse la notoriedad de WEST pero en un ámbito completamente alejado de los productos de la clase 9 donde lo que se pretende es un registro que invade notoriamente el área de productos amparados previamente por la misma denominación WEST, y ahí la contradicción de la recurrente porque si según ella lo esencial es esa palabra, ya había sido registrada en clase 9 por otra firma, la aquí codemandada y que legítimamente cierra el paso a su pretensión por prohibición relativa del art. 12.1-a de la Ley de Marcas.
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La defensa letrada de la Entidad recurrente funda el único motivo de casación articulado al amparo del artículo 88, 1 d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, por infracción del ordenamiento jurídico, denunciando que la sentencia de instancia incurre en vulneración del artículo 12, 1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, alegando sustancialmente que la Sala no realizó una valoración de conjunto de todas las circunstancias concurrentes en el examen de las marcas enfrentadas porque no evalúa adecuadamente la notoriedad que goza entre el público consumidor la marca número 2.073.729 "WEST" (gráfica) que ampara productos de la clase 39, que es idéntica a la marca aspirante número 2.073.716 "WEST" (gráfica), para amparar productos de la clase 9, que no provoca riesgo de confusión en el mercado porque la marca obstaculizadora número 1.150.817 "US WEST" carece de esta fuerza distintiva.
Se invoca además que la marca oponente ha convivido pacíficamente con otras marcas que en la misma clase 9 utilizaban como elemento distintivo el vocablo "WEST" -la marca número 862.784 "WEST A. SOCIAS y la marca internacional 484.797 "WEST", con gráfico- lo que desvaloriza el criterio de la Sala que argumenta que la Entidad mercantil recurrente pretende monopolizar la patente "WEST" para cualquier clase de producto o servicio.
Se alega por último, en defensa de la pretensión casacional, que la Sala no ha realizado una valoración adecuada de la disparidad del elemento gráfico ni del grado de distinción fonética apreciable en la comparación de las marcas enfrentadas, que son de carácter mixto.
Procede rechazar que la sentencia objeto del recurso de casación incurra en la infracción legal denunciada como único motivo de casación, porque se aprecia que la Sala ha realizado una interpretación aplicativa que se revela no manifiestamente errónea o infundada, ni arbitraria del artículo 12, 1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que establece que no podrán registrarse como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con la marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar riesgo de asociación con la marca anterior.
Cabe coincidir con el criterio expresado por el órgano sentenciador que aprecia que existe riesgo de confusión entre las marcas confrontadas por la coincidencia en la utilización denominativa del vocablo "WEST" al amparar productos similares de la misma clase 9 del Nomenclator Internacional de Marcas, porque el grado de similitud denominativa y fonética no se ve compensado por una separación aplicativa de los productos y servicios que amparan de la clase 9 del Nomenclator Internacional de Marcas.
No se puede aplicar en este supuesto la directriz jurisprudencial de que el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta el carácter distintivo de la marca anterior, porque no es objeto de comparación la marca número 2.073.729 "WEST" (con gráfico) que ampara productos de la clase 39, que goza de especial notoriedad, con la marca obstaculizadora, que ampara productos de la clase 9.
Esta conclusión jurídica que refiere la compatibilidad de las marcas opositoras, según declara la sentencia de la Sala de instancia, es conforme a la doctrina jurisprudencial de esta Sala, porque, como se advierte en la sentencia de 27 de noviembre de 2003, el criterio prevalente que permite valorar la licitud de las marcas enfrentadas se expresa en el axioma de que no toda semejanza entre marcas es suficiente para declarar su incompatibilidad, sino solo aquélla que suponga un riesgo de confusión en el mercado sobre los productos de ambas, desde un examen de conjunto de todos los elementos integrantes de cada denominación confrontada sin descomponer su unidad fonética y gráfica.
La concretización aplicativa del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, debe efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución, al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza fonética o gráfica, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad.
No puede considerarse la infracción de la jurisprudencia invocada por la Entidad recurrente, porque debe advertirse que esta Sala en la sentencia de 4 de diciembre de 2003 ha observado que "en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada recurso debe ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias concurrentes específicas; de modo que cabe afirmar, que no tienen un carácter absoluto ninguno de los distintos criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquella semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad".
Debe recordarse la doctrina de esta Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo, advertida en la sentencia de 12 de abril de 2002 (R.C. 553/19996), sobre los criterios jurídicos que presiden la valoración de la similitud o coincidencias entre marcas y los límites impuestos a esta Sala para modificar o alterar los hechos declarados probados por el Juzgador de instancia, por la naturaleza extraordinaria del recurso de casación:
b) que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida.
c) que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 12 de la citada Ley de Marcas.
d) en fin, que siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos.
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Coincidentemente con el pronunciamiento de la Sala de instancia procede declarar que la marca aspirante número 2.073.716 "WEST" (gráfica) es incompatible con la marca prioritaria número 1.150.817 "US WEST" para servicios de la clase 9, al ser similares las denominaciones contrapuestas, y a que el gráfico que distingue a la marca aspirante no tiene la necesaria fuerza diferenciadora para no inducir a confusión en el mercado, ya que ambas marcas se refieren a productos que se distribuyen en la misma área comercial.
Procede, consecuentemente, desestimar y declarar que no ha lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Entidad REEMARK GESELLSCHAFT FÜR MARKENKOOPERATION MBH contra la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 23 de abril de 2001, dictada en el recurso contencioso-administrativo 1605/1999. SÉPTIMO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, procede imponer las costas procesales causadas en el presente recurso a la parte recurrente.
En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,
Que no ha lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Entidad REEMARK GESELLSCHAFT FÜR MARKENKOOPERATION MBH contra la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 23 de abril de 2001, dictada en el recurso contencioso-administrativo 1605/1999.
Efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en el presente recurso de casación a la parte recurrente.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos . Fernando Ledesma Bartret.- Óscar González González.- Manuel Campos Sánchez-Bordona.- Francisco Trujillo Mamely.- Eduardo Espín Templado.- José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL BANDRÉS SÁNCHEZ-CRUZAT, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico. Alfonso Llamas Soubrier.- Firmado.
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