STS, 3 de Noviembre de 2004
| Ponente | D. OSCAR GONZALEZ GONZALEZ |
| ECLI | ES:TS:2004:7065 |
| Número de Recurso | 5182/2000 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 3 de Noviembre de 2004 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. FERNANDO LEDESMA BARTRETD. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. EDUARDO ESPIN TEMPLADOD. JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a tres de Noviembre de dos mil cuatro.
En el recurso de casación nº 5182/2000, interpuesto por la Entidad BANCO DE GALICIA, S.A., representada por el Procurador Don Eduardo Codes Feijoo, y asistida de letrado, contra la sentencia nº 722/1999 dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 1 de junio de 1999, recaída en el recurso nº 2480/1996, sobre concesión de inscripción de la marca nº 1.708.496-2 "BANCOGA, BANCO DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCION DE GALICIA"; habiendo comparecido como parte recurrida la ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, representada y dirigida por el Abogado del Estado.
En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Segunda) dictó sentencia desestimando el recurso promovido por la Entidad BANCO DE GALICIA, S.A., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 20 de marzo de 1996, estimatoria en recurso de reposición de la de 4 de marzo de 1994, que denegaba la inscripción de la marca nº 1.708.496-2 "BANCOGA, BANCO DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCION DE GALICIA", para amparar productos de la clase 36.
Notificada esta sentencia a las partes, por la referida Entidad se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 30 de mayo de 2000, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la recurrente (BANCO DE GALICIA, S.A.) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 13 de julio de 2000, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, los siguientes motivos de casación:
1) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra a) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia que fueran aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate, infringe por indebida aplicación el art. 28 de la Ley 26/88, de Intervención y Disciplina de las Entidades de Crédito y demás normativa concordante.
2) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d), del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción, por inaplicación de los arts. 6.3; 437 y 1936 del Código Civil, así como la jurisprudencia que los interpreta.
3) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d), del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, infringe, por indebida aplicación, el art. 12 de la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1988 y el antiguo art. 124 del Estatuto de la Propiedad Industrial.
4) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d), del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, infringe, por indebida aplicación, la jurisprudencia que ha venido interpretando en supuestos similares, el art. 12 de la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1988 y el antiguo artículo 124 del Estatuto de la Propiedad Industrial.
Terminando por suplicar acuerde resolver conforme a Derecho procediendo a la estimación del recurso de casación y en su consecuencia case y anule la citada sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 1 de junio de 1999, por la que se permite el acceso al registro de la marca "Bancoga, Banco de precios de la Construcción de Galicia".
Por providencia de fecha 10 de abril de 2002 se admitió a trámite el presente recurso de casación, ordenándose por otra de fecha 25 de abril de 2002, entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO), a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al mismo; lo que hizo mediante escrito de fecha 6 de mayo de 2002, en el que expuso los razonamientos que creyó oportuno y solicitó se dictara sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso y se impongan las costas al recurrente.
Por providencia de fecha 3 de marzo de 2004, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 19 de mayo del corriente, dictándose otra en fecha 19 de mayo del corriente año, en la que con suspensión del término para dictar sentencia, se emplaza al INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO para personarse y formalizar escrito de oposición.
Por providencia de fecha 25 de junio de 2004 se tuvo por personado y parte al Procurador Don Arguimiro Vázquez Guillén, en nombre y representación del Instituto Galego da Vivenda e Solo, en virtud de la copia de poder que acompaña, ordenándose en la referida providencia dar traslado del escrito de interposición del recurso para formalizar el trámite de oposición al mismo.
En providencia de esta Sala, de fecha 21 de septiembre de 2004, se tuvo por caducado el trámite de oposición a la representación procesal del Instituto Galego da Vivenda e Solo, quedando los autos para señalamiento.
L a entidad BANCO DE GALICIA S.A. ha interpuesto la presente casación contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en virtud de la cual se desestimó el recurso formulado contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas que accedió a la inscripción de la marca nº 1.708.496 BANCOGA BANCO DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCiÓN DE GALICIA para productos de la clase 36: "servicios de administración de inmuebles y fincas rurales (venta y alquiler), valores mobiliarios e inmobiliarios, fincas y cualquier clase de patrimonios. Adquisición, venta, pignoración y administración de valores industriales y mercantiles de toda índole. Estudios de financiación, inversiones y garantías. Servicios de seguros, finanzas, formalización de préstamos a particulares o sociedades de efectivo o valores. Estudios relativos a la concepción de créditos para la venta a plazos con la excepción de la venta en pública subasta de todo tipo de mercaderías. Operaciones sobre efectos públicos, valores industriales y mercantiles, préstamos hipotecarios", por no existir confusión con la marca oponente nº 1.051.037 BANCO DE GALICIA S.A., ni darse las prohibiciones de los artículos 11 y 13 b) de la Ley de Marcas 32/88, de 10 de noviembre.
El Tribunal de instancia basa su fallo en los siguientes fundamentos:
"En apoyo de su pretensión impugnatoria aduce la recurrente que el art. 28 de la Ley 26/88, de Disciplina e Intervención de Entidades de Crédito prohibe el uso del término "banco", u otras denominaciones genéricas propias de las entidades de crédito o que puedan inducir a confusión con ellas, tanto a las personas físicas como jurídicas, nacionales o extranjeras, que no se hallen inscritas en los correspondientes registros ni hayan obtenido la preceptiva autorización para ejercer en territorio español las actividades reservadas a las precitadas entidades de crédito.
Entiende esta Sección, sin perjuicio del dispar criterio de otras de este mismo Tribunal, que la norma invocada por el recurrente no es aplicable al caso de autos por pertenecer a un grupo normativo distinto del regulador del acceso al Registro de los signos distintivos de la propiedad industrial, cuya finalidad es proteger los mismos y evitar la confusión en el mercado, mientras que la de la Ley 26/88 es la regulación de la disciplina de las entidades de crédito, por lo que ésta última Ley no es norma especial respecto de la Ley de Marcas.
[...] En la resolución del segundo de los motivos de impugnación que invoca la recurrente debe tenerse en cuenta que el art. 12.1, a) de la Ley de Marcas, de 10.11.88, prohibe el registro como marca de los signos o medios que puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con otra marca anteriormente solicitada o ya registrada para designar productos, servicios o actividades idénticos o similares, por causa de la identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual entre ambas, lo que protege tanto los intereses del creador del producto o industria como los de los consumidores o usuarios.
Por consiguiente, la denegación del acceso registral descansa en la doble circunstancia del parecido y del riego de confusión en el mercado, sin que baste la concurrencia de cualquier semejanza o coincidencia para que quede vedado el acceso al Registro, lo que sólo ha de acontecer cuando la semejanza sea de entidad suficiente par impedir la pacífica convivencia de las marcas enfrentadas, por originar un riego de error o confusión entre los consumidores.
Sin embargo, la semejanza constituye un concepto jurídico indeterminado cuya realidad subyacente ha de ser apreciada en cada caso mediante un estudio valorativo de los distintos factores o circunstancias que concurran en las marcas enfrentadas, como el grafismo o visión escrita de las denominaciones, la fonética o efectos de la pronunciación, las clases de productos que comercializan y su relación de afinidad o complementariedad, el área comercial a la que va dirigida la oferta y factores semánticos o de otra naturaleza que sirvan para determinar si, del examen comparativo de las marcas confrontadas, puede llegarse a la conclusión de que su coexistencia suponga un riesgo cierto de confusión de los productos o servicios que distinguen entre el público consumidor; este examen comparativo ha de ser hecho, fundamentalmente y en primer lugar, mediante la valoración sintética de los factores concurrentes, considerando el conjunto que representa la totalidad de los elementos integrantes de cada signo confrontado, de forma que no se desarticule su unidad, y su estructura global prevalezca sobre sus componentes parciales; en la valoración debe atenderse, igualmente, a las pautas generales del comportamiento colectivo, incluidos los usos comerciales, y a las reglas de la sana critica y del sentido común.
De la confrontación de la marca concedida con los signos oponentes se desprende que, pese a existir entre los mismos cierta semejanza denominativa por la inclusión en todos ellos del término "Banco" y distinguir en parte productos similares, concurren también notas diferenciales en sus denominaciones globalmente consideradas determinadas por la inclusión de otros términos en la marca impugnada, que tienen suficiente virtualidad para excluir todo riesgo de error en el mercado, todo ello sin perjuicio de que el vocablo "banco" es común, no susceptible de apropiación, por todo lo cual ha de concluirse que los signos enfrentados presentan en su conjunto diferencias susceptibles de individualizarlos, constituyendo conjuntos con propia sustantividad y con carga expresiva suficiente para cumplir esa misión específica de orientar, sugerir y atraer la atención del consumidor o usuario respecto de un producto o servicio determinado.
Por todo ello, teniendo la marca impugnada respecto a los signos distintivos prioritarios la necesaria fuerza diferenciadora para determinar funcionalmente los productos que pretende amparar, se hace viable su convivencia en el mercado con los distintivos anteriormente inscritos, por lo que no es procedente estimar la pretensión impugnatoria que en este proceso deduce la recurrente"
.
En los dos primeros motivos de casación aduce el recurrente que con arreglo a la normativa aplicable -art. 28 de la Ley 26/1988, de intervención y disciplina de las Entidades de crédito (antes artículo 38 de la Ley de Ordenación bancaria de 1946)-, y la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de noviembre de 1989, existe una total imposibilidad de utilización de la palabra "banco" como marca por estar ésta reservada a las entidades financieras que se hallen inscritas en el Registro de Bancos y Banqueros. Así mismo considera infringidos los artículos 6.3, 437 y 1936 del Código Civil, que declaran nulos los actos contrarios a las normas imperativas y prohibitivas, que sólo pueden ser objeto de posesión las cosas y derechos que sean susceptibles de apropiación, y de prescripción las cosas que estén en el comercio de los hombres.
Los motivos deben acogerse. En efecto, ya el art. 38 de la Ley de Ordenación Bancaria de 1946 estableció que nadie podrá ejercer el comercio de la banca ni usar la denominación de "Banco" o "Banquero", sin figurar inscrito en el Registro de Bancos o Banqueros, salvo en los supuestos excepcionales justificados, notorios y autorizados por el Gobierno. La vigente Ley 26/88 de Intervención y Disciplina de las Entidades de Crédito, dispone en su artículo 28 que "sin perjuicio de lo previsto en el Título V ninguna persona física o jurídica, nacional o extrajera, podrá, sin haber obtenido la preceptiva autorización y hallarse inscrita en los correspondientes registros, ejercer en territorio español las actividades reservadas a las entidades de crédito o utilizar las denominaciones genéricas propias de éstas u otras que puedan inducir a confusión con ellas".
Con apoyo en estos preceptos la Dirección General de los Registros y del Notariado y la Sala 1ª de este Tribunal en su sentencia de 28 de noviembre de 1989 ha indicado que:
"Aunque tenga razón el recurrente sobre el aspecto trascendente que confiere a las sociedades el particular relativo a su denominación, como se destaca en el art. 2 de la Ley de Sociedades Anónimas, en cuanto que el nombre es "el signo identificador de una persona física o jurídica", así como en que el nombre es una cosa, pues, con arreglo al Diccionario de la Real Academia Española, cosa es todo aquello que tiene entidad, ya sea corporal o espiritual, natural o artificial, real o abstracta, y como tal, con valor patrimonial y objeto por tanto, de transacción económica y susceptible de tráfico jurídico, no es imposible olvidar que el empleo o uso del nombre aplicado a las personas jurídicas, al igual que ocurren en las físicas, ha de hacerse sin contrariar las posibles limitaciones o prohibiciones legales que pudieran existir al respecto, y en tal sentido, es bien clara la prohibición que establece el art. 38 de la Ley de Ordenación Bancaria de 31 de diciembre de 1946, acerca de que nadie podrá usar la denominación de Banco o Banquero sin figurar inscrito en el Registro de Bancos y Banqueros, hasta el punto de disponer, en su último párrafo, que "sólo por excepción y tratándose de casos justificados y notorios, podrá autorizar el Gobierno que una determinada entidad que viniera usando con anterioridad la denominación, sin realizar efectivamente operaciones bancarias, continúe usándola sin figurar en el Registro de Bancos y Banqueros". La prohibición legal acabada de exponer, viene a determinar que la voz "Banco" no era susceptible de apropiación, ni, por tanto, objeto de posesión (art. 437 del Código Civil), lo que, a su vez conlleva la imposibilidad de su prescripción, el no estar en el comercio de los hombres (art. 1936 del citado texto legal), y determina, así mismo, que su uso indebido haya de considerarse nulo de pleno derecho, al contradecir una norma prohibitiva (art. 6.3 del repetido Código), y, de aquí, que, con independencia de estar haciéndose en el motivo supuesto de la cuestión proceda rechazarle por los propios fundamentos de las sentencias de instancia, al no concurrir en definitiva, las infracciones denunciadas"
.
Pues bien, en el presente caso el signo consistente en "Bancoga Banco de Precios de la Construcción de Galicia", incluye el término "banco" al que se refiere la prohibición antes mencionada, sin que se haya demostrado que la entidad solicitante tenga la condición de entidad de crédito, con un objeto social propio de estas entidades y debidamente inscrita en el Registro de Bancos y Banqueros, lo que implica que se esté en presencia de la prohibición del artículo 11.1.b) de la Ley 32/88, de 10 de noviembre, de Marcas, al tratarse de un signo contrario a la Ley 26/88, y haya que estimar el presente recurso, así como el recurso contencioso-administrativo declarando la nulidad del acto recurrido por su disconformidad a Derecho.
No se dan circunstancias de costas en la primera instancia, debiendo cada parte satisfacer las suyas en esta casación, de conformidad con el art. 139 de la Ley Jurisdiccional. En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
Que DEBEMOS ESTIMAR el recurso de casación interpuesto por la Entidad BANCO DE GALICIA, S.A. contra la sentencia nº 722/1999 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Segunda), de fecha 1 de junio de 1999; y debemos estimar el recurso contencioso-administrativo nº 2.480/1996, formulado por la Entidad BANCO DE GALICIA, S.A. contra la concesión de la inscripción en la Oficina Española de Patentes y Marcas de la marca nº 1.708.496 "BANCOGA, BANCO DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE GALICIA", acto que anulamos por contrario a Derecho; sin expresa condena en costas de la instancia, debiendo cada parte satisfacer la suyas en la casación.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.
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