STS, 11 de Octubre de 2004

PonenteFrancisco Trujillo Mamely
ECLIES:TS:2004:6388
Número de Recurso3995/2001
ProcedimientoCONTENCIOSO
Fecha de Resolución11 de Octubre de 2004
EmisorTribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo

D. FERNANDO LEDESMA BARTRETD. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. EDUARDO ESPIN TEMPLADOD. JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a once de Octubre de dos mil cuatro.

VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 3995 de 2001 interpuesto por la entidad INVESTRONICA S.A., representada procesalmente por el Procurador D. CARLOS ANDREU SOCIAS, contra la sentencia dictada el día 23 de marzo de 2001 por la Sala de lo Contencioso Administrativo ( Sección 4ª ) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso número 929 de 1998 que declaró ajustada a derecho la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 3 de Diciembre de 1.997 confirmatoria, en vía de recurso ordinario, de otra anterior dictada el día 9 de Junio del mismo año, que concedió la inscripción de la marca número 2.063.336, mixta, consistente en " la denominación CHOLECK diseñada caprichosamente, ubicada sobre el diseño de una figura triangular invertida en tono claro ", para productos de la Clase 33ª del Nomenclátor internacional.-

En este recurso son partes recurridas la ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, con la representación procesal que le es propia, y el GRUPO EL PRADO CERVERA, S.A. ( Sociedad Unipersonal ), a través del Procurador D. OSCAR GARCIA CORTES.-

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

Con fecha 23 de marzo de 2001, la Sala de lo Contencioso Administrativo ( Sección 4ª ) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: " FALLAMOS: Que desestimando la demanda interpuesta por INVESTRONICA, S.A., debemos declarar válida y ajustada a Derecho la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 3 de diciembre de 1997, que admitió la inscripción de la marca CHOLECK. Y ello con expresa imposición de costas a la recurrente ".-

SEGUNDO

Contra dicha sentencia, interpuso recurso de casación la mercantil INVESTRONICA, S.A., y en su nombre, el Procurador Sr. ANDREU SOCIAS, que lo formalizó por escrito en base en cuatro motivos, todos ellos formulados al amparo del apartado d) del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional. El primero por infracción del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas y el segundo, por infracción de la jurisprudencia aplicable al caso en relación con el examen de las semejanzas entre marcas enfrentadas. El tercero, por infracción de lo establecido en el artículo 13.c) y d) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de marcas y el cuarto, por infracción de la jurisprudencia aplicable al caso. Terminó suplicando a la Sala que se dictase sentencia estimándolo, y casando y anulando la recurrida, se declarasen nulas de pleno derecho, las resoluciones impugnadas, denegando el acceso registral de la marca número 2.063.336 (x) denominada " GRAFICO TRIANGULO- CHOLECK ".-

TERCERO

Las recurridas, ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, a través del Sr. ABOGADO DEL ESTADO, y GRUPO EL PRADO CERVERA, S.A. ( Sociedad Unipersonal ), por medio del Procurador Sr. GARCIA CORTES, se opusieron al recurso de casación mediante escrito correspondiente, combatiendo los motivos esgrimidos por la recurrente y finalmente suplicando que, en su día, se dictase sentencia desestimatoria del recurso interpuesto, confirmando íntegramente la recurrida e imponiendo las costas a la recurrente.-

CUARTO

Mediante providencia de fecha 26 de mayo de 2004, se acordó señalar para deliberación y fallo de este recurso el día 28 de septiembre siguiente, en que han tenido lugar dichos actos procesales.-

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. FRANCISCO TRUJILLO MAMELY, Magistrado de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Es objeto de este recurso de casación la sentencia dictada con fecha 23 de Marzo de 2.001, por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 4ª, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la mercantil hoy recurrente en casación contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 3 de Diciembre de 1.997 que, a su vez, había desestimado el recurso ordinario deducido contra la de 9 de Junio anterior, por la que se concedía la inscripción de la marca solicitada en 13 de Diciembre de 1.996, número 2.063.336, mixta, consistente en " la denominación CHOLECK diseñada caprichosamente, ubicada sobre el diseño de una figura triangular invertida en tono claro ", para productos de la Clase 33ª del Nomenclátor internacional " bebidas alcohólicas (excepto cervezas) ". A la solicitud de la inscripción había formulado oposición la hoy recurrente en casación, que oponía la titularidad de sus marcas mixtas, consistentes en " el gráfico de un triángulo invertido que representa la letra V en color verde, mientras que el resto de la denominación se presenta en color negro ", números 1.934.457 y 1.934.458; la primera ampara productos de la Clase 9ª del Nomenclátor " aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento), y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión y reproducción de sonido o imágenes, soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras; máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores " y la segunda servicios de la Clase 42ª, " programación de ordenadores ".

La sentencia impugnada funda la desestimación del recurso contencioso-administrativo en las diferencias existentes entre las marcas enfrentadas, de la siguiente manera:

[...] " El artículo 12 de la vigente Ley de Marcas prohibe el registro como marcas de los signos que por su identidad o semejanza fonética o gráfica con otra marca registrada para designar productos idénticos puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con una marca anterior. Para que la prohibición que mantiene la Ley pueda producir sus efectos es necesaria la concurrencia de tres circunstancias: 1) Que se trate de signos idénticos o semejantes; 2) Que las marcas enfrentadas amparen productos idénticos, y 3) Que la convivencia de las marcas enfrentadas pueda originar confusión en el mercado o riesgo de asociación en las dos marcas. Pues bien, ni una sola de las circunstancias exigidas se da en el presente caso: 1º) Entre la marca CHOLECK y las distintas que llevan la palabra INVES no hay una sola identidad ni semejanza. El hecho de que la palabra CHOLECK vaya sobre un triángulo y que en la palabra INVES la V central se dibuje como un triángulo también equilátero no supone semejanza ni menos identidad. Pero el hecho de que en sus distintas marcas INVESTRONICA dibuje la V como un triángulo, puede llevar a la consecuencia de que nadie pueda utilizar triángulos equiláteros en cualquier otra denominación gráfica o mixta. 2º) Pero es que tampoco las marcas enfrentadas amparan productos idénticos ni similares pues entre las bebidas alcohólicas que pretende amparar la marca CHOLECK y los aparatos e instrumentos científicos y los ordenadores que amparan las marcas oponentes no existe la más mínima identidad ni similitud. 3º) Por todo ello es imposible que pueda producirse ningún riesgo de asociación ni ninguna confusión en el mercado por la convivencia entre las marcas solicitada y las de la recurrente ".

SEGUNDO

El recurso de casación se articula en cuatro motivos, todos ellos formulados al amparo del apartado d) del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional. Los dos primeros pueden ser examinados conjuntamente, ya que en el primero de ellos se aduce la infracción del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, mientras que en el segundo se alega la infracción de la jurisprudencia aplicable al caso en relación con el examen de las semejanzas entre marcas enfrentadas.

Argumenta la actora en ambos motivos que la infracción, tanto del precepto de la Ley de Marcas como de la jurisprudencia que cita de este Tribunal, se ha producido porque basta que exista una identidad o semejanza gráfica para cumplirse el primer requisito, exigido para que entre en juego la prohibición relativa del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, en tanto que la Sala no ha apreciado la identidad gráfica total existente a su juicio entre ambas marcas, la marca recién registrada y la suya prioritaria, ya que de la comparación visual de ambas se llega a la conclusión de la identidad del diseño gráfico por la utilización en ambas de un triángulo equilátero invertido, de la misma forma, tamaño y posición, lo que debería haber llevado a declarar la incompatibilidad de las marcas.

Ambos motivos han de ser desestimados.

Es evidente que tales argumentos se limitan a revelar la discrepancia de la sociedad recurrente respecto a la valoración efectuada por la Sala de instancia y que se ha reproducido en el anterior fundamento de derecho. Pues bien, debemos reiterar una vez más (entre otras muchas, y como más recientes las sentencias de 24 de Octubre y 24 de Noviembre y 12 de Diciembre de 2.003,) que no corresponde a esta Sala, en cuanto Tribunal de Casación, sustituir las valoraciones efectuadas por los Tribunales de Instancia sobre la apreciación de los diversos elementos de hecho que el artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988 contempla para legitimar el acceso o la negativa al registro de una determinada marca.

En la medida que este precepto prohíbe registrar como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior, el juicio de los Tribunales de Instancia sobre cualquiera de estos factores (identidad, semejanza, inducción a la confusión en el mercado y riesgo de asociación), a la vista de los elementos de hecho y de las pruebas practicadas, no puede ser sustituido por el del Tribunal de Casación.

Este intento de sustitución es, en suma, el que aflora en los motivos examinados: la parte recurrente sostiene la opinión de que los distintivos enfrentados son semejantes y determinan el riesgo de confusión. Sin embargo, la sentencia de instancia llega a conclusiones distintas que, atendiendo a los criterios que deben regir el análisis, no cabe reputar ni irracionales ni absurdas.

Cuando, como ocurre en este supuesto, la Sala del Tribunal Superior de Justicia interpreta correctamente el precepto que regula la compatibilidad de signos distintivos diferentes y lo aplica tras apreciar fundada y racionalmente que no existen las coincidencias entre las marcas enfrentadas - ni gráficas ni de productos, esto es, los dos requisitos cumulativos precisos para que entre en juego, ex artículo 12.1.a de la Ley de Marcas, la prohibición relativa recogido en el mismo -, ni existe riesgo de confusión en el mercado, no cabe en vía casacional combatir su decisión alegando, precisamente, que se dan la coincidencia y el riesgo que excluye la sentencia de instancia.

En lo que respecta a la jurisprudencia alegada, hemos dicho repetidamente, con una reiteración que excusa cualquier cita concreta, que los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues no cabe la menor duda de que frente a ellas pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.

TERCERO

También los dos restantes motivos pueden ser examinados conjuntamente, puesto que el tercer motivo se funda en la presunta infracción del artículo 13, en sus apartados c) y d), de la Ley de Marcas y el cuarto en la de la jurisprudencia aplicable al caso.

Entiende la sociedad recurrente que sus marcas y, concretamente el diseño gráfico que, en su opinión, constituye el elemento principal, poseen la característica no sólo de ser notorias, sino renombradas, y que tal cuestión la establecía como un motivo fundamental en la resolución del recurso contencioso administrativo; sin embargo, afirma, la sentencia de instancia no ha tenido en cuenta dicha circunstancia.

Si ello fuese así, la denuncia de la infracción cometida por la sentencia debía haber venido por la vía del apartado c), del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional, lo que bastaría ahora para desestimar los motivos.

Mas aún así planteados, ambos motivos han de ser también rechazados. En efecto, tanto la apreciación de la notoriedad de una marca dentro del sector en el que opera, o del renombre más allá del principio de especialidad, son valoraciones de hecho que quedan sometidas a las reglas vistas en el anterior fundamento de derecho: competencia de la Sala de instancia, intangibilidad en sede casacional salvo error grave y manifiesto, o error en la aplicación de los términos legales, además de los contados supuestos de error en la valoración de la prueba tasada.

El aprovechamiento indebido de la reputación de las marcas registradas exige una actividad probatoria tendente a acreditar que las marcas confrontadas gozan de difusión y reconocimiento entre los consumidores y las empresas competitivas, o que son conocidas por el público en general, mas allá de los consumidores del sector, por consumidores pertenecientes a mercados diferentes de aquel al que corresponden los productos y servicios diferenciados por las marcas, gozan de alto prestigio o buena fama, condiciones de hecho que no han quedado probadas en la sentencia de instancia.

En este caso, la Sala, aún no refiriéndose expresamente a esa cuestión, implícitamente sí la rechaza, cuando afirma que " por todo ello (esto es, porque no existe identidad ni semejanza entre las marcas y porque tampoco amparan productos idénticos ni similares), es imposible que pueda producirse ningún riesgo de asociación ni ninguna confusión en el mercado por la convivencia de las marcas solicitadas y las de la recurrente ". O, dicho en otros términos, que la protección reforzada de la notoriedad o del renombre sólo puede proyectarse cuando existe un riesgo de confusión o asociación entre marcas y, no existiendo tal riesgo, no puede esgrimirse el argumento de la notoriedad para desvirtuar el juicio sobre la compatibilidad de las marcas.

En conclusión, la apreciación de la Sala sobre la inexistencia de riesgo de confusión, que no podemos revisar en casación, hace inaplicables los preceptos alegados en este motivo y descarta que se haya producido su vulneración.

CUARTO

Al hilo del primero de los motivos de casación articulados, y que antes fue examinado, se introduce una cuestión que poca relación tiene con el mismo. En él, sin cita de precepto legal alguno que se considere infringido, se plantea la cuestión referente a las costas que la sentencia de instancia ha impuesto a la recurrente por su temeridad procesal. Y sostiene la parte que lo que ella defiende, la incompatibilidad de las marcas por la identidad gráfica, no debe ser considerado como temeridad procesal, que lleve a la imposición de las costas como la sentencia hace, afirmando que por ello " debe ser igualmente casada la sentencia recurrida, en cuanto a la imposición de costas ", ya que no ha incurrido en temeridad.

Es evidente que el artículo 131 de la Ley Jurisdiccional de 1.956, que es el precepto a que se refiere sin identificarlo es una norma diferente a la del artículo 12.1.a), de la Ley de Marcas, que es el precepto que se denuncia como infringido en el motivo. Ello, conforme al artículo 92.1 de la Ley Jurisdiccional vigente, aplicable a esta casación, sería suficiente para desestimarlo, porque no supone expresar "razonadamente" el motivo o motivos en que se ampare (el recurso de casación), con cita de las normas o de la jurisprudencia que se considere infringidas, lo que debe suponer su inadmisión y en este momento procesal su desestimación.

A mayor abundamiento, conforme a la jurisprudencia de este Tribunal - véase la sentencia de 14 de Abril de 2.001 y las que en ella se recogen -, el criterio de imposición de las costas por temeridad es irrevisable en casación.

QUINTO

Por todo ello el recurso de casación ha de ser desestimado, lo que debe comportar por aplicación de lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional la imposición de las costas de este recurso de casación a la parte recurrente, al no aparecer causa alguna que justifique su no imposición.

Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey, y en ejercicio de la potestad de juzgar que emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,

FALLAMOS

No ha lugar y, por lo tanto, desestimamos el recurso de casación interpuesto por INVESTRONICA, S.A. contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con fecha 23 de Marzo de 2.001, dictada en el recurso contencioso-administrativo número 929/1.998; con expresa imposición de las costas de este recurso de casación a la parte recurrente.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos . PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente de esta Sala Excmo. Sr. D. Francisco Trujillo Mamely, todo lo cual yo, el Secretario, certifico.

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