STS, 3 de Noviembre de 2004

PonenteD. JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT
ECLIES:TS:2004:7066
Número de Recurso5563/2001
ProcedimientoCONTENCIOSO
Fecha de Resolución 3 de Noviembre de 2004
EmisorTribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo

D. FERNANDO LEDESMA BARTRETD. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. EDUARDO ESPIN TEMPLADOD. JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a tres de Noviembre de dos mil cuatro.

VISTO el recurso de casación número 5563/2001, interpuesto por la Procuradora Dª Rosa Sorribes Calle, en nombre y representación de la Entidad EMPRESA CUBANA DEL TABACO (CUBATABACO), con la asistencia de Letrado, contra la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 31 de marzo de 2001, en el recurso contencioso-administrativo número 2950/1996, interpuesto contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 22 de agosto de 1996, que desestimó el recurso ordinario interpuesto contra la precedente resolución de fecha 5 de enero de 1996, que concedió la inscripción de la marca número 1.931.714 "HAVANA ARAMIS" (gráfica), para amparar productos de la clase 3 del Nomenclator Internacional. Han sido partes recurridas la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada y defendida por el Abogado del Estado y la Entidad ARAMIS INC., representada por la Procuradora Dª Almudena González García.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

En el proceso contencioso-administrativo número 2950/1996, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 31 de marzo de 2001, cuyo fallo dice literalmente: «FALLAMOS: Que desestimamos el recurso promovido por la Procuradora Dª. Rosa Sorribes Calle en representación de la entidad Empresa Cubana de Tabacos contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 22 de agosto de 1996, en expediente nº 04853/96 y confirmamos dicha resolución por ser conforme a derecho; sin hacer declaración expresa sobre las costas de este recurso.».

SEGUNDO

Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de la Entidad EMPRESA CUBANA DEL TABACO (CUBATABACO) recurso de casación, que la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado mediante providencia de fecha 13 de julio de 2001 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

TERCERO

Emplazadas las partes, la recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 27 de septiembre de 2001, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente SUPLICO: «Que teniendo por presentado este escrito con sus copias, se sirva tener por interpuesto en tiempo y forma RECURSO DE CASACIÓN contra la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 31 de marzo de 2001; admitir dicho recurso a trámite y en su día dictar sentencia dando lugar al mismo, casando y anulando la referida sentencia y, acto seguido, dictar una nueva sentencia declarando no ajustadas a Derecho las Resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 5 de enero de 1996 y 22 de agosto de 1996 por las que se concede la inscripción de la marca mixta nº 1.931.714 "HAVANA", y consiguientemente, denegando la inscripción en la Oficina Española de Patentes y Marcas de la Marca nº 1.931.714 "HAVANA" (mixta).».

CUARTO

La Sala, por providencia de fecha 15 de noviembre de 2002, admitió el recurso de casación.

QUINTO

Por providencia de la Sala de fecha 6 de febrero de 2003 se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO y ARAMIS, INC.) a fin de que, en el plazo de treinta días, pudieran oponerse al recurso, lo que efectuaron con el siguiente resultado:

  1. - El Abogado del Estado en escrito presentado el día 12 de febrero de 2003, expuso los razonamientos que creyó oportunos y concluyó con el siguiente SUPLICO: «que, teniendo por presentado este escrito y por evacuado el trámite de oposición, dicte sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso y se impongan las costas al recurrente.».

  2. - La Procuradora Dª Almudena González García, presentó asimismo con fecha 11 de marzo de 2003, escrito en el que tras exponer los razonamientos que creyó oportunos, concluyó con el siguiente SUPLICO: «Que teniendo por presentado este escrito y por hechas las alegaciones en él contenidas y previos los trámites legales declare la inadmisión del presente recurso de casación o, subsidiariamente, desestime tal recurso interpuesto por Empresa Cubana del Tabaco (CUBATABACO) frente a la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 31 de Marzo de 2001 y declare, por tanto, la ratificación de la concesión de la marca "HAVANA ARAMIS" (gráfica) nº 1.931.714.».

SEXTO

Por providencia de fecha 4 de junio de 2004, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 27 de octubre de 2004, fecha en que tuvo lugar el acto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Constituye el objeto del presente recurso de casación la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 31 de marzo de 2001, que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Compañía Mercantil EMPRESA CUBANA DEL TABACO (CUBATABACO) contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 22 de agosto de 1996, que desestimó el recurso ordinario formulado contra la resolución precedente de 5 de enero de 1996, que concedió la marca número 1.931.714 "HAVANA ARAMIS" (gráfica) para amparar productos comprendidos en la clase 3 del Nomenclator Internacional de Marcas.

SEGUNDO

La sentencia de la Sala de instancia fundamenta la declaración de compatibilidad de la marca aspirante número 1.931.714 "HAVANA ARAMIS" (gráfica) para productos de la clase 3, con la marca denominativa oponente número 1.221.907 bis "HABANOS", que distingue productos de la clase 3; acogiendo los razonamientos expresados en la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 22 de agosto de 1996, que valora las suficientes disparidades de conjunto, que excluyen todo riesgo de error, por caracterizarse la marca aspirante de gráfica, a pesar de la coincidencia existente en los ámbitos aplicativos, rechazando que la marca obstaculizadora sea un signo que goce de notoriedad en el público consumidor en el campo de la perfumería, y estimando la inaplicación, en este supuesto, del artículo 11.1 f) de la Ley de Marcas, al no evocar la utilización del denominativo "HAVANA" en este concreto ámbito productos originarios de la Isla de Cuba, como el ron y el tabaco, en base a los siguientes razonamientos que se refieren en el fundamento jurídico tercero, en los siguientes términos:

Los criterios contenidos en la resolución impugnada son plenamente compartidos en esta sentencia, lo que supone la desestimación de este recurso pues en este sentido es necesario tener en cuenta las numerosas sentencias del Tribunal Supremo entre las que pueden citarse la de 8 de julio de 1981, 13 de marzo y 27 de junio de 1985, 1 de marzo de 1988, 26 de diciembre de 1990 o 15 de junio de 1995 entre otras muchas. Del conjunto de pautas interpretativas desarrolladas en dichas resoluciones, debe resaltarse la consolidada doctrina según la cual el criterio esencial para determinar la compatibilidad entre los distintivos o denominaciones de las marcas enfrentadas es, ciertamente, que la semejanza fonética o gráfica (con esta alternativa o disyuntiva) se manifieste por la simple prosodia o la imagen de los vocablos y, en su caso, de los dibujos, signo o diseños en pugna, tras un parangón meramente sintético, sin mas que una sencilla visión, apreciación, lectura o audición de conjunto, que no se entretenga en descomponer o aquilatar técnicamente ni de una forma desmesuradamente minuciosa los elementos conformados, ni que desciendan a disquisiciones léxico-gramaticales, puesto que en la convivencia lo fundamental es que los signos con que se representan en el mercado no induzcan, por su apariencia e impresión, en algún aspecto, a error del consumidor. En la misma línea interpretativa la sentencia de 7 de julio de 1995 advierte que es desde la perspectiva del principio constitucional de libertad de empresa en el marco de la economía de mercado como debe orientarse la protección que a la inventiva o innovación industrial dispense el Registro de la Propiedad Industrial, tanto para eliminar los obstáculos que indebidamente se opongan o frenen la libre iniciativa empresarial como también para garantizar en definitiva, la protección del consumidor evitándole, los riesgos de error o confusión entre los productos amparados por las marcas, garantías que se fundamentarán en la necesaria exigencia en las mismas de un signo o medio material que señale y distinga perfectamente de los similares, los productos por aquellas amparadas, evitándose también que en parecido o semejanza con la denominación de otra marca pueda accederse al crédito o fama obtenidos por la marca prioritaria.

Por lo que se refiere al supuesto ahora enjuiciado debe hecerse referencia a la doctrina que establece a este respecto la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de abril de 1997, siguiendo las líneas marcadas en la de 25 de abril de 1996 ha considerado que, en casos en que las marcas cuestionadas o alguna de ellas consistan en una denominación mixta de gráfico y leyenda, de cuyo distintivo forma parte como complemento del vocablo designante o como simple sumando de un conjunto complejo, la representación gráfica de un dibujo de animal, cosa, letras mayúsculas o números aislados, etc., la jurisprudencia viene declarando: a) que debe rechazarse todo monopolio de tales representaciones o dibujos, b) que en todo caso lo que importa y decide y lo que debe ser comparativamente apreciado es el dibujo o diseño característico, pues no hay protección ni exclusiva sobre la idea evocada sino sobre las concretas cuestiones fonéticas o gráficas que son la lectura de cada marca individualizada ya que basta que dichos objetos no se presenten con identidad absoluta en las marcas a tratar para que no quepa reivindicación en exclusiva de las marcas y c) que no es posible invocar en el cotejo elementos heterogéneos como son un vocablo y un gráfico pues ninguna incompatibilidad genuina deriva de una accesoria y mera relación conceptual entre las figuras del diseño y la palabra que intenta dar su significado o traducción oral. Las marcas denominativas tienen como único soporte la palabra, en contraposición con las gráficas y mixtas, en las que también son los elementos exclusivos el diseño, el color o la imagen debiendo ser comparadas de forma conjunta, con una visión conjunta o sintética, sin descomponer su unidad fonética o gráfica. A tales consideraciones deben unirse los argumentos contenidos en la sentencia núm. 784 de 13 de mayo de 1999, dictada por la Sección Quinta de esta Sala en recurso núm. 609/96, cuya copia obra en este proceso y que es asumida en esta sentencia.

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TERCERO

El recurso de casación se articula en seis motivos que se fundan al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate.

En la formulación del primer motivo de casación por infracción del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y la jurisprudencia que lo interpreta, se censura que la sentencia de la Sala de instancia incurre en error al no apreciar el grado de semejanza fonética ni la absoluta identidad conceptual entre la marca aspirante número 1.931.714 "HAVANA ARAMIS" y la marca oponente número 1.221.907 "HABANOS", que no se debilitaría por la presencia de un elemento gráfico en la marca solicitada, y no tomar en consideración la identidad aplicativa entre ambas marcas.

Procede rechazar que la sentencia objeto del recurso de casación incurra en la infracción legal y de la jurisprudencia denunciadas como primer motivo de casación, al realizar la Sala de instancia una aplicación presidida por los cánones hermenéuticos de racionalidad y la lógica del artículo 12, 1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que establece que no podrán registrarse como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con la marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar riesgo de asociación con la marca anterior.

Se aprecia que no existe riesgo de confusión entre las marcas confrontadas porque el grado de semejanza denominativa y fonética, perceptible por la utilización de términos que evocan la ciudad de La Habana, se debilita por la relevancia distintiva del elemento denominativo dominante "Aramis", que se integra en el signo de la marca aspirante, que permite rechazar la identidad conceptual, y por la disparidad gráfica, que promueve que el consumidor medio pueda diferenciarlas, en una percepción de conjunto, de modo que no existe riesgo de confusión ni riesgo de asociación sobre la procedencia empresarial de los productos ofrecidos, a pesar de que ambas marcas se refieran a productos que se distribuyen en la misma área comercial del sector de la perfumería.

Según se advierte en la sentencia de esta Sala de 20 de octubre de 2003 (RC 6003/1999), que enjuicia el riesgo de confundibilidad entre la marca aspirante "HAVANA BY ARAMIS" número 1.722.850 denominativa, de la clase 3, que distingue preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, perfumería, aceites esenciales, productos de tocador, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos, y la misma marca obstaculizadora número 1.221.907 bis "HABANOS" también para productos de la clase 3, jabones, perfumería, cosméticos, lociones para el cabello, ante la queja casacional que se fundamenta en los mismos argumentos que se han expuesto, «el intento de sustitución de la comparación efectuada en la sentencia de instancia con la que la parte pretende que se realice, olvidando, por supuesto, que faltaba, en cualquier caso, el primero de los requisitos cumulativos exigidos en la norma y sin que tampoco existiese la identidad conceptual, pues los conceptos Habanos y Havana son distintos en cuanto a la referencia que hacen, sin que pueda confundirse en el mercado un producto que se llame Havana con otro que se llame Habano, aunque designen productos idénticos, todo lo cual aparece, además implícito en la sentencia, que al hacer la comparación de conjunto entre las marcas, por un lado, afirma que existen suficientes signos diferenciados entre una y otro como para excluirlo ( el riesgo de confusión) en el público destinatario y, por otro, que las palabras by Aramis unida a la de Havana, forman un conjunto que excluye cualquier riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas; y no siendo esa conclusión inmotivada ni irrazonable e inatacable en casación precisamente por ello, el motivo ha de ser desestimado, al distinguirse con claridad por la falta de semejanza fonética de los términos denominativos utilizados en la marca.».

La conclusión jurídica de compatibilidad de las marcas opositoras que declara la sentencia de la Sala de instancia, es conforme a la doctrina jurisprudencial de esta Sala de que, como se advierte en la sentencia de 27 de noviembre de 2003, el criterio prevalente que permite valorar la licitud de las marcas enfrentadas se expresa en el axioma de que no toda semejanza entre marcas es suficiente para declarar su incompatibilidad, sino sólo aquella que suponga un riesgo de confusión en el mercado sobre los productos de ambas, desde un examen de conjunto de todos los elementos integrantes de cada denominación confrontada sin descomponer su unidad fonética y gráfica.

La concretización aplicativa del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, debe efectuarse desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución, al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza fonética o gráfica, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad.

No puede considerarse la infracción de la jurisprudencia invocada por la Entidad recurrente, porque debe advertirse que esta Sala en la sentencia de 4 de diciembre de 2003 ha observado que «en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada recurso debe ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias concurrentes específicas; de modo que cabe afirmar, que no tienen un carácter absoluto ninguno de los distintos criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquella semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad.».

Debe recordarse la doctrina de esta Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo, advertida en la sentencia de 12 de abril de 2002 (R.C. 553/19996), sobre los criterios jurídicos que presiden la valoración de la similitud o coincidencias entre marcas y los límites impuestos a esta Sala para modificar o alterar los hechos declarados probados por el Juzgador de instancia, por la naturaleza extraordinaria del recurso de casación:

b) que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida.

c) que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 12 de la citada Ley de Marcas.

d) en fin, que siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos.

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CUARTO

En el segundo motivo de casación, formulado al amparo también del apartado d), del número 1 del artículo 88 de la vigente Ley Jurisdiccional, se denuncia que la sentencia de instancia infringe los artículos 12.1.a) y 13.c), de la Ley de Marcas, y la jurisprudencia que los interpreta al acoger los fundamentos expresados en la sentencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 13 de mayo de 1999, en que se admite expresamente que las denominaciones de origen "HABANOS" y "HABANA" gozan de renombre y prestigio y razonar contradictoriamente, según se alega, que en este caso no hay aprovechamiento de la reputación ajena porque no existe semejanza fonética, sin entrar a valorar el riesgo de asociación.

Debe darse a esta queja casacional la misma respuesta jurídica desestimatoria que se advierte en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2003, en la que se afirma que «ya hemos referido antes las razones por las que entendemos que la apreciación de la sentencia de instancia cuando excluye la posibilidad de confusión entre las marcas enfrentadas no puede considerarse irrazonable ni inmotivada y, por ello, la aplicación que hace al caso debatido del artículo 12.1 a), referido es conforme a derecho. Ahora, en este motivo, el recurrente añade a más de aquella infracción, la del artículo 13 c) de la propia Ley, cuando establece que: "No podrán registrarse como marcas: c) Los signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios ya registrados".

Se vuelve así a la argumentación de partida; si entre las marcas enfrentadas no pueden apreciarse semejanzas sustanciales ni mucho menos identidad entre los signos, - uno de los dos presupuestos exigidos para la entrada en juego de la prohibición del artículo 12.1.a), -es claro que no se dan los requisitos para ese aprovechamiento indebido. Argumentar en ese sentido sólo puede derivar de lo erróneamente sostenido de que el término Havana se asocia en todos los lugares con Habanos o Habana como marca notoria para un determinado tipo de productos: el tabaco procedente de la isla de Cuba, porque ninguna notoriedad y, por supuesto, tampoco renombre tienen en cuanto a perfumería, productos para la colada, para encalar, etc., que pretende proteger la marca impugnada. El prestigio de la marca "HABANOS" no puede referirse al de los perfumes y productos de la Clase 3ª del Nomenclátor. Debe existir, para que ese aprovechamiento se de, que entre las marcas y signos enfrentados concurra alguna similitud o parecido que sugiera que unos y otros son pertenecientes a la misma línea productiva (...) si bien la notoriedad de una marca previamente registrada no puede servir de elemento para minimizar el riesgo de confusión que se generaría de admitir su coexistencia con otra, la Sala ha descartado tras un examen razonable y suficientemente motivado el riesgo de confusión ante la disparidad de los signos enfrentados.

Por otro lado, no es absolutamente exacto afirmar, como hace la parte recurrente, que la Sala admite el nombre y prestigio de la marca número 1.221.907 "HABANOS" para todo tipo de productos; la Sala lo que está admitiendo únicamente es el prestigio y notoriedad de esa marca "Habanos", pero para el tabaco; porque desde luego si notorio es lo ampliamente conocido dentro del sector del mercado a que pertenecen los bienes o servicios distinguidos por la marca y el renombre hace referencia a lo que es conocido por el público en general y respecto de productos diversos y de excelente calidad, no puede sostenerse que los productos de perfumería y de limpieza "HABANOS" o "HABANA", reúnan esa condición.

En definitiva, la recurrente no pretende sino aplicar a productos de la Clase 3ª, productos de perfumería, la notoriedad y reputación que esa marca tiene en otro sector específico; se trata, pues, de imponer la aplicabilidad de una prohibición absoluta, por la vía del artículo 13.c) de la Ley de Marcas, por la existencia de una denominación de origen, que goza de renombre y prestigio derivada de la calidad de un producto que se produce en una determinada área geográfica. Pero desde luego no consta en absoluto que los productos para la colada y de perfumería de procedencia cubana gocen de esa calidad reconocida y reputada.

La Sala ha llegado a la conclusión previa de la inexistencia de riesgo de confusión entre los conjuntos denominativos de las marcas enfrentadas y dicho riesgo de confusión es presupuesto inexcusable para la posibilidad de aprovechamiento de la reputación ajena que prohíbe el artículo 13.c) de la Ley de Marcas. Y, por otro lado, ese riesgo de asociación no se intercomunica entre los diversos campos y no debe contemplarse aisladamente, sino en relación con el riesgo de confusión, pues como señala la sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de 11 de Noviembre de 1.997, " el concepto de riesgo de asociación no es una alternativa al concepto de riesgo de confusión, sino que sirve para precisar el alcance de éste" .Por lo que excluido el riesgo de confusión, desaparece asimismo el riesgo de asociación, cuando el prestigio de una marca no puede ser aplicada a ámbitos distintos de aquellos a los que efectivamente alcanza, si no se trata de marca renombrada para toda clase de productos y servicios en el ámbito general de los consumidores y de excelente calidad, como antes decíamos, y no para el sector concreto al que va dirigida.».

QUINTO

En el tercer motivo de casación se denuncia la infracción de lo dispuesto en el artículo 11.1 e), de la Ley de Marcas. Dicho precepto, con carácter de prohibición absoluta, dispone que: " No podrán registrarse como marcas, además de los signos o medios que no puedan constituir marca conforme al artículo 1º de la presente Ley, los siguientes: Los que sean contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres ".

En el desarrollo del motivo partiendo de la distinción de que en España se conocen dos tipos de indicaciones geográficas, las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen, la infracción contraria a la Ley viene a entenderse a partir de lo dispuesto en el Convenio Comercial entre el Gobierno del Estado Español y el Gobierno de la República de Cuba, de fecha 23 de Enero de 1.979, ( artículo 4º), así como de lo establecido en el artículo 22.1 de los Acuerdos TRIPS ( Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio que constituye el Anexo I del Instrumento de ratificación del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio y del Acuerdo sobre Contratación Pública hechos en Marrakech el 15 de Abril de 1.994 y en vigor en España desde el 1º de Enero de 1.995).

Según se afirma en la sentencia de esta Sala de 20 de octubre de 1993, procede examinar « lo que dicen unos y otros preceptos para determinar si es o no posible encajar lo en ellos establecido con lo que viene a sostener la parte, cuando afirma que siendo HABANA y HABANOS denominaciones de origen, deben ser protegidas al amparo y en los términos dispuestos en los mismos, entendiendo que el registro de la marca " HAVANA by Aramis " ( sic) - pero que no son, en realidad, los signos de la marca solicitada que se mantienen todos con letras mayúsculas-, para distinguir perfumes o cualquier otro producto vulnera la protección de las denominaciones de origen HABANA Y HABANOS establecidas en aquellos preceptos, porque entiende que la protección contenida en los Convenios Hispano Cubanos es global y se aplica a cualesquiera que sean los productos que distingue la marca que incluye indebidamente la denominación de origen.

El artículo 4º del Convenio bilateral citado establece, en el particular que ahora nos interesa, que : " 1.Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 9 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, ambos Gobiernos se comprometen a adoptar las medidas necesarias, bien por iniciativa de los Poderes públicos o de las partes interesadas, para proteger en sus respectivos territorios contra toda forma de competencia desleal a los productos naturales o manufacturados, originarios de la otra Parte Contratante y, en su consecuencia, impedir y, en su caso, reprimir la importación, exportación, fabricación o venta de productos que ostenten marcas, nombres, inscripciones, menciones, o de cualesquiera otras señales similares constitutivas de una falsa indicación de procedencia o denominación de origen, o sobre la especie, naturaleza o calidad de los productos. 2.- Por consiguiente, en España las denominaciones de origen tales como Cuba, Cubano, Habana, Habano, Habanero, Vuelta Abajo, Manicaragua, Caney, Bohío y cualesquiera otras definidas o que fueren definidas oficialmente por la Autoridad competente cubana, no podrán ser utilizadas para identificar comercialmente a los cigarros puros, los cigarrillos, la picadura, el tabaco en rama y el ron cuando los mismos no fueren productos realmente originarios de Cuba ".

Por su parte el artículo 22 del Acuerdo TRIPS establece: " A los efectos de lo dispuesto en el presente Acuerdo, indicaciones geográficas son las que identifiquen un producto como originario del territorio de un Miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico. 2. En relación con las indicaciones geográficas, los Miembros arbitrarán los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir: a) la utilización de cualquier medio que, en la designación o presentación del producto, indique o sugiera que el producto de que se trate proviene de una región geográfica distinta del verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto; b) cualquier otra utilización que constituya un acto de competencia desleal, en el sentido del artículo 10 bis del convenio de París ( 1967). 3.- Todo Miembro, de oficio si su legislación lo permite, o a petición de una parte interesada, denegará o invalidará el registro de una marca de fábrica o de comercio que contenga o consista en una indicación geográfica respecto de productos no originarios del territorio indicado, si el uso de tal indicación en la marca de fábrica o de comercio para esos productos en ese Miembro es de naturaleza tal que induzca al público a error en cuanto a su verdadero lugar de origen. 4.- La protección prevista en los párrafos 1, 2 y 3 será aplicable contra toda indicación geográfica que, aunque literalmente verdadera en cuanto al territorio, región o localidad de origen de los productos, de al público una idea falsa de que éstos se originan en otro territorio ".

Pues bien, pese a lo que se afirma por la parte recurrente no cabe entender que tales preceptos resulten infringidos por el registro de la marca que se impugna.

El Convenio tiene por objeto evitar que los términos Habano y Habana, entre los demás que cita y precisa, se utilicen para distinguir productos elaborados con tabaco o ron siempre que no sean de origen cubano. En el supuesto de las marcas enfrentadas se trata de perfumería y colonia y demás productos de la Clase 3ª, para los cuales no puede decirse en modo alguno que tengan fama o reputación los que tienen su origen en Cuba; el Convenio limita estrictamente las denominaciones a los productos a que se refiere y no a otras distintas.

Tampoco aparece la infracción del artículo 22 de los Acuerdos TRIPS; porque lo que no consta es que los productos de perfumería de la Clase 3ª, que son los productos que pretenden distinguir las marcas enfrentadas, de procedencia cubana sean de una calidad reputada, ya que no es la procedencia cubana de una colonia, un perfume o una loción para el afeitado un hecho que otorgue determinada calidad, sin que tampoco HAVANA pueda considerarse, unida a los otros dos términos, como indicación de procedencia, que requeriría una asociación en la mente del público consumidor entre los productos protegidos y la mención geográfica, lo que no ocurre al no ser HABANOS y menos HAVANA particularmente conocidos en los productos de cosmética, de perfumería y limpieza, como ya dijera acertadamente la Oficina registral.

Así, pues, si no choca abiertamente, como acabamos de decir, ni con la prohibición legal, limitada a su estricto ámbito de la procedencia de los productos como a la identidad de estos ni tampoco con la sensibilidad media del consumidor, a quien también va dirigida la protección, el motivo ha de ser desestimado.».

SEXTO

En la formulación del cuarto motivo de casación se denuncia la infracción del apartado 11.1 c), de la Ley de Marcas, que prohíbe el registro como marcas de los signos o medios que " se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que sirvan en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción del producto o de la prestación del servicio u otras características de los productos o del servicio ".

Según se razona en la sentencia de esta Sala de 20 de octubre de 2003 «no conviene perder de vista que se trata, en todo caso, como en el motivo anterior, de una norma prohibitiva y como tal de interpretación estricta. Por ello la tesis que plantea el motivo de que HABANOS o HABANA, impiden, en cualquier caso, la aplicación de tales denominaciones a los productos aunque no procedan de Cuba, porque este precepto prohíbe registrar como marca una denominación que constituya una indicación geográfica o una denominación de origen no puede ser aceptada.

El adverbio " exclusivamente " que emplea el precepto está estableciendo una restricción y en este caso no se emplea sólo el vocablo HAVANA, sino que añade algo más, los términos BY ARAMIS, que en la conclusión de la sentencia de instancia, plenamente aceptable por las razones que anteriormente explicábamos, introducía las suficientes diferencias para evitar cualquier confusión.

Pero es que, además, en ese concepto no puede encuadrarse el uso de nombres o zonas sin relación alguna con los objetos o servicios a los cuales da nombre; es decir, no prohíbe ese precepto la utilización de cualquier denominación geográfica, sino la que sirve en el comercio para designar la procedencia geográfica de los productos; y así, la propia jurisprudencia, por todas véase la sentencia de 18 de Julio de 1.997, viene a señalar, que para que una denominación pueda ser clasificada como geográfica - salvo las marcas colectivas - es necesario que las mismas evoquen valores de notoriedad en relación con el producto o servicio para el que se solicita la marca, ya que su fundamento es evitar el aprovechamiento indebido de la popularidad y prestigio de un determinado lugar induciendo a error sobre su origen o procedencia.

Por ello, tanto desde la consideración de que no es La Habana el lugar de procedencia como porque el prestigio que como denominación de origen de Cuba se centra tanto en determinadas bebidas alcohólicas como en el tabaco, productos totalmente ajenos al ámbito de los de perfumería, no puede aceptarse que concurra la prohibición aducida. Y ya anteriormente hemos rechazado también aquella parte del motivo, que de nuevo ahora se trae por ésta vía, del aprovechamiento de la notoriedad y prestigio que una determinada localidad o región pueda haber obtenido como lugar de procedencia de determinados productos, cuando no son de los que amparan aquella denominación de origen y les dan prestigio y notoriedad.».

SÉPTIMO

En el motivo quinto de casación se denuncia la infracción por la sentencia de instancia de la prohibición establecida en el apartado f), del artículo 11.1 de la Ley de Marcas, cuando prohíbe el registro como marcas de aquellos signos " que puedan inducir al público a error particularmente sobre la naturaleza, la calidad, las características o la procedencia geográfica de los productos o servicios". La tesis del recurrente, reiterativa de lo que en los anteriores motivos viene sosteniendo, afirma aquí que "la marca «HAVANA» no sólo está constituida por una indicación de procedencia geográfica, lo que está prohibido por el apartado c) del artículo 11.1 de la Ley de Marcas, sino que además esta indicación de procedencia es falsa" y, añade, que la inscripción incurre en la prohibición que ahora denuncia "al inducir al público a engaño sobre la procedencia geográfica de los productos que distingue".

Se expone en la sentencia de esta Sala de 20 de octubre de 2003 que «sin perjuicio de dar por reproducido lo razonado anteriormente acerca del motivo fundado en el apartado c) del artículo 11.1 de la Ley de Marcas, es lo cierto que la recurrente se olvida de un elemento sustancial sobre el que se efectúa la comparación. La marca cuya inscripción ahora se impugna no es "HAVANA" como se afirma sino que es "HAVANA BY ARAMIS", en la que interviene, además de aquel primer término, el de la propia razón social de la aspirante. Es sobre la totalidad de ese elemento denominativo sobre el que ha de hacerse la comparación. Y así las cosas no cabe entender que el término HAVANA incluido en la marca lleve al consumidor medio a pensar que tal producto tiene esa procedencia y lo adquiera en la creencia errónea de la consideración y prestigio de unos productos elaborados en La Habana que, como venimos insistiendo, no puede considerarse que goce de notoriedad y prestigio para los productos concretos de que se trate; sería cuestión distinta si se tratase de los productos que están amparados por la denominación de origen. Ni apreciada la marca en su conjunto como hizo la sentencia de instancia, ( aunque olvidara esta alegación que era una de las fundamentales en los escritos de alegaciones) ni atendiendo a los productos que ampara puede decirse que se esté ante una indicación de procedencia falsa. Por eso el motivo también ha de ser desestimado.».

OCTAVO

El sexto motivo de casación, articulado por la infracción del apartado d), del artículo 13 de la Ley de Marcas, cuando establece que: " No podrán registrarse como marcas: Los signos o medios que reproduzcan o imiten creaciones protegidas por un derecho de propiedad intelectual o industrial, a no ser que medie la debida autorización del titular de tal derecho", debe ser igualmente desestimado.

Se sostiene en el motivo que en cuanto la marca aspirante 1.931.714, reproduce una creación protegida por un derecho de propiedad industrial, como es una denominación de origen, que incide en la prohibición a que se refiere.

Cabe reiterar aquí -conforme se expresa en la sentencia de esta Sala de 20 de octubre de 2003- lo que hemos dicho al rechazar el motivo articulado en torno a la infracción del apartado f), del propio artículo 11.1 de la Ley de Marcas, en cuanto que es ese apartado el que tiende a evitar lo que ahora se alega, esto es, que se utilice como marca una denominación de origen.

Pero es que los productos a que se refieren las marcas enfrentadas no están identificados por su origen, sino por sus denominaciones. El prestigio de la marca HABANOS o HABANA, como denominación de origen, no puede referirse a la de los perfumes y productos de la Clase 3ª del Nomenclátor. Ya hemos rechazado anteriormente cuantas alegaciones se han hecho en relación a la confusión que pueda producirse en el consumidor por ser una afirmación fáctica de la sentencia, que no puede tacharse de irrazonable o arbitraria y que en casación ha de respetarse. Además la marca aspirante inscrita y ahora impugnada no reproduce ni imita una denominación de origen; sino que introduce otros signos indicativos de que no es la denominación de origen la que está utilizando, que resalta las suficientes diferencias apreciada la marca en su conjunto, como ha de hacerse, e hizo la sentencia de instancia, cuando además la denominación de origen se refiere específicamente a los productos a que antes nos referíamos. De suerte que, aunque la denominación de origen, como señala la sentencia de 29 de Septiembre de 1.990, que cita la recurrente, se conciba como " un nombre geográfico que se usa, de manera leal y constante, en el mercado, para designar un producto fabricado, elaborado, cosechado o extraído en el lugar geográfico al cual corresponde el nombre usado como denominación de origen y que reúne determinadas características y calidad ", no cabe afirmar, porque no se ha probado en modo alguno que tales circunstancias concurran en los productos de perfumería y cosmética, que entre otros, amparan las marcas enfrentadas.

.

NOVENO

Procede, consecuentemente, declarar que no ha lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil EMPRESA CUBANA DEL TABACO (CUBATABACO) contra la sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 31 de marzo de 2001, dictada en el recurso contencioso-administrativo 2950/1996.

DÉCIMO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, procede imponer las costas procesales causadas en el presente recurso a la parte recurrente.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

FALLAMOS

Primero

Que no ha lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil EMPRESA CUBANA DEL TABACO (CUBATABACO) contra la sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 31 de marzo de 2001, dictada en el recurso contencioso-administrativo 2950/1996.

Segundo

Efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en el presente recurso de casación a la parte recurrente.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos . Fernando Ledesma Bartret.- Óscar González González.- Manuel Campos Sánchez-Bordona.- Francisco Trujillo Mamely.- Eduardo Espín Templado.- José Manuel Bandrés Sáncnez-Cruzat. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL BANDRÉS SÁNCHEZ-CRUZAT, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico. Alfonso Llamas Saubrier. Firmado.

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