STS, 28 de Abril de 2004
| Ponente | Fernando Cid Fontán |
| ECLI | ES:TS:2004:2810 |
| Número de Recurso | 4553/2000 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - RECURSO CASACION |
| Fecha de Resolución | 28 de Abril de 2004 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintiocho de Abril de dos mil cuatro.
VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación nº 4553/2000, interpuesto por DANONE, S.A., representada por el Procurador D. José Manuel Villasante García, asistido de Letrado, contra la sentencia nº. 268 dictada el 22 de marzo de 2000 por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y recaída en el recurso contencioso-administrativo nº 1201/1997, sobre inscripción de la marca nº 1.811.719 "YOGHANDO", clase 29; habiendo comparecido como parte recurrida la Administración General del Estado, representada y dirigida por el Sr. Abogado del Estado.
En el proceso contencioso-administrativo nº 1201/97, la Sección 3ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó sentencia nº 268 de fecha 22 de marzo de 2000, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente "FALLAMOS: DESESTIMAMOS el recurso contencioso administrativo interpuesto en nombre y representación de "Danone, S.A." contra resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 14 de abril de 1.997, desestimando el recurso ordinario contra la de 5 de julio de 1.996 (B.O.P.I. de 16 de agosto), y concediendo, en definitiva, el registro de la marca número 1.811.719(8), "YOGANDO" (sic), para productos de la clase 29. Sin expresa imposición de costas a ninguna de las partes". Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación de DANONE, S.A. se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 29 de mayo de 2000, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, el recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, al tiempo que formuló en fecha 30 de junio de 2000, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, solicitó se declarara haber lugar al recurso casando la sentencia recurrida y decretando la pertinencia de que se deniegue la inscripción a la solicitud de registro de marca 1.811.719 "YOGHANDO".
El recurso de casación fue admitido por auto de la Sección Primera de esta Sala de fecha 4 de noviembre de 2000, en el cual se acordó declarar la inadmisión del recurso de casación en lo que respecta al motivo segundo del escrito de interposición, así como la admisión de dicho recurso en lo referente al motivo primero, fundado en el artículo 88.1 c) de la Ley Jurisdiccional.
Por providencia de fecha 23 de enero de 2003 se ordenó entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (la Administración del Estado), a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al recurso, lo que realizó en escrito presentado en fecha 7 de febrero de 2003, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dictara sentencia declarando no haber lugar al recurso de casación y confirmando la sentencia recurrida, con imposición de costas al recurrente.
Por providencia de fecha 9 de febrero de 2004, se señaló para votación y fallo de este recurso de casación el día 21 de abril de 2004, fecha en que tuvo lugar el acto.
Mediante este recurso de casación, DANONE, S.A, pretende la anulación de la sentencia nº 268 que desestimó el recurso contencioso-administrativo promovido por él, contra la concesión de la marca "YOGHANDO", para productos de la clase 29ª, concretados definitivamente el 21 de octubre de 1996 en "leche, productos lácteos a saber, leche acidificada, yogurt, kefir, suero de leche, nata, leche en polvo para alimenticios, leche semidesnatada y bebidas a base de leche con mezclas sin alcohol, mantequilla, queso, cremas comestibles especialmente preparadas a base de leche, de leche acidificada, de yogurt, de kefir, de sueros de leche, de nata, requesón hecho a base de leche acidificada, mantequilla y queso fresco".
A la concesión de dicha marca se opuso DANONE, S.A., fabricante de yogurt, alegando la concurrencia de las prohibiciones absolutas del artículo 11 apartado 1, letras a), c) y f), y la Oficina Española de Patentes y Marcas concedió inicialmente la marca en resolución de 5 de julio de 1996, contra la cual DANONE, S.A., interpuso recurso ordinario, que fue resuelto expresamente en sentido desestimatorio por resolución de 19 de marzo de 1997, contra la cual interpuso recurso contencioso-administrativo nº 1201/1997 ante la Sección 3ª de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
La sentencia de instancia nº 268 de fecha 22 de marzo de 2000 desestima el recurso contenciso-administrativo, de manera que, tras su sentencia, la marca aspirante resultó concedida. El oponente, hoy articula contra la sentencia de instancia dos motivos de casación, el primero, al amparo del artículo 88.1 c) de la Ley Jurisdiccional, y el segundo, al amparo del artículo 88.1 d) de la misma por infracción de los artículos 1 y 11 a) y c), habiéndose admitido por la Sección Primera de esta Sala en auto de fecha 4 de noviembre de 2002 solamente el primer motivo e inadmitidiendo el segundo, por lo que examinamos un solo motivo de casación al amparo del artículo 88.1 c) de la Ley Jurisdiccional, denunciando que la misma ha quebrantado las normas reguladoras de la sentencia, incurriendo en incongruencia omisiva por no haber debatido ni resuelto todas las cuestiones fundamentales que constituyen la pretensión del recurrente, de indudable transcendencia en la resolución del litigio al haberse limitado a examinar la prohibición del artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas sin tener en cuenta temas fundamentales planteados en la demanda cuales son, la infracción del artículo 1º y del artículo 11 a), c) y f) de la Ley de Marcas dado el carácter genérico de la misma. Examinada la sentencia recurrida se observa que en efecto, llega a la conclusión de que no concurre la prohibición del artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas, resolviendo en tres renglones sin razonamiento alguna que la marca aspirante tiene carácter distintivo, sin examinar las infracciones del artículo 1º y del artículo 11 a), c) y f), planteadas en la demanda como causas de oposición a la concesión, incurriendo además en los errores de considerar infringida la resolución de la O.E.P.M. de 14 de abril de 1997 en lugar de la correcta de 19 de marzo de 1997, y la apreciación incorrecta de la denominación de la marca aspirante, que fue definitivamente concedida como "YOGHANDO", y a ella se refiere toda la demanda y recurso, a pesar de que la resolución del Registro de 19 de marzo de 1997 por error especifica que la marca es "YOGANDO", error simplemente de apreciación que corregimos desde este mismo momento afirmando que la marca solicitada y concedida para la número 1.811.719 "YOGHANDO", clase 29, para productos concretados definitivamente el 21 de octubre de 1996 en la forma que hemos descrito en el Primer Fundamento de Derecho de la presente.
El hecho de que la sentencia recurrida, prácticamente en su totalidad se dedique a resolver el problema de la semejanza fonética entre dos marcas reivindicadas como "ratio decidendi" de la misma declarando inaplicable la prohibición establecida por el artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas, cuestión que no le fue planteada, y por el contrario deje sin resolver las cuestiones planteadas por el recurrente como incompatibilidad absoluta relativas a la falta de carácter distintivo de la marca aspirante y la genericidad de la que le acusa con infracción del artículo 11.1 en sus apartados a), c) y f), sobre cuyas cuestiones la sentencia sin razonamiento ni motivación alguna, en los tres últimos renglones se limite a decir que no procede, guardando el más absoluto silencio sobre las razones de su rechazo, es evidente que ha incurrido en incongruencia omisiva al faltar una fundamentación racional y fundada de las pretensiones de la parte actora, asimismo incurre en incongruencia omisiva por falta de motivación y por haber resuelto de forma incongruente, sin razonar el por qué, habiendo examinado el artículo 12.1 a) de la Ley, luego sin conexión alguna desestima la verdadera pretensión del recurrente, y llegamos en consecuencia, a la estimación del único motivo de casación admitido y en definitiva a la estimación del recurso de casación que examinamos, casando y anulando la sentencia recurrida
Una vez anulada la sentencia recurrida, la Sala recuperando plena jurisdicción sobre el recurso contencioso-administrativo nº 1201/97, y con absoluta libertad en la apreciación de las pruebas, dictar una nueva sentencia resolviendo el problema de fondo planteado en el recurso contencioso-administrativo, que en definitiva se concreta en decidir si la marca aspirante nº 1.811.719 "YOGHANDO", clase 29, para proteger leche, lácteos y derivados, como hemos dicho anteriormente, tiene o no fuerza diferenciativa suficiente para poder ser inscrita como marca, al amparo del artículo 1º de la Ley, lo cual admitimos sin la menor duda al constituir una denominación de fantasía capaz de distinguir los productos que se pretende distinguir de la titularidad de Milchwerke Westfalen eG., y por tanto la cuestión queda reducida a examinar si tal denuncia se halla o no incursa en alguna de las prohibiciones por genericidad a que se refiere el artículo 11 en sus apartados c) y f), respecto de lo cual hemos de rechazar de pleno las alegaciones de la parte recurrente, pues tal denominación "YOGHANDO", ni es genérica para los productos que protege, ni es descriptiva de las mismas ni es engañosa, puesto que en la denominación "YOGHANDO" solamente las letras "YOG" coinciden con el producto "yogurt" sin que el resto "HANDO" pueda relacionarse con lo mismo, por lo cual no ofrece duda que contemplada en su conjunto, ni fonética ni gráficamente pueden relacionarse con el yogurt pues igualmente resultaría mucho más fácil relacionarla con la práctica del "yoga", y por tanto, las alegaciones del recurrente no dejan de ser una alegación subjetiva carente de fundamento jurídico que necesariamente nos han de llevar a la desestimación del recurso contencioso-administrativo nº 1201/1997, y en consecuencia, dictamos una nueva sentencia por la que desestimando el recurso contencioso-administrativo nº 1201/97, interpuesto por DANONE, S.A., contra resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 5 de julio de 1996 y confirmada en vía de recurso ordinario por otra de 19 de marzo de 1997 que acordaron la inscripción registral de la marca nº 1.811.719 "YOGHANDO", clase 29ª, acordamos que las resoluciones impugnadas son conformes a Derecho ordenando la definitiva inscripción de la marca solicitada.
Al estimar el único motivo de casación alegado, procede declarar haber lugar al presente recurso de casación, sin expreso pronunciamiento sobre las costas del mismo.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
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) Que declaramos haber lugar y, por lo tanto, estimamos el presente recurso de casación nº 4553/2000, interpuesto por el Procurador D. José Manuel Villasante García, en nombre y representación de DANONE, S.A., contra la sentencia nº 268 de fecha 22 de marzo de 2000, dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el recurso contencioso-administrativo nº 1201/1997, casando y anulando dicha sentencia.
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) En su lugar dictamos otra por la que desestimamos el recurso contencioso-administrativo nº 1201/1997, interpuesto por la entidad DANONE, S.A., contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas a las que la demanda se contrae y las que confirmamos por ser conformes a Derecho, acordando la definitiva inscripción registral de la marca nº 1.811.719, "YOGHANDO", clase 29ª, en la forma definitiva concedida en fecha 21 de octubre de 1996.
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) No hacemos expresa condena en costas ni de las ocasionadas en primera instancia ni de las del presente recurso de casación.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr.D. FERNANDO CID FONTÁN, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario certifico.
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