STS, 22 de Diciembre de 2004

PonenteMARIANO BAENA DEL ALCAZAR
ECLIES:TS:2004:8370
Número de Recurso4840/2002
ProcedimientoCONTENCIOSO
Fecha de Resolución22 de Diciembre de 2004
EmisorTribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo

FERNANDO LEDESMA BARTRETOSCAR GONZALEZ GONZALEZMANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAFRANCISCO TRUJILLO MAMELYEDUARDO ESPIN TEMPLADOJOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintidós de Diciembre de dos mil cuatro.

VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituída en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 840/2.002, interpuesto por PHILIP MORRIS PRODUCTS INC., representada por la Procuradora Dª Almudena González García, contra la sentencia dictada por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 5 de diciembre de 2.001 en el recurso contencioso-administrativo número 774/1.996, sobre denegación de inscripción de la marca número 1.909.873, gráfica.

Son partes recurridas la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada por el Sr. Abogado del Estado, y ESTUDIOS DE FORMACIÓN Y APOYO EMPRESARIAL, S.A., representada por el Procurador D. Luis Navas García.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

En el recurso contencioso-administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso- Administrativo (Sección Novena) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 5 de diciembre de 2.001, desestimatoria del recurso promovido por Philip Morris Products Inc. contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 5 de junio de 1.995 y 29 de noviembre del mismo año, por las que se denegaba la inscripción de la marca nº 1.909.873, gráfica -consistente en un "signo gráfico, que asemeja una corona de dos puntas, formada por una figura uniformemente entintada, de lado inferior y laterales iguales, formando ángulos rectos, mientras que su zona superior forma salientes angulares, a cada lado, de 45º y, por consiguiente, un entrante angular central, de 90º, tal y como aparece en el diseño adjunto"-, inscripción que había sido solicitada por la sociedad Estudios de Formación y Apoyo Empresarial, S.A. La mercantil luego demandante había recurrido la resolución administrativa inicial por no haber sido tenida en cuenta para la denegación del registro su marca 1.007.489 que había opuesto.

SEGUNDO

Notificada dicha sentencia a las partes, la demandante presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 15 de enero de 2.002, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

TERCERO

Emplazadas las partes, la representación procesal de Philip Morris Products Inc. compareció en forma en fecha 1 de marzo de 2.002, mediante escrito interponiendo recurso de casación, que articula en los siguientes motivos:

- 1º, formulado al amparo del apartado 1.c) del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por incongruencia omisiva en relación con la invocación del carácter notorio del diseño gráfico, vulnerando el artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil;

- 2º, amparado en el mismo apartado que el anterior, también por incongruencia omisiva de la sentencia, en relación con el argumento basado en las marcas derivadas y su ámbito de protección;

-3º, basado en el apartado 1.d) del ya mencionado artículo 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que, interpretando la Directiva de Armonización de Marcas de 21 de diciembre de 1.998, establece cuáles han de ser los criterios de comparación de las marcas;

- 4º, también formulado en base al apartado 1.d) del artículo 88, por infracción del artículo 13.c) de la Ley de Marcas y de la jurisprudencia y doctrina que lo desarrolla, y

- 5º, asimismo amparado en el apartado 1.d), por infracción del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas y de la jurisprudencia y doctrina que lo desarrolla.

Terminaba suplicando que se dicte sentencia por la que se estime el recurso, casando la recurrida, para resolver de conformidad con la súplica del escrito de demanda planteado en la primera instancia, esto es, manteniendo la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas que denegó la inscripción del registro de marca nº 1.909.873, pero señalando que el distintivo es incompatible con los registros. Mediante otrosí solicitaba la celebración de vista.

El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sala de fecha 25 de junio de 2.003.

CUARTO

Personado el Abogado del Estado, ha formulado escrito de oposición al recurso de casación, suplicando que se dicte sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso y se impongan las costas al recurrente.

Asimismo se ha opuesto al recurso de casación la también comparecida Estudios de Formación y Apoyo Empresarial, S.A., cuya representación procesal suplica en su escrito que se dicte sentencia por la que, desestimando el recurso interpuesto, confirme la recurrida, con expresa imposición de las costas causadas a la parte recurrente.

QUINTO

Por providencia de fecha 28 de septiembre de 2.004 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 7 de diciembre de 2.004, en que han tenido lugar dichos actos.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo Espín Templado, Magistrado de la Sala

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

La sociedad mercantil Philip Morris Products Inc. recurre en casación contra la Sentencia de 5 de diciembre de 2.001, que desestimó su recurso contra la denegación administrativa de la marca gráfica nº 1.909.873, solicitada por la entidad Estudios de Formación y Apoyo Empresarial, S.A. para productos de la clase 9 del Nomenclátor internacional, por su parecido con otras marcas opuestas por Varta Batterie AG. El recurso contencioso administrativo de Philip Morris Products Inc. se basaba en que las resoluciones administrativas impugnadas, de las que se ha hecho mención en los antecedentes, denegaban la referida marca solamente en virtud de su confundibilidad con las marcas opuestas por la citada empresa Varta Batterie AG, sin apreciar que las marcas gráficas números 1.007.489 y 940.548 opuestas por la entidad actora y pertenecientes a la misma clase 9, también obstaculizaban la inscripción de la marca solicitada por su parecido con ella.

La Sentencia de instancia rechazó el recurso con los siguientes fundamentos:

"PRIMERO. El presente recurso contencioso administrativo tiene como objeto determinar si la resolución recurrida es o no conforme con el ordenamiento jurídico, interponiéndose el recurso ante este orden jurisdiccional contra la resolución dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 5 de junio de 1995, confirmada en vía administrativa mediante resolución de fecha 29 de noviembre de 1995.

Dichas resoluciones deniegan la inscripción de la marca nº 1.909.873, que consiste en un signo gráfico que asemeja a una corona de dos puntas, formada por una figura uniformemente entintada, de lado inferior y laterales iguales, formando ántulos rectos, mientras que su zona superior forma saliente angulares, a cada lado, de 45º y, por consiguiente, un entrante angular central de 90º, y ello para la clase 9.

Las resoluciones impugnadas deniegan la inscripción de la marca referida solicitada por la entidad "Estudios de Formación y Apoyo Empresarial, S.A." por ser incompatible con las marcas internacionales 421.643 y 498.940 de la entidad VARTA. Y, asimismo, se dispone que la marca solicitante se estima diferenciada y por tanto, en su caso, podría ser compatible con las marcas 1.007.489 y 940.548, que también son signo gráfico, cuya titularidad corresponde a la entidad ahora recurrente "Philip Morris Products, Inc.", y constituye esta declaración de compatibilidad el objeto del presente recurso contencioso administrativo.

SEGUNDO

En la demanda presentada la parte actora, la entidad "PHILIP MORRIS INC.", solicita la nulidad de la declaración de compatibilidad que contienen las resoluciones impugnadas entre la marca solicitante nº 1.909.873 y las marcas de su titularidad nº 1.007.489 940.548.

En este sentido, considera que la marca solicitante es incompatible por su similitud gráfica con las marcas oponentes de su titularidad, lo cual puede causar confusión entre los consumidores y, mas aun, cuando no solo coincide el campo aplicativo de las mismas sino también por la notoriedad de los gráficos que se oponen vinculados a la marca MARLBORO.

TERCERO

Entrando en el fondo del litigio, la misma consiste en determinar si las marcas enfrentadas como consecuencia de su similitud fonética y gráfica, así como por los productos que amparan pueden causar confusión en el mercado.

Es constante y frecuente la Jurisprudencia del Tribunal Supremo en la que se dice que la comparación fonética o gráfica de las denominaciones o signos que constituyen las marcas enfrentadas ha de hacerse en su conjunto, atendiendo a los vocablos o signos más relevantes que en ellos se insertan y que por su fuerza expresiva atraiga con más fuerza la atención auditiva o visual de quienes los contemplan; además, dicha apreciación ha de valorarse teniendo en cuenta la que se produce por personas de una cultura general sin necesidad de acudir a profundos estudios literales o aquilatados procesos intelectuales de su procedencia y derivaciones y todo ello para poder determinar si la posible identidad tiene la suficiente importancia como para producir confusión en el marcado, ya que lo que el artículo 12.1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, quiere evitar es la confusión sobre la procedencia de los productos a que se refieren las marcas, defendiéndose con ello al titular de la pérdida directa indebida de una transacción comercial.

El artículo 12.1 aludido indica que no podrán ser admitidos al registro como marcas los distintivos que por su semejanza fonética o gráfica con otros ya registrados puedan inducir a error o confusión en el mercado.

CUARTO

Aplicando los anteriores principios al caso de autos y comparando las marcas que están enfrentadas en este litigio esta Sala considera que existen diferencias gráficas suficientes que impiden que se cause error y confusión en el mercado.

Así la marca solicitante nº 1.909.873 consiste en un signo gráfico que asemeja a una corona de dos puntas, formada por una figura uniformemente entintada, de lado inferior y laterales iguales, formando ángulos rectos mientras que su zona superior forma salientes angulares, a cada lado, de 45º y, por consiguiente, un entrante angular central de 90º, sin que se reivindiquen colores específicos, por lo que es una marca monocolor. Al contrario, la marca oponente nº 940.548 en un rectángulo con trazo de color rojo dividido en dos partes aproximadamente iguales por una línea que va de uno de los laterales a otro, formado un ángulo obtuso, siendo la parte del rectángulo sigtuada por encima de dicha línea de color rojo y la parte situada por debajo de color blanco. Así, existen importantes diferencias entre ambas marcas. La solicitante es una representación de una corona de dos puntas y la marca oponente consiste en la representación de un rectángulo; además, una es monocolor y la otra es bicolor.

En cuanto a la marca oponente 1.007.489 coincide en su forma con lo ya referido para la marca 940.548 añadiendo, además, dos barras de color negro en la parte infrerior del rectángulo.

Por tanto, examinadas en conjunto las marcas enfrentadas se aprecian importantes diferencias gráficas entre ellas tendiendo a su forma, tamaño y disposición como por los colores que incorporan por lo que no es posible asociar entre si las marcas contrapuestas y, por tanto, no se causa confusión entre los usuarios dem los productos que amparan dichas marcas. Además, ninguna de las marcas oponentes integra la denominación Marlboro por lo que solo cabe argumentar y contemplar estrictamente los signos gráficos que componen ambas marcas.

En consecuencia, existen diferencias gráficas que permiten establecer diferencias entre ellas suficientes como para permitir su compatibilidad al no causar error o confusión en el mercado consumidor." (fundamentos primero a cuarto)

SEGUNDO

El recurso de casación se articula mediante cinco motivos, los dos primeros al amparo del apartado 1.c) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción, por supuesta incongruencia omisiva en relación con determinadas alegaciones formuladas en la instancia, y los restantes acogidos al apartado 1.d) del citado precepto, por infracciones de diversos preceptos de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y de la Directiva 1989/104 CEE, sobre Armonización de Marcas, de 21 de diciembre de 1998.

Antes de comenzar el examen de los citados motivos, es conveniente resaltar que lo que la actora combatió tanto en vía administrativa como luego en el recurso contencioso administrativo no es tanto la denegación por la Oficina Española de Patentes y Marcas de la marca gráfica nº 1.909.873 solicitada por la mencionada entidad Estudios de Formación Empresarial, S.A., puesto que tal denegación era conforme a lo solicitado por ella, sino la fundamentación de la resolución recurrida, por no incluir como causa obstativa de la concesión de la marca aspirante la confundibilidad con sus propias marcas. La Sala de instancia, apreció, por el contrario, que las marcas opuestas por la actora eran compatibles con la denegada y desestimó el recurso al entender, en consecuencia, que la fundamentación de la misma no debía ser corregida en el sentido de afirmar la incompatibilidad entre la marca solicitada y las aducidas por Philip Morris.

TERCERO

Como se ha indicado, los dos primeros motivos denuncian, al amparo del apartado 1.c) del artículo 88 de la Ley Jurisdiccional, la supuesta incongruencia omisiva de la Sentencia impugnada respecto a la alegación de la notoriedad de las marcas opuestas (motivo primero) y sobre la posible consideración de la marca solicitada como marca derivada de las prioritarias opuestas por Philip Morris debido a su parecido con ellas (motivo segundo).

Ambos motivos han de ser rechazados, puesto que no existe tal falta de respuesta por parte del Tribunal de instancia. En cuanto a la alegación sobre la notoriedad de las marcas de la actora, la Sentencia impugnada hace expresa referencia a la misma in fine del fundamento segundo. Y si bien es cierto que luego no la rechaza de manera expresa, es evidente que se debe a la consideración de que tal cuestión resulta irrelevante ante la inexistencia de riesgo de confusión entre las marcas en litigio, tal como había afirmado la Oficina Española de Patentes y Marcas. En efecto, tras resumir las alegaciones de la parte actora afirma la Sala que la cuestión de fondo se contrae a determinar si las marcas enfrentadas pueden causar confusión en el mercado por su semejanza fonética y gráfica y su coincidencia aplicativa. Y, al descartar de modo tajante la posibilidad de confusión, es claro que la Sentencia rechaza, como lo había hecho el órgano administrativo, que pudiera haber aprovechamiento de la reputación de las marcas opuestas, con independencia de que las mismas pudieran ser notorias. A este respecto conviene recordar que esta Sala ha afirmado en reiterada jurisprudencia que la inexistencia de riesgo de confusión y asociación excluye la posibilidad de un ilegítimo aprovechamiento de la reputación ajena (en este sentido, Sentencias de 18 de diciembre de 2.003 -RC 6.474/1.999- y de 20 de julioi de 2.004 -RC 2.213/2.001-).

Respecto al argumento relativo a las marcas derivadas, el mismo no se distingue de la alegación sobre el riesgo de confusión entre las marcas en litigio, puesto que lo que la parte actora aduce, en definitiva, es la posibilidad de que los consumidores crean erróneamente que la marca aspirante pudiera ser, debido a su parecido con las opuestas, una marca derivada de ellas. No puede afirmarse, por tanto, que la Sala no de respuesta a dicha cuestión puesto que se rechaza de manera expresa la posibilidad de confusión entre las marcas enfrentadas, examinando de forma minuciosa las diferencias existentes entre ellas. Por consiguiente, al rechazar la Sala cualquier posibilidad de confusión entre las marcas en litigio, ha excluido con ello que la aspirante pueda ser erróneamente considerada una marca derivada de las prioritarias.

CUARTO

Los restantes tres motivos pueden ser examinados de manera conjunta, ya que todos ellos suponen en realidad, bajo distintas argumentaciones, un simple cuestionamiento del juicio de similitud efectuado en la instancia. Así, el tercer motivo se basa en la supuesta infracción de la Directiva sobre Armonización de Marcas de 21 de diciembre de 1.998 que establece criterios de comparación entre marcas en litigio; el cuarto motivo aduce la infracción del artículo 13.c) de la Ley de Marcas, por no haber apreciado la existencia de aprovechamiento ilegítimo de la reputación de las marcas prioritarias; y el motivo quinto se basa en la supuesta infracción del 12.1.a) de la misma Ley de Marcas, por no haber otorgado el valor debido a los elementos relevantes.

Pues bien, tanto la alegación del tercer motivo de que la Sentencia impugnada vulnera los criterios de comparación recogidos en la mencionada Directiva, como la del quinto motivo de que se ha infringido el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, se basan en una discrepancia de valoración sobre la confundibilidad de las marcas enfrentadas, puesto que la comparación efectuada por la Sala de instancia respeta los mencionados criterios de comparación global entre las marcas, con la debida valoración de los elementos que las integran, en una fundamentación razonable que no incurre en arbitrariedad ni error manifiesto. Y la alegación del motivo cuarto también supone una discrepancia fáctica, puesto que el aprovechamiento ilegítimo de la reputación ajena sólo es posible sobre la base de la existencia de un riesgo de confusión que ha sido rechazado por la Sala juzgadora, tal como se ha recordado antes. Tales valoraciones sobre los hechos resultan, según consolidada jurisprudencia, intangibles en casación (por todas, Sentencias de 18 de septiembre de 2.003 -RC 3.465/1.998-, de 24 de octubre de 2.003 -RC 3.925/1.998- y de 30 de diciembre de 2.003 -RC 3.083/1.999-), lo que determina en todo caso el decaimiento de los tres motivos.

Pero es que, además, concurre una razón adicional que abunda en la falta de fundamento de tales motivos. En efecto, ya en un caso análogo -mencionado por la parte codemandada en su escrito de oposición al recurso-, esta Sala declaró no admisible un recurso de casación en el que se cuestionaban las valoraciones de la Sala de instancia con argumentos semejantes a los del presente recurso en un litigio en el que se enfrentaban iguales marcas gráficas, aunque pertenecientes a otra clase (Auto de 14 de febrero de 2.000, RC 8.393/1.998). Los motivos tercero a quinto de este recurso inciden en el mismo error de tratar de revisar las apreciaciones de hecho de la Sentencia impugnada, lo que debe acarrear igualmente su denegación.

CUARTO

El rechazo de los motivos en que se basa el recurso de casación implica la desestimación de éste, con imposición de costas a la parte que lo sostuvo en aplicación de lo prevenido en el artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

FALLAMOS

Que NO HA LUGAR y por lo tanto DESESTIMAMOS el recurso de casación interpuesto por Philip Morris Products Inc. contra la sentencia de 5 de diciembre de 2.001 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Novena) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo 774/1.996. Se imponen las costas a la parte recurrente.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos . PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. EDUARDO ESPIN TEMPLADO, estando constituída la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.

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