STS, 1 de Julio de 2005
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 01 Julio 2005 |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a uno de Julio de dos mil cinco.
En el recurso de casación nº 3038/2002, interpuesto por la Entidad U.F.I. UNIVERSAL FILTER INTERNATIONAL, S.P.A., representada por el Procurador Don Enrique Sorribes Torra, y asistida de letrado, contra la sentencia nº 1245/2001 dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en fecha 14 de diciembre de 2001, recaída en el recurso nº 2865/1997, sobre concesión de inscripción de la marca nº 2.001.631 "SOFIMA"; habiendo comparecido como parte recurrida la ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, representada y dirigida por el Abogado del Estado.
En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sección Tercera) dictó sentencia desestimando el recurso promovido por la Entidad U.F.I. UNIVERSAL FILTER INTERNATIONAL, S.p.A., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 14 de agosto de 1997, que desestimó el recurso ordinario interpuesto contra la de 5 de febrero de 1997, que concedió la inscripción de la marca nº 2.001.631 "SOFIMA", para designar productos de la clase 12ª del Nomenclator internacional.
Notificada esta sentencia a las partes, por la referida Entidad se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 22 de abril de 2002, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la recurrente (U.F.I. UNIVERSAL FILTER INTERNATIONAL, S.p.A.) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 31 de mayo de 2002, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, los siguientes motivos de casación:
1) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra c) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, en cuanto a que la sentencia recurrida incurre en infracción de la Disposición Final Primera de la Ley Jurisdiccional y del art. 218, apartado 1, de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil.
2) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d), del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción del ordenamiento jurídico, infracción del art. 12.1.a) de la ley de Marcas de 10 de noviembre de 1988 y de la jurisprudencia aplicable.
3) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción del art. 12.1.a), último inciso, de la Ley de Marcas y de la Jurisprudencia que se invoca, al no apreciar riesgo de asociación con la marca prioritaria de la recurrente.
Terminando por suplicar sentencia, estimando los motivos del recurso y casando la sentencia recurrida, ordenando a la Oficina Española de Patentes y Marcas acuerde la denegación de inscripción de la Marca nº 2.001.631 "SOFIMA", para distinguir los productos de la clase 12ª del Nomenclátor para los que fue solicitada la inscripción de dicha marca.
Por providencia de la Sala, de fecha 3 de septiembre de 2003, se admitió a trámite el presente recurso de casación, ordenándose por otra de 9 de octubre de 2003 entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO), a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al mismo; lo que hizo mediante escrito de fecha 20 de octubre de 2003, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dictara sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso, con expresa imposición de costas al recurrente.
Por providencia de fecha 4 de noviembre de 2004, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 1 de febrero de 2005, dictándose otra en fecha 1 de febrero, en la que con suspensión del señalamiento, se emplaza al titular de la marca solicitada, sin que el mismo se persone en autos. Por providencia de fecha 26 de mayo de 2005, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 22 de junio de 2005, en que tuvo lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Óscar González González, Magistrado de la Sala
La Oficina Española de Patentes y Marcas concedió la marca nº 2.001.631 SOFIMA, de la clase 12, para distinguir "vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima". La resolución se basa en que no concurren los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro del artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas 32/88 de 10 de noviembre, por cuanto, aún existiendo semejanza entre el signo solicitado y el oponente nº 621.541 SOFIMA (gráfica), clase 7, "filtros para aceite, aire y carburante para máquinas y motores; filtros para líquidos y gas de uso industrial" , los campos comerciales y aplicativos en que despliegan sus efectos son lo suficientemente dispares como para excluir todo riesgo de confusión en el mercado.
Contra esta resolución se interpuso recurso contencioso-administrativo la entidad UFI UNIVERSAL FILTER INTERNATIONAL S.P.A titular de la marca oponente, recurso en el que recayó sentencia de la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña desestimatoria del mismo con base en el siguiente fundamento jurídico:
"En el presente supuesto, del examen de los signos enfrentados, en cuanto a su semejanza fonética no cabe la menor duda de la posibilidad de confusión en el mercado; sin embargo, la sola semejanza y, aún la identidad de distintivos, no condiciona finalísticamente las circunstancias contenidas en el precepto citado, ya que tales coincidencias pueden enervarse cuando con los signos enfrentados se trata de distinguir productos en absoluto similares, siendo ellos tan diferentes que ni siquiera pertenecen a una misma área comercial, por lo que su producción y consumo en modo alguno puede beneficiarse del prestigio comercial de otra marca y distintivo, por lo que conforme a lo acordado por la Oficina procede desestimar el recurso"
.
La mencionada entidad ha interpuesto recurso de casación con base en los motivos que han quedado transcritos en los antecedentes.
El recurso de casación debe ser estimado. La sentencia incurre en el error de efectuar la comparación de las marcas partiendo de términos que no responden a la realidad, pues la realiza entre la marca solicitada, a la que llama SOFINA, con la marca oponente SOFIMA, siendo así que ambos términos son SOFIMA. Da, por tanto, a la denominación el tratamiento de semejanza, aunque lo extienda también a la identidad, cuando, como a continuación se verá, ello puede tener trascendencia a la hora de valorar los demás componentes de la comparación. Se produce, por ello, la incongruencia denunciada en el primer motivo, y procede entrar en el examen del fondo del asunto, como impone el art. 95.2.d) de la Ley Jurisdiccional.
Es cierto que el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas introduce como novedad, en relación con la normativa anterior, el principio de especialidad de las marcas, de tal forma que para que se produzca la prohibición de dicho precepto es preciso que la semejanza no solo se dé entre los signos, sino también entre los campos aplicativos de las marcas contrapuestas. Ahora bien, al realizar la comparación es necesario establecer una relación de proporcionalidad, de tal forma que a medida que aumente el grado de semejanza de los signos, será menos exigente en orden a la similitud de los productos o servicios que las marcas amparan, a los efectos de decretar la prohibición. En consecuencia, si como ocurre en el caso presente, los signos son idénticos, no será preciso una absoluta semejanza en los campos aplicativos, bastando una cierta relación entre ellos.
Pues bien, esta relación se produce entre el sector de "vehículos y aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima", con el de los "filtros para aceites, aire y carburantes para máquinas y motores". No hay duda que aquellos aparatos de locomoción usan como elemento indispensable de su funcionamiento los indicados filtros, por lo que no es extraño que los consumidores de unos y otros asocien ambos productos designados de forma idéntica con el mismo origen empresarial. Se da por ello la prohibición del artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas, por lo que procede estimar el recurso de casación, y el contencioso-administrativo anulando la resolución de la Oficina que concede la marca solicitada.
No se dan circunstancias de costas en la primera instancia, debiendo cada parte satisfacer las suyas en esta casación, de conformidad con el art. 139 de la Ley Jurisdiccional.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
Que debemos ESTIMAR el recurso de casación interpuesto por la Entidad U.F.I. UNIVERSAL FILTER INTERNATIONAL, S.P.A., contra la sentencia nº 1245/2001 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sección Tercera), de fecha 14 de diciembre de 2001; y debemos estimar el recurso contencioso-administrativo nº 2.865/1997, formulado por la referida Entidad contra la concesión de la inscripción en la Oficina Española de Patentes y Marcas de la marca nº 2.001.631 "SOFIMA", acto que anulamos por contrario a Derecho; sin expresa condena en costas de la instancia, debiendo cada parte satisfacer la suyas en la casación.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.
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