STS, 21 de Octubre de 2004

PonenteManuel Campos Sánchez-Bordona
ECLIES:TS:2004:6664
Número de Recurso4561/2001
ProcedimientoCONTENCIOSO
Fecha de Resolución21 de Octubre de 2004
EmisorTribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo
  1. FERNANDO LEDESMA BARTRETD. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. EDUARDO ESPIN TEMPLADOD. JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintiuno de Octubre de dos mil cuatro.

Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 4561/2001 interpuesto por D. Juan Alberto, representado por el Procurador D. Javier Ungría López, contra la sentencia dictada con fecha 6 de junio de 2001 por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 934/1998, sobre marca número 2.042.407 "Florentino"; es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por Abogado del Estado, y "FLORENTINO, S.A.", representada por el Procurador D. Ramiro Reynolds Martínez.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero

"Florentino, S.A." interpuso ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 934/1998 contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 22 de septiembre de 1997, confirmada el 27 de enero de 1998, que denegó la inscripción de la marca número 2.042.407 "Florentino" para determinados productos de la clase 3.

Segundo

En su escrito de demanda, de 9 de septiembre de 1998, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "por la que se declare, acogiendo las alegaciones del cuerpo de esta demanda, que son totalmente nulas dichas resoluciones registrales y es procedente la concesión de la referida marca de mi mandante, 'Florentino' (con gráfico), para la clase 3 del Nomenclátor Internacional".

Tercero

El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 28 de septiembre de 1998, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia que "desestime el recurso y confirme el acto recurrido, toda vez que el mismo es en todo conforme a Derecho".

Cuarto

D. Juan Alberto contestó a la demanda con fecha 5 de noviembre de 1998 y suplicó sentencia "por la que se confirmen los actos registrales recurridos de contrario, manteniéndose la denegación de inscripción registral de la referida marca".

Quinto

No habiéndose recibido el pleito a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Octava, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 6 de junio de 2001, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: 1º.- Estimar el recurso contencioso- administrativo interpuesto por la representación de la recurrente contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas impugnadas en autos y expresadaS en el fundamento jurídico primero, anulándose las mismas por no resultar conformes a Derecho. 2º.- Reconocer el derecho de la recurrente a obtener la inscripción de la marca nº 2.042.407, 'Florentino', clase 3ª, en la Oficina Española de Patentes y Marcas. 3º.- No efectuar especial pronunciamiento sobre las costas causadas".

Sexto

Con fecha 30 de julio de 2001 D. Juan Alberto interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 4561/2001 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:

Primero

al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, por infracción de "la norma del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, por no haber aplicado correctamente a este caso el criterio de 'semejanza conceptual' a la que hace referencia el citado precepto".

Segundo

al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, porque "ha infringido la doctrina jurisprudencial que interpreta la norma del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas en el sentido de que la 'semejanza fonética' existente entre dos marcas contrapuestas opera de modo autónomo."

Séptimo

El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con imposición de costas al recurrente.

Octavo

"Florentino, S.A." se opuso al recurso con fecha 17 de marzo de 2003 y suplicó la confirmación íntegra de la sentencia recurrida y la condena en costas a la parte recurrente.

Noveno

Por providencia de 4 de junio de 2004 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 13 de octubre siguiente, en que ha tenido lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA, Magistrado de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero

La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 6 de junio de 2001, estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Florentino, S.A." contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas y acordó la inscripción de la marca número 2.042.407 "Florentino", para distinguir productos de la clase 3ª del Nomenclátor Internacional, en concreto "preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería; aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos".

A la inscripción de la marca número 2.042.407 "Florentino", solicitada por "Florentino, S.A.", se había opuesto D. Juan Alberto en cuanto titular de la marca número 1.153.794 "Fiorentina", que ampara productos de la misma clase, quien finalmente vio prosperar su oposición en vía administrativa. La aceptación de la marca aspirante que se produce en la vía jurisdiccional de instancia motiva el presente recurso de casación del señor Juan Alberto.

Segundo

La Sala de instancia anuló, según ya hemos dicho, la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Las consideraciones en las que se basó el tribunal sentenciador para pronunciarse en el sentido en que lo hizo fueron las siguientes:

"Conforme a lo anteriormente expuesto, y admitiendo la identidad de las clases a las que se refieren las marcas enfrentadas así como de contar con un cierto parecido denominativo en una apreciación de conjunto, debemos sin embargo estimar el recurso interpuesto toda vez que las marcas enfrentadas evocan conceptos diferentes: en el primer caso, básicamente un nombre propio que coincide con la razón social de la recurrente; el segundo un gentilicio expresado en lengua italiana, alusivo a aquello que puede ser relativo a dicha ciudad toscana. Y aunque el término español 'florentino', en minúscula, que no constituye el supuesto de autos, puede aludir también a dicha ciudad italiana, el empleo en mayúscula no puede sino referirse a un nombre propio, sin olvidar la distintividad que añade el gráfico empleado.

Tampoco existe dato alguno que permita considerar en este recurso contencioso-administrativo que ha existido un aprovechamiento de la reputación ajena por parte de la recurrente, prohibida por el art. 13.c de la Ley de Marcas.

Por consiguiente, y por todo lo expuesto, debe estimarse el recurso interpuesto, al ser conformes a Derecho las resoluciones impugnadas en autos, y en consecuencia proceder a su anulación, reconociendo el derecho de la recurrente a obtener la inscripción de su marca conforme al suplico de su demanda".

Tercero

Los dos motivos de casación planteados, ambos al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, denuncian la infracción de la misma norma legal, esto es, la del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de Marcas. El primero se basa en que, a juicio del recurrente, la Sala de instancia no aplica correctamente el criterio de semejanza conceptual y el segundo en que tampoco aplica debidamente la doctrina jurisprudencial sobre la semejanza fonética.

Uno y otro motivo deben ser rechazados. Antes de examinarlos en particular hemos de reiterar la doctrina que venimos sentando en torno al control casacional de las sentencias en que se aplica la norma ahora invocada, doctrina a la que se refiere con acierto la parte correcurrida en su oposición al recurso.

Hemos sostenido que cuando la cuestión central del litigio de instancia es, precisamente, apreciar las diferencias fonéticas, gráficas, conceptuales y aplicativas de unas y otras marcas a efectos de juzgar sobre su posible pacífica convivencia en el mercado sin riesgo de confusión y excluir la prohibición relativa establecida por el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, no basta para el éxito de dicho recurso de casación que la recurrente se limite a discrepar de las apreciaciones que haya hecho el tribunal de instancia afirmando que éste ha errado en dichas apreciaciones.

En efecto, no corresponde a esta Sala, en cuanto tribunal de casación, sustituir las valoraciones efectuadas por los tribunales de instancia sobre la apreciación de los diversos elementos de hecho que aquel artículo contempla para legitimar el acceso o la negativa al registro de una determinada marca. En la medida que este precepto prohíbe registrar como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior, el juicio de los tribunales de instancia sobre cualquiera de estos factores (identidad, semejanza, inducción a la confusión en el mercado y riesgo de asociación), a la vista de los elementos de hecho y de las pruebas practicadas, no puede ser sustituido por el del tribunal de casación.

Siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos. Este intento de sustitución es, en suma, el que aflora en el recurso a examen: la parte recurrente sostiene la opinión de que los distintivos enfrentados tienen los suficientes factores de confundibilidad como para generar el riesgo de confusión. Sin embargo, la sentencia de instancia llega a conclusiones distintas que, atendiendo a los criterios que deben regir el análisis, no cabe reputar ni irracionales ni absurdas.

A partir de estas premisas, ninguno de los dos motivos de casación puede ser acogido:

  1. En cuanto al segundo, no es irrazonable concluir que las marcas enfrentadas, apreciadas en su conjunto, presentan en este caso las suficientes diferencias como para llegar a la conclusión a que llega el tribunal de instancia. El nuevo signo distintivo que aspira al registro incorpora un componente figurativo suficientemente caracterizado, ausente de la marca obstaculizante, y desde el punto de vista fonético, aunque existen concomitancias entre ambos, uno y otro presentan ciertas diferencias en la raíz ("Floren" frente a "Fioren") y en su terminación (masculino frente a femenino) bastantes para fundar aquella conclusión.

    La valoración de conjunto del signo, a los efectos de apreciar la prohibición relativa que analizamos, no permite -en contra de lo sostenido en este motivo- afirmar que, constatada la semejanza en las denominaciones de dos marcas, deje de tener relieve el hecho de que alguna de ellas cuente con un gráfico adicional: la primacía en las marcas mixtas del elemento denominativo sobre el gráfico no es un criterio absoluto que se imponga con independencia de las características singulares de unos y otros factores (fonéticos o figurativos). Serán estas, en cada caso, las que determinarán su propio peso en la conclusión final sobre el registro de la marca aspirante.

  2. En cuanto al primer motivo, tampoco es irrazonable sostener, desde el punto de vista conceptual, la diferente evocación de conceptos que, afirma la Sala de instancia, uno y otro término incorpora. Distinción conceptual que, referida al nivel de conocimientos del usuario medio en España de estos productos y al idioma castellano, puede defenderse que existe en la medida en que el término italiano "Fiorentina" no es asociado en España a un nombre propio (todo lo más, como afirma la Sala de instancia, al "gentilicio expresado en lengua italiana, alusivo a aquello que puede ser relativo a dicha ciudad toscana"), al contrario de lo que ocurre con el término español "Florentino".

Cuarto

Procede, pues, la desestimación del recurso de casación con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional. Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

FALLAMOS

No ha lugar al recurso de casación número 4561/2001, interpuesto por D. Juan Alberto contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso- Administrativo (Sección Octava) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 6 de junio de 2001, recaída en el recurso número 934 de 1998. Imponemos a la parte recurrente las costas de este recurso.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos Fernando Ledesma.- Óscar González.- Manuel Campos.- Francisco Trujillo.- Eduardo Espín.- José Manuel Bandrés.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez- Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.

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