STS, 9 de Diciembre de 2004

PonenteMANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONA
ECLIES:TS:2004:7952
Número de Recurso217/2002
ProcedimientoCONTENCIOSO
Fecha de Resolución 9 de Diciembre de 2004
EmisorTribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo

FERNANDO LEDESMA BARTRETOSCAR GONZALEZ GONZALEZMANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAFRANCISCO TRUJILLO MAMELYEDUARDO ESPIN TEMPLADOJOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a nueve de Diciembre de dos mil cuatro.

Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 217/2002 interpuesto por "EL COTO DE RIOJA, S.A.", representada por el Procurador D. Ángel Rojas Santos, contra la sentencia dictada con fecha 27 de julio de 2001 por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 1354/1998, sobre marca número 2.048.275/2 "Coto de Albeos"; no se ha personado la parte recurrida.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero

"El Coto de Rioja, S.A." interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 1354/1998 contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 9 de julio de 1998 que confirmó la de 22 de diciembre de 1997. Mediante esta última se concedió la inscripción de la marca número 2.048.275/2 "Coto de Albeos" para productos de la clase 33.

Segundo

En su escrito de demanda, de 12 de enero de 1999, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "por la que se anule la resolución recurrida y sea declarada la improcedencia de la concesión del expediente de marca referido por concurrir semejanza incompatibilizadora con los derechos prioritarios de esta parte".

Tercero

El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 11 de febrero de 1999, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia que "desestime el recurso y confirme el acto recurrido, toda vez que el mismo es en todo conforme a Derecho".

Cuarto

No habiéndose recibido el pleito a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Sexta, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 27 de julio de 2001, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el letrado D. Carlos González Valdés actuando en nombre y representación de la entidad El Coto de Rioja, S.A. contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 22 de diciembre de 1997 por la que se concedió el registro de la marca núm. 2.148.275 'Coto de Albeos', así como contra la de 9 de julio de 1998, desestimatoria del recurso ordinario formalizado contra la anterior, debemos declarar y declaramos que dichas resoluciones son ajustadas a Derecho; todo ello sin hacer expresa imposición de costas".

Quinto

Con fecha 23 de enero de 2002 "El Coto de Rioja, S.A." interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 217/2002 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:

Primero

por infracción de los artículo 12.1.a), 11.a) y b) y 13.c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas.

Segundo

por infracción de la jurisprudencia que cita.

Sexto

No se ha personado la parte recurrida.

Séptimo

Por providencia de 29 de septiembre de 2004 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 30 de noviembre siguiente, en que ha tenido lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA, Magistrado de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero

La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 27 de julio de 2001, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "El Coto de Rioja, S.A." contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas en cuya virtud fue inscrita la marca número 2.048.275/2 "Coto de Albeos", para distinguir productos de la clase 33 del Nomenclátor Internacional, en concreto "vinos, bebidas alcohólicas".

A la inscripción de la marca número 2.048.275/2 "Coto de Albeos", solicitada por "Adegas Morgadio, S.L.", se había opuesto "El Coto de Rioja, S.A." en cuanto titular de la marca número 1.614.514-3 "El Coto", que ampara productos de la misma clase. El rechazo de su oposición, tanto en vía administrativa como en la jurisdiccional de instancia, motiva el presente recurso de casación.

Segundo

La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta, a su vez, había considerado que no concurrían en el caso de autos los "presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 12.1 [de la Ley ], por existir entre los distintivos enfrentados 'Coto de Albeos' y 'El Coto' suficientes disparidades de conjunto como para garantizar su recíproca diferenciación, excluyéndose todo riesgo de error o confusión en el mercado, toda vez que el vocablo singularizador es sin lugar a dudas 'Albeos', con fuerza expresiva diferenciadora sobre el sustantivo Coto de carácter más débil y generalizado".

Las consideraciones en las que se basó el tribunal sentenciador para pronunciarse en el sentido que lo hizo fueron las siguientes:

"El análisis comparativo debe tomar por base el citado artículo 12.1 de la Ley de Marcas que prohíbe el acceso al Registro como tales de los signos o medios que '... por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior'.

En el supuesto de autos ha de destacarse que las semejanzas entre las marcas se manifiestan sólo en el aspecto denominativo, siendo también en este sentido limitadas, pues se refieren únicamente al empleo común de la palabra 'Coto', entendiendo la Sala que dicho término no tiene fuerza distintiva suficiente en el conjunto de la denominación solicitada para producir un riesgo de identificación o siquiera una asimilación de procedencias con la marca oponente al incluirse además en aquel conjunto los términos 'De Albeos', sin duda con mayor eficacia individualizadora. No puede desconocerse en este sentido la indudable relación que con la actividad vinícola tiene la utilización del término 'Coto' como referente a la base física donde se despliega dicha actividad, identificable con otros como podrían ser 'Finca' o 'Heredad', escasamente significativos en ese sector [...]

[...] Pues bien, desde una valoración conjunta de los distintivos en pugna como la que propone la jurisprudencia se llega a la conclusión de que las marcas objeto de comparación son claramente distinguibles, excluyéndose en todo punto cualquier posibilidad de error o confusión en el mercado".

Tercero

El recurso de casación es similar a otros entablados por la misma empresa recurrente contra sentencias que habían corroborado decisiones de la Oficina Española de Patentes y Marcas favorables al registro de marcas que junto al término "coto" incluyen determinados vocablos bien caracterizados, en todos los casos para proteger productos análogos. Recursos de casación que han sido sucesivamente desestimados por esta Sala del Tribunal Supremo. En concreto, entre las más recientes sentencias figuran las siguientes:

  1. Por sentencia de 21 de junio de 2002 (recaída en el recurso de casación número 3400/1999) esta Sala confirmó la dictada con fecha 27 de febrero de 1999 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 2377/1995, interpuesto por "El Coto de Rioja, S.A." contra la resolución de inscripción de la marca "Coto de Reina" número 1.680.276 para productos de la clase 33 del nomenclátor.

  2. Por sentencia de 19 de noviembre de 2003 (recaída en el recurso de casación número 10004/1998) esta Sala confirmó la dictada con fecha 15 de abril de 1998 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo número 1297/1996, interpuesto por "El Coto de Rioja, S.A." contra la resolución de inscripción de la marca número 1.914.130 "Cotoval" para productos de la clase 33.

  3. Por sentencia de 1 de diciembre de 2003 (recaída en el recurso de casación número 7133/1998) esta Sala confirmó la dictada con fecha 11 de febrero de 1998 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número 1571/1996, interpuesto por "El Coto de Rioja, S.A." contra la resolución que concedió la inscripción de la marca número 1.970.463 "Coto de Hayas" para productos de la clase 33.

  4. Por sentencia de 25 de febrero de 2004 (recaída en el recurso de casación número 1745/2000) esta Sala confirmó la sentencia dictada con fecha 1 de diciembre de 1999 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso- administrativo número 731/1996, interpuesto por "El Coto de Rioja, S.A." contra la resolución de inscripción de la marca número 1.905.158 "Coto de Ibedo" para productos de la clase 33.

La desestimación de dichos recursos fue debida a los defectos formales de los respectivos escritos de interposición. Con el fin de proporcionar a la parte recurrente una respuesta en cuanto al fondo de su pretensión casacional que resuelva definitivamente los problemas suscitados sobre la viabilidad registral de marcas que incorporen el vocablo "Coto" en el sector de los vinos, abordaremos en éste los problemas que dicha parte plantea a lo largo de sus dos motivos de recurso.

Cuarto

El primero de dichos motivos, formulado en términos procesalmente incorrectos, se subdivide en tres apartados que respectiva y sucesivamente denuncian la infracción del artículo 12.1.a), del artículo 11, letras a y b) y del artículo 13.1.c, todos ellos de la Ley 32/1988, de Marcas.

El núcleo del debate respecto del primer precepto invocado se centra, como bien entendió el tribunal de instancia, en la comparación de conjunto de los signos confrontados. Cuestión que, a su vez, requiere resolver si el mero hecho de que una nueva marca para vinos incorpore, junto a otros, el término "coto" obliga a aplicar la prohibición prevista en el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, dada la prioridad registral de la marca "El Coto" que ostenta la entidad recurrente.

La respuesta que a esta cuestión dieron tanto la Oficina Española de Patentes y Marcas como el tribunal sentenciador fue negativa. La protección registral dispensada a la marca "El Coto" no impide que para productos vinícolas se registren otros signos que incorporen aquel vocablo con adiciones significativas. El debate en este punto gira en torno a la mayor o menor fuerza distintiva del término común ("coto") respecto de los identificadores ulteriores. A juicio de la recurrente, dicha fuerza recae en el primer vocablo, premisa que no aceptan ni la Oficina registral ni el tribunal sentenciador, para quienes "el vocablo singularizador es sin lugar a dudas" el término añadido (en nuestro caso "Albeos"), pues resulta ser, dentro del conjunto, el que tiene mayor carga expresiva, fuerza y eficacia diferenciadora respecto del sustantivo "coto", este último con "carácter más débil y generalizado".

La referida respuesta, primero administrativa y después jurisdiccional, debe prevalecer en casación frente a la mera discrepancia de la parte actora sobre las apreciaciones del tribunal de instancia. Se trata de un juicio sobre una cuestión no estrictamente de derecho (esto es, sobre la mayor expresividad de un determinado vocablo dentro de un conjunto semántico) obtenido a partir de la valoración de las pruebas en términos que no pueden calificarse de irracionales o arbitrarios. Apreciación de la que sin duda puede disentir la parte recurrente, pero sin que ello autorice a fundar un recurso de casación basado en la vulneración de normas legales, habida cuenta de la constante doctrina que venimos sentando en torno al control casacional de las sentencias en que se aplica la norma ahora invocada.

Hemos sostenido que cuando la cuestión central del litigio de instancia es, precisamente, apreciar las diferencias fonéticas, gráficas, conceptuales y aplicativas de unas y otras marcas a efectos de juzgar sobre su posible pacífica convivencia en el mercado sin riesgo de confusión y excluir la prohibición relativa establecida por el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, no basta para el éxito de dicho recurso de casación que la recurrente se limite a discrepar de las apreciaciones que haya hecho el tribunal de instancia afirmando que éste ha errado en dichas apreciaciones.

En efecto, no corresponde a esta Sala, en cuanto tribunal de casación, sustituir las valoraciones efectuadas por los tribunales de instancia sobre la apreciación de los diversos elementos de hecho que aquel artículo contempla para legitimar el acceso o la negativa al registro de una determinada marca. En la medida que este precepto prohíbe registrar como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior, el juicio de los tribunales de instancia sobre cualquiera de estos factores (identidad, semejanza, inducción a la confusión en el mercado y riesgo de asociación), a la vista de los elementos de hecho y de las pruebas practicadas, no puede ser sustituido por el del tribunal de casación.

Siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos. Este intento de sustitución es, en suma, el que aflora en el recurso a examen: la parte recurrente sostiene la opinión de que en los distintivos enfrentados un término tiene mayor fuerza expresiva que otros. Sin embargo, la sentencia de instancia llega a conclusiones distintas que, atendiendo a los criterios que deben regir el análisis, no cabe reputar ni irracionales ni absurdas.

A partir de estas premisas, no es en absoluto irrazonable, antes al contrario, concluir en sentido favorable a la posibilidad de que coexistan con la marca "El Coto" otras que, incluso para el mismo sector, incorporen junto a dicha palabra otras bien diferenciadas que contribuyan a lograr la capacidad distintiva del nuevo signo, sin riesgo de confusión ni de asociación con el precedente. Es en este punto donde se plantea la segunda cuestión relativa al artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas.

Quinto

En efecto, la siguiente cuestión consiste en determinar si las marcas de la entidad recurrente que al término "coto" añaden diversas adiciones (como "Coto Privado", "Coto de Imaz" y otras) impiden de modo absoluto la ulterior inscripción de marcas que adopten esa misma estructura binaria.

Sentada la premisa que hemos afirmado en el fundamento jurídico precedente, pocas dudas caben de que la respuesta de nuevo deber ser favorable en principio, bajo la reserva de que los términos añadidos sean diferentes de los que forman parte de aquellas marcas prioritarias, siempre que estas últimas hubieran sido opuestas en su momento oportuno contra la inscripción registral de la nueva marca aspirante.

En este específico supuesto la entidad recurrente sólo opuso inicialmente ante el organismo administrativo, como marca prioritaria, la número 1.614.514/3 "El Coto", por lo que no habría necesidad de hacer mayores consideraciones. Pero incluso si la comparación hubiera de hacerse con las otras marcas no opuestas en sede administrativa pero registradas a nombre de la empresa recurrente (a saber, Coto Vintage, Coto Privado, Coto Mayor, Coto de Imaz y Coto Vinícola) el contraste entre "Coto de Albeos" y todas ellas abocaría a la decisión corroborada por el tribunal de instancia, esto es, a la inexistencia de suficientes elementos de semejanza que hicieran entrar en juego la prohibición relativa de registro inserta en el artículo 12.1.a). De nuevo nos remitimos en este punto a la doctrina que hemos recordado en el precedente fundamento de derecho sobre el control casacional de las apreciaciones de instancia, en este caso respecto a las apreciaciones sobre la semejanza de signos. Doctrina asimismo aplicable a las censuras que la parte recurrente vierte sobre la existencia de riesgo de confusión o riesgo de asociación entre la nueva marca y las prioritarias.

Finalmente, en el primer apartado del primer motivo de casación se añaden otras consideraciones ajenas en sí al artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas. Afirma ahora la recurrente que la marca "Coto de Albeos", al incluir el toponímico de un lugar sito en la localidad de Creciente, en Pontevedra (de hecho, el lugar de Albeos es justamente el domicilio de la sociedad titular de la nueva marca, según los datos registrales que constan en el expediente administrativo) se halla incursa en la prohibición absoluta del artículo 11.1.f) de la Ley de Marcas, pues podría inducir a error sobre la procedencia geográfica del producto, su naturaleza, calidad y características. Alegación y cita de precepto que ni se instrumenta como motivo de casación autónomo ni fue planteada en el recurso de instancia (sobre la que, por lo tanto, no pudo pronunciarse el tribunal sentenciador), constituyendo una cuestión nueva inadmisible en casación.

Sexto

En el segundo apartado del primer motivo se denuncia la infracción del artículo 11, apartado primero, letras a) y b), de la Ley de Marcas porque, a juicio de la recurrente, el tribunal de instancia no acierta al calificar de genérico al término "coto". Pero lo cierto es que en ningún momento la sentencia llega a calificar a dicho término de genérico, con las consecuencias legales inherentes, por lo que la censura resulta infundada.

La Sala de instancia se limitó a sostener, en cuanto apreciación adicional junto al resto de sus consideraciones, "la indudable relación que con la actividad vinícola tiene la utilización del término 'Coto' como referente a la base física donde se despliega dicha actividad, identificable con otros como podrían ser 'Finca' o 'Heredad', escasamente significativos en ese sector [...]". En cuanto apreciación de hecho sobre un elemento de experiencia común, de nuevo estas afirmaciones de la Sala de instancia difícilmente serían objetables en casación y, en todo caso, insistimos, no pueden ser impugnadas desde el punto de vista de los preceptos en que se funda esta parte del motivo. Pues si ciertamente el artículo 11, apartado primero, de la Ley de Marcas, impide el registro como marcas de los signos genéricos para los productos o servicios que pretendan distinguir (letra a) o de los que se hayan convertido en habituales para designar los productos o servicios en el lenguaje común (letra b), no se entiende cómo el tribunal de instancia lo habría vulnerado al expresar las afirmaciones antes transcritas acerca del término "coto".

El motivo primero de casación concluye imputando al tribunal de instancia la violación del artículo 13, letra c), de la Ley de Marcas. A juicio de la recurrente no hay duda de que la marca "Coto de Albeos" pretende aprovecharse indebidamente de la reputación alcanzada por sus propias marcas prioriarias. Aprovechamiento ilegítímo que, a su entender, toma la forma de "asociación o confusión de signos nuevos con los signos de otros operadores". Al no haberlo entendido así el tribunal sentenciador, habría vulnerado aquel precepto, que impide registrar como marca los signos que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados.

Procede también desestimar esta parte del motivo por dos razones. En primer lugar, la Sala sentenciadora no ha dado como probada la reputación o renombre de las marcas opuestas por la recurrente, presupuesto inexcusable para que entre en juego el citado artículo 13 en su letra c). Se trata, pues, de un problema de prueba de un hecho que no ha sido lograda en la instancia. En segundo lugar, si la recurrente considera que el aprovechamiento ilegítimo de sus marcas se produce por el mero hecho de que el nuevo signo sea susceptible de confusión o asociación con ellas, está reconduciendo de nuevo el debate a la apreciación de estos últimos factores, cuestión que ya hemos resuelto en el fundamento jurídico precedente.

Séptimo

El segundo motivo de casación no hace sino insistir en la vulneración del artículo 12 de la Ley de Marcas a partir de la cita de fragmentos de precedentes jurisprudenciales recaídos en materia de compatibilidad de marcas, ninguno de ellos asimilable al presente. Las citas parciales de sentencias se traen a colación, como en tantas otras ocasiones, de manera inapropiada, pues a tal efecto tiene declarado este Sala (por todas, Sentencias de 16 de mayo de 1994 y 25 de junio de 1996) que "en una materia tan casuística como es la de marcas ningún criterio tiene carácter absoluto, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que -y concretamente con referencia a la existencia o no de semejanza entre distintivos capaces de crear confusión en el mercado- el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tiene escasa virtualidad, pues es difícil que en dos casos concurran circunstancias coincidentes, que sería el único supuesto del que habría que partir para tratar de acreditar que la decisión del Tribunal 'a quo' es contraria a Derecho."

Octavo

Procede, pues, la desestimación del recurso con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

FALLAMOS

No ha lugar al recurso de casación número 217/2001, interpuesto por "El Coto de Rioja, S.A." contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Sexta) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 21 de julio de 2001, recaída en el recurso número 1354 de 1998. Imponemos a la parte recurrente las costas de este recurso.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Fernando Ledesma.- Óscar González.- Manuel Campos.- Francisco Trujillo.- Eduardo Espín.- José Manuel Bandrés.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez- Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.

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