STS, 19 de Julio de 2004

Con fecha 11 de noviembre de 2000, la Sala de lo Contencioso Administrativo ( Sección 6ª ) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: " FALLAMOS: Que debemos DESESTIMAR el recurso contencioso administrativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales D. José Manuel Dorremochea, en nombre y representación de la entidad Aitours PLC, contra las resoluciones dictadas, en fecha 18 de Abril de 1997, por la Oficina Española de Patentes y marcas, por las que se desestimaron los recursos ordinarios interpuestos contra las resoluciones dictadas, en fecha 7 de Octubre de 1996, por lo que, DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS que las mismas son conformes con el Ordenamiento Jurídico, y, en consecuencia, las confirmamos ".-

Contra dicha sentencia, interpuso recurso de casación la entidad AIRTOURS, PLC, a través de su Procurador Sr. DORREMOCHEA ARAMBURU, que lo formalizó por escrito, en base a un único motivo, formulado al amparo del apartado d), del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional. Terminó suplicando a la Sala que se dictase sentencia estimando el recurso y casando la recurrida, resolviendo, en consecuencia, de acuerdo a los solicitado en la súplica del escrito de demanda en su día formulado.

La parte recurrida, LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, y en su nombre el Sr. ABOGADO DEL ESTADO, en el escrito correspondiente formuló su oposición a los motivos de casación y finalmente suplicó a la Sala que en su día se dictase sentencia desestimatoria del recurso interpuesto, confirmando íntegramente la recurrida e imponiendo las costas a la recurrente. El Procurador Sr. SORRIBES TORRA, en la representación de la entidad TOURISTIK UNION INTERNATIONAL G.m.b.H & CO. KG., alegó como cuestión previa, la inadmisibilidad del recurso de casación, y subsidiariamente, interesó una sentencia desestimatoria del mismo, imponiendo las costas al recurrente.

Mediante providencia de fecha 5 de mayo de 2004, se acordó señalar para deliberación y fallo de este recurso el día 7 de julio de 2004, en que han tenido lugar dichos actos procesales.-

Es objeto de este recurso de casación la sentencia dictada con fecha 11 de Noviembre de 2.000, por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Sexta, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que desestimó el recurso contencioso administrativo interpuesto por la hoy recurrente en casación contra las Resoluciones dictadas en fecha 18 de Abril de 1.997 por la Oficina Española de Patentes y Marcas, desestimatorias de los recursos ordinarios deducidos contra las Resoluciones dictadas en fecha 7 de Octubre de 1.996 que denegaron la concesión de la inscripción de las marcas mixtas números 1.977.440, 1.970.441 y 1.977.442, consistentes " en la denominación AIRTOURS, según un diseño en el que esta denominación se representa en un tipo caprichoso de letras gruesas, ligeramente inclinadas y minúsculas, excepto la letra A inicial que es mayúscula, presentando su trazo recto inicial una mayor inclinación y menor grosor; el trazo inferior horizontal de esta letra se interrumpe en las proximidades del trazo de menor grosor; un trazo horizontal completa el diseño en su parte inferior ", para las Clases 36ª, 39ª y 42ª del Nomenclátor internacional, para proteger, respectivamente, " servicios de correduría de seguros, aduanas de cambio de moneda y emisión de cheques de viaje", " servicios de transporte de pasajeros y equipaje, organización de vacaciones, giras y viajes, reserva y venta de billetes para viaje y de agencia " y " servicios de reserva y provisión de alojamientos hoteles "; concesión denegada en vía administrativa por incompatibilidad con la marca Internacional número 451.646, " A INTERNACIONAL AIRTOURS ", (GRÁFICA) para las Clases 39ª y 41ª.

La sentencia de instancia desestimó el recurso contencioso administrativo, fundando la desestimación del siguiente modo:

[...] " Tendremos en cuenta, las causas de denegación y desestimación del recurso ordinario, que se contraen a la incompatibilidad respecto de la marca " International Airtours ", no así respecto de otras marcas con las que se ha considerado que la solicitada es compatible.

Para ello es preciso examinar la causa alegada para denegar tal inscripción, cual es, a tenor de sendas resoluciones, y, particularmente, del recurso ordinario:

- concurren los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el artículo 12.1 de la Ley de Marcas.

- hay una evidente similitud

- hay manifiesta relación entre las áreas comerciales en las cuales despliegan sus efectos

Por lo que se refiere a la primera de las razones hay que remitirse a la propia dicción del artículo 12.1 de la Ley de Marcas cuando establece:

" No podrán registrarse como marcas los signos o medios:

1. que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior ".

Se trata de valorar, en definitiva, la incidencia que puede tener en cuanto a la confusión, que se pueda originar en el consumidor, la identidad en las dimensiones invocadas en la resolución, así como la circunstancia de que, los productos amparados por las mismas, son productos que presentan similitud en cuanto a la utilización y, por tanto, a las áreas comerciales de adquisición por los ciudadanos.

Siendo estos dos aspectos aquellos en que se puede generar la confusión del consumidor que pretende evitar la preceptiva inscripción en el Registro.

De la comparación de ambas marcas se observa que el vocablo predominante lo constituye " Airtours " palabra original que es el resultado de unir dos vocablos de lengua extrajera que por su significado - conocido por el ciudadano medio - es el que identifica el ámbito de los productos que ofrece - los viajes - cualquiera que sea el aspecto desde el cual se despliegue la actividad.

Ello es así por cuanto el vocablo " International " con un significado también conocido por el ciudadano medio sólo añade una indicación relativa al ámbito de las actividades.

En consecuencia la identificación que el ciudadano ha de realizar de la marca concreta y del origen empresarial será en función de la utilización del vocablo " Airtours ".

Si a ello unimos que la marca prioritaria ampara productos de las clases 39 y 41 del nomenclátor, relativas a transporte de viajeros y mercancías en todo tipo de vehículos, y enseñanza, formación, y proyección de films, educación distribución de publicaciones espectáculos populares.

Coincidiendo respecto de los productos de la clase 39, y existiendo afinidad en cuanto a la emisión de cheques de viaje en la clase 36, y cierta proximidad de los productos en cuanto a la clase 42, hay que concluir que es conforme a derecho la apreciación que realizó la Oficina Española de Patentes y Marcas respecto de la concurrencia en el presente caso de los presupuestos aplicativos del artículo 12.1 de la Ley de Marcas.

En efecto, existe una identidad en cuanto al vocablo preponderante, siendo así que la marca solicitada es este vocablo sin palabra añadida alguna.

Puesto que la prioritaria estaba compuesta de dicho vocablo y la palabra Internacional, que por si misma no tiene suficiente fuerza para dotar de entidad distinta, propia y original a " Airtours " la denominación comúnmente en uno y otro caso vendrá determinada por esta última, dada la tendencia puesta de manifiesto por el propio Tribunal Supremo a simplificar las marcas y a dejarlas reducidas a la palabra que sea denominativa y fonéticamente más fuerte u original del conjunto.

En cuanto al gráfico aunque es diferente, hay que estimar preferente la identificación de las marcas a su denominación.

A este respecto recordamos la Jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo manifestada en Sentencias como la de 18 de Mayo de 2000, cuando recordando otras anteriores manifiesta: " En las marcas mixtas es elemento relevante el denominativo porque la concurrencia de semejanzas fonética y denominativa aumenta el riesgo de confusión, dado que el elemento denominativo es prevalente, según constante jurisprudencia ( SSTS 30-04-90, 23-07-90, 30-04-91, 19-11-92, entre otras ) ".

[...] " De otro lado hay que tener en cuenta, como decíamos, que los productos a que ampara coinciden o tienen afinidad en los ámbitos en que se pueden obtener.

Por lo que existe riesgo de confusión o asociación - respecto de los productos en que existe afinidad en los ámbitos de adquisición, que es lo que se trata de evitar mediante la inscripción en el Registro.

Por el recurrente se alega, profusamente, respecto del hecho de que la marca solicitada figuró inscrita en el Registro como gráfica y convivió con la prioritaria hasta la caducidad de aquella.

Al respecto hay que decir que a pesar de no acreditar la representación de la actora tal extremo, lo cierto es que no estando en vigor en este momento, es preciso que la protección que otorga el Registro ampare a la marca inscrita que es la prioritaria.

En cuanto a las resoluciones anteriores de la Oficina, no vinculan, y, en todo momento han de dictarse con observancia cumplida de las normas previstas en la Ley de marcas y sin forzar la misma so pretexto del sentido contrario de anteriores resoluciones.

Finalmente se reivindica por la entidad actora que la marca solicitada se corresponde con su propia denominación social, sin embargo tal cuestión es relevante cuando es factible, sin vulnerar las normas limitativas o prohibitivas de la Ley de Marcas, no así cuando la marca en cuestión halla sido inscrita prioritariamente a favor de otra entidad ".

Disconforme con la sentencia se interpone este recurso de casación que se fundamenta en un único motivo al amparo del apartado d), del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional, que luego desarrolla en el apartado B), del motivo - el apartado A) está dedicado a hacer un examen de los Fundamentos de la sentencia - en diferentes consideraciones.

Mas previamente al examen del motivo de casación articulado, hemos de examinar la causa de inadmisión opuesta por la codemandada oponente, al amparo de lo dispuesto en el artículo 86.4 de la Ley Jurisdiccional, causa de inadmisión que sostiene en la ausencia de justificación en el escrito de preparación del recurso de casación de la supuesta infracción de una norma de derecho estatal o comunitario europeo, siempre que hubieren sido oportunamente invocadas oportunamente en el proceso o consideradas por la Sala sentenciadora.

El citado escrito manifiesta que " el recurso se funda en la infracción de las normas y jurisprudencia aplicables para resolver la cuestión objeto de debate procesal a que se refiere la letra d) del apartado 1 del artículo 88 de la Ley rituaria. Ha sido relevante y determinante del fallo de la sentencia recurrida la aplicación efectuada por el Tribunal de la Ley de Marcas y, en concreto, de su Art. 12, tal como se desprende del tercero de sus fundamentos jurídicos, al interpretar que concurre el riesgo de confusión entre marcas a que dicha norma alude, siendo precisamente esa norma la invocada en el seno del proceso por esta parte ".

La causa de inadmisión no puede prosperar, porque en el escrito de preparación, a tenor de lo transcrito, no sólo se pone de manifiesto que el recurso se funda en la infracción de las normas y de la jurisprudencia aplicables para resolver la cuestión objeto del debate, sino que se cita el artículo pertinente de la Ley de Marcas y se precisa, escuetamente si se quiere pero expresamente, que la infracción se deriva de la interpretación que se hace del riesgo de confusión entre marcas a que dicha norma alude; esto es, se justifica la supuesta infracción de una norma estatal relevante y determinante del fallo; cumpliéndose así lo establecido en el artículo 89.2 de la propia Ley Jurisdiccional.

Ciertamente la Sala de instancia yerra cuando se limita a considerar que el recurso se interpuso contra Resoluciones que sólo habían tenido en cuenta la solicitud de tres marcas, las números 1.977.440, 1.977.441 y 1.977. 442, para las Clases 36ª, 39ª y 42ª del Nomenclátor, olvidando que el recurso también se dedujo contra la que había denegado la marca solicitada bajo el número 1.977.439, para la Clase 16, a cuya impugnación, por ese olvido, no da respuesta alguna. Ahora bien, a pesar de la referencia de la parte en el escrito de formalización del recurso, en el apartado A), en lo que denomina "Los fundamentos de la sentencia", a esa omisión, es lo cierto que la censura de la misma debió hacerse en su caso, articulándose el motivo correspondiente al amparo del apartado c) del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional, por incongruencia de la sentencia. No lo ha hecho así incumpliendo lo establecido en el artículo 92.1 de la Ley Jurisdiccional ("se expresará razonadamente el motivo o motivos en que se ampare, citando las normas o la jurisprudencia que considere infringidas") y la naturaleza extraordinaria del recurso de casación impide ahora que esta Sala pueda suplir la omisión de la parte.

En cualquier caso, hemos de tener en cuenta, según consta en el propio expediente administrativo y lo reconoce la propia parte recurrente, que esa otra marca mixta solicitada con el número 1.977.339, para la Clase 16 del Nomenclátor internacional, para distinguir " publicaciones impresas relacionadas con viajes, vacaciones y actividades de tiempo libre", su denegación no sólo obedeció a la incompatibilidad con la marca internacional número 451.646, "A INTERNATIONAL AIRTOURS", gráfica, para productos y servicios de las Clases 39ª y 41ª, cuyo titular fue parte codemandada en la instancia jurisdiccional y ahora lo es como recurrida en esta casación, sino también con la marca número 409.390, "VIAJES AIRTOUR PALMA", (gráfica), Clase 16ª, con nombre comercial número 40.845, "VIAJES AIRTOUR PALMA, S.A." y con el rótulo de establecimiento número 63.650, "VIAJES AIRTOUR PALMA, S.A.".

Nos hemos pues de limitar al examen de aquel motivo que ha sido articulado por la parte. Y hemos de comenzar afirmando a la vista del contenido de los apartados en que el motivo se subdivide que esta Sala ha dicho de forma tan reiterada, que ahora excusa cualquier cita concreta que " los motivos de casación, en cuanto se limiten a discrepar de las apreciaciones de la Sala de instancia acerca de la relación de semejanza/diferenciación entre los signos enfrentados, así como sobre la existencia o inexistencia del riesgo de confusión o de asociación entre ambos, deben ser rechazados "; o que " ha de prevalecer la apreciación del Tribunal de Instancia sobre el mayor o menor grado de semejanza entre los signos distintivos enfrentados, sean gráficos o denominativos, sin que aquella apreciación pueda ser sustituida por la del Tribunal de Casación, a menos que sea de todo punto irracional o arbitraria".

Pues bien, es evidente que esos argumentos se limitan sólo a poner de relieve la discrepancia de la sociedad recurrente respecto a la valoración efectuada por la Sala de instancia y que le llevan a establecer las conclusiones que hemos dejado transcritas anteriormente. Y debemos reiterar una vez más (entre otras muchas, y como más recientes las sentencias de 24 de Octubre y 24 de Noviembre y 12 de Diciembre de 2.003,) que no corresponde a esta Sala, en cuanto Tribunal de Casación, sustituir las valoraciones efectuadas por los Tribunales de Instancia sobre la apreciación de los diversos elementos de hecho que el artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988 contempla para legitimar el acceso o la negativa al registro de una determinada marca.

En la medida que este precepto prohíbe registrar como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior, el juicio de los Tribunales de Instancia sobre cualquiera de estos factores (identidad, semejanza, inducción a la confusión en el mercado y riesgo de asociación), a la vista de los elementos de hecho y de las pruebas practicadas, no puede ser sustituido por el del Tribunal de Casación, a menos que las conclusiones alcanzadas sean ilógicas, arbitrarias o desconozcan el valor de una prueba tasada.

Y ese intento de sustitución es, en suma, el que aflora en el motivo a examen: la parte recurrente sostiene la opinión de que ni los distintivos enfrentados son semejantes y por ello no determinan el riesgo de confusión, ni se refieren a productos o signos idénticos o semejantes que puedan inducir a confusión al consumidor medio. Sin embargo, la sentencia de instancia llega a conclusiones distintas que, atendiendo a los criterios que deben regir el análisis, no cabe reputar ni irracionales ni absurdas, por el hecho de entre marcas mixtas ( gráfico-denominativas) tenga en cuenta el elemento denominativo más preponderante, para establecer la similitud entre las denominaciones, que precisamente son aquellas por las que normalmente se solicitan los productos o servicios.

Por ello, cuando, como ocurre en este supuesto, la Sala del Tribunal Superior de Justicia interpreta correctamente el precepto que regula la compatibilidad de signos distintivos diferentes y lo aplica tras apreciar fundada y racionalmente que existen las coincidencias entre las marcas enfrentadas y existe riesgo de confusión en el mercado, no cabe en vía casacional combatir su decisión alegando, precisamente, que no se dan la coincidencia y el riesgo que precisamente toma en cuenta la sentencia de instancia.

En lo que respecta a la jurisprudencia alegada, también hemos dicho repetidamente, con una reiteración que excusa cualquier cita concreta, que los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues no cabe la menor duda de que frente a ellas pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.

En cuanto al examen concreto de las alegaciones hechas, fuera de aquel marco comparativo que como hemos dicho ha de ser respetado, por lo que se refiere a las conjeturas sociológicas que la recurrente atribuye a la sentencia de instancia, no son tampoco en el contexto social en que se producen ni irracionales ni arbitrarias, pues el consumidor medio a quien van dirigidos los servicios y productos pretendidos sabe perfectamente el alcance del elemento denominativo, que es el más perceptible de las marcas enfrentadas, aunque ni siquiera tenga en cuenta de qué palabras está compuesta, en todo caso esa conjunción sería una denominación de fantasía, pero sí en lo que hace al conjunto del significado de la expresión y en ese conjunto, esa expresión es la preponderante, como acertadamente afirma la Sala, sobre todo cuando el componente denominativo es el que primero percute en el oído del consumidor y además ocurre que ese elemento denominativo es el que más resalta en los elementos gráficos de las dos marcas enfrentadas.

Por otro lado, es igualmente evidente la semejanza aplicativa, desenvolviéndose en las mismas áreas comerciales o teniendo en cuenta la actividad a la que, en definitiva, van referidas, con coincidencia entre la naturaleza, finalidad y canales de distribución de los productos o servicios enfrentados.

Tampoco resulta aceptable a los efectos de la incompatibilidad la convivencia anterior de los signos marcarios, porque si en algún momento desapareció esa convivencia, ello no significa que pueda reanudarse sin que aumente la confusión que ya había desaparecido.

Y, por fin, tampoco cabe acudir a la pretendida flexibilidad jurisprudencial cuando lo que viene a solicitarse son productos o servicios bajo el signo de la propia denominación social, porque como también hemos dicho, de manera más reciente en las sentencias de 14 de Noviembre y 1º de Diciembre de 2.003, " son difícilmente aceptables en la vigente Ley de Marcas, en donde rige el criterio de la especialidad, de tal forma que existiendo similitud, - identidad en el vocablo preponderante, como dice la sentencia de instancia -, en los signos enfrentados y en los campos aplicativos el acceso al Registro ha de denegarse de forma rigurosa para que no se destruya la seguridad que dicha institución ha de reportar a los particulares y a las empresas que tratan de identificar sus productos y servicios a través de signos distintivos ", pues uno de los fines que se trata de conseguir a través del Registro, la defensa de los consumidores, quedaría frustrada en los casos en que se permitiera dar protección a una marca que es confundible con otra ya inscrita.

Por último, aunque sólo sea a efectos ilustrativos, también consta que la sentencia de fecha 20 de Octubre de 2.000, dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 4ª, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, declarada firme en 3 de Enero de 2.001, estimó el recurso contencioso-administrativo número 1.289/1.997, interpuesto por VIAJES AIRTOUR PALMA, S.A. contra la Resolución administrativa de 18 de Abril de 1.997 que no estimaba la incompatibilidad de la marca número 409.390, Clase 16ª, de la que era titular esta entidad y del mismo nombre comercial número 40.845, que ampara "agencia de viajes" y del rótulo de establecimiento del mismo nombre, número 63.650, que ampara un establecimiento dedicado a agencia de viajes y, en consecuencia, al estimar el recurso jurisdiccional anuló la mencionada Resolución administrativa y denegó la inscripción de la marca AIRTOURS, mixta, número 1.977.441, solicitada por la ahora recurrente en casación, AIRTOURS PLC.

Por todo ello el recurso de casación ha de ser desestimado, lo que debe comportar por aplicación de lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional la imposición de las costas de este recurso de casación a la parte recurrente, al no aparecer causa alguna que justifique su no imposición.

Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey, y en ejercicio de la potestad de juzgar que emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,