STS, 28 de Septiembre de 2004

Para un mejor entendimiento del asunto es necesario hacer una relación de los hechos extraídos del expediente y de los autos, con la debida separación de las dos marcas solicitadas.

1. MARCA nº 1.993.325.

   El 30 de octubre de 1995, la entidad LILLY S.A. solicitó de la Oficina Española de Patentes y Marcas la inscripción de esta marca, de la clase 5ª, para "productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebé; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas". El distintivo consistía en la representación gráfica de la letra L, correspondiente a la inicial de la razón social titular de la marca -LILLY S.A.-.

   A la inscripción opuso la entidad LOEWE S.A. las dos siguientes marcas:

   1. la marca nº 960.936 de la clase 5, para "material para vendajes, material para empastar dientes y para improntas dentales; preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañosos". El distintivo consistía en cuatro letras "L", entrelazadas horizontal y verticalmente. La grafía de dichas letras era igual a la de la solicitante;

   2. la marca nº 662.875 de la clase 3 para "productos de perfumería y cosmética". El distintivo consistía en una L con la misma grafía que la solicitada bajo la cual se encuentra la expresión "DE LOEWE".

   La OEPM dictó resolución el 20 de enero de 1997 en el que si bien no estima la aplicación del art. 13 c) de la Ley de Marcas, considera que hay "parecido con la inicial L elemento componente del distintivo de la marca oponente nº 960.936, para la misma clase que está solicitada. Las restantes marcas oponentes se estima tiene suficientes diferencias con el distintivo solicitado".

   Contra esta resolución se interpuso por la entidad LILLY S.A. recurso ordinario que es desestimado el 30 de junio de 1997 con base en el siguiente fundamento: "Que la aplicación al presente caso de estas pautas legales lleva a la conclusión de que concurren en él los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 12.1 citado, por existir entre los distintivos enfrentados L (gráfica), marca solicitada, y la marca nacional opuesta nº 960.936, L, gráfica, una evidente similitud, así como una manifiesta relación entre las áreas comerciales en las cuales despliegan sus efectos. Ha de puntualizarse que la grafía de la letra L de la marca solicitada, coincide plenamente con la marca oponente, que ostenta, la misma presentación, constituyendo, entrelazada con otras tres letras iguales, el distintivo de la notoria marca Loewe".

2. MARCA nº 1.993.326.

   El 30 de octubre de 1995 la entidad LILLY S.A. solicitó de la Oficina Española de Patentes y Marcas la inscripción de esta marca, de la clase 16, para "papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidos en otras clases); naipes; caracteres de imprenta; clichés, publicaciones". El distintivo consistía en la representación gráfica caprichosa de la letra L, correspondiente a la inicial de la razón social titular de la marca -LILLY S.A.-.

   Se opuso a esta solicitud la entidad LOEWE S.A. mediante:

   1. la marca nº 285.889 de la clase 16 para "agendas, álbunes, almanaques de escritorio, calendarios de mesa, carnets, carpetas, dietarios, escribanías, juegos de escritorio, llaveros, pisapapeles, pegadoras, plumiers, secafirmas, soportes para calendarios y tarjeteros de mesa". El distintivo consistía en una gran letra L enlazada al cuerpo de una pantera;

   2. la marca nº 662.875 de la clase 3 para "productos de perfumería y cosmética". El distintivo consistía en una L con la misma grafía que la solicitada bajo la cual se encuentra la expresión "DE LOEWE";

   3. la marca nº 664.045 de la misma clase y productos que la solicitada El distintivo consistía en cuatro letras "L", entrelazadas horizontal y verticalmente. La grafía de dichas letras era igual a la de la solicitante.

   El 20 de enero de 1997 la OEPM dictó resolución denegando la inscripción en la que si bien no estima la aplicación del art. 13 c) de la Ley de Marcas, considera que hay "parecido con la inicial L elemento principal del distintivo de la marca oponente nº 664.045, para la misma clase que está solicitada. Las restantes marcas oponentes se estima tienen suficientes diferencias con la solicitada".

   Contra esta resolución se interpuso por la entidad LILLY S.A. recurso ordinario que es desestimado el 30 de junio de 1997 con base en el siguiente fundamento: "Que la aplicación al presente caso de estas pautas legales lleva a la conclusión de que concurren en él los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 12.1 citado, por existir entre los distintivos enfrentados L (gráfica), marca solicitada, y la marca nacional opuesta nº 285.889, L, gráfica, una evidente similitud, así como una manifiesta relación entre las áreas comerciales en las cuales despliegan sus efectos. Ha de puntualizarse que si bien la grafía de la letra L del alfabeto no puede ser monopolizada en sí misma, si puede serlo su presentación gráfica, coincidiendo en este caso la de la marca solicitada con la de la marca oponente, que además es el distintivo de la notoria marca Loewe"

En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Séptima) dictó sentencia desestimando el recurso promovido por la Entidad LILLY, S.A., contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 30 de junio de 1997, desestimatorias en recursos ordinarios de las de 20 de enero de 1997, que denegaban la inscripción de las marcas nº 1.993.325 L con gráfico, en clase 5ª y nº 1.993.326 L con gráfico, en clase 16ª del Nomenclator.

Notificada esta sentencia a las partes, por la referida Entidad se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 2 de abril de 2001, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la recurrente (LILLY, S.A.) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 15 de junio de 2001, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, los siguientes motivos de casación:

1) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra c) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, en la aplicación supletoria del art. 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por incongruencia interna existente entre la parte dispositiva de la Sentencia de instancia y su fundamentación jurídica.

2) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra c) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción de los art. 33.1 y 67.1 de la LJCA en relación con el art. 11.3 de la LOPJ. Artículo 24.1 de la Constitución Española.

3) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico, en concreto la del art. 12.1.a), de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas.

Terminando por suplicar sentencia por la que se declare HABER LUGAR al Recurso, CASE y ANULE la citada Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Séptima) dictada en el recurso contencioso-administrativo acumulado nº 2.514/97, dictando otra por la que acuerde la no conformidad a derecho de las Resoluciones administrativas que determinaron la denegación de las marcas nºs 1.993.325 y 1.993.326, L, gráfica, clases 6 y 16.

Por providencia de la Sala, de fecha 5 de diciembre de 2002, se admitió a trámite el presente recurso de casación, ordenándose por otra de 10 de febrero de 2003 entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO), a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al mismo; lo que hizo mediante escrito de fecha 21 de febrero de 2003, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dictara sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso, con expresa imposición de costas al recurrente.

Por providencia de fecha 28 de mayo de 2004, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 21 de septiembre del corriente, en que tuvo lugar.

Es objeto de esta casación la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en virtud de la cual se desestimó el recurso interpuesto por la entidad LILLY S.A. contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas que denegaron la inscripción de las marcas nº 1.993.325 y 1.993.326 cuyos signos, clases y productos han quedado reseñados en los antecedentes, por su confundibilidad con las marcas opuestas por la entidad LOEWE S.A. a que se hace referencia en los mismos.

El Tribunal de instancia basó su sentencia en los siguientes fundamentos:

"La Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, estable en el artículo 12.1 la prohibición del registro como marcas, de los signos o medios que, por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con otras marcas, nombre comercial o rótulo de establecimiento anteriormente registrado para designar productos, servicios o actividades idénticas o similares, que puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior, y al examinar la semejanza a que se refiere la Ley de Marcas, se ha de tener en cuenta que, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia (sentencias de 25 de febrero de 1976m 10 de enero de 1980, 26 de diciembre de 1988 y otras), la función de las marcas es siempre de identificación, pues con ellas se trata de diferenciar unos productos para que no se confundan con otros.

La concreta pretensión que se ejercita en este procedimiento, conduce a dilucidar si, entre las marcas en conflicto, se da la incompatibilidad que sancionan las resoluciones que se impugnan, siendo las cuestiones planteadas, esencialmente, dos: Con respecto al primero de los expedientes, si entre la marca solicitada nº 1.993.325, para la clase 5ª, consistente en la representación gráfica de la inicial L, en mayúscula, del tipo conocido por letra inglesa y la marca oponente 960.936, de igual clase, también constituida por la letra L, en representación coincidente con la anterior, pero debidamente entrelazada con otras tres, formando una figura simétrica en relación a los ejes horizontal y vertical, y debajo la denominación LOEWE, S.A. existe o no riesgo de confusión; y, con respecto al segundo, si entre la marca denegada nº.1993.326, clase 16ª, con diseño coincidente con la marca nº 960.936, del anterior expediente y las marcas oponentes nº 285.889, constituida por un gráfico de pantera negra con la letra L entrelazada par la clase 16 y la nº 664.045, también para la clase 16ª, con diseño coincidente con la marca nº 960.936, del expediente anterior, se da o no igual riesgo de confusión.

Pero, en realidad, el problema se reduce a uno solo, por cuanto el conflicto se plantea entre las marcas solicitadas, en ambos expedientes, coincidente en la representación en letra inglesa de la L, y las oponentes en cada uno de ellos, números 960.936 y 664.045, también con diseños coincidentes entre sí. Y ello, porque la marca nº 285.889 que se opone en el segundo de los expedientes, apreciada en su conjunto, y sin perjuicio de lo que luego se dirá respecto de la marca solicitada, ofrece suficientes disparidades para hacer imposible cualquier riesgo de confusión, habida cuenta la distinta representación de la L y, sobre todo, la existencia de una pantera negra, a la que se enlaza la letra, que la dota de una individualidad suficiente para impedir cualquier riesgo de error o confusión, por lo que nunca podría obstaculizar la inscripción de la marca solicitada, ya que la mera circunstancia de apreciarse en el gráfico una misma letra, no es bastante para que surja el peligro denunciado, aunque se refieran a productos de la misma clase.

[...] Limitada, pues, la comparación a las otras marcas, las solicitadas, y las marcas nº 960.936 y 664.045, que forman una figura, con la reproducción de la letra L, simétrica en relación a los ejes, se ha de señalar en primer lugar, que las letras del alfabeto, por sí mismas, no son signos distintivos reivindicables frente a los demás, por ser de uso común, si no se las representa con un especial grafismo, lo que no puede decirse de la marca solicitada, que se limita a la representación de la letra L, en mayúscula, con letra inglesa que, por otro lado, es la representación más generalmente usada de la misma.

El art. 11 de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de Marcas, en sus apartados a), b) y c) prohibe el registro como marcas de los signos o medios que se compongan exclusivamente de signos genéricos para los productos o servicios que pretendan distinguir, o los que estén exclusivamente compuestos por signos o por indicaciones que se hayan convertido en habituales o usuales para designar los productos o los servicios en leguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio o, en fin, los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que sirvan en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción del producto o de la prestación del servicio u otras características de los productos o del servicio. La prohibición descrita, está finalísticamente dirigida a posibilitar la libre disposición por todos los empresarios de un sector de estos signos o indicaciones para la designación, publicidad, etiquetaje o descripción de sus productos, actividades o servicios y en la medida, precisamente, en que dichos signos o indicaciones se estima pueden ser útiles o necesarios y son frecuentemente utilizados, no debiéndose otorgar protección a una utilización privativa o exclusiva en perjuicio de una generalidad. Y la Sección entiende que la marca solicitada entra dentro de estas prohibiciones por su carácter genérico y no puede ser apropiada y monopolizada en exclusiva, en perjuicio de otras entidades o personas que desempeñan su actividad en el mismo sector comercial, lo que se produce en el caso de autos por la coincidencia parcial de los productos a que se refieren. En el supuesto que consideramos, y pese al notable esfuerzo que realiza la parte actora en sus escritos alegatorios, hemos de concluir que la marca cuya inscripción se pretende, y que ya hemos descrito, carece de sustantividad propia y carga diferenciadora y no puede sino ser considerada como genérica y, en nuestra opinión, no puede ser amparada registralmente en cuanto que ello generaría la imposibilidad de utilización por otras personas o entidades.

Ninguna conclusión favorable a la tesis de la actora cabe extraer de las alegaciones referentes a la existencia de distintivos consistentes en la letra L, que gozan de protección registral, porque el precedente no es fuente de Derecho y no vincula a la Administración cuando la misma se encuentra en el ejercicio de potestades regladas, como ya declararon las sentencias de 2 de octubre de 1986, 18 de febrero de 1987 y 17 de mayo de 1996, entre otras muchas, ya que la Administración ha de resolver con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho y menos aún pueden resultar vinculados los Tribunales que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 106.1 de la Constitución Española controlan la legalidad de la actuación administrativa y no podrían convalidar judicialmente un eventual error padecido por el Registro en una inscripción anterior; y sin que este proceder pueda entenderse contrario al principio de igualdad, que también se invoca en la demanda, pues tal principio, constitucionalmente recogido en el artículo 14 sólo opera dentro de la legalidad, ni hay tampoco arbitrariedad, en el respeto a la norma"

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Contra la anterior sentencia se ha interpuesto la presente casación con apoyo en los motivos que han quedado transcritos en los antecedentes.

Aduce la recurrente en su primer motivo de casación que la sentencia es incongruente en un doble sentido: 1º) porque introduce un motivo nuevo no alegado por las partes, ni recogido en la resolución recurrida, cual es el de considerar incursa a las marcas solicitadas en las prohibiciones contenidas en el artículo 11 a), b) y c) de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, y 2º) omitir el tratamiento de la cuestión de la semejanza entre marcas (art. 12.1 LM), que fue la que determinó la denegación efectuada por OEPM, y a cuya impugnación se reduce la fundamentación jurídica de la demanda.

El motivo debe desestimarse. En efecto, la sentencia recurrida, en el primer párrafo del fundamento jurídico tercero, examina el carácter distintivo de la letra L usado por las marcas solicitadas y llega a la conclusión de que no tiene distintividad por ser de uso común. Es esta la razón primera que lleva al Tribunal de instancia a rechazar el recurso, dando respuesta a los argumentos de la demanda que en su fundamento jurídico primero habla de "inapropiabilidad en exclusiva o monopolio por persona alguna de la letra usual, común o genérica L", y que más tarde -pág. 24- desarrolla de la siguiente forma: "Sin que la coincidencia de los distintivos enfrentados en la letra de naturaleza usual, común o genérica, L, constituya un factor con suficiente fuerza impeditiva...", añadiendo cita de jurisprudencia en defensa de su tesis, para terminar diciendo (pág. 33) "Doctrina jurisprudencial que obviamente invalida las afirmaciones vertidas por los acuerdos recurridos de 30 de junio de 1997".

No hay, por tanto, incongruencia omisiva pues los fundamentos de la sentencia responden a cuestiones planteadas en el acto y en el escrito de la entidad actora, ni incongruencia extensiva, pues los fundamentos posteriores que incluye en relación con las prohibiciones contenidas en el art. 11 a), b), y c), se dan en abundancia del anterior, de tal forma que su omisión en nada hubiera variado la conclusión desestimatoria a la que ya había llegado el Tribunal de instancia. Debe tenerse presente, que la sentencia, en el fundamento segundo, después de recoger la jurisprudencia en relación con el art. 12.1 de la Ley de Marcas, ya adelanta cuales eran las cuestiones planteadas: la confundibilidad de las marcas en conflicto en los dos expediente. Y después de rechazar la confundibilidad con la nº 285.889 opuesta en el segundo expediente por la distinta representación de la L y la existencia de una pantera negra, reduce la cuestión sólo a la posibilidad de confusión con las 960.936 opuesta en el primer expediente, y 664.045 del segundo, es decir a las que describe como "constituida por la letra L, en representación coincidente con la anterior, pero debidamente entrelazada con otras tres, formando una figura simétrica en relación a los ejes horizontal y vertical, y debajo la denominación LOEWE S.A". Pues bien respecto de éstas da respuesta en la forma que se ha dicho, y en consecuencia, no se produce la incongruencia interna entre la fundamentación y el fallo que en conformidad con lo razonado se limita a desestimar el recurso.

En el siguiente motivo de casación, la parte recurrente además de reiterar argumentos sobre la incongruencia omisiva de la sentencia al no pronunciarse sobre la no aplicación del art. 12.1. de la Ley de Marcas, aduce que la sentencia incurre en "reformatio in peius" empeorando la situación del recurrente respecto de la resolución recurrida.

En primer lugar, ya se dijo en el fundamento anterior que la sentencia hace el planteamiento de la cuestión litigiosa, y resuelve sobre las cuestiones planteadas. Debe señalarse a este respecto que no puede hablarse de incongruencia omisiva, cuando son varias las cuestiones que se someten al Tribunal, y este elige entre ellas la que considera más decisiva, de tal forma que su resolución hace innecesario el examen de las demás. El Tribunal en este caso eligió el tema de las letras como elemento de confundibilidad, que, como se dijo, se había introducido en el debate. No resolver sobre las demás resultaba estéril, porque aunque hubiera aceptado los alegatos de la recurrente en relación con ellas, siempre quedaría como insalvable el que impedía prosperar la pretensión.

En segundo término, es verdad que el razonamiento que se introduce en abundancia, sobre la aplicabilidad de las prohibiciones contenidas en el artículo 11 a), b) y c) de la Ley de Marcas, no había sido alegado por las partes, ni el acto administrativo se amparó en ellas para decretar la denegación del acceso al Registro. Ahora bien, ni constituye el único razonamiento de la sentencia para rechazar la demanda, por lo que la apertura de un trámite para alegar o probar sobre ella resultaría innecesario, si argumento principal no se destruye, ni se explica a esta Sala en que medida ha sido empeorada la situación del recurrente por este razonamiento. El carácter extraordinario de la casación impide al Tribunal Supremo entrar a hacer averiguaciones sobre cuestiones que no han sido planteadas por las partes en los respectivos escritos de este recurso.

Debe por ello rechazarse este motivo al no apreciarse infracción de los artículos que se citan como infringidos.

En el motivo siguiente la recurrente alega diversas infracciones que deben tratarse separadamente.

1. En primer término señala, que la letra "L", que constituye el símbolo que distingue las marcas solicitadas, responde a la primera letra de la entidad, líder mundial de la industria farmacéutica, siendo su caligrafía la misma empleada en su distintivo Lilly en diferentes productos farmacéuticos, desde hace muchos años.

   Aun admitiendo la realidad de este dato, lo cierto es que, como se recoge en la sentencia de instancia, la grafía no es característica ni caprichosa, pues "se limita a la representación de la letra en mayúscula, con letra inglesa que, por otro lado, es la representación más generalmente usada en la misma". En este sentido, está aplicando la jurisprudencia de esta Sala que impide la apropiación por nadie de las letras del alfabeto, salvo que se adopten con una grafía caprichosa - STS 21 de enero de 1993 y 10 de diciembre de 1993-. II. Añade, en segundo término, las notables diferencias entre las marcas enfrentadas que se captan a simple vista.

   Si bien es cierto que en la marca opuesta la letra "L" se cuadruplica, lo cierto es que la grafía de las cuatro es idéntica a la de las solicitadas, por lo que el consumidor puede extraer la consecuencia de que tienen el mismo origen empresarial. Se produce, por tanto, el riesgo de confusión que el art. 12.1 de la Ley de Marcas trata de evitar.

3. A continuación indica que el hecho de que las marcas enfrentadas sean notorias hace desaparecer el riesgo de confusión.

   No es acogible este argumento porque en relación con los productos farmacéuticos la marca Loewe no es notoria, y en relación con los productos de cartón, papelería o imprenta no se ha demostrado que lo sea ninguna de las enfrentadas.

4. El argumento de que debe aplicarse un criterio menos riguroso en el análisis comparativo de signos que utilicen letras, sólo es atendible, con base en la misma jurisprudencia que cita -STS 1 de junio de 1995-, cuando se use un tipo especial de letra, disposición particular o añadido gráfico, que no se da en las marcas solicitadas, que como se dijo sólo contiene una letra mayúscula en letra inglesa.

5. Tampoco puede acogerse el argumento de que las compañías titulares de las marcas enfrentadas -Lilly y Loewe-, operan en mercados distintos, y son conocidas en ellos. No debe olvidarse que lo realmente importante en los casos litigiosos es que las marcas solicitadas y opuestas lo son para los mismos mercados -farmacia en el primer expediente y papelería en el segundo-, y es dentro de cada uno de ellos donde se produce la confrontación, si se admitiera la inscripción de las solicitadas, con el consiguiente riesgo de confusión en cada uno de ellos.

6. En último término, no se puede acoger el argumento de que la especialización de los profesionales que expenden los productos farmacéuticos evitará la confusión. Este argumento que podía tener virtualidad bajo la vigencia del Estatuto de la Propiedad Industrial, es de más difícil acogida en la Ley 32/88, en la que impera el principio de especialidad, que si bien permite la semejanza de signos para productos y servicios diferentes, conlleva un mayor rigor en los supuestos de semejanzas de signos para los mismos productos, al protegerse no solo a los consumidores frente al riesgo de confusión, sino también a los empresarios respecto de los signos que han creado y a los que con su actividad han dado prestigio, evitando que pueda diluirse o atenuarse el vínculo de propiedad del signo por la autorización de otros que guardan con él semejanza.

De conformidad con el art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional, procede la condena en costas del recurso a la parte recurrente.

En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,