STS 632/2003, 26 de Junio de 2003

Ante el Juzgado de Primera Instancia número 12 de los de Barcelona, fueron vistos los autos de juicio ordinario de menor cuantía número 783/94, a instancia de SONY KABUSHIKI KAISHA -SONY CORPORATION representada por el Procurador D. Angel Montero Brusell, contra MACSONY, S.L., representada por la Procuradora de los Tribunales Dª Carmen Rami Villar.

1. - Por la representación de la parte actora, se formuló demanda en base a los hechos y fundamentos de derecho que consideró pertinentes, para terminar suplicando en su día se dicte sentencia por la que "Se declare que la utilización en el tráfico económico por parte de la demandada de la denominación MACSONY, S.A. en relación con su negocio, actividades, servicios, productos y establecimientos constituye violación, interferencia y lesión de los derechos de exclusiva de la SONY Corporation, dimanantes de la inscripción y perfecta vigencia ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, de las marcas números 439.727, 439.728, 522.830, 1.602.191, 1.602.215, 1.673.104 y 1.673.110. Se condene a la demandada MACSONY, S.L.. a la cesación de los actos de violación reseñados así como a la remoción y retirada del tráfico económico de todos los productos y cualesquiera otros documentos en los que esté materializado la violación reseñada a través de la denominación MACSONY S.L. Se condene a la demandada a cesar en el uso de su denominación social, así como a adoptar el oportuno acuerdo social en orden a modificar de sus estatutos sociales su actual razón social en relación a las marcas también reseñadas. Se declare la anulación de la solicitud de la marca 1.787.392 MACSONY, S.L. clase 42, por su incursión en las prohibiciones contenidas en los artículos 12 1 a) y 13 c) de la Ley de marcas en comparación con las mismas marcas ya indicadas de la actora. Se condene en costas a la demandada Macsony S.L. a los términos del art. 523 de la LEC".

2. - Admitida la demanda y emplazada la demandada, se personó en autos la Procuradora Dª Carmen Rami Villar en su representación, quien contestó a la demanda, oponiendo los hechos y fundamentos de derecho que consideró pertinentes, para terminar suplicando en su día se dicte sentencia por la que se desestime en su integridad la demanda, con expresa condena en costas de la actora vista su manifiesta temeridad.

3. - Recibido el pleito a prueba, se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente y figura en las respectivas piezas separadas. Unidas a los autos las pruebas practicadas, se entregaron los mismos a las partes para conclusiones.

4. - La Ilma. Sra. Juez de Primera Instancia, dictó sentencia en fecha 18 de julio de 1995, cuyo fallo es el siguiente: "Que desestimando la demanda formulada por SONY KABUSHIKI KAISHA - SONY CORPORATION contra MACSONY S.L., debo absolver y absuelvo a esta última de los pedimentos aducidos en aquélla, imponiendo a la actora las costas".

Apelada la sentencia de primera instancia, la Sección Quince de la Audiencia Provincial de Barcelona, dictó sentencia en fecha 26 de febrero de 1997, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "FALLAMOS: ESTIMAMOS parcialmente el recurso de apelación interpuesto por SONY KABUSHIKI KAISHA (SONY CORPORATION) contra la sentencia dictada el día 18 de julio de 1995 por el Juzgado de Primera Instancia número 12 de Barcelona en los autos de que dimana el presente rollo de apelación. ESTIMAMOS parcialmente la demanda de SONY KABUSHIKI KAISHA (SONY CORPORATION) contra MACSONY, S.L. y, en consecuencia: 1. Declaramos que la utilización efectuada en el tráfico económico por la demandada de la denominación MACSONY, S.L., en relación con su negocio, actividades, servicios, productos y establecimientos, constituye violación de los derechos de exclusiva de la demandante, dimanantes de marcas inscritas. 2. Condenamos a MACSONY, S.L. a la cesación de dichos actos de violación , y a la remoción y retirada del tráfico económico de todos los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas y cualesquiera otros documentos en los que se esté materializado o haya materializado la violación de los derechos de las marcas de la actora a través de la utilización de la denominación MACSONY, S.L. como signo definitivo. DESESTIMAMOS las restantes peticiones del recurso y, en consecuencia, de la demanda. Sin imposición de costas en ninguna de las instancias".

1.- El Procurador D. Javier Ungria López, en nombre y representación de la entidad SONY KABUSHIKI KAISHA (SONY CORPORATION), interpuso recurso de casación con apoyo en los siguientes motivos: "PRIMERO.- Fundado en el número cuarto del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por entender que ha existido infracción del artículo 38 Ley de Marcas. SEGUNDO.- Fundado en el número cuarto del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pro entender que ha existido infracción de la jurisprudencia de ese digno Tribunal Supremo en supuestos de colisión de derechos de propiedad registrados y razones sociales de entidades legalmente constituidas. TERCERO.- Fundado en el número cuarto del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por entender que ha existido infracción del artículo 33.1 de la Ley de Marcas. CUARTO.- Fundado en el número cuarto del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por entender que ha existido infracción del artículo 48, en relación con el art. 12.1.A) de la Ley de Marcas".

2. - Asimismo la Procuradora de los Tribunales Dª Esperanza Azpeitia Calvín en nombre y representación de la entidad mercantil MACSONY, S.L., interpuso recurso de casación contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, con apoyo en los siguientes motivos: "PRIMERO.- Al amparo del artículo 1692 4º de la Ley Procesal Civil, se denuncia la infracción por aplicación contraria a Derecho de los artículos 31.1º en relación al artículo 1º de la Ley 32/1988, de Marcas y ello en relación a la afirmación que hace la Sala de Apelación de violación de los derechos dimanantes de marca inscrita. SEGUNDO.- Al amparo del artículo 1692.4º de la Ley Rituaria Civil, se denuncia la infracción del artículo 31.1º en relación al artículo 1, ambos de la Ley de Marcas en relación a la doctrina jurisprudencial de la protección registral de la citada Ley en cuanto a la coincidencia de aplicaciones entre los productos objeto de protección. TERCERO.- Al amparo del artículo 1692.4º de la Ley Rituaria Civil, se denuncia la infracción del artículo 31.1º en relación a los artículos 1 y 11.1 b) y c), todos de la Ley de Marcas en relación a la doctrina jurisprudencial de la protección registral de la citada Ley en cuanto a la identidad del signo en relación a productos o servicios idénticos.

2. - Admitidos los recursos por auto de fecha 18 de enero de 1999 y no teniendo solicitada por todas las partes personadas la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día DOCE DE JUNIO de 2003, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. PEDRO GONZÁLEZ POVEDA

Por la representación procesal de SONY KABUSHIKI KAISHA y (o SONY CORPORATION, de nacionalidad japonesa, se formuló demanda de juicio declarativo de menor cuantía contra la entidad MACSONY, S.L. en cuyo suplico solicitaba sentencia estimatoria de la demanda en la que: 1.- Se declare que la utilización en el tráfico económico por parte de la demandada de la denominación MACSONY, S.L., en relación con su negocio, actividades, servicios, productos y establecimientos, constituye violación, interferencia y lesión de los derechos de exclusiva de SONY CORPORATION, dimanantes de la inscripción y perfecta vigencia ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, de las marcas números 439.727, 439.728, 522.830, 1.602.191, 1.602.215, 1.673.104 y 1.673.110. 2.- Se condene en consecuencia a la demandada MACSONY, S.L. a la cesación de los actos de violación a que se refiere el pedimento del punto anterior, así como a la remoción y retirada del tráfico económico de todos los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas y cualesquiera otros documentos en los que se esté materializando o haya materializado la violación de los derechos de las marcas reseñadas en el pedimento anterior a través de la utilización de la denominación MACSONY, S.L. 3.- Se condene a la demandada MACSONY, S.L. a cesar en el uso de su denominación social, así como a adoptar el oportuno acuerdo social, sustituyéndola por otra que no se preste a confusión con las denominaciones identificadoras de la actora 439.727, 439.728, 522.830, 1.602.215, 1.673.104 y 1.673.110, procediendo a inscribir tal modificación en el Registro Mercantil. 4.- Se declare la anulación de la solicitud de la marca 1.787.392 MACSONY, S.L., clase 42, por su incursión en las prohibiciones contenidas en los artículos 12.1.a) y 13.c) de la Ley de Marcas en su comparación con las marcas 439.727, 439.728, 522.830, 1.602.191, 1602.215, 1.673.104 y 1.673.110 de la actora.

La sentencia recurrida en casación parte para la resolución del litigio de los siguientes actos que recoge en el segundo fundamento jurídico: "1. La actora tiene registradas y en vigor, en la Oficina Española de Patente y Marcas , entre otras, y a los efectos que interesa en la presente litis, las siguientes marcas: a) Marca denominativa 439.727 "SONY", solicitada en fecha 27 de enero de 1964 y concedida en fecha 25 de junio de 1964 para "baterías eléctricas, acumuladores eléctricos, cargas de batería y acumuladores, diafragmas para acumuladores electricos...", concedida ampliación, con fecha 6 de mayo de 1985, para "aparatos eléctricos y electrónicos, en particular, tocadiscos y grabadores vídeo, discos vídeo, compactos con combinación de tocadiscos con discos audio con micrófono para grabación de canto simultáneo, grabadores y tocadiscos audio digitales...", concedida ampliación con fecha 5 de julio de 1991 para la distinción de "discos fonográficos, discos compactos, receptores de teléfono, ordenadores micro, procesadores de palabra, emisores de señales electrónicas", en clase 9 del Nomenclator internacional (certificación de la Oficina Española de Patentes y Marcas, (filio 61). b) Marca denominativa 439.728, "SONY", solicitada con fecha 27 de enero de 1964 y concedida con fecha 16 de febrero de 1976, para "termómetros para usos industriales, termógrafos y termoscopios, barigráfos barímetros y baroscopios, células fotoeléctricas y dispositivos fotoconductores..." en clase 9 (folio 62). c) Marca mixta 1.602.191, "SONY", solicitada el 27 de noviembre de 1990 y concedida el 4 de octubre de 1993 para "aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos,..., aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o de imágenes" en clase 9 (folio 64). d) Marca mixta 1.602.215, "SONY", solicitada el 27 de noviembre de 1990 y concedida con fecha 5 de mayo de 1992 para "servicios de construcciones y reparaciones", en clase 37 (folio 65), y e) Marca denominativa 537.210, "SONY", solicitada en fecha 16 de junio de 1967 y concedida el 19 de enero de 1971, para "instrumentos y aparatos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios", en clase 10 (folio 68). 2. La demandada MACSONY, S.L., se constituyó por escritura pública en fecha 21 de octubre de 1981, inscrita en el Registro Mercantil el 3 de mayo de 1982 (admitido por ambas partes: demanda, folio 12, vuelto y contestación, (folio 117). Su objeto social es "la fabricación de laringófonos electrónicos y baterías. Gabinete audiométrico. Servicio técnico de audífonos y la compraventa de accesorios y elementos relacionados o no con lo anteriormente expuesto" (certificación del Registro Mercantil, folio 102). Pretende, no obstante, la demandada que el uso de MACSONY, S.L. como nombre comercial se remonta al año 1965, lo cual no puede aceptarse como dato en la controversia: a) Por la ausencia de prueba de tales extremos. Las fotocopias de documentos privados datados a 1965 y 1973 carecen de fehaciencia, por lo que no pueden tenerse en consideración en esta sentencia, como tampoco se consideraron en la primera instancia del juicio. En cuanto a la certificación de la Asociación de Audioprotesistas, folio 223, según la cual en la fundación de dicha asociación el 2 de noviembre de 1976 participó, entre otra, la mercantil MACSONY, SL, debe calificarse, cuando menos, de inexacta, ya que difícilmente podía intervenir en 1976 la sociedad mercantil de responsabilidad limitada MACSONY, SL que no se constituyó, como se ha señalado, hasta 1982. Por tanto, el único elemento de prueba de la alegada utilización de la denominación MACSONY por la demandada anterior a los años 1981-1982 sería la poco explícita, y a estos efectos, absolutamente insuficiente certificación bancaria al folio 142 de los autos. b) Por no haberse acreditado que el anterior excediera, en su caso, de un uso meramente interno, sin transcendencia en el tráfico mercantil. 3. La demandada, tras recibir requerimientos de la actora para el cese en el uso de su denominación social por considerarla incompatible con las marcas de la hoy demandante, solicita ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, en fecha 2 de noviembre de 1993, la marca mixta MACSONY, SL. para "los servicios de un gabinete de corrección auditiva" (certificación al folio 108)".

Para su examen, procede alterar el orden en que fueron interpuestos ante esta Sala los recursos de casación y comenzar por el estudio del formulado por MACSONY, S.L. ya que su eventual estimación haría innecesario entrar a examinar uno por uno los motivos del recurso a nombre de SONY KABUSHIKI KAISHA (SONY CORPORATION).

El recurso de casación interpuesto por MACSONY, S.L. se integra por tres motivos, acogidos al ordinal 4º del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El motivo primero denuncia infracción del art. 31.1º en relación con el art. 1º de la Ley 32/1988 de Marcas; se alega que, dejando de lado la marca 439.727 de la actora que ampara el mercado audiovisual, todas las demás marcas amparan una serie de aparatos científicos, quirúrgicos y médicos, mientras que los servicios prestados por la demandada ahora recurrente son los de un gabinete de corrección auditiva, prestando servicios en relación a unas marcas, también inscritas, que nada tienen que ver con la actora; se alega igualmente que otras marcas de la actora amparan un sector de actividad del cual es ajeno la actora, al que no afecta la notoriedad de la marca 439.727 y no se ha probado que existan los productos que amparan y que los mismos vengan siendo utilizados en el mercado. El motivo segundo denuncia infracción del art. 31.1º en relación con el 1º, ambos de la Ley de Marcas en relación con la doctrina jurisprudencial de protección registral de la citada Ley en cuanto a la coincidencia de aplicaciones entre los productos objeto de protección; se dice que atendido que MACSONY, S.L. se dedica a los servicios y no a la producción ni tampoco a la comercialización con denominación propia, ya que los productos que comercializa con marca WIDEX AUDIFONOS, no puede decirse que exista coincidencia de aplicaciones en los productos. El motivo tercero denuncia infracción del art. 31.1º en relación con los arts. 1 y 11.1 b) y c), todos de la Ley de Marcas en relación a la doctrina jurisprudencial de la protección registral a la citada Ley en cuanto a la identidad del signo en relación a productos o servicios idénticos, reiterando, además, alegaciones contenidas en los otros motivos.

Establece el art. 30 a la Ley de Marcas de 1988 que "el registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarla en el tráfico económico"; este derecho subjetivo de exclusiva utilización de la marca presenta un aspecto positivo y otro negativo; el aspecto positivo implica que el titular de la marca dispone, en exclusiva, de las tres facultades siguientes: a) facultad de aplicar la marca o producto, b) facultad de poner en el comercio o introducir en el mercado productos o servicios diferenciados mediante la marca y c) facultad de emplear la marca en la publicidad concerniente a los productos o servicios diferenciados a través de la marca. El aspecto negativo consiste en la facultad de prohibir que los terceros usen de su marca, prohibición que se extiende tanto a los signos iguales como a los confundibles, y comprende tanto a los productos idénticos como a los similares; así el art. 12.1 a) de la Ley de Marcas prohibe el registro de signos o marcas que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior. Existe el riesgo de confusión cuando por ser los signos o marcas semejantes, los productos o servicios que distinguen similares y el público consumidor, perteneciente a un especifico sector, lógicamente no podrán diferenciarse unos de otros.

Declara la sentencia de esta Sala de 30 de abril de 1986 que "partiendo de la base sustentada en la sentencia de este Tribunal de 12 de mayo de 1975 de que al no establecer la ley reglas precisas y concretas en orden a las denominaciones semejantes, en materia de marcas, ha de ser el Tribunal el que ha de fijar en cada caso su criterio mediante el estudio analítico y comparativo en la instancia que ha de respetarse mientras no se demuestre que sus decisiones son contrarias al buen sentido"; y la sentencia de 14 de abril de 1986 señala que "tiene igualmente sentado este Tribunal Supremo que el estudio de la semejanza fonética y gráfica en los signos enfrentados ha de hacerse atendiendo no sólo a la semejanza en sí entre elementos fonéticos y gráficos de los signos o vocablos que designan a las marcas de cuya comparación se trata, sino también en función de todas aquellas circunstancias que en conexión con el signo expresivo de cada marca pueden tener influencia en la posible confusión que en el mercado pueda producirse por aquella identidad de los productos, pues a los efectos de constituir la causa de exclusión en el Registro de la marca posterior no puede jugar con la misma fuerza la semejanza de dos marcas, si es que cada una de ellas viene referida a productos de distinta clase, naturaleza y aplicación, que en el caso de que ambas partes lo vengan a la misma clase de género, ya que en el primer supuesto, aun habiendo gran semejanza en las marcas, sin embargo no llegará a producir tal semejanza, ni confusión en el mercado, ni perjuicio al titular de la marca preexistente, ni beneficio al concesionario de la semejanza a costa del prestigio de que goza la primeramente registrada"; de esta sentencia y de las demás que recogen esta doctrina, se pone de manifiesto que esas circunstancias complementarias para determinar la semejanza de las normas enfrentadas, vienen referidas a los productos o servicios que se distinguen con esos signos o marcas y al sector del mercando y del público consumidor al que van destinados esos productos o servicios. Siendo importante a estos efectos, como recoge la sentencia últimamente citada y destaca la más solvente doctrina especializada, tener en cuenta la aplicación o finalidad de los productos.

Si bien en la escritura de constitución de MACSONY, S.L. figura como objeto social de la misma "la fabricación de laringófonos electrónicos y baterías, gabinete audiométrico, servicio técnico de audífonos y la compraventa de accesorios y elementos relacionados o no con lo anteriormente expuesto", lo cierto es que su actividad se concreta a la prestación de servicios propios de un gabinete de audiometría o corrección auditiva, servicios estos que son los que constituyen el objeto del registro solicitado por MACSONY, S.L. No existe ninguna similitud entre los servicios prestados por MACSONY, S.L. y los productos protegidos por las marcas de la actora, ni siquiera entre los amparados por las marcas 537.210, 557.012, 1.112.927, 1.602.197 y 1.112.927. "instrumentos y aparatos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales, artículos ortopédicos y material de sutura", dirigidos a un público distinto al que van dirigidos los servicios prestados por la demandada, y con muy distinta finalidad entre unos y otros que impide que el público consumidor pueda pensar que unos y otros satisfacen sus necesidades y que al acudir al mercado puedan decantarse, indistintamente, por unos u otros productos o servicios. Por otra parte, es claro que los canales de comercialización de los productos de SONY son distintos en uno y otro caso.

Por otra parte, si bien la marca SONY ha de considerarse como una marca renombrada, conocida por el público en general por la alta calidad de sus productos y con una fuerza identificativa propia, ha de tenerse en cuenta que los servicios prestados y amparados bajo la denominación social MACSONY, S.L. y la marca solicitada MACSONY se encuentran en un mercado totalmente diferente de los productos amparados por la marca SONY, reducido aquél a un número muy limitado de consumidores por razón de la naturaleza y finalidad de aquellos servicios; por ello no puede entenderse que la utilización por la demandada de la denominación MACSONY, S.L. produzca un debilitamiento de la marca renombrada SONY.

Por lo expuesto, procede la estimación de los tres motivos del recurso y la de éste en su integridad con la consiguiente casación y anulación de la sentencia recurrida y la confirmación de la de primera instancia por lo razonado anteriormente.

La estimación del recurso interpuesto por MACSONY, S.L. determina la desestimación del interpuesto por SONY KABUSHIKI KAISHA (SONY CORPORATION) sin necesidad de entrar en el examen particularizado sus motivos.

La estimación del recurso interpuesto por MACSONY, S.L. determina la no imposición de las costas causadas por este recurso, debiendo satisfacer cada parte las causadas a su instancia y las comunes por mitad, de acuerdo con el art. 1715.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

De conformidad con el art. 1715.3 de la citada Ley procede imponer a SONY KABUSHIKI KAISHA (SONY CORPORATION) las costas del recurso de casación por ella interpuesto. Y, de acuerdo con el art. 710.2 de la misma Ley Procesal imponer a esta parte las costas de la segunda instancia.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español