STS 136/2006, 20 de Febrero de 2006

PonenteJESUS CORBAL FERNANDEZ
ECLIES:TS:2006:933
Número de Recurso2659/1999
ProcedimientoCIVIL
Número de Resolución136/2006
Fecha de Resolución20 de Febrero de 2006
EmisorTribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil

JESUS CORBAL FERNANDEZVICENTE LUIS MONTES PENADESCLEMENTE AUGER LIÑAN

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veinte de Febrero de dos mil seis.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el recurso de casación interpuesto respecto la Sentencia dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincial de Vizcaya, Sección Cuarta, como consecuencia de autos de Juicio Declarativo de Menor Cuantía, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia Número Trece de Bilbao, sobre propiedad industrial; cuyo recurso fue interpuesto por la entidad "IKUSI MULTIVISION, S.L.", representada por el Procurador D. Juan Antonio Fernández Múgica; siendo parte recurrida la entidad "ANGEL IGLESIAS, S.A.", representada por el Procurador D. Carlos Piñeira de Campos.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

1.- El Procurador D. Francisco Javier Zubieta Garmendia, en nombre y representación de la entidad Angel Iglesias, S.A., interpuso demanda de juicio declarativo, sobre propiedad industrial, de menor cuantía ante el Juzgado de Primera Instancia Número Trece de Bilbao, siendo parte demandada la entidad "Ikusi Multivisión, S.L.", alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "en su día: 1º.- Declarando que la utilización o uso en el tráfico económico por parte de la entidad demandada de la denominación social "IKUSI MULTIVISION" o, alternativamente, la utilización del término o vocablo IKUSI como componente de su denominación social, constituye violación, interferencia y lesión de los derechos de exclusiva de la actora Angel Iglesias S.A. como titular del registro de la Oficina Española de Patentes y Marcas (antes Registro de la Propiedad Industrial) de las marcas "IKUSI" núms. 535.972, 535.973, 535.974, 690.203, 750.856, 750.857, 750.858, 750.859, 750.860, 750.861, 750.862, 750.863, 750.864, 750.865, 750.866, 750.867, 750.868, 750.869, 750.870, 750.871, 750.872, 750.873, 750.874, 750.875, 750.876, 750.877, 750.878, 750.879, 750.880, 750.881, 750.882, 750.873, 750.874, 750.875, 750.876, 750.877, 750.888, 750.889, 750.890, 750.891, 750.892, 750.893 y 1.267.261, o alternativamente, de las marcas "IKUSI" 535. 972, 750.889, 750.892, 750.893 Y 1.267.261. 2º.- Declarando la deslealtad con respecto a la demandante de los actos realizados por la demandada con la utilización o uso en sus relaciones comerciales, para la identificación de su negocio, establecimiento, productos y/o servicios de la denominación social IKUSI MULTIVISION, o, alternativamente, del término o vocablo IKUSI como componente de su denominación social, calificando tal comportamiento como de confusión y asociación, de imitación y de explotación de la reputación de la demandante. 3º.- Como consecuencia de las declaraciones anteriores, se condene a la demandada a la cesación de los actos de violación de los derechos de marca a favor de mi mandante y de los actos de competencia desleal y en concreto a: A) Cesar en el uso de su denominación social IKUSI MULTIVISION o, alternativamente, en el uso del vocablo IKUSI como componente de su denominación social, así como a adoptar el oportuno acuerdo en orden a modificar en relación a sus estatutos su actual razón social, sustituyéndola por otra en la que no aparezca el término IKUSI y por tanto no se preste a confusión alguna con las marcas "IKUSI" propiedad de la actora, procediendo a inscribir tal modificación en el Registro Mercantil. B) Remover y retirar del tráfico económico todos los rótulos, productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas y cualquier otro documento en el que conste o aparezca el término IKUSI. C) La publicación de la sentencia a costa de la demandada en los términos prescritos en el art. 36 d) de la Ley de Marcas , así como en concepto de resarcimiento de los daños y perjuicios causados a la actora por su conducta desleal, según lo dispuesto en el art. 18.5 de la Ley de Competencia Desleal , publicación que se deberá materializar en al menos dos diarios de tirada nacional y dos de tirada regional. Y 4º.- Se condene asimismo a la demandada al pago de las costas del procedimiento.".

  1. - El Procurador D. Germán Ors Simón, en nombre y representación de la entidad "Ikusi Multivisión, S.L.", contestó a la demanda alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "por la que desestime la demanda y absuelva a mis representados de los pedimentos de la misma, con expresa condena en costas de la parte actora.".

  2. - Recibido el pleito a prueba, se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente. Unidas a los autos las partes evacuaron el trámite de resumen de prueba en sus respectivos escritos. El Juez de Primera Instancia Número Trece de Bilbao, dictó Sentencia con fecha 2 de mayo de 1.997 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO: Que desestimando la demanda interpuesta por el Procurador D. Francisco Javier Zubieta Garmendia en nombre y representación de ANGEL IGLESIAS, S.A. contra IKUSI MULTIVISION, S.L., debo absolver y absuelvo a IKUSI MULTIVISION S.L. de los pedimentos formulados contra ella en la demanda imponiendo a la actora las costas de la instancia.".

SEGUNDO

Interpuesto recurso de apelación contra la anterior resolución por la representación de la entidad Angel Iglesias, S.A., la Audiencia Provincial de Vizcaya, Sección Cuarta, dictó Sentencia con fecha 12 de abril de 1.999 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO: Que estimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Angel Iglesias S.A. contra la sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia nº 13 de los de Bilbao en autos de juicio de menor cuantía nº 547/96, con fecha de 2 de mayo de 1997 , debemos revocar y revocamos la misma acordando dictar otra en su lugar por la que estimando la demanda promovida por la representación procesal de Angel Iglesias, S.A. contra Ikusi Multivisión, S.L. declaramos: a) que la utilización por la demandada del vocablo o término "IKUSI" como componente de su denominación social lesiona los derechos de la actora en cuanto que titular de las marcas registradas número 750.889 y 1.267.261 y b) que dicha utilización constituye un acto de competencia desleal, condenando a la demandada a estar y pasar por las anteriores declaraciones y en consecuencia: 1º) a modificar su denominación social, sustituyéndola por otra en la que no aparezca el término "IKUSI", 2º) a remover y retirar del tráfico económico cualesquiera rótulos, productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas o documentos en los que aparezca el referido vocablo "IKUSI" y 3º) a publicar a su costa, en un diario de tirada nacional y en otro de tirada regional, la presente resolución, todo ello con imposición a la demandada de las costas de la instancia y sin que proceda verificar expresa condena en las de esta alzada.".

TERCERO

1.- El Procurador D. Juan Antonio Fernández Múgica, en nombre y representación de la entidad "Ikusi Multivisión, S.L.", interpuso recurso de casación respecto la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Vizcaya, Sección Cuarta, de fecha 12 de abril de 1.999 , con apoyo en los siguientes motivos, MOTIVOS DEL RECURSO: PRIMERO.- Al amparo del número 3º del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , se denuncia infracción del art. 359 del mismo Texto Legal . SEGUNDO.- Al amparo del nº 4º del art. 1.692 de la LEC de 1.881 , se alega infracción por inaplicación del art. 11.1 , párrafos a) y c) de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de Marcas y de la Jurisprudencia relativa al mismo . TERCERO.- Bajo el mismo ordinal se alega infracción por inaplicación del art. 33-1-a) de la Ley de Marcas y de la Jurisprudencia relativa al mismo. CUARTO.- Bajo el mismo ordinal se alega infracción por aplicación indebida del art. 31-1 de la Ley de Marcas y Jurisprudencia relativa al mismo . QUINTO.- Submotivo primero.- Bajo el mismo ordinal se alega infracción por aplicación indebida del art. 6 de la Ley 3/1991, de Competencia Desleal de 10 de enero . Submotivo segundo.- Bajo el mismo ordinal se alega infracción por inaplicación del art. 5 de la Ley 3/1991, de Competencia Desleal de 10 de enero. 2.- Admitido el recurso, y evacuado el traslado conferido, el Procurador D. Carlos Piñeira de Campos, en nombre de la entidad "Angel Iglesias, S.A.", presentó escrito de impugnación del recurso formulado de contrario.

  1. - No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 2 de febrero de 2.006, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. JESÚS CORBAL FERNÁNDEZ

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

El proceso, en el que se inserta el recurso de casación objeto de enjuiciamiento, versa sobre propiedad industrial contendiendo la entidad mercantil ANGEL IGLESIAS S.A. en defensa de la marca registrada IKUSI frente a la entidad demandada IKUSI MULTIVISION, S.L. que recoge el vocablo en su denominación social.

Por la compañía mercantil ANGEL IGLESIAS S.A. se dedujo demanda frente a IKUSI MULTIVISION S.L., que dio lugar a los autos de juicio de menor cuantía nº 547/96 del Juzgado de 1ª Instancia nº 13 de Bilbao, en la que solicita: 1º.- Se declare que la utilización o uso en el tráfico económico por parte de la entidad demandada de la denominación social "IKUSI MULTIVISION" o, alternativamente, la utilización del término o vocablo IKUSI como componente de su denominación social, constituye violación, interferencia y lesión de los derechos de exclusiva de la actora como titular del registro en la Oficina Española de Patentes y Marcas (antes Registro de la Propiedad Industrial) de las marcas "IKUSI" nums.... [se enumeran cuarenta y tres] o alternativamente, de las "IKUSI" 535.972, 750.972, 750.889, 750.892, 750.893 y 1.267.261. 2º.- Se declare la deslealtad con respecto a la demandante de los actos realizados por la demandada con la utilización o uso en sus relaciones comerciales, para la identificación de su negocio, establecimiento, productos y/o servicios de la denominación social IKUSI MULTIVISION, o, alternativamente, del término o vocablo IKUSI como componente de su denominación social, calificando tal comportamiento como de confusión y asociación, de imitación y de explotación de la reputación de la demandante. 3º.- Como consecuencia de las declaraciones anteriores, se condene a la demandada a la cesación de los actos de violación de los derechos de marca a favor de mi mandante y de los actos de competencia desleal y en concreto a: A) Cesar en el uso de su denominación social IKUSI MULTIVISION o, alternativamente, en el uso del vocablo IKUSI como componente de su denominación social, así como a adoptar el oportuno acuerdo en orden a modificar en relación a sus estatutos su actual razón social, sustituyéndola por otra en la que no aparezca el término IKUSI y por tanto no se preste a confusión alguna con las marcas "IKUSI" propiedad de la actora, procediendo a inscribir tal modificación en el Registro Mercantil. B) Remover y retirar del tráfico económico todos los rótulos, productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas y cualquier otro documento en el que conste o aparezca el término IKUSI. C) La publicación de la sentencia a costa de la demandada en los términos prescritos en el art. 36 d) de la Ley de Marcas , así como en concepto de resarcimiento de los daños y perjuicios causados a la actora por su conducta desleal, según lo dispuesto en el art. 18.5 de la Ley de Competencia Desleal , publicación que se deberá materializar en al menos dos diarios de tirada nacional y dos de tirada regional.

La Sentencia del Juzgado de 1ª Instancia nº 13 de Bilbao de 2 de mayo de 1.997 desestimó la demanda, con base en síntesis que existen diferencias suficientes entre los signos enfrentados para no generar confusión en el mercado, de modo que la denominación social utilizada por los demandados no constituye violación del derecho de marca de la entidad actora, y en cuanto a los objetos sociales de las dos mercantiles en litigio, si bien se encuentran relacionados con los medios audiovisuales, son sustancialmente distintos. En consecuencia al no producirse error o confusión entre los consumidores respecto a los productos y servicios ofertados por ambas empresas, no puede hablarse de la infracción del art. 12 de la Ley de Marcas de 1.988 , ni de los arts. 5 y 6 de la Ley de Competencia Desleal .

La Sentencia de la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Bilbao de 12 de abril de 1.999, recaída en el Rollo nº 391/97 , estima el recurso de apelación de la entidad mercantil ANGEL IGLESIAS S.A., y, con revocación de la resolución del Juzgado, acuerda la estimación de la demanda, y declara: a) que la utilización por la demandada del vocablo o término "IKUSI" como componente de su denominación social lesiona los derechos de la actora en cuanto que titular de las marcas registradas número 750.889 y 1.267.261 y b) que dicha utilización constituye un acto de competencia desleal, condenando a la demandada a estar y pasar por las anteriores declaraciones y en consecuencia: 1º) a modificar su denominación social, sustituyéndola por otra en la que no aparezca el término "IKUSI", 2º) a remover y retirar del tráfico económico cualesquiera rótulos, productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas o documentos en los que aparezca el referido vocablo "IKUSI" y 3º) a publicar a su costa, en un diario de tirada nacional y en otro de tirada regional la presente resolución, todo ello con imposición a la demandada de las costas de la instancia y sin hacer condena en costas por las de la alzada. La sentencia establece como "ratio decidendi" que entre las marcas registradas de la actora y la denominación social de la demandada existe una innegable semejanza o similitud y que, también, existe evidente conexión entre el objeto social de la entidad demandada y los servicios y productos amparados por las marcas registradas de la actora apelante números 750.889 y 1.267.261. Por lo que estima que debe dispensarse la protección solicitada, con base en los arts. 31 y 35 a 40 de la Ley de Marcas y 6 de la Ley 2/1.991 [debe entenderse 3/1.991], de 10 de enero , sobre competencia desleal.

Por la entidad IKUSI MULTIVISION S.L. se interpuso recurso de casación articulado en cinco motivos, todos ellos al amparo del número cuarto del art. 1.692, excepto el primero que señala como cauce casacional el del número tercero del propio artículo, y en los que, respectivamente, denuncia: infracción del art. 359 LEC por incongruencia interna de la sentencia, en el sentido de que el fallo de la misma se basa en hechos distintos a los declarados probados en los autos (motivo primero); inaplicación del art. 11.1, párrafo a) y c) de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de Marcas , y de la doctrina legal del Tribunal Supremo relativa a este precepto (motivo segundo); inaplicación del art. 33.1, a) de la Ley de Marcas y de la jurisprudencia que lo interpreta y aplica (motivo tercero); aplicación indebida del art. 31.1 de la Ley de Marcas y de la jurisprudencia que lo interpreta y aplica (motivo cuarto), y aplicación indebida del art. 6 e inaplicación del art. 5 de la Ley de Competencia Desleal (dos submotivos del motivo sexto).

SEGUNDO

En el motivo primero se denuncia infracción del art. 359 LEC de 1.881 por incongruencia interna de la sentencia, en el sentido de que el fallo de la misma se basa en hechos distintos a los declarados probados en los autos [sic].

En el cuerpo del motivo se argumenta, en síntesis, que la sentencia impugnada incurre en el vicio de incongruencia interna porque el fallo o parte dispositiva se basa en hechos distintos a los declarados probados.

El motivo se desestima porque no tiene el más mínimo fundamento.

En primer lugar se incurre en el defecto argumentativo de no precisar adecuadamente la discordancia o contradicción que se denuncia, pues no es aceptable el planteamiento consistente en transcribir unos largos fundamentos jurídicos y el fallo de la resolución recurrida, y concluir que se da la contradicción, sin efectuar el razonamiento pertinente.

En segundo lugar, la sentencia recurrida asume explícitamente el fundamento jurídico segundo de la resolución del Juzgado -"partiendo de los hechos probados que se establecen en el razonamiento jurídico segundo de la sentencia apelada, los que permanecen incólumes en esta alzada"-, pero nada dice respecto de los del fundamento jurídico tercero, y no es lógico deducir de tal silencio una asunción, y menos todavía habida cuenta la diferente conclusión a la que se llega.

Y en tercer lugar, la sentencia de la Audiencia, al declarar que la utilización por la demandada del vocablo o término "IKUSI" como componente de su denominación social lesiona los derechos de la actora en cuanto que titular de las marcas registradas números 750.889 y 1.267.261 y que dicha utilización constituye un acto de competencia desleal, se ajusta plenamente a lo razonado en el fundamento jurídico segundo, donde claramente se hace referencia a que entre las marcas registradas de la actora y la denominación social de la demandada [por "lapsus calami" se dice demanda] hay una innegable semejanza o similitud, y, en segundo término, existe una evidente conexión, derivada del desenvolvimiento de sus respectivas actividades en el ámbito de la comunicación audiovisual, entre el objeto social de la entidad demandada y los servicios y productos amparados por las marcas registradas números 750.889 y 1.267.261, que genera un innegable riesgo de confusión en cuanto a las prestaciones, diferenciables entre sí, pero susceptibles, dada la homogeneidad del entorno donde se aplican de inducir a error en cuanto a su origen empresarial, "lo que no sólo -concluye la sentencia recurrida- constituye una clara infracción de los arts. 31 y 35 a 40 de la LM , sino también un no menos claro ilícito competencia subsumible en el art. 6 de la LCD ".

Por todo ello, carece de solidez argumentativa la alegación de que los hechos probados por la sentencia recurrida impedían la estimación de las pretensiones de ANGEL IGLESIAS, S.A. y que la misma se dictó en contradicción con tales hechos, por lo que, como se dijo, el motivo decae.

TERCERO

En el motivo segundo se denuncia infracción por inaplicación del art. 11.1, párrafos a) y c) de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de Marcas , y de la doctrina legal del Tribunal Supremo relativo a este precepto.

En el cuerpo del motivo se argumenta que el término IKUSI, cuya elección por ANGEL IGLESIAS, S.A. no fue fruto de la casualidad, sino que estuvo motivada por su directa relación con los productos y servicios ofertados por la empresa, equivale en lengua castellana (según Certificado de la Real Academia de la Lengua Vasca -EUSKALTZAINDIA-) 1º a ver; 2º, visión; 3º, vista; y 4º, mirar u observar, por lo que, además de ser genérica en si misma considerada, también lo es con relación a las actividades de Angel Iglesias S.A., y, por lo tanto, resulta inadmisible como marca ( art. 11.1, apartados a y c LM ), y así lo viene reconociendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo en Sentencias 29 enero 1.991 (con referencia a los términos "chupa" y "chupar"), 30 julio 1.992 (para la expresión "etxekopatxarana": "pacharán casero"), 12 noviembre 1.993 (que señala que los términos genéricos son elementos de uso común, pertenecientes al dominio público, carentes de fuerza distintiva, y no apropiables en exclusiva por nadie); 9 septiembre 1.994 ("línea") y 10 mayo 1.995 (con relación a "master").

El motivo se desestima por las razones siguientes.

En primer lugar concurre una objección formal a su examen porque, aunque la cuestión de la genericidad no es "nueva" pues fue planteada en el escrito de contestación a la demanda, sin embargo no lo fue en apelación donde se redujo el debate a los aspectos que la resolución recurrida describe en el último párrafo del fundamento primero, entre los cuales no figura dicha defensa, o excepción en sentido amplio, encaminada a la enervación de la acción. Se incide así en un planteamiento "per saltum", vedado en casación, porque la resolución recurrida es la de la Audiencia, y no cabe "reservar" planteamientos para el recurso extraordinario, lo que, por otra parte, no es conforme a la lealtad y buena fe procesal. Y aún cuando cupiere invocar el deber del tribunal de instancia de examinar en su totalidad el objeto procesal, pese a no haber entrado en el tema el juzgado de primera instancia, habida cuenta la revocación y el ámbito devolutivo del recurso de apelación, sin embargo el total silencio sobre el particular de la resolución impugnada exigía la denuncia, ora de incongruencia omisiva, o bien, cuando menos, de falta de motivación. No hay base para entender aplicable la doctrina de la desestimación implícita, y la única explicación razonable al silencio argumentativo es que se estimó un abandono de la defensa mantenida en la instancia.

En segundo lugar, y con el propósito de agotar la respuesta casacional, procede decir que tampoco cabe estimar el motivo por razones de fondo.

Obviamente no tienen consistencia las objecciones del escrito de impugnación porque a los efectos marcarios no hay diferencias entre los idiomas españoles y porque no resulta coherente afirmar que la entidad recurrente pretende una aplicación retroactiva de la Ley de Marcas de 1.988 cuando las acciones ejercitadas en la demanda se fundamentan precisamente en dicha Ley, aparte de que el art. 124.5º del Estatuto de la Propiedad Industrial, RDLey 26 julio 1.929 , no admitía el registro como marcas "las denominaciones genéricas y las adoptadas por el uso para señalar géneros, clases, precios, cualidades, pesos y medidas y otras similares".

Sin embargo no cabe aplicar al caso los preceptos del enunciado del motivo, porque, si por un lado los derechos deben ejercitarse de buena fe y se debe ser congruente con la conducta observada ( art. 7.1º CC ), por otro lado el apartado 1, letra c) del art. 11 LM -marcas compuestas exclusivamente de signos o indicaciones que sirvan en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción del producto o de la prestación del servicio u otras características de los productos o servicios- no es aplicable si la marca hubiera adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicitó el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma, conforme a los arts. 11.2 y 47.2 de la propia LM .

En cuanto al primer aspecto -exclusión de aplicación del art. 11.1, a)- la contradicción con la exigencia de buena fe en el ejercicio de los derechos se manifiesta claramente en la propia denominación adoptada por la entidad demandada. No resulta coherente, y es harto significativo, alegar la genericidad del término "ikusi", que en euskéra significa "ver", "visión", y adoptar como propia denominación social "IKUSI MULTIVISION", sin que tenga ningún sentido la redundancia ni el pleonasmo, ni siquiera en la perspectiva plurilingüistica. Y ello tanto más si se tiene en cuenta que, con anterioridad, dos de los socios que pasaron a integrar la sociedad demandada (aquí recurrente) formaban parte de una comunidad de bienes que se denominaba "IKUSI MAKUSI", sin que la segunda expresión tenga un significado concreto.

Y en cuanto al segundo aspecto -exclusión de aplicación del art. 11.1, c) LM - la negación de trascendencia distintiva de las marcas de la actora efectuada por la demandada recurrente no se aviene con la contundente declaración fáctica de la sentencia de primera instancia recogida en el fundamento segundo (como antes se dijo asumido por la recurrida) de que "la marca «IKUSI» tiene el carácter de notoria ya que, como consecuencia de su uso intensivo en el mercado y en la publicidad, se ha difundido ampliamente sin perder fuerza distintiva y es ampliamente conocida por los consumidores o por los sectores interesados". Y esta apreciación, fundada en la valoración de la prueba documental obrante en las actuaciones -"presentada por la actora con su demanda y oficios remitidos por distintas empresas a proposición de prueba de la actora"-, no fue atacada en el recurso por un cauce idóneo y fundamento adecuado, por lo que devino incólume y vinculante para este tribunal.

CUARTO

En el motivo tercero se denuncia la inaplicación del art. 33.1,a) de la Ley de Marcas y de la jurisprudencia que lo interpreta y aplica.

En el cuerpo del motivo se desarrollan dos tipos de argumentación: por un lado, que IKUSI MULTIVISION S.L. no ha utilizado nunca el término IKUSI como marca, sino únicamente como denominación social; y por otro lado que ha actuado siempre de buena fe, resaltando que la denominación ya era utilizada, antes de la constitución de la sociedad en 1.991, por dos de los tres socios en régimen de comunidad de bienes, lo que evidencia que no hubo el propósito de aprovecharse del prestigio de terceras empresas, sino continuar en el uso de la palabra ya incluída en el nombre de la comunidad de bienes, y que ha venido utilizando el término pacíficamente durante un periodo de casi diez años, lo que prueba que ambas empresas -IKUSI MULTIVISION S.L. y ANGEL IGLESIAS, S.A.- realizan actividades muy distintas y operan en mercados y clientes diferentes. Y que conforme al art. 33.1 LM , y STS 21 octubre 1.994 , cabe utilizar en el mercado, sin consentimiento del titular de la marca registrada, su nombre completo siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca.

El motivo se desestima.

El art. 33.º LM 1.988 establece que los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su nombre completo y domicilio siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca, pero tal eventualidad no aparece planteada ni fáctica ni jurídicamente en el escrito de contestación a la demanda, por lo que no puede ser examinada. Se trata de una cuestión nueva -no suscitada en fase de alegaciones-, que no forma parte del objeto del proceso -tema de debate- y por ello excluida del análisis casacional en aplicación de los principios de preclusión y contradicción, conforme sienta reiteradamente la doctrina de esta Sala (Sentencias, entre otras, 21 diciembre 2.004, 6 y 7 junio, 1 julio y 21 septiembre 2.005 ).

Además, la alegación relativa a que solo se utiliza la palabra IKUSI como denominación social, y no como marca, y que las empresas confrontadas realizan actividades muy distintas y operan en mercados y clientes diferentes, contradice la apreciación de la resolución recurrida, no desvirtuada en casación, que, tomando en cuenta la relación entre las respectivas actividades -comunicación audiovisual en sentido amplio- junto con la similitud y semejanza existente entre la razón social de la demandada y las marcas registradas de la demandante, estima que se "genera un innegable riesgo de confusión en cuanto a la procedencia de las prestaciones, diferenciables entre sí, pero susceptibles dada la homogeneidad del entorno donde se aplican las marcas de la actora apelante y de la demandada apelante, de inducir a error en cuanto a su origen empresarial", que, precisamente -cabe añadir- constituye la función principal de la marca ( SS TJCE 11 noviembre 1.997, 29 septiembre 1.998, 12 noviembre 2.002, 20 marzo 2.003 ), por lo que en tal conflicto de marca registrada y denominación social posterior, confundible, debe prevalecer aquélla; cuya solución resulta conforme a una profusa doctrina jurisprudencial representada, entre otras, por las Sentencias de 27 diciembre 1.954 (O.M.), 11 marzo 1.977 (Finre); 7 julio 1.980 (Kemen), 16 julio 1.985 (Domestos), 24 enero 1.986 (Rapid), 24 julio 1.992 (Titan), 26 junio 1.995 (Avianca), 4 julio 1.995 (Arevalillo), 31 diciembre 1.996 (Milano), 10 julio 2.000 (Panadería de Azaldegui), 21 noviembre 2.000 (Mascaró), 14 diciembre 2.000 (Eurosalki), 27 marzo 2.003 (Cemex), y 27 mayo 2.004 (Naturgas).

QUINTO

En el motivo cuarto se denuncia aplicación indebida del art. 31.1 de la Ley de Marcas y de la Jurisprudencia que lo interpreta y aplica.

En el cuerpo del motivo se argumenta que la sentencia recurrida: a) No declara probada la concurrencia del requisito del precepto consistente en que la entidad demandada utilizaba su denominación social en el tráfico económico a título de marca para identificar sus productos o servicios; b) Infringe la doctrina legal del Tribunal Supremo en relación con la existencia de la identidad o semejanza, porque en la comparación entre signos confrontados ha de estarse al conjunto de los mismos, no pudiéndose comparar partes aisladas y la semejanza entre los vocablos genéricos es irrelevante, por carecer de fuerza distintiva, por lo que no han de ser tenidos en cuenta. Cita las SSTS 24 junio 1.997, 23 septiembre 1.985, 12 noviembre 1.993, 22 marzo 1.993, 6 noviembre 1.997, 14 abril 1.993, 20 marzo 1.998, 10 mayo 1.995, 11 noviembre 1.993, 22 abril 1.994 (dos sentencias con esta fecha), 30 julio 1.992, 9 septiembre 1.994, 16 enero 1.996 y 18 noviembre 1.993 , y alega que la infracción de esta jurisprudencia tiene lugar porque: por un lado, a pesar de que la denominación social de la recurrente no tiene una configuración gráfica determinada y que las marcas IKUSI de Angel Iglesias, S.A. son de naturaleza mixta, en cuanto gráfico- denominativas, la resolución recurrida descompone estas marcas mixtas limitándose a comparar uno de los elementos de las mismas, la palabra IKUSI, con uno de los vocablos de la denominación social IKUSI MULTIVISION, SOCIEDAD LIMITADA; y, por otra parte, se atribuye un carácter genérico al elemento de la denominación social MULTIVISION olvidando el carácter genérico del término IKUSI, con lo que se omite la irrelevancia de los vocablos genéricos, que en las marcas mixtas su fuerza distintiva se encuentra en los elementos gráficos que componen la marca y que de la unión de dos términos considerados de modo aislado como relativamente genéricos puede llegarse a un sentido no genérico susceptible de poseer una virtualidad diferenciadora (así STS 15 julio 1.994 a propósito de la marca GENERAL OPTICA); c) No se ha declarado probado en ninguna de las instancias que los productos y servicios que ANGEL IGLESIAS, S.A. y IKUSI MULTIVISION S.L. ofrecen en el mercado sean idénticos o similares; y, d) Faltando la semejanza entre los signos y la semejanza entre los productos y servicios de ambas entidades litigantes no se ha podido demostrar que se hayan producido errores en los consumidores.

El motivo se desestima en lo que hace referencia a las apreciaciones fácticas porque en el mismo se hace supuesto de la cuestión, pues no cabe contradecir en casación las conclusiones de tal naturaleza de la sentencia recurrida, sino es por el cauce del error en la valoración de la prueba, o de haber incurrido la motivación al respecto en error patente o arbitrariedad o irrazonabilidad, lo que en el caso no se ha, ni siquiera, planteado.

Y en lo que hace referencia a las apreciaciones que, por exceder de la "questio facti", son susceptibles de verificación casacional, procede señalar que la prosperabilidad de las acciones ejercitadas en la demanda no se halla supeditada a la demostración de la utilización de la denominación social como marca, ni siquiera al uso como nombre comercial (aunque sobre este punto, y en relación con el caso, probablemente habría sido posible efectuar alguna otra apreciación); y, asimismo, procede indicar que el aspecto relevante en las marcas de la actora es el elemento fonético, y sin la mínima relevancia de los aspectos gráficos -meramente accesorios y sin carácter diferenciador expresivo-, por lo que en absoluto resulta contradicha la doctrina de esta Sala al respecto ( SS., entre otras, 18 marzo 1.989, 13 mayo 1.996, 2 junio 1.998, 27 marzo 2.003, 10 mayo 2.004 ).

SEXTO

El motivo quinto se compone de dos submotivos.

En el primer submotivo se alega infracción por aplicación indebida del art. 6 de la Ley de Competencia Desleal . Se argumenta la falta de prueba de las dos circunstancias en que se basa la apreciación del juzgador de instancia, a saber: la semejanza de los signos enfrentados, para cuya estimación existen unas normas jurisprudenciales que no han sido tenidas en cuenta en la resolución impugnada; y la semejanza entre el objeto social de IKUSI MULTIVISION S.L. y los productos y servicios amparados bajo las marcas IKUSI, aunque ello sería irrelevante porque lo trascendente habría sido que se acreditara la semejanza entre los productos y servicios ofrecidos en el mercado bajo las marcas de la actora y bajo el signo de la demandada. Y se concluye, que, al no haber riesgo de confusión, debió desestimarse la acción de competencia desleal.

Este primer submotivo se desestima porque hace supuesto de la cuestión ya que sostiene la falta de prueba de la apreciación efectuada en la resolución recurrida y no combate la valoración probatoria. Y, además, la jurisprudencia tiene declarado, en cuanto a la apreciación de la semejanza de los signos, que tiene que respetarse el examen comparativo y analítico hecho por la resolución recurrida en casación mientras no se demuestre -lo que en el caso no ocurre- que la decisión es contraria al criterio del buen sentido ( SS., entre otras, 12 mayo 1.975, 30 abril 1.986, 20 marzo 1.998, 20 julio 2.000, 27 marzo y 26 junio 2.003 ).

En el segundo submotivo se invoca inaplicación del art. 5 de la Ley de Competencia Desleal .

En el cuerpo del submotivo después del planteamiento y de la transcripción del precepto ("Artículo 5. Cláusula general. Se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe") se afirma, que, no resulta objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe el hecho de que la demandada -aquí recurrente- optase por constituirse bajo la denominación social de IKUSI MULTIVISION, S.L. teniendo en cuenta que: IKUSI MULTIVISION no utiliza su denominación social como marca; no hay semejanza de signos; el vocablo IKUSI es un término genérico; las actividades de las entidades litigantes se desenvuelven en campos distintos; y en ningún momento ha existido mala fe por parte de IKUSI MULTIVISION S.L. ya que la inclusión de la palabra IKUSI no fue aprovecharse del prestigio de terceras empresas sino continuar el uso de una palabra ya incluida en el nombre comercial de la comunidad de bienes que sirvió de inicio a la constitución de la actual empresa, además del uso pacífico durante casi una década de la denominación y que las empresas enfrentadas realizan actividades muy distintas y operan en mercados y clientes distintos.

El submotivo también se desestima.

El art. 5º de la Ley de Competencia Desleal no establece una norma integrativa o complementaria de la ilicitud de los actos descritos en los artículos posteriores, en el sentido de que éstos necesariamente hayan de ser objetivamente contrarios a las exigencias de la buena fe. Por lo que no cabe sostener que el juzgador de instancia incide en una estimación incorrecta de la existencia de competencia desleal por tomar en cuenta el acto de confusión del art. 6º LCD y no aplicar al tiempo el 5º anterior. La llamada "cláusula general" del art. 5º de la Ley 3/1.991 , de Competencia Desleal, trata de prohibir todas aquellas actuaciones de competencia desleal que, concurriendo los requisitos del art. 2º (acto realizado en el mercado con fines concurrenciales), no encuentren acomodo en los supuestos que expresamente se tipifican en los arts. 16 a 17 de la propia Ley . En tal sentido se manifiesta la reiterada doctrina de esta Sala (SS. 7 y 16 junio 2.000, 15 octubre 2.001 y 28 septiembre 2.005 , entre otras).

Por consiguiente el submotivo carece de fundamento, y por ello decae.

SEPTIMO

La desestimación de los motivos del recurso conlleva la declaración de no haber lugar al mismo y la condena de la parte recurrente al pago de las costas causadas, de conformidad con el art. 1.715.3 LEC .

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

FALLAMOS

Que declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por el Procurador Dn. Juán Antonio Fernández Múgica en representación procesal de IKUSI MULTIVISION, S.L. contra la Sentencia dictada por la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de BIZKAIA el 12 de abril de 1.999, en el Rollo 391/97, dimanante de los autos de juicio de menor cuantía nº 547 de 1.996 del Juzgado de 1ª Instancia nº 13 de Bilbao , y condenamos a la parte recurrente al pago de las costas causadas en el recurso. Publíquese esta resolución con arreglo a derecho, y devuélvanse a la Audiencia los autos originales y rollo de apelación remitidos con testimonio de esta resolución a los efectos procedentes.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- JESÚS CORBAL FERNANDEZ.- VICENTE LUIS MONTÉS PENADÉS.- CLEMENTE AUGER LIÑÁN.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Jesús Corbal Fernández, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.

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