STS, 7 de Diciembre de 2001

PonenteVILLAGOMEZ RODIL, ALFONSO
ECLIES:TS:2001:9587
Número de Recurso2483/1996
ProcedimientoCIVIL - 01
Fecha de Resolución 7 de Diciembre de 2001
EmisorTribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil

D. IGNACIO SIERRA GIL DE LA CUESTAD. ALFONSO VILLAGOMEZ RODILD. JOSE MANUEL MARTINEZ-PEREDA RODRIGUEZ

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a siete de Diciembre de dos mil uno.

VISTOS por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados identificados al margen, el Recurso de Casación contra la Sentencia dictada en grado de apelación, por la Audiencia Provincial de Burgos -Sección tercera-, en fecha 2 de julio de 1.996, como consecuencia de los autos de juicio de menor cuantía, sobre modelo de utilidad (juego de habilidad didáctico) y cesación en la violación del derecho de la demandante, tramitados en el Juzgado de Primera Instancia de Burgos número cuatro, cuyo recurso fue interpuesto por las mercantiles EVAPAL S.A., TROTAMUNDOS REGALO INTERNACIONAL S.L. e INGAHER S.L., representadas por el Procurador de los Tribunales don Javier Ungría López, en el que es recurrida doña María Milagros , a la que representó el Procurador don Enrique Sorribes Torra.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

El Juzgado de Primera Instancia cuatro de Burgos tramitó el juicio declarativo de menor cuantía número 179/1995, que promovió la demanda de doña María Milagros , en la que, tras exponer hechos y fundamentos de derecho, suplicó: "Dictar sentencia en su día por la que se declare la cesación inmediata de la violación del derecho de mi representada, así como que se fije la indemnización por todos los conceptos a deber por las empresas demandadas a mi mandante, condenando a Evapal, Trotamundos Regalo Internacional e Ingaher a estar y pasar por dicha declaración y a pagar la suma que se fije, tan pronto sea firme la resolución que se dicte y se condene expresamente a las costas de este procedimiento a la demandada".

SEGUNDO

Las mercantiles demandadas Evapal S.A., Trotamundos Regalo Internacional S.L. e Ingaher S.L. se personaron en el pleito y contestaron a la demanda para oponerse a la misma y, al tiempo, vinieron a plantear reconvención, para terminar suplicando: "Se dicte en su día Sentencia desestimando la demanda de contrario y todos los pedimentos contenidos en la misma; que igualmente se tenga por formulada en tiempo y forma legal demanda reconvencional contra la demandante principal y previo traslado de dicha demanda reconvencional a la parte contraria por el término legal de diez días, y cumplidos que sean todos los trámites procesales establecidos en la Ley se estime en su día dicha demanda reconvencional procediéndose por lo tanto a la declaración de nulidad del Modelo de Utilidad nº NUM000 , librándose, una vez firme dicha sentencia, el correspondiente mandamiento a la Oficina Española de Patentes y Marcas, para la debida constancia en los Libros Oficiales de dicho Organismo de la nulidad que se decrete; todo ello, con expresa imposición de todas las costas que se causen en el presente procedimiento, tanto del procedimiento iniciado de contrario como de la demanda reconvencional interpuesta por nuestra parte, a la parte contraria, Dª María Milagros ".

TERCERO

Unidas las pruebas practicadas que fueron declaradas pertinentes, el Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número cuatro de Burgos dictó sentencia el 9 de noviembre de 1.995, con el siguiente Fallo literal: "Que estimando como estimo parcialmente la demanda de juicio declarativo de Menor Cuantía, sobre protección de la propiedad industrial, interpuesta por el Procurador D. Sigfredo Pérez Iglesias, en nombre y representación de Dña. María Milagros , frente a Evapal S.A., Trotamundos Regalo Internacional S.L. e Ingaher S.L., representadas por el Procurador D. César Gutiérrez Moliner, debo declarar y declaro la cesación inmediata de la violación del derecho que sobre el modelo de utilidad nº NUM000 ostenta la actora, condenando a la demandada a su cumplimiento, y observancia, al tiempo que desestimo la pretensión relativa a la indemnización de daños y perjuicios y la demanda reconvencional formulada por la representación de la demandada, todo ello sin expresa imposición de las costas procesales causadas".

CUARTO

La referida sentencia fue recurrida por los litigantes que promovieron apelación para ante la Audiencia Provincial de Burgos y su Sección Tercera tramitó el rollo de alzada número 614/1995, pronunciando sentencia en fecha 2 de julio de 1996 y con la siguiente parte dispositiva, Fallamos: "Que, desestimando como desestimamos el recurso de apelación formulado en esta instancia por el Procurador de los tribunales don Cesar Gutiérrez Moliner, en la representación que tiene acreditada en autos; y que, estimando como estimamos el interpuesto por el Procurador don Sigfredo Pérez Iglesias, en la que consta habérsele otorgado; contra la sentencia dictada, el día nueve de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, por el Juzgado de 1ª Instancia núm. 4 de Burgos en esta causa, debemos revocar y revocamos dicha resolución en el sentido de que debemos condenar y condenamos a las compañías mercantiles "Evapal, S.A.", "Trotamundos Regalo Internacional, S.L." e "Ingaher, S.L." a que indemnicen a Doña María Milagros en las cantidades que se determinen, en ejecución de sentencia, por la violación del modelo de utilidad nº NUM000 según los criterios establecidos en la Ley de Patentes, y en el de imponer las costas procesales de la primera instancia originadas por la reconvención, a la parte que la promovió; permaneciendo en los restantes pronunciamientos, inmodificada la sentencia de instancia; y que debemos condenar y condenamos a la parte demandada y reconviniente a estar y pasar por estas declaraciones y condenas, a cumplirlas y a pagar las costas procesales de esta segunda instancia".

QUINTO

El Procurador de los Tribunales don Javier Ungría López, en nombre y representación de Evapal, S.A., Trotamundos Regalo Internacional S.L. e Ingaher S.L., formalizó recurso de casación ante esta Sala contra la sentencia del grado de apelación, en base a los siguientes motivos, residenciados en el número cuarto del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil:

Uno: Infracción del artículo 143 de la Ley de Patentes.

Dos: Infracción del artículo 50 en relación al 152 de la Ley de Patentes.

Tres: Infracción de la jurisprudencia sobre indemnización de daños y perjuicios y de los artículos 1253, 1101 y 1902 del Código Civil en relación al 64 de la Ley de Patentes.

SEXTO

La parte recurrida presentó escrito de impugnación del recurso.

SÉPTIMO

La votación y fallo del presente recurso de casación tuvo lugar el pasado día veintisiete de noviembre de dos mil uno.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. ALFONSO VILLAGÓMEZ RODIL

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Este motivo está dedicado a denunciar infracción del artículo 143 de la Ley de Patentes de 20 de Marzo de 1.986, ya que si bien el precepto protege legalmente los modelos de utilidad que correspondan a una actividad humana inventiva que aporte a un determinado objeto una configuración, estructura o constitución que resulte apreciablemente ventajosa para su uso o fabricación, la recurrente niega tal condición al discutido en el pleito y que resulta de la titularidad de la demandante, registrado al número NUM000 , para amparar juego de habilidad didáctico (Uniflip) y, a tal efecto, en la reconvención que planteó, vino a solicitar se decretase su nulidad, pretensión que fue desestimada.

Los hechos declarados probados, que resultan fijados en casación al no haber sido combatidos en forma, ponen de manifiesto que el modelo litigioso resulta novedoso y dotado de utilidad, pues nada eficaz en contra se demostró y, al contrario, se presenta especializado en la simplicidad de las formas, el sistema de configuración y acoplamiento de las piezas y el carácter dinámico de las figuras que permite elaborar.

También resulta decisivo que la propia mercantil recurrente en una primera fase accedió a la explotación del modelo con consentimiento escrito de la titular, para su exhibición y venta en la Feria del Juguete de Valencia. Se vino a reconocer la eficacia y utilidad del modelo y posteriormente se intentó conseguir su utilización comercial, configurando acto propio con dimensión vinculante y, a su vez, llevó a cabo explotando del modelo y comercializándolo en propio beneficio, sin la autorización de la creadora.

La novedad, que ha de ser útil, representa una perfección inventiva, y ha de referirse tanto a la forma externa como a la función a que se destinen los objetos a los que se refiere el modelo y cabe incluso partir de modelos anteriores, siempre que el posterior aporte efectivo mejoramiento inventivo (Sentencias de 4-5 y 23-11-1992, 15-5-1994, 7-6-1995 y 30-1-1996), lo que aquí sucede, por lo que el motivo no procede, ya que lo que se lleva a cabo es un análisis, apreciación y valoración propia y pormenorizada de las pruebas periciales, que no procede en casación.

SEGUNDO

En el segundo motivo se denuncia infracción del artículo 50, en relación al 152 de la Ley de Patentes, para sostener que entre los litigantes medió vínculo contractual que autorizaba a la recurrente a explotación del modelo discutido, para lo que viene a hacer crítica de la sentencia de apelación, pues la censura por haberse apartado de la dictada en primera instancia.

Como queda advertido los hechos probados ponen de manifiesto que sólo concurrió una única relación contractual para la Feria del Juguete de Valencia, en el año 1.991 y ninguna posterior. Lo que más bien medió fueron relaciones prenegociales que no se consolidaron con el otorgamiento de un efectivo y vinculante contrato de concesión de licencia de explotación, que legitimaría la posición de la recurrente para la fabricación y explotación del juego Uniflip.

Ante tal "factum", incólume en casación, el largo discurso de la recurrente que trata de justificar que hubo una prolongación del acuerdo inicial, no resulta de recibo casacional, pues lleva a cabo sus propias apreciaciones probatorias y, a su vez, ha de tenerse en cuenta, sin perjuicio de que la sentencia del Juzgado califica de "confusas" las relaciones posteriores, que el motivo en su planteamiento pone de manifiesto desconocer o no aceptar la naturaleza del recurso de apelación, en virtud del cual el órgano judicial de segundo grado adquiere plena competencia para enjuiciar el pleito, sin otros límites que el impuesto por el principio prohibitivo de la "reformatio in peius" y los pronunciamientos que las partes hubieran consentido (Sentencias de 19-11-1991, 13-5-1992, 4-6-1993, 25-3-1994, 14-3-1995 y 11-3-2000), habiendo declarado el Tribunal Constitucional en sentencia de 15 de enero de 1996, que en nuestro sistema procesal se configura la segunda instancia como una "revisio prioris instantiae", en la que las Audiencias Provinciales u órgano "ad quem", tiene plena competencia para revisar todo lo actuado por el juzgador de instancia, tanto en lo referente a los hechos, como en lo relativo a las cuestiones jurídicas oportunamente deducidas por las partes.

El motivo se desestima.

TERCERO

En este útlimo motivo se aporta infracción de los artículos 1253, 1101 y 1902 del Código Civil y doctrina jurisprudencial, para combatir la condena pronunciada de indemnizar a la demandante, en las cantidades a fijar en trámite de ejecutoria, por la violación del modelo de utilidad llevado a cabo por la recurrente con su fabricación y explotación no autorizada.

El artículo 64 de la Ley de Patentes -al que se remite el 152, (modelos de utilidad)-,, dispone en forma imperativa, al emplear la expresión "en todo caso", que, en los supuestos como el que nos ocupa, de fabricación y utilización del procedimiento patentado sin consentimiento del titular, la obligación de responder de los daños y perjuicios causados. Se trata por tanto de una responsabilidad objetiva, que se alinea a la doctrina de esta Sala para otras situaciones jurídicas sobre la estimación de daños y perjuicios inherentes, sin necesidad de prueba directa de los mismos y en cuanto de los hechos demostrados o reconocidos por las partes se deduzca necesaria y fatalmente de los mismos como reales y efectivos (Sentencias de 10 de junio de 2000. que cita las de 5-6-1985, 30-9-1988, 7-12-1990, 15-4 y 15-6-1992, 1-7-1995 y 25-2-2000), por lo que la obligación reparadora surge como hecho inevitable y sin necesidad imperiosa de la cuantificación, que puede quedar relegado al trámite de ejecución de sentencia, habiendo declarado la sentencia de 22 de octubre de 1993, que en concretas situaciones, conectadas a la decisión o actuación unilateral de la parte a la que se le pide la indemnización, no ha de quedar impune de la necesaria compensación económica, al conformar "in re ipsa" el propio perjuicio y su prueba la representa la situación provocada deliberadamente por quien obtuvo lucro y beneficio, y por ello debe de responder; lo que aplicado al caso presente, de no estimarse procedente la indemnización que la sentencia decreta, vendría a equivales que la actuación ilícita llevada a cabo por la recurrente en cuantoa a la explotación del modelo, estaría amparada por una licencia otorgada "de facto", despojada de toda clase de precio y con posible efectividad en el mercado durante todo el tiempo de tramitación del pleito.

La referida responsabilidad objetiva opera sin necesidad de tener que llevar a cabo requerimiento previo al infractor, lo que sucede en materia de marcas (artículos 36 y 37 de la Ley de Marcas) y resulta distinta de la responsabilidad por culpa, también prevista en el artículo 64, para cuando se realiza cualquier otro acto de explotación del objeto protegido, bien patente, bien modelo de utilidad, presumiéndose la culpa desde el momento en que el infractor es advertido por el titular y se le requiere para cesar en la infracción, en cuyo caso sí se hace precisa la prueba de los daños y perjuicios que se hubieran causado.

La doctrina de esta Sala así lo ha entendido, ya que la sentencia de 23 de febrero de 1.998 declara que cabe presumir la causación de daños y perjuicios en procesos civiles de patentes, marcas o competencia desleal, sin razonar sobre las pruebas su existencia, al tenerse por evidentes. Mas contundente resulta la de 27 de julio de 1.998 en cuanto admite la responsabilidad objetiva y deja para ejecución de sentencia el cálculo del lucro cesante, respetando la elección de parámetros que establece el artículo 66.

Se rechaza el motivo.

CUARTO

Las costas del recurso se rigen por el artículo 1715de la Ley Procesal Civil, a tenor del cual deben serle impuestas a la parte recurrente.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

FALLAMOS

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación que formalizaron las mercantiles Evapal S.A., Trotamundos Regalo Internacional S.L. e Ingaher S.L., contra la sentencia que pronunció la Audiencia Provincial de Burgos - Sección tercera-, en fecha dos de julio de 1996, en el proceso al que el recurso se refiere.

Se imponen a dichas recurrentes las costas de casación. Expídase el correspondiente testimonio de la presente resolución para su remisión a la expresada Audiencia, con devolución de autos y rollo, debiendo la misma de acusar recibo de todo ello.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .-Ignacio Sierra Gil de la Cuesta.-Alfonso Villagómez Rodil.-José Manuel Martínez- Pereda Rodríguez.-Firmados y rubricados.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Alfonso Villagómez Rodil, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.

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