STS 239/2007, 1 de Marzo de 2007

Ante el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Valencia, fueron vistos los autos, juicio de menor cuantía, promovidos a instancia de FORJA DEL VINALOPO S.L, contra HERRAJES OROZCO S.A, sobre infracción de derecho de Propiedad Industrial e indemnización de daños y perjuicios.

Por la parte actora se formuló demanda arreglada a las prescripciones legales, en la cual solicitaba, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho: se proceda a dictar sentencia en la que se contengan los siguientes pronunciamientos:

1. Se declare el derecho exclusivo de la demandante FORJAS DEL VINALOPO S.L, sobre los modelos de utilidad números 9201924 "CAJETIN PROTECTOR PERFECCIONADO PARA RECOGEDOR DE CINTAS DE PERSIANA" y 9303075 "CAJETIN RECOGEDOR DE CINTA DE PERSIANA".

2. Se declare que la demandada ha violado los derechos de propiedad industrial que a mi representada, FORJAS DEL VINALOPO S.L, le corresponden como titular registral que s de los modelos de utilidad números 9201924 "CAJETIN PROTECTOR PERFECCIONADO PARA RECOGEDOR DE CINTAS DE PERSIANA" Y 9303075 "CAJETIN RECOGEDOR DE CINTA DE PERSIANA", al haber ofrecido en el mercado y comercializado sin consentimiento de aquélla los artículos relacionados con persianas protegidos por los citados modelos de utilidad.

3. Condenara a la demandada a que se abstenga de seguir fabricando y comercializando los productos que fueron comprados por esta parte con intervención notarial (cit.doc. núm. 13) y todas aquéllos que reproduzcan y/o imiten las características esenciales de los protegidos por el Modelo de Utilidad número 9201924 y 9303075.

4. Condenar a la demandada a que retire del mercado y destruya los productos que violan los Modelos de Utilidad de mi representada, así como toda clase de folletos, catálogos y publicidad relativos a los mismos.

5. Decretar el embargo y posterior destrucción de los medios destinados exclusivamente a la fabricación de dichos artículos, así como de los moldes en base a los cuales se obtienen los mismos.

6. Condenar a la demandada a que indemnice a la actora los daños y perjuicios causados, comprendidas la pérdida que ha sufrido con su actuar infractor y la ganancia dejada de obtener, calculando esta última partida por los beneficios que la demandada haya podido obtener de la explotación ilegítima del modelo de utilidad que, en su caso serán determinados en periodo probatorio o en ejecución de Sentencia. 7º. Ordenar la publicación de la sentencia a costa de la demandada, mediante la inserción de su parte dispositiva en los diarios El País y El Mundo (Ediciones Nacionales), así como mediante notificaciones a todos los distribuidores, usuarios y clientes que hayan adquirido o utilizado los productos de las demandantes.

8. Imponer expresamente a la demandada el pago de todas las costas que se puedan producir en este procedimiento.

Admitida a trámite la demanda, la mercantil demandada contestó alegando como hechos y fundamentos de derecho los que estimó oportunos y terminó suplicando al Juzgado: "dictar sentencia por la que se desestime la demanda íntegramente, absolviendo a esta parte de todos los pedimentos de la misma, con expresa imposición de costas a la parte actora".

Por el Juzgado se dictó sentencia con fecha 16 de diciembre de 1998, cuya parte dispositiva es como sigue: "Que estimando como estimo en parte la demanda de Juicio de Menor Cuantía formulada por el Procurador de los Tribunales Doña Cristina Coscollá Toledo, en nombre y representación de Forjas del Vinalopó S.L., contra Herrajes Orozco S.A., representada pro el procurador Doña Carmen Rueda Armengot, debo declarar y declaro, el derecho exclusivo de la demandante sobre el Modelo de Utilidad número 9201924, "cajetín protector perfeccionado para recogedor de cintas de persiana", y que la demandada ha violado los derechos de propiedad Industrial de dicha demandante como titular registral del referido Modelo, al haberlo ofrecido en el mercado y comercializado sin el consentimiento de la última, condenando a la citada demandada a que se abstenga de seguir fabricando y comercializando los productos que constan en el documento 13 de la presente demanda, y todos aquéllos que produzcan y/o imiten las características esenciales del repetido Modelo, y a que retire del mercado y destruya todos los productos, que lo violan, e igualmente los folletos, catálogos y publicidad relativos a los mismos, decretando el embargo y posterior destrucción de los medios y moldes destinados exclusivamente a su fabricación, ordenando la publicación de la parte dispositiva de la presente, a costa de la demandada, en los Diarios el País y El Mundo (ediciones Nacionales), así como mediante notificaciones a todos los distribuidores, usuarios y clientes que hayan adquirido o utilizado los productos de la última, todo ello con desestimación del resto de los pedimentos de la actual demanda, en concreto de los relativos a la indemnización de daños y perjuicios solicitados respecto a la violación del anterior Modelo, y de todos los referentes al Modelo de Utilidad numero 9303075, de los que se absuelve a la misma demandada, y sin hacer expresa imposición de las costas causadas".

Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación que fue admitido y, sustanciado éste la Audiencia Provincial de Valencia, Sección Séptima, dictó sentencia con fecha 14 de Enero de 2000, cuya parte dispositiva es como sigue: "Que estimando de oficio la excepción de litispendencia, desestimamos, sin entrar en el fondo, la demanda interpuesta por "Forjas del Vinalopó S.A", en cuanto afecta al modelo de utilidad número 9201924, confirmando la resolución de instancia en todo lo demás. Sin especial pronunciamiento en costas en ambas instancias".

La Procuradora Doña María José Corral Losada, en representación de FORJAS DEL VINALOPO S.L, formalizó recurso de casación que funda en los siguientes motivos:

Se interpone al amparo del artículo 1692, 4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . Infracción de las normas del ordenamiento jurídico, por aplicación indebida del artículo 533. 5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por entender es parte que no procede apreciar litispendencia en el procedimiento planteamiento al no reunirse los requisitos legalmente exigidos.

Se interpone al amparo del artículo 1692, 4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico, concretamente del artículo 1252 del Código Civil, ya que en ningún caso las sentencias dictadas en ambos procedimientos darían lugar a cosa juzgada.

Se interpone al amparo del artículo 1692, 4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por vulneración del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del artículo 6.4 del Código Civil .

Se interpone al amparo del artículo 1692 4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por vulneración del artículo 3.1 y 3.4 del Código Civil .

Se interpone al amparo del artículo 1692, 4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por vulneración del artículo 4 del Código Civil .

Se interpone al amparo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del poder judicial, por vulneración del artículo 24 de la Constitución de 1978, al imposibilitar a esta parte ejercitar los medios de defensa que tiene a su alcance para impedir la violación de sus derechos de propiedad industrial. Tutela judicial efectiva e indefensión.

Admitido el recurso de casación formulado y evacuando el traslado conferido, el Procurador Don Santos de Gandarillas Carmona, en representación de la mercantil HERRAJES OROZCO S.A, presentó escrito de impugnación al recurso mencionado y terminaba suplicando a esta Sala: "...confirmando en todas sus partes la sentencia dictada en la Audiencia con expresa imposición de costas de esta alzada a la parte apelante y subsidiariamente, en el supuesto de no que se apreciase la excepción de litispendencia, se desestimen igualmente las pretensiones de la demanda, por los motivos expuestos. Igualmente, se interesa la desestimación de esa nueva pretensión de suspensión de esta instancia, insólita e inadmisible en nuestra Ley de Enjuiciamiento."

No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública se señaló para votación y fallo el día 16 de Febrero de 2007, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. JESÚS CORBAL FERNÁNDEZ

El recurso de casación objeto de enjuiciamiento versa sobre si resulta ajustada a derecho la apreciación por la sentencia recurrida de la excepción de litispendencia con fundamento en que el resultado del presente proceso seguido a instancia del titular de un modelo de utilidad contra una empresa que comercializa -revende- mecanismos similares a los amparados por el mismo, se halla condicionado al resultado de otro proceso seguido a instancia del mismo demandante contra la empresa fabricante-vendedora de aquel producto.

Por FORJAS DEL VINALOPO S.L. se dedujo demanda contra HERRAJES OROZCO S.A. en solicitud de que se declare su derecho exclusivo sobre los Modelos de Utilidad números 9201924, "Cajetín protector perfeccionado para recogedor de cintas de persiana", y 9303075, "Cajetín recogedor de cinta de persiana", y que la demandada ha violado sus derechos de propiedad industrial como titular registral de dichos modelos, al haber comercializado, sin su consentimiento, artículos relacionados con las persianas protegidos por los últimos, y se condene a dicha demandada a que se abstenga de comercializar y fabricar todos los productos que imiten a los mismos, a retirar del mercado y destruir tanto éstos como sus folletos, catálogos y publicidad, y medios de fabricación, y a que le indemnice en los daños y perjuicios que se le han producido como consecuencia de ello, a determinar en ejecución de sentencia, publicándose a su costa la misma en Ediciones Nacionales y notificándose a quienes hayan adquirido o utilizado los referidos productos de la demandante.

La Sentencia del Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Valencia de 16 de diciembre de 1998, dictada en los autos de juicio de menor cuantía núm. 24 de 1998, estimó la demanda en cuanto al modelo de utilidad número 9201924 y la desestimó en cuanto al número 9303075. El contenido del fallo es el siguiente: "Declaro el derecho exclusivo de la demandante sobre el Modelo de Utilidad número 9201924, "cajetín protector perfeccionado para recogedor de cintas de persiana", y que la demandada ha violado los derechos de propiedad Industrial de dicha demandante como titular registral del referido Modelo, al haberlo ofrecido en el mercado y comercializado sin el consentimiento de la última, condenando a la citada demandada a que se abstenga de seguir fabricando y comercializando los productos que constan en el documento 13 de la presente demanda, y todos aquéllos que produzcan y/o imiten las características esenciales del repetido Modelo, y a que retire del mercado y destruya todos los productos que lo violan, e igualmente los folletos, catálogos y publicidad relativos a los mismos, decretando el embargo y posterior destrucción de los medios y moldes destinados exclusivamente a su fabricación, ordenando la publicación de la parte dispositiva de la presente, a costa de la demandada, en los Diarios el País y El Mundo (ediciones Nacionales), así como mediante notificaciones a todos los distribuidores, usuarios y clientes que hayan adquirido o utilizado los productos de la última, todo ello con desestimación del resto de los pedimentos de la actual demanda, en concreto de los relativos a la indemnización de daños y perjuicios solicitados respecto a la violación del anterior Modelo, y de todos los referentes al Modelo de Utilidad numero 9303075, de los que se absuelve a la misma demandada, y sin hacer expresa imposición de las costas causadas".

La Sentencia de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Valencia de 14 de enero de 2000, recaída en el Rollo 1233 de 1998, estima de oficio la excepción de litispendencia, desestimando, sin entrar en el fondo, la demanda interpuesta por Forjas del Vinalopó S.A., en cuanto afecta al modelo de utilidad núm. 9201924, confirmando la resolución de instancia en todo lo demás. Contra dicha resolución se interpuso por la entidad mercantil FORJAS DEL VINALOPO S.L. recurso de casación articulado en seis motivos, todos ellos al amparo del ordinal cuarto del art. 1692 LEC, salvo el último que utiliza como cauce el artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial . Con carácter subsidiario, para el caso de desestimación del recurso, se solicita se ordene la suspensión de los autos en tanto en cuanto la sentencia dictada en el procedimiento de infracción promovido contra Maesmol S.A. gane firmeza, con devolución de los autos al órgano correspondiente.

Resulta plenamente establecida la existencia de dos procesos sobre un mismo objeto consistente en decidir si el cajetín recogedor de cintas de persiana que fabrica MAESMOL S.A. invade la protección del modelo de utilidad núm. 9.201.92 de que es titular la entidad mercantil FORJAS DEL VINALOPO S.A. Uno de los procesos se sigue en el Juzgado de 1ª Instancia nº 59 de Madrid, autos de juicio de menor cuantía 81 de 1996, en el que figura como demandante FORJAS DE VINALOPO S.L. y como demandada MAESMOL S.A. El otro proceso es el presente, en el que coincide el mismo actor Forjas del Vinalopó S.L. y es demandada la entidad HERRAJES OROZCO S.A. La relación entre las dos demandadas es de fabricante vendedora -Maesmol S.A.- y compradora que revende en desarrollo de su actividad comercial -Herrajes Orozco S.A.-.

Resulta evidente en el caso que la decisión positiva o negativa para la entidad actora que se dicte en el primer proceso condiciona la decisión a dictar en el segundo. En tales casos, la doctrina jurisprudencial bajo el sistema de la LEC de 1881 admite la aplicación de la litispendencia, aunque no concurra la triple identidad propia de la cosa juzgada (Ss. 25 de julio de 2003, 31 de mayo de 2005, 22 de marzo de 2006), de la que la excepción de litispendencia es una institución preventiva o cautelar. Se trata del supuesto denominado de litispendencia impropia o por conexión, que en realidad integra un supuesto de prejudicialidad civil. A ella se refieren entre otras las Sentencias de 17 de febrero y 9 de marzo de 2000; 12 de noviembre de 2001; 28 de febrero de 2002; 30 de noviembre de 2004; 20 de enero, 19 y 25 de abril, 31 de mayo, 1 de junio y 20 de diciembre de 2005, y 22 de marzo de 2006, resaltando que tiene lugar cuando un pleito interfiere o prejuzgue el resultado de otro, con la posibilidad de dos fallos contradictorios que no pueden concurrir en armonía decisoria al resultar interdependientes; y cuya situación obviamente se produce en el caso, al resultar condicionada la estimación de la demanda a lo que se declare en el proceso seguido contra el fabricante del objeto litigioso. La doctrina jurisprudencial viene asimismo reconociendo que la litispendencia expresada es apreciable de oficio (Ss. entre otras, 17 de febrero y 12 de junio de 2000, 4 de marzo de 2002, 22 de marzo de 2006), como hizo en el caso la Audiencia Provincial.

Habida cuenta lo razonado en el motivo anterior se desestiman los cinco motivos del recurso. El primero, en el que se denuncia aplicación indebida del art. 533.5 LEC por entender que no concurren los requisitos legalmente exigidos, se desestima porque no es precisa la triple identidad, como antes se razonó, bastando que el resultado procesal de un proceso vincule o determine (Ss. 25 de julio de 2003, 30 de noviembre de 2004) la decisión a adoptar en otro, lo que en relación al modelo de utilidad número 9201024 resulta incuestionable. Por lo que respecto al modelo de utilidad número 9303075, que no es objeto del otro proceso, la Sentencia del Juzgado desestimó la demanda ("en cuanto dicha violación no consta al no costar tampoco la equivalencia entre éste y la comercialización por la misma", fundamento quinto, "in fine") y la Sentencia de la Audiencia confirmó el pronunciamiento desestimatorio como resulta del fallo transcrito en el fundamento primero de la presente resolución, sin que contra el mismo se haya articulado motivo alguno de impugnación. El motivo segundo, en el que se denuncia infracción del art. 1252 CC, con base en que en ningún caso las sentencias dictadas en ambos procedimientos darían lugar a cosa juzgada, se desestima porque, como ya se razonó antes, la litispendencia comprende dos modalidades, haciendo referencia la aplicada, denominada impropia o por conexión, al efecto prejudicial, el cual en el caso resulta incuestionable, porque el debate relevante sobre la compatibilidad o incompatibilidad de productos es el que debe tener lugar entre los respectivos titulares, del modelo de utilidad y fabricante. El motivo tercero, en el que se denuncia infracción del art. 11 LOPJ y 6.4 CC, se desestima porque las alegaciones que se efectúan resultan inconsistentes, pues no resulta imaginable la compatibilidad en el mercado de resultados contrapuestos, como es fácilmente advertible; y, por otro lado, la parte gozaba de mecanismos procesales idóneos para evitar los hipotéticos perjuicios procesales que denuncia, por lo que, de producirse, sólo a ella son imputables las consecuencias. El motivo cuarto, en el que se denuncia infracción de los arts. 3.1 y 3.4 CC sobre interpretación de las normas en relación con "la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas" y en atención "al espíritu y finalidad de aquéllas", se desestima porque nada tiene que ver la apreciación de la litispendencia con dichas reglas interpretativas de las normas jurídicas, y en absoluto se atenta contra la Ley de Patentes y su supuesta lectura actual; procediendo observar que la protección jurídica debe ser tanto para el titular del modelo, como para quien con su actuación no invade el ámbito del protección del mismo, para cuya determinación es relevante la decisión a la que se le atribuye efecto prejudicial. El quinto motivo, en el que se denuncia infracción del art. 4 CC, se desestima porque, bajo el régimen de la LEC de 1881, la doctrina jurisprudencial admitió, como una de las modalidades de litispendencia, la denominación impropia o prejudicial, lo que es ajeno a la problemática de la aplicación analógica a que se hace referencia en el motivo. Y el sexto motivo, en el que se alega infracción del art. 24 CE con base en que se imposibilita a la parte ejercitar los medios defensa que tiene a su alcance para impedir la violación de sus derechos de propiedad, tutela judicial efectiva e indefensión, se desestima porque el derecho a la tutela judicial efectiva es bilateral, por cuanto el mismo también es aplicable, en igual medida, a la otra parte, que asimismo tiene derecho a que se le juzgue absuelva o condene, sin indefensión, y, por otra parte, además de que la situación producida -dos procesos independientes- sólo es imputable a la parte actora, el ordenamiento jurídico prevé mecanismos que correctamente utilizados evitan las hipotéticas situaciones de indefensión a que se alude en el motivo, y otros apartados del recurso.

En varios apartados del recurso -concretamente en los motivos tercero y quinto y en la petición subsidiaria- la parte recurrente interesa que, de acogerse la excepción de litispendencia por apliación analógica, se ordene la suspensión de los autos en tanto en cuanto la sentencia dictada en el procedimiento de infracción promovida contra MAESMOL, S.A. gane firmeza con devolución de los autos al órgano correspondiente.

El efecto natural de la prejudicial devolutiva es el de la suspensión de actuaciones (así para el régimen jurídico de la LEC 2000 art. 43 ). El problema radica en determinar el momento procesal en el que debe acordarse, o al que debe retrotraerse en su caso, la suspensión, el cual (bajo la LEC 1881 ) podría atender a diversas posibilidades -comparecencia del art. 692, citación para sentencia de primera instancia, o de apelación, etc.-, al no existir una norma legal al respecto. En el supuesto que se enjuicia estimamos que la solución que mejor responde a los intereses en juego es la de acordar la suspensión en el momento anterior a la sentencia de primera instancia porque ello permite tomar en cuenta en su integridad lo que se haya podido decidir en el otro proceso y mantener en su plenitud el principio de contradicción procesal con el mayor respeto posible al de conservación de actuaciones. Con ello se devuelve al órgano jurisdiccional de la primera instancia el pleno conocimiento del asunto para resolver en su día lo que proceda. A lo anterior no obsta que sólo resulte afectado por la litispendencia una parte del proceso -concretamente la referente al modelo de utilidad 9201924- porque la doctrina jurisprudencial admite la posibilidad de la litispendencia parcial (Ss. 28 de septiembre de 1960, 27 de febrero de 1975, 26 de noviembre de 1992, 26 de julio de 2003).

Con base en lo razonado en los fundamentos anteriores procede acordar:

1. La casación y anulación de la sentencia recurrida en el sentido de sustituir, respecto del modelo de utilidad núm. 9.201.924, la desestimación de la demanda por la suspensión del proceso en el momento procesal anterior a la sentencia de primera instancia (art. 701 LEC ). En el mismo sentido se entiende revocada la Sentencia del Juzgado.

2. Se mantiene el pronunciamiento desestimatorio de la demanda respecto del modelo de utilidad

   9.303.075, adoptado en la Sentencia del Juzgado y confirmado en apelación.

3. No se hace pronunciamiento en costas respecto de la dos instancias (arts. 523, párrafo segundo, y 710, párrafo segundo, ambos LEC ), ni en casación (art. 1715.3 LEC ).

   Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

Casar y anular dicha sentencia en el sentido de que el efecto de la apreciación de oficio de la litispendencia prejudicial no es el de la desestimación de la demanda sino el suspender el curso de los autos en el momento procesal anterior a la Sentencia del Juzgado, al cual se retrotraen las actuaciones; y en la misma medida se revoca la Sentencia del Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Valencia de 16 de diciembre de 1998 . Todo ello en relación con el modelo de utilidad núm. 9.201.924.

Se mantiene la Sentencia recurrida, y por consiguiente la desestimación de la demanda acordada en la Sentencia del Juzgado, respecto del modelo de utilidad núm. 9.303.075 . TERCERO.- No se hace condena en costas respecto de las instancias, ni respecto del recurso de casación.

Publíquese esta resolución con arreglo a derecho, y devuélvanse a la Audiencia los autos originales y rollo de apelación remitidos con testimonio de esta resolución a los efectos procedentes.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Jesús Corbal Fernández.- Vicente Luis Montés Penadés.- Alfonso Villagómez Rodil.-rubricado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Jesús Corbal Fernández, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.