STS, 12 de Mayo de 2004

PonenteFernando Cid Fontán
ECLIES:TS:2004:3239
Número de Recurso5010/2000
ProcedimientoCONTENCIOSO - RECURSO CASACION
Fecha de Resolución12 de Mayo de 2004
EmisorTribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo

D. FERNANDO LEDESMA BARTRETD. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. EDUARDO ESPIN TEMPLADOD. JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZATD. FERNANDO CID FONTAN

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a doce de Mayo de dos mil cuatro.

En el recurso de casación nº 5010/2000, interpuesto por el Procurador D. José Luis Pinto Marabotto, en nombre y representación de IBERIA, LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, S.A., con la asistencia de Letrado, contra la sentencia nº 319 dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso- administrativo nº 1430/1995, con fecha 27 de abril de 1998, sobre inscripción registral de la marca nº 1.736.397 "IBERMOVIL", siendo partes recurridas la Administración General del Estado, representada y dirigida por el Sr. Abogado del Estado, y Telefónica de España, S.A., representada por el Procurador D. Juan Antonio García San Miguel y Orueta, asistido de Letrado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia nº 319 de fecha 27 de abril de 1998, cuya parte dispositiva dice: "FALLAMOS: Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador Don José Luis Pinto Marabotto, en nombre y representación de la entidad "IBERIA, Líneas Aéreas de España S.A.", contra la resolución de fecha 17 de abril de 1.995 que desestimaba el recurso ordinario, interpuesto contra el acuerdo de 4 de noviembre de 1.994 de la Oficina Española de Patentes y Marcas por el que se acordaba la inscripción de la marca número 1.736.397 "IBERMOVIL" solicitada por la entidad Compañía Telefónica de España, para distinguir los servicios de Telecomunicaciones incluidos en la clase 38 del Nomenclator Internacional, que confirmamos íntegramente por ser dicho acto administrativo ajustado a Derecho, sin expresa imposición de las costas a ninguna de las partes". Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación de IBERIA, LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, S.A. se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 29 de mayo de 2000, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

SEGUNDO

Emplazadas las partes, el recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, al tiempo que formuló en fecha 6 de julio de 2000, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, solicitó se declarara haber lugar al recurso casando la sentencia recurrida y dictando otra estimando el recurso contencioso administrativo y anulando las resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial por las que se concedió la inscripción de la marca 1.736.397 "IBERMOVIL", clase 38, anulando el registro de la misma.

TERCERO

El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sección Primera de esta Sala de fecha 12 de febrero de 2002, y por providencia de 15 de marzo siguiente de esta Sección Tercera, se ordenó entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas (la Administración del Estado y al Procurador D. Juan Antonio García San Miguel y Orueta), a fin de que en el plazo de treinta días pudieran oponerse al recurso, lo que realizaron en escritos presentados en fecha 22 de marzo y 26 de abril de 2002, en el que expusieron los razonamientos que creyeron oportunos y solicitaron se dictara sentencia declarando no haber lugar al recurso de casación y confirmando la sentencia recurrida, con imposición de costas al recurrente.

CUARTO

Por providencia de fecha 16 de febrero de 2004, se señaló para votación y fallo de este recurso de casación el día 5 de mayo de 2004, fecha en que tuvo lugar el acto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

En el presente recurso, el recurrente IBERIA, LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, S.A., articula cuatro motivos de casación, al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley Jurisdiccional por infracción de las normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que fuesen aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate, que luego concreta: el primero, en la infracción del artículo 12.1 a) y b), y 4.4 de la Ley de Marcas 32/1988; el segundo, en la infracción del artículo 11.1º a) y b) de la misma Ley; el tercero, por infracción de los artículos 3 y 13 c) de la Ley 32/1988; el cuarto, por infracción de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, en relación con los artículos 11.1 a), b) y f), 12,1 a) y c), y artículo 13 c) de la Ley de Marcas.

SEGUNDO

En el primer motivo de casación articulado el recurrente alega la infracción de los artículos 12.1º a), y 4.4 de la Ley 32/1988, en cuanto la misma estima que la marca aspirante nº 1.736.397 "IBERMOVIL", que solicitó la compañía TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A., para proteger productos de la clase 38ª, "servicios de telecomunicaciones", presenta semejanzas fonéticas suficientes para no poder ser distinguida de sus oponentes nº 861.616 "IBERIA", con gráfico, para proteger servicios de la clase 38ª, "servicios de comunicaciones" y nº 766.842 "INFORIBERIA", clase 38ª, "servicios de comunicaciones", ambas de la titularidad de IBERIA, LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, S.A., manteniendo el recurrente que la marca aspirante incurre en la prohibición fonética del artículo 12.1º a) de la Ley 32/1988 y artículo 4.4 de la misma. La Sala no puede aceptar la tesis del recurrente y desde ahora la rechazamos, pues el recurso de casación es un recurso extraordinario, que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido el Tribunal de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada. En el caso presente, la sentencia de instancia, apreciando la prueba practicada en autos, llega a la conclusión de que las denominaciones enfrentadas "IBERMOVIL, IBERIA e INFORIBERIA", no presentan semejanza fonética o gráfica que les impida convivir en el Registro sin riesgo de confusión entre los servicios que ambas protegen aunque sean íntimamente relacionados al ser todas ellas servicios de comunicaciones, y en consecuencia la sentencia aplica correctamente el artículo 12.1º a) de la Ley 32/88 o al menos puede asegurarse que es una interpretación lógica y racional del mismo y no cabe ahora en vía casacional alterar tales hechos deducidos de la prueba en base a unas alegaciones puramente subjetivas del recurrente, y mucho menos puede considerarse infringido el artículo 4.4 de la misma que regula simplemente el uso de la marca y su exclusión a productos o servicios de la misma clase del Nomenclator, el cual no guarda relación alguna con el presente recurso, así como tampoco se aprecia que entre "IBERMOVIL, IBERIA e INFORIBERIA", pueda existir riesgo de asociación entre ellas.

TERCERO

Se invoca por el recurrente, dentro del segundo motivo de casación, la infracción del artículo 11.1º a) y b) de la Ley de Marcas, que prohibe registrar como marca los signos o medios que se compongan exclusivamente de signos genéricos para los servicios o productos que pretendan distinguir, saltando a la vista de la simple lectura del artículo la falta total de fundamento jurídico con que está redactado, pues la marca aspirante "IBERMOVIL", se compone del signo MOVIL, que no se refiere exclusivamente a servicio de telecomunicación, en cuanto también se aplica a toda idea que requiere movimiento y no precisamente el teléfono y el término "Iberia", referente a la península del mismo nombre, que podrá ser común o inapropiable en exclusiva por nadie, pero nunca genérico, componiendo un término de fantasía, por lo que brilla por su ausencia la genericidad que pretende el recurrente

CUARTO

Como tercer motivo de casación alega el recurrente que la sentencia de instancia infringe el artículo 3 y el artículo 13 c) de la Ley 32/1988. El artículo 3 de la Ley resulta totalmente inaplicable al caso de autos pues dicho artículo concede a los usuarios de marcas notorias la posibilidad de ejecutar una acción de anulación durante 5 años desde la fecha de publicación de la concesión de otra marca en litigio, y en el presente caso, el recurrente ejercita solamente una acción de oposición a la inscripción registral de una marca que no tiene ninguna relación con el artículo 3º.. Por lo que se refiere a la infracción del artículo 13 c) de la Ley que prohibe la inscripción como marca de los signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados, alegando que se trata de marca notoria, hecho no probado en autos, dado que está confundiendo la notoriedad de la empresa IBERIA, LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, S.A., con la de una marca que es totalmente diferente y además, es preciso añadir que la notoriedad no es obstáculo para que puedan convivir en el Registro con otras marcas distintas con el término inicial o inicial IBERIA en común, ya que se trata de un término de dominio público o común, no apropiable por nadie en exclusiva y de ninguna manera consta que el hoy recurrente pretenda aprovecharse de la reputación de la marca inscrita oponente. Procede en consecuencia, la desestimación del motivo examinado.

QUINTO

El cuarto motivo de casación articulado denuncia infracción de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo (Art. 95.1.4º de la L.J.), en relación con los artículos 11.1 a), b) y f), y artículos 12.1 a) y c) y 13 c) de la Ley de Marcas. Fácilmente se aprecia que el recurrente acumula indebidamente la infracción de doctrina de esta Sala referente a diversos apartados de artículos tan diferentes como son los artículos 11, que regulan las prohibiciones absolutas, con los artículos 12 y 13 que se refieren a prohibiciones relativas de muy distinto tratamiento jurídico, limitándose a citar una serie de sentencias de esta Sala, todas ellas anteriores a la vigencia de la Ley de Marcas 32/1988, y que por sí mismas no pueden infringir los artículos de una Ley que no existía cuando se pronunciaron y que por tanto sólo pueden aplicarse a ellas, acomodándolas a su contenido y siempre que no la contradigan, distinción que no efectúa el recurrente que se limita a la cita de una sentencias de esta Sala que no guardan relación alguna con el caso presente, y que de ningún modo sirven para justificar la infracción de la jurisprudencia de esta Sala en materia de marcas que es muy diversa y variada y de la que de ningún modo pueden deducirse principios generales aplicables a todos los casos pues siempre han de ser contemplados en relación con el caso concreto que se examine, lo que no sucede en el caso presente. Procede desestimar el motivo de casación examinado.

SEXTO

Al desestimar los cuatro motivos de casación alegados, procede declarar no haber lugar al presente recurso de casación, y hacer expreso pronunciamiento sobre las costas del mismo al recurrente conforme dispone el Art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional.

En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,

FALLAMOS

Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, desestimamos el presente recurso de casación nº 5010/2000, interpuesto por el procurador D. José Luis Pinto Marabotto, en nombre y representación de IBERIA, LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, S.A., contra la sentencia nº 319 de fecha 27 de abril de 1998, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Segunda, en el recurso contencioso administrativo nº 1430/1995, con expresa condena en costas al recurrente.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr.D. FERNANDO CID FONTÁN, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario certifico.

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