STS, 30 de Abril de 2008

PonenteJOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT
ECLIES:TS:2008:2350
Número de Recurso6102/2005
ProcedimientoCONTENCIOSO
Fecha de Resolución30 de Abril de 2008
EmisorTribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a treinta de Abril de dos mil ocho.

VISTO el recurso de casación número 6102/2005, interpuesto por la Procuradora Doña Almudena González García, en representación de la Entidad Mercantil E.R. SQUIBB & SONS, L.L.C., con asistencia de Letrado, contra la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 6 de julio de 2005, dictada en el recurso contencioso-administrativo número 620/2002, interpuesto contra la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 18 de octubre de 2002, que desestimó el recurso de alzada formulado contra la precedente resolución de 21 de enero de 2002, que acordó denegar la inscripción de la marca nacional número 2.384.659 "DOUDERM SIGNAL", que ampara productos en la clase 5 del Nomenclátor Internacional de Marcas. Han sido partes recurridas la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada y defendida por el Abogado del Estado y la Entidad Mercantil UNILEVER, N.V., representada por el Procurador Don Óscar García Cortés.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

En el proceso contencioso-administrativo número 620/2002, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 6 de julio de 2005, cuyo fallo dice literalmente:

No ha lugar al presente recurso interpuesto por la Procuradora Sra. González García en representación de E.R. SQUIBB & SONS, L.L.C., sin costas.

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SEGUNDO

Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de la Entidad Mercantil E.R. SQUIBB & SONS, L.L.C. recurso de casación que la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado mediante providencia de fecha 19 de septiembre de 2005 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

TERCERO

Emplazadas las partes, la representación procesal de la Entidad Mercantil E.R. SQUIBB & SONS, L.L.C. recurrente, compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 14 de noviembre de 2005, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, lo concluyó con el siguiente SUPLICO:

Que teniendo por presentado en tiempo y forma escrito de interposición del recurso de casación contra la reseñada sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, continúe éste en todos sus trámites, decretando la admisibilidad del mismo y dictando sentencia estimando los motivos formulado del recurso y casando la sentencia recurrida, para resolver de conformidad con la súplica del escrito de demanda planteado en la primera instancia, esto es, anulando la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, denegatoria del registro de marca 2.384.659 DUODERM SIGNAL para, únicamente, "vendajes y apósitos médicos y quirúrgicos, que no sean de uso en la técnica dental; sustancias de relleno para heridas, que no sean de uso en la técnica dental", de la clase 5, acordando su concesión y pronunciándose, de forma inequívoca, razonada, razonable y fundamentada sobre:

A).- En relación con la marca internacional No. 703.762 SIGNAL de UNILEVER N.V., sobre:

Motivo Primero: El manifiesto error cometido en la apreciación de la cobertura de la marca solicitada, para la que se considera que está expresamente solicitada para el ámbito de productos de la marca de UNILEVER y único al que es asociada, cuando, al margen de la diferencia de los productos amparados, se excluye, expresamente, el ámbito de productos de la marca de UNILEVER. Lo cual, además, tiene como consecuencia añadida, la fijación de un ámbito de productos, para la marca solicitada, en el que, el elemento causante del supuesto conflicto, no es referencia alguna de origen o adscripción, de ningún orden, ni respecto a UNILEVER, ni respecto a ningún titular de marcas que contienen dicho elemento.

Motivo Segundo: Por infracción del artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas, tanto en la consideración de las causas denominativas, como de productos, y disposiciones normativas y jurisprudenciales concordantes, sobre las exigencias y consideraciones relativas a la consideración de los conjuntos, correcta y realista valoración de los productos, correcta y realista valoración de los elementos que supuestamente causan el conflicto, todo ello atendiendo a las circunstancias reales del caso y sectoriales, para que rija la prohibición.

Motivo Tercero: Infracción de la jurisprudencia comunitaria y española, en interpretación de las normas que regulan los derechos sobre las marcas, de acuerdo con las cuales, la condición para declarar la incompatibilidad es la existencia de confusión, de acuerdo con las circunstancias reales del caso y sectoriales, sin que dicha confusión pueda presumirse, ser sustituida por la existencia de un riesgo de asociación que, tampoco, puede presumirse, incluso en casos en los que, eventualmente, la marca prioritaria fuera notoria o, incluso, renombrada.

Motivo Cuarto: Por infracción de las normas y jurisprudencia aplicable sobre la valoración delas pruebas, conforme a lo probado y no conforme a conjeturas, contrarias a lo probado y no probado de contrario, que hacen de la apreciación y fundamentación acerca de aspectos relevantes para el conocimiento y resolución del caso, que llevan al fallo, que éstas no sean conformes a la razón, la lógica, la sana crítica y al trato no arbitrario y no desigual.

Motivo Quinto: Por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, por incongruencia omisiva, insuficiencia de la motivación y motivación contraria a las normas de la razón y la lógica, en relación con aspectos relevantes para el conocimiento y resolución del caso, como son el nulo carácter indicativo de origen o adscripción -como ha quedado probado y no probado de contrario- de SIGNAL (supuesta causa del conflicto), como parte de conjuntos marcarios y en el mercado, para productos del ámbito para el que se ha solicitado la marca, así como la fácil e inmediata diferenciación de los productos y ámbito, de cada una de las marcas.

Motivo Sexto: Vulnerar la sentencia la jurisprudencia, también aplicable, que reconoce y fija, como una realidad, el hecho de que la notoriedad de una marca -especialmente si es única e inequívocamente asociada a un ámbito de productos muy concreto y para el que está registrada, como es el caso y ha quedado probado-, ayuda a diferenciar dicho signo, de los similares de terceros, especialmente, como también es el caso, si el ámbito de la marca solicitada no coincide con el ámbito único para el que la marca anterior está registrada y es inequívocamente asociada y si, como también es el caso, en el ámbito de productos de la marca solicitada, el elemento que supuestamente causa el conflicto, no es indicativo de origen o adscripción empresarial alguna y, menos aún, del titular de la marca que causa la denegación.

B).- En relación con la marca española No. 718.974 QUODERM de los Laboratorios ISDIN, S.A., sobre:

Motivo Séptimo: Por aplicación indebida del artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas, al basarse la resolución en un supuesto riesgo de asociación indebida por derivación de marca, desatendiendo a la totalidad de los conjuntos, a que la única partícula en común, DERM, es no distintiva y es de uso corriente y común, así como desatendiendo a lo dispuesto sobre la valoración de los conjuntos, el posicionamiento de las diferencias en un primer término, a la consideración de los elementos caracterizadores y no de los elementos coincidentes (menos aún si, como es el caso, los elementos comunes no son distintivos, por descriptivos y de uso común) y, desatendiendo también, a las especiales circunstancias del sector de los productos farmacéuticos, en el que es corriente la convivencia de marcas -como sucede con DERM-, que comparten partículas no distintivas, siendo mayor la percepción de los conjuntos y de los elementos caracterizadores y diferenciadores así como a otras circunstancias conforme a las cuales se estructura y funciona el mercado. Todo ello, reconocido por reiterada jurisprudencia.

Motivo Octavo: Infracción de la jurisprudencia aplicable al caso, de acuerdo con la cual, la ausencia de oposición y de toda intervención por parte de los importantes Laboratorios ISDIN, S.A., debe atemperar el rigor en la comparación, pues es indicativa de que, el supuesto conflicto, planteado de oficio por la Oficina de Marcas, no es tal, pudiendo ser las marcas, perfectamente compatibles en el mercado.

Motivo Noveno: Incongruencia omisiva e insuficiencia de la motivación por parte de la sentencia, sobre aspectos planteados y relevantes para el correcto conocimiento del caso y, en concreto, sobre la razón por la cual, una partícula no distintiva y de uso común, único elemento que comparten las marcas, provoca el riesgo de asociación que estima la sentencia (por qué razón va a entender el público que se trata de una derivación de la marca anterior que, en todo caso, sólo podría producirse a partir de DERM, pues no comparten los conjuntos ningún otro elemento), por qué razón la comparación se centra únicamente en DUODERM y no en DUODERM SIGNAL, y por qué razón, no resultan de aplicación -especialmente, en un sector como el sector en el que nos encontramos-, la jurisprudencia específica del mismo en cuanto a la valoración de las marcas, de las partículas no distintivas, así como la jurisprudencia, de acuerdo con la cual, la inactividad total, en contra de la nueva solicitud, por parte del titular de la marca citada de oficio, no debe atemperar el rigor en la comparación, como indicio claro de compatibilidad y de aceptación -en este caso por parte de ISDIN, S.A.-, del registro de esta marca, para los productos para los que ha sido, tanto en un inicio, como tras las dos limitaciones, finalmente solicitada.

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CUARTO

La Sala, por providencia de fecha 3 de octubre de 2006, admitió el recurso de casación.

SEXTO

Por providencia de la Sala de fecha 26 de octubre de 2006, se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO y la Entidad Mercantil UNILEVER, N.V.) a fin de que, en el plazo de treinta días, pudieran oponerse al recurso, lo que efectuaron con el siguiente resultado:

  1. - El Abogado del Estado en escrito presentado el 7 de diciembre de 2006, expuso los razonamientos que creyó oportunos y lo concluyó con el siguiente SUPLICO:

    que tenga por formulada oposición a la casación, dicte sentencia desestimando el recurso y con costas.

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  2. - El Procurador Don Óscar García Cortés, en representación de la Entidad Mercantil UNILEVER, N.V., presentó, asimismo, escrito con fecha 14 de diciembre de 2006, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y lo concluyó con el siguiente SUPLICO:

    que teniendo por presentado este escrito junto con los documentos unidos al mismo y sus copias respectivas, se sirva admitirlo y tenga por formulado en tiempo y forma en representación de UNILEVER N.V. escrito de OPOSICIÓN AL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por E.R. SQUIBB SONS, L.L.C. contra la sentencia núm. 808 de 6 de julio de 2005 de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictada en el recurso contencioso-administrativo núm. 620/2002, dictando en su momento procesal oportuno sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso de casación y confirme en todos sus términos la sentencia recurrida por la que se confirmó la denegación de la marca núm. 2.384.659, DUODERM SIGNAL, en clase 5, con expresa imposición al recurrente de las costas del recurso.

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SÉPTIMO

Por providencia de fecha 3 de diciembre de 2007, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 23 de abril de 2008, fecha en que tuvo lugar el acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, Magistrado de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Sobre el objeto del recurso de casación.

El presente recurso de casación se interpone contra la sentencia dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 6 de julio de 2005, que desestimó el recurso contencioso- administrativo interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil E.R SQUIBB & SONS L.L.C. contra la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 18 de octubre de 2002, que desestimó el recurso de alzada formulado contra la precedente resolución de 21 de enero de 2002, que acordó denegar la inscripción de la marca nacional número 2.384.659 "DUODERM SIGNAL", que ampara productos en la clase 5 del Nomenclátor Internacional de Marcas.

SEGUNDO

Sobre la fundamentación de la sentencia recurrida.

La Sala de instancia fundamenta la desestimación del recurso contencioso-administrativo con base en la apreciación de la existencia de similitud denominativa y fonética entre la marca aspirante número 2.384.659 "DUODERM SIGNAL", que designa productos en la clase 5, y las marcas oponentes, la marca internacional número 703.762 "SIGNAL", que distingue productos en clase 5, y la marca nacional número 718.974 "QUODERM", que designa productos en la clase 5, según se refiere, sustancialmente, en el fundamento jurídico quinto de la sentencia recurrida, en los siguientes términos:

Nada más contemplar la marca solicitada cualquier consumidor medio capta que la misma es una variedad o prolongación de SIGNAL o, caso de no serlo, quién se opondría, porque tal vocablo no es débil en absoluto y si figura en muchos registros, ignoramos si pertenecen también a Unilever N.V. o, si no, las razones que haya podido tener para no oponerse. Si eso lo decimos de la aquí codemandada y su marca, parecido podemos argumentar respecto de QUODERM donde la proximidad fonética con DUODERM roza la plena identidad. Inconscientemente tal vez vino a reconocerlo la propia solicitante cuando por dos veces en el expediente redujo su campo de aplicación, porque intuía que entraría en colisión con los registros prioritarios y buscó productos aparentemente menos próximos pero en la misma clase de siempre.

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TERCERO

Sobre el planteamiento del recurso de casación.

El recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil E.R. SQUIBB SONS, L.L.C., se articula en la formulación de nueve motivos de casación.

En el primer motivo de casación, que se funda con el amparo procesal de los apartados c) y d) del artículo 88.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, por infracción del artículo 218.1 y 2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y el artículo 12.1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, denuncia la Entidad recurrente el error manifiesto y objetivo de apreciación en que incurre la sentencia recurrida al identificar los productos amparados por la marca solicitada, al no considerar que quedan expresamente excluidos los vendajes y apósitos médicos y quirúrgicos que sean de uso en la técnica dental, así como las sustancias de relleno para heridas que sean de uso en técnica dental, que evita que se genere riesgo de confusión con la marca internacional 703.762 "SIGNAL", de titularidad de la sociedad mercantil UNILEVER, N.V. que designa productos de cuidado e higiene dental, y excluye que se produzca aprovechamiento indebido de la reputación del signo anterior.

El segundo motivo de casación, que se funda al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso- administrativa, por infracción, por aplicación indebida, del artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas y del Tratado del Arreglo de Niza para la clasificación de productos y servicios y del artículo 9.2 a) del Tratado sobre el Derecho de Marcas, y la jurisprudencia aplicable, se imputa a la sentencia recurrida que no ha realizado una comparación del complejo comparativo de los signos enfrentados y ha incurrido en error al considerar que concurre el presupuesto de hecho que determina la aplicación de la prohibición de registro contemplada en dicha disposición legal, por coincidir los productos amparados en la clase 5, sin tener en cuenta que en este supuesto no concurre el requisito de coincidencia aplicativa, lo que permite deducir que la marca aspirante puede convivir con la marca internacional "SIGNAL", de titularidad de UNILEVER, N.V..

El tercer motivo de casación, formulado al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso- administrativa, por infracción de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que establece criterios de comparación de las marcas, determinando que el riesgo de asociación no presupone el riesgo de confusión, y que para valorar la existencia de riesgo de confusión hay que tener en cuenta la similitud o no de los productos y circunstancias sectoriales, por tratarse de productos relacionados con el ámbito médico-farmacéutico, y del caso concreto.

El cuarto motivo de casación, fundado al amparo de lo dispuesto en los apartados c) y d) del artículo 88.1 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, por infracción de la jurisprudencia aplicable al caso sobre la valoración de la prueba, así como del artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, del artículo 24 de la Constitución y de los artículos 1214 y concordantes del Código Civil, por no decidir la sentencia recurrida sobre el carácter común del uso del distintivo "SIGNAL".

El quinto motivo de casación, formulado, también, al amparo del artículo 88.1 c) y d) de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, por incongruencia omisiva, insuficiencia de motivación y motivación contraria a las normas de la razón, la lógica y la sana crítica, en relación con el artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, censura que la sentencia recurrida no valora la confundibilidad de las marcas desde un punto de vista denominativo, declarando que el elemento causante del supuesto conflicto -la configuración de la marca aspirante con el término "SIGNAL"- no es indicativo de origen o adscripción empresarial alguna en el ámbito para el que se solicitan los productos.

El sexto motivo de casación, fundado al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso- administrativa, por infracción de la jurisprudencia sobre la consideración de la notoriedad como un elemento que aleja el riesgo de confusión cuando la marca prioritaria está ineludiblemente asociada a un ámbito muy concreto de productos.

El séptimo motivo de casación, en relación con la marca nacional 718.974 "DUODERM" de ISDIN, S.A., formulado al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, por infracción, por aplicación indebida, del artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas de 1988, de la Directiva Comunitaria de armonización de legislaciones de marcas y de la jurisprudencia aplicable en relación con los mismos, tanto general, como la específica del sector de los productos médico- farmacéuticos.

El octavo motivo de casación, que se formula al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso- administrativa, por infracción de la jurisprudencia aplicable al caso, sobre la consideración que ha de darse a la falta de oposición por parte del titular de la marca anterior como reconocimiento de compatibilidad.

Y, el noveno motivo de casación, que se funda al amparo de lo dispuesto en el artículo 88.1, apartados c) y d) de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, por infracción de las normas reguladoras de la sentencia por incongruencia omisiva, insuficiencia de motivación y motivación no fundada y contraria a las normas de la razón, la lógica y la sana crítica, en relación con alegaciones y circunstancias fundamentales de la demanda, en relación con el artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Debe significarse que, desde la perspectiva formal, el escrito de interposición adolece en su formulación de la utilización de una inadecuada técnica procesal en la medida en que no se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 92.1 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, al fundamentarse diversos motivos en la infracción conjunta de normas procesales y sustantivas, imputando a la Sala de instancia a la vez errores in procedendo y errores in iudicando, en contradicción con la doctrina de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, formulada en aplicación de dicho precepto legal, que exige que se funden separadamente los motivos de casación al amparo de los distintos apartados del artículo 88.1 de la Ley jurisdiccional, aunque, sin embargo, de conformidad con el principio pro accione, entendemos que en el supuesto de invocarse los motivos c) y d) del artículo 88.1, habrá que examinar la infracción denunciada en primer término.

CUARTO

Sobre el primero, el cuarto, el quinto y el noveno motivos de casación.

Procede desestimar la prosperabilidad del primero, del cuarto, del quinto y del noveno motivos de casación articulados por la representación procesal de la Entidad Mercantil E.R. SQUIBB SONS, L.L.C., que deben ser abordados conjuntamente por razones de estricto orden procesal, al constatarse que la Sala de instancia no ha infringido las normas reguladoras de la sentencia establecidas en el artículo 67.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso- administrativa, que prescribe que las sentencias «decidirán todas las cuestiones controvertidas en el proceso», institucionalizando el principio procedimental de congruencia de las resoluciones judiciales en el orden contencioso- administrativo, y en el artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que concreta las exigencias de exhaustividad y congruencia de las sentencias y precisa el alcance del deber de motivación de las decisiones judiciales, como sostiene la entidad recurrente, al referirse en el primer fundamento jurídico de la sentencia recurrida los productos amparados por la marca aspirante número 2.384.659 "DUODERM SIGNAL", puesto que apreciamos que el error padecido en la transcripción de dichos productos no se proyecta en la ratio decidendi de la sentencia, porque, según se desprende de la lectura del fundamento jurídico quinto, el Tribunal a quo reconoce que determinados productos reivindicados originariamente, que tienen relación con la higiene bucal o la técnica dental, han sido expresamente excluidos por la entidad mercantil mediante declaraciones formalizadas en el expediente administrativo, para evitar su confusión con los productos amparados por las marcas oponentes.

El tercer motivo de casación, que imputa a la sentencia recurrida que contenga «una mera reflexión», y no «un fundamento», cuando niega el carácter débil o usual del vocablo "SIGNAL", que se incluye en la marca aspirante "DUODERM SIGNAL", establece los efectos de la no oposición de titulares de las marcas que se compongan con este distintivo, y se pronuncia sobre el riesgo de confundibilidad de la marca internacional oponente número 703.762 "SIGNAL", debe ser rechazado, porque apreciamos que la respuesta dada a las cuestiones planteadas no cabe tacharla de incongruente, atendiendo al conjunto de razonamientos que integra la decisión judicial, que permiten deducir en que se basa la declaración de incompatibilidad de las marcas en conflicto.

El quinto motivo de casación, que denuncia que la sentencia recurrida incurre en incongruencia omisiva, en insuficiencia de motivación y en motivos contrarios a la razón, la lógica y la sana crítica, en relación con la valoración del riesgo de confundibilidad de las marcas enfrentadas, en la medida en que desatiende los conjuntos denominativos que no son indicativos de un determinado origen empresarial, el impacto que producen y la restricción de productos, debe ser rechazado, puesto que la Sala de instancia no elude pronunciarse sobre el riesgo de confusión que produciría la convivencia de la marca aspirante "DUODERM SIGNAL" con la marca internacional oponente "SIGNAL", porque «el consumidor medio capta que la misma es una variedad o prolongación de "SIGNAL"».

El noveno motivo de casación, en que la defensa letrada de la Entidad Mercantil recurrente denuncia que la Sala de instancia ha incurrido en incongruencia omisiva y en insuficiencia de motivación, en relación con la comparación de la marca aspirante "DUODERM SIGNAL" con la marca nacional oponente "QUODERM", resulta infundado, porque el Tribunal a quo aprecia expresamente la similitud fonética entre las marcas en pugna, que «roza en la identidad» según afirma, y reconoce, asimismo, la colisión que se produce entre los productos reivindicados, de donde se infiere la declaración del riesgo de confusión y del riesgo de asociación.

Procede recordar que, según es consolidada doctrina del Tribunal Constitucional, expuesta en la sentencia 67/2007, de 27 de marzo, para que se pueda declarar que un órgano judicial vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, que comprende el derecho a obtener una decisión razonada fundada en Derecho, que garantiza el artículo 24.1 de la Constitución, por falta de respuesta a las cuestiones planteadas en los escritos rectores del proceso, es necesaria la concurrencia de los siguientes requisitos:

Según dijimos en nuestra STC 52/2005, de 14 de marzo, "forma parte de la jurisprudencia sentada por este Tribunal sobre el derecho a la tutela judicial efectiva que determinados supuestos de falta de respuesta judicial a las cuestiones planteadas por las partes en el proceso constituyen denegaciones de justicia en sentido propio y aparecen por ello vedadas por el art. 24.1 CE. Tal lesión del derecho a la tutela judicial efectiva con trascendencia constitucional se produce, en esencia, cuando una pretensión relevante y debidamente planteada ante un órgano judicial no encuentra respuesta alguna, siquiera tácita, por parte de éste. No es el nuestro en tales casos un juicio acerca de 'la lógica de los argumentos empleados por el juzgador para fundamentar su fallo', sino sobre el 'desajuste externo entre el fallo judicial y las pretensiones de las partes' (SSTC 118/1989, de 3 de julio, FJ 3; 53/1999, de 12 de abril, FJ 3; 114/2003, de 16 de junio, FJ 3 ). Como recordaba recientemente la STC 8/2004, de 9 de febrero, se trata de 'un quebrantamiento de forma que... provoca la indefensión de alguno de los justiciables alcanzando relevancia constitucional cuando, por dejar imprejuzgada la pretensión oportunamente planteada, el órgano judicial no tutela los derechos o intereses legítimos sometidos a su jurisdicción, provocando una denegación de justicia' (FJ 4).

a) En la lógica de la cuestión fundamental no resuelta por el órgano judicial, constituye el primer requisito de la incongruencia omisiva que infringe el art. 24.1 CE el de que dicha cuestión fuera 'efectivamente planteada ante el órgano judicial en momento procesal oportuno' (STC 5/2001, de 15 de enero, FJ 4; también, entre otras, SSTC 91/1995, de 19 de junio, FJ 4; 206/1998, de 26 de octubre, FJ 2 ).

b) Debe reseñarse, en segundo lugar, que no se trata de cualquier cuestión, sino, en rigor, de una pretensión, de una petición que tiene lugar en el proceso en virtud de una determinada fundamentación o causa petendi. Como subrayaban las SSTC 124/2000, de 16 de mayo, y 40/2001, de 12 de febrero, 'el juicio sobre la congruencia de la resolución judicial presupone la confrontación entre su parte dispositiva y el objeto del proceso delimitado por referencia a sus elementos subjetivos -partes- y objetivos -causa de pedir y petitum. Ciñéndonos a estos últimos, la adecuación debe extenderse tanto al resultado que el litigante pretende obtener como a los hechos que sustentan la pretensión y al fundamento jurídico que la nutre' (FJ 3 en ambas).... [La constricción de la incongruencia omisiva relevante a la que tiene por objeto la pretensión procesal distingue estos supuestos de los que se suscitan por falta de respuesta a las alegaciones no sustanciales con las que se quiere avalar las pretensiones. Estos últimos supuestos no deben analizarse desde la perspectiva de la inexistencia de respuesta judicial, sino desde la menos rigurosa de la motivación de la misma...

c) Obvio es decir que el tercero de los requisitos de la incongruencia omisiva lesiva del derecho a la tutela judicial efectiva es la falta de respuesta del órgano judicial a la pretensión debidamente planteada por una de las partes en el proceso. Tal falta de respuesta no debe hacerse equivaler a la falta de respuesta expresa, pues los requisitos constitucionales mínimos de la tutela judicial pueden satisfacerse con una respuesta tácita, análisis éste que exigirá una cuidadosa y particularizada atención al tenor de la resolución impugnada (por todas, SSTC 91/1995, de 19 de junio, FJ 4; 56/1996, de 15 de abril, FJ 4; 114/2003, de 16 de junio, FJ 3 ). Para poder apreciar la existencia de una respuesta tácita tal -y, con ello, de una mera omisión sin trascendencia constitucional- 'es necesario que del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución pueda deducirse razonablemente no sólo que el órgano judicial ha valorado la pretensión deducida sino, además, los motivos fundamentadores de la respuesta tácita' (SSTC 1/2001, de 15 de enero, FJ 4; 141/2002, de 17 de junio, FJ 3 ). En tal sentido 'no se produce incongruencia omisiva prohibida por el art. 24.1 de la Constitución, cuando la falta de respuesta judicial se refiera a pretensiones cuyo examen venga subordinado a la decisión que se adopta respecto de otras pretensiones que, siendo de enjuiciamiento preferente, determinen que su estimación haga innecesario o improcedente pronunciarse sobre éstas, como ocurre en el ejemplo típico de estimación de un defecto formal que impida o prive de sentido entrar en la resolución de la cuestión de fondo' (STC 4/1994, de 17 de enero, FJ 2 )" (FJ 2)

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Y debe asimismo referirse, desde la perspectiva de poder considerar infringido el principio de congruencia, en razón de la naturaleza del recurso contencioso-administrativo, el distinto grado de vinculación del Juez contencioso-administrativo en el ejercicio de su función jurisdiccional resolutoria en orden a dar respuesta a las pretensiones deducidas por las partes, a los motivos de impugnación y a las argumentaciones jurídicas, según se declara en la sentencia constitucional 278/2006, de 27 de septiembre :

... debemos considerar que en todo proceso contencioso-administrativo la demanda incorpora necesariamente una pretensión en relación con la actuación administrativa impugnada (sea de declaración de disconformidad con el ordenamiento jurídico, de anulación del acto o resolución, de reconocimiento de una situación jurídica individualizada y adopción de medidas para su pleno restablecimiento, de condena o de cese de una actuación material, ex arts. 31 y 32 de la Ley de la jurisdicción contencioso administrativa: LJCA). Cualesquiera que sean, las pretensiones han de fundamentarse en concretos motivos aducidos en defensa de la ilegalidad de la actuación administrativa; pudiendo contraponer las partes demandadas, a su vez, motivos de oposición a las pretensiones. Finalmente, los motivos de impugnación o de oposición han de hacerse patentes al órgano judicial mediante las necesarias argumentaciones jurídicas.

Las anteriores consideraciones cobran particular relevancia en el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa, en la cual es su propia norma reguladora la que ordena a los Tribunales de esta jurisdicción que fallen no sólo «dentro del límite de las pretensiones formuladas por las partes» sino dentro también «de los motivos que fundamenten el recurso y la oposición» (art. 33.1 LJCA ). Como afirmamos en la STC 100/2004, de 2 de junio (FJ 6 ), en el proceso contencioso-administrativo adquieren especial relevancia los motivos aducidos para basar la ilegalidad de la actuación administrativa (en el mismo sentido, las SSTC 146/2004, de 13 de septiembre, FJ 3; 95/2005, de 18 de abril, FJ 2.b; y 40/2006, de 13 de febrero, FJ 2 ).

Ahora bien, frente a la estricta vinculación del juzgador a las pretensiones de las partes, por el contrario su vinculación es sólo relativa en relación con los motivos de impugnación u oposición, pues el órgano judicial dispone de la facultad de introducir en el debate procesal motivos no apreciados por las partes, ya sea en el trámite de la vista o conclusiones (art. 65.2 LJCA ) o en el momento de dictar sentencia (art. 33.2 LJCA ), a salvo la prohibición de que el órgano judicial lleve a cabo por sí mismo la subsunción de los hechos bajo preceptos legales seleccionados por él ex novo con el objeto de mantener una sanción administrativa (STC 218/2005, de 12 de septiembre, FJ 4.c).

[...]

c) Por último, cuanto antecede no comporta que el Juez esté constreñido por las alegaciones y razonamientos jurídicos de las partes. A salvo las particularidades de las normas sancionadoras, el principio procesal plasmado en los aforismos iura novit curia y da mihi factum, dabo tibi ius permite al Juez fundar el fallo en los preceptos legales o normas jurídicas que sean de pertinente aplicación al caso, aunque no hayan sido invocadas por los litigantes, pudiendo así recurrir a argumentaciones jurídicas propias distintas de las empleadas por las partes, si conducen a aceptar o rechazar las pretensiones deducidas o los motivos planteados por las mismas (desde la inicial STC 20/1982, de 5 de mayo, FJ 2, hasta la más reciente STC 116/2006, de 24 de abril, FJ 8 )

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Y, resulta adecuado recordar la doctrina de esta Sala sobre la interdicción de que los órganos judiciales incurran en violación del principio de congruencia, que se engarza en el deber del juez de motivar las decisiones judiciales, que constituye una garantía esencial para el justiciable, como hemos señalado, mediante la cual es posible comprobar que la decisión judicial es consecuencia de la aplicación razonada del ordenamiento jurídico y no fruto de la arbitrariedad, y que impone, según se afirma en la sentencia constitucional 118/2006, de 24 de abril, no sólo la obligación de ofrecer una respuesta motivada a las pretensiones formuladas, sino que, además, ésta ha de tener contenido jurídico, según se expone en las sentencias de 4 de noviembre de 2005 (RC 428/2003), 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003) y 7 de junio de 2006 (RC 8952/2003 ):

El derecho fundamental a la motivación de las resoluciones judiciales que garantiza el artículo 24 de la Constitución, engarzado en el derecho a la tutela judicial efectiva, y que constituye el marco constitucional integrador del deber del juez de dictar una resolución razonable y motivada que resuelva en derecho las cuestiones planteadas en salvaguarda de los derechos e intereses legítimos que impone el artículo 120 de la Constitución, exige, como observa el Tribunal Constitucional en la Sentencia 8/2004, de 9 de febrero, acogiendo las directrices jurisprudenciales del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sentencias de 9 de diciembre de 1994, Caso Hiro Balani contra España y Caso Ruíz Torija contra España), la exposición de un razonamiento suficiente, aunque no obligue al juez a realizar una exhaustiva descripción del proceso intelectual que le lleve a resolver en un determinado sentido ni le impone un concreto alcance o intensidad argumental en el razonamiento, de modo que el juez incurre en incongruencia cuando efectúa razonamientos contradictorios o no expresa suficientemente las razones que motivan su decisión, pero no cuando se puede inferir de la lectura de la resolución jurisdiccional los fundamentos jurídicos en que descasa su fallo.

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Conforme es doctrina de esta Sala, advertida en la sentencia de 10 de marzo de 2003 (RC 7083/1997 ), «el cumplimiento de los deberes de motivación y de congruencia se traduce, en síntesis, en una triple exigencia: de un lado, la exteriorización de un razonamiento que, siendo jurídico, por discurrir sobre aquello que en Derecho pueda ser relevante, se perciba como causa de la decisión a la que llega el juzgador; de otro, la extensión de tal razonamiento, explícita o implícitamente, a las cuestiones que, habiendo sido planteadas en el proceso, necesiten ser abordadas por depender de ellas la decisión; y, en fin, una decisión cuyo sentido abarque, inequívocamente, todas las pretensiones deducidas.».

La proyección de la doctrina del Tribunal Constitucional expuesta al caso litigioso examinado, promueve la declaración de que la Sala de instancia no ha incurrido en incongruencia omisiva ni en déficit de motivación, al constatarse que en la fundamentación de la sentencia recurrida se responde a los argumentos jurídicos planteados en la demanda, y ha respetado los límites del debate procesal suscitado en el proceso de instancia, que se encuentra enmarcado por las pretensiones formuladas en la demanda, concernientes a que se declare que las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas impugnadas no son conformes a derecho, al comprobarse que el órgano judicial ha dado respuesta a la causa de pedir, de modo que no se observa un desajuste externo entre el fallo judicial y los términos en que las partes fundamentaron jurídicamente sus pretensiones.

QUINTO

Sobre el segundo, el tercero, el sexto, el séptimo y el octavo motivos de casación.

Procede rechazar la prosperabilidad del segundo, del tercero y del séptimo motivos de casación formulados, porque la censura que formula la defensa letrada de la Entidad recurrente a la sentencia recurrida, fundada en la infracción del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en lo que concierne a la imputación a la Sala de instancia del error jurídico padecido en la comparación de los productos reivindicados, por no apreciar la disimilitud de los productos relacionados con la técnica dental, aunque pertenecen a la clase 5, resulta infundada, puesto que consideramos que la Sala de instancia toma en consideración el criterio jurisprudencial que sostiene, con base en la aplicación del principio de especialidad, que la apreciación del riesgo de confusión y del riesgo de asociación de las marcas debe basarse tanto en la impresión global o de conjunto que producen en el consumidor, teniendo en cuenta, en particular, los elementos distintivos y dominantes, y el grado de relación de los productos o servicios designados, y que, en este supuesto, permite apreciar la similitud denominativa y fonética entre las marcas en conflicto y la proximidad de los productos amparados por las marcas enfrentadas que pertenecen a la misma clase, relacionados con productos higiénicos que se distribuyen en las mismas áreas comerciales, en el ámbito sectorial médico-farmacéutico.

A estos efectos, resulta adecuado recordar la doctrina jurisprudencial de esta Sala expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003 ), sobre la distintividad de las marcas, en la que dijimos:

[...] la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible.

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Cabe apreciar que la Sala de instancia ha realizado una aplicación conforme a los criterios de la racionalidad y la lógica del artículo 12, 1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que dispone que «no podrán registrarse como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con la marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar riesgo de asociación con la marca anterior», al aplicar la prohibición de registrabilidad que contiene dicho precepto, en relación con la concesión de la marca número 2.384.659 "DUODERM SIGNAL", que distingue productos en la clase 5, puesto que el juicio de incompatibilidad de los signos enfrentados se funda en la observancia de los criterios jurídicos que esta Sala del Tribunal Supremo ha formulado para determinar si la convivencia de marcas genera riesgo de confusión o de asociación.

En efecto, se evidencia que el Tribunal sentenciador, en este supuesto, no ha incurrido en error patente ni en irrazonabilidad o en arbitrariedad al apreciar la existencia de similitud denominativa y fonética entre la marca solicitada número 2.384.659 "DUODERM SIGNAL" y las marcas oponentes, la marca internacional número 703.762 "SIGNAL" y la marca nacional número 718.974 "QUODERM", al realizar el juicio de comparación desde una visión global o de conjunto, atendiendo al grado de relación de afinidad de los productos reivindicados.

Esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo considera que la sucinta argumentación expresada por el Tribunal sentenciador para fundar la ratio decidendi de la sentencia, en relación con la aplicación de la prohibición registral establecida en el artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, no es irrazonable, porque aprecia la existencia de similitud denominativa y fonética entre las marcas en conflicto, que genera riesgo de confusión entre los consumidores, dada la relación de afinidad de los productos amparados por ellas.

El juicio sobre el riesgo de confundibilidad de las marcas confrontadas que efectúa la Sala de instancia se revela, por tanto, acorde, con las matizaciones efectuadas, con la doctrina de esta Sala, expresada en las sentencias de 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003) y de 25 de enero de 2006 (RC 3857/2003 ), que advierte que a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, los órganos jurisdiccionales, en el ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado, ya que se aprecia la existencia de similitud entre los signos dominantes enfrentados "SIGNAL", que induce a que se produzca riesgo de asociación sobre el origen empresarial con la marca internacional oponente, que goza de notoriedad en el sector referido a los productos higiénicos.

Procede advertir que, en este supuesto, como reconoce la Sala de instancia, en razón de la naturaleza común de los productos designados, resulta aplicable, con carácter prevalente, el criterio concerniente a la percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos o servicios de que se trate, que tiene una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión.

Se aprecia que la Sala de instancia no incurre en error jurídico al estimar que las marcas enfrentadas no pueden convivir en el mercado en el sector de los productos médico-farmacéuticos e higiénicos, al deber valorar que en el consumidor medio relevante en la adquisición de vendajes y apósitos de uso médico, o colutorios, productos relacionados con la higiene bucal, que percibe normalmente la marca como un todo, y que se supone es un consumidor informado razonablemente, atento y perspicaz, se puede producir error sobre el carácter indicativo de la procedencia de dichos productos en razón de la utilización común del distintivo "SIGNAL".

Debe referirse que la concretización aplicativa del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que ha de efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución, al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que, en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad, ha sido realizada de forma adecuada por la Sala de instancia al atender de forma ponderada a estos intereses de los consumidores referidos a la función identificadora de la marca, al descartar que la convivencia de las marcas enfrentadas genere riesgo de confusión o riesgo de asociación.

Se constata, asimismo, que la sentencia de la Sala de instancia ha respetado el principio de especialidad, cuyo enunciado se infiere del artículo 12.1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y que, como se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001 ) «exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o que guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado».

En estas prohibiciones generales, se afirma en las sentencias de esta Sala de 29 de junio, 13 de julio y 28 de septiembre de 2004, «a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.».

Esta conclusión jurídica que alcanzamos, determinante de la declaración de incompatibilidad de los signos enfrentados, no contradice la doctrina jurisprudencial de esta Sala, porque, como se advierte en la sentencia de 27 de noviembre de 2003, el criterio prevalente que permite valorar la licitud de las marcas o signos enfrentados se expresa en el axioma de que no toda semejanza entre marcas es suficiente para declarar su incompatibilidad, sino aquella que suponga un riesgo de confusión en el mercado sobre los productos o servicios de ambas, desde un examen de conjunto de todos los elementos integrantes de cada denominación confrontada sin descomponer su unidad fonética y gráfica.

En la sentencia de 4 de diciembre de 2003, dijimos.

[...] en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada recurso debe ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias concurrentes específicas; de modo que cabe afirmar que no tienen un carácter absoluto ninguno de los distintos criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquella semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad

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Y, debe recordarse, asimismo, la doctrina de esta Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo, formulada en la sentencia de 12 de abril de 2002 (RC 553/1996 ), sobre los criterios jurídicos que presiden la valoración de la similitud o coincidencias entre marcas, y los límites impuestos a esta Sala para modificar o alterar los hechos declarados probados por el Juzgador de instancia, en razón de la naturaleza extraordinaria del recurso de casación:

b) que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida.

c) que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial ; y

d) en fin, que siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos.

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El elevado grado de similitud denominativa y fonética entre los signos enfrentados, debido al carácter distintivo dominante de la expresión de fantasía "SIGNAL", y el grado de relación de los productos ofrecidos por ambos signos, resulta determinante para declarar la incompatibilidad de las marcas en conflicto, puesto que hay riesgo de que se suscite evocación respecto del origen empresarial común, de modo que cabe apreciar que la sentencia recurrida es coherente con la directriz jurisprudencial formulada en las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 29 de septiembre de 1998 y de 22 de junio de 1999, con el objeto de evaluar y determinar el riesgo de confusión que puede crear la convivencia entre signos marcarios, considera imprescindible interpretar la noción de similitud en relación con el riesgo de confusión; doctrina que ha sido objeto de recepción por esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, entre otros fallos, en las sentencias de 20 de julio de 2004 (RC 2033/2001) y de 22 de octubre de 2004 (RC 4726/2001 ).

Procede rechazar el sexto motivo de impugnación que se funda en la vulneración de la jurisprudencia sobre la consideración de la notoriedad como elemento que debe tomarse en consideración en el juicio de comparación de las marcas.

Cabe recordar que, según se afirma por esta Sala, en la sentencia de 17 de mayo de 2004 (RC 709/1998 ), las marcas notorias son aquéllas en que el general conocimiento que de ellas existe se circunscribe al sector al que pertenecen los productos o servicios que distingue, a diferencia de las marcas renombradas, en que ese reconocimiento, que evoca la calidad de los productos o servicios distinguidos (goodwill), se extendería a la práctica totalidad de los sectores del tráfico mercantil y se asocia a un determinado origen empresarial, en que es exigible que el juicio del riesgo de confundibilidad entre los signos enfrentados sea mas intenso, a los efectos de preservar la tutela reforzada de esta clase de marcas, ya que el riesgo de confusión es mas elevado cuanto mayor resulte ser el carácter distintivo de la marca anterior, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, lo que se vincula a la mayor o menor aptitud de la marca para diferenciar los productos o servicios para los que fue registrada, atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada, de modo que integra el examen, en particular, de la asociación que en el público suscite la percepción de la marca solicitada en relación con la marca prioritaria, con el objeto de impedir que con la utilización de la marca posterior se pretenda obtener sin justa causa una ventaja desleal del carácter distintivo de estas marcas anteriores notorias o renombradas o se les pueda causar perjuicio a su prestigio o fama.

Por ello, procede manifestar que la Sala de instancia no ha aplicado inadecuadamente la protección reforzada de la marca notoria, que garantiza el artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, en su conexión con el artículo 3 de la citada Ley, al estimar razonablemente que la convivencia de las marcas enfrentadas produce riesgo de confusión y riesgo de asociación en los consumidores, por el reconocimiento de que goza en el mercado la marca internacional prioritaria número 703.762 "SIGNAL".

En razón de la apreciación de la existencia de riesgo de confundibilidad entre las marcas en conflicto, que hemos declarado con anterioridad, se desprende la conclusión de que resulta aplicable en este supuesto la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que, en la interpretación aplicativa del artículo 5, apartado 1, letra b, de la Directiva 89/104, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, que constituye la norma inspiradora de la Ley española 32/1988, sostiene, según se refiere en la sentencia de 22 de junio de 1999, que no puede descartarse que la mera similitud fonética de las marcas pueda crear un riesgo de confusión, porque cuanto mayor sea la similitud de los productos cubiertos y cuanto más fuerte sea el carácter distintivo de la marca anterior, mayor será el riesgo de confusión, al acreditarse que la marca internacional obstaculizadora goza de notoriedad, como hemos expuesto, en el ámbito de los productos higiénicos médico-farmacéuticos.

El octavo motivo de casación que, específicamente, en relación con la marca oponente número 718.974 "QUODERM" denuncia que la Sala de instancia ha infringido la jurisprudencia aplicable al caso, formulado en relación con <>, no puede ser acogido, al deber recordar que conforme a una reiterada jurisprudencia de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, la actuación de la Oficina Española de Patentes y Marcas está sometida al pleno respeto al principio de legalidad, de modo que corresponde a dicho órgano administrativo valorar las oposiciones presentadas por titulares de marcas registradas, al amparo de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, procediendo, de oficio, a analizar si concurren las prohibiciones de registro contempladas en los artículos 11, 12 y 13 del mencionado cuerpo legal, en relación con otras marcas sobre las que no se hubiere presentado oposición, que supongan reparos a la concesión de la marca solicitada.

Cabe concluir, coincidiendo con el criterio jurídico de la Sala de instancia, que la marca aspirante número 2.384.659 "DUODERM SIGNAL", que distingue productos de la clase 5, es incompatible con las marcas registradas, la marca internacional número 703.762 "SIGNAL" y con la marca nacional número 718.974 "QUODERM", al no ser suficientemente diferentes las denominaciones contrapuestas para inducir a confusión en los consumidores, ya que se deduce que su convivencia puede generar dilución o debilitamiento de la marca internacional prioritaria y de la marca nacional anterior.

En consecuencia con lo razonado, al desestimarse íntegramente los nueve motivos de casación articulados, procede declarar no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil E.R. SQUIBB SONS, L.L.C. contra la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 6 de julio de 2005, dictada en el recurso contencioso-administrativo 620/2002.

SEXTO

Sobre las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, procede efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en el presente recurso de casación a la parte recurrente.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

FALLAMOS

Primero

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil E.R. SQUIBB & SONS, L.L.C. contra la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 6 de julio de 2005, dictada en el recurso contencioso-administrativo 620/2002.

Segundo

Efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en el presente recurso de casación a la parte recurrente.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Fernando Ledesma Bartret.- Óscar González González.- Manuel Campos Sánchez-Bordona.- Eduardo Espín Templado.- José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL BANDRÉS SÁNCHEZ-CRUZAT, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.- Alfonso Llamas Soubrier.- Firmado.

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