STS, 22 de Noviembre de 2004

Con fecha 15 de octubre de 2001, la Sala de lo Contencioso Administrativo ( Sección 1ª ) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: " FALLAMOS: Que con estimación del recurso interpuesto por la Procuradora Dª María del Carmen Ortiz Cornago en representación de J.GARCIA CARRION, S.A., debemos anular y anulamos por contraria a derecho la resolución de fecha 10 de febrero de 2001, ordenando el registro de la marca pretendida, sin costas ".-

Contra dicha sentencia, interpuso recurso de casación la entidad JUVER ALIMENTACION, S.A., a través de su Procurador Sr. UNGRIA LOPEZ, que lo formalizó por escrito en base a cuatro motivos. El primero, al amparo del apartado c), del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia. El segundo, tercero y cuarto, al amparo del apartado d), del propio artículo 88.1 de la misma Ley Jurisdiccional, uno, por infracción por interpretación errónea del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas y 4.1 de la Directiva CEE de Marcas, así como de la jurisprudencia contenida en las sentencias que cita; otro, por infracción por interpretación errónea del artículo 13.c) de la Ley de Marcas y, el último, por infracción por inaplicación del artículo 7º del Código Civil, así como de la jurisprudencia contenida en las sentencias que cita. Terminó suplicando a la Sala que se dictase sentencia estimándolo, y casando y anulando la recurrida, se declarase denegar la concesión del registro de la marca " DISFRUTA DE DON SIMON" , nº 2.147.150, confirmando así el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas dictado el día 10 de febrero de 2000.-

Como cuestión previa, la compañía mercantil J. GARCIA CARRION, S.A., a través de su Procuradora la Sra. ORTIZ CORNAGO, interesó la declaración de inadmisibilidad del recurso por la concurrencia de la causa prevista en el artículo 93.2 a) de la Ley Jurisdiccional, en relación con las artículos 89.2 y 86.4 de la misma Ley ( ausencia del juicio de relevancia de las normas estatales o comunitarias que se consideran vulneradas ). Oídas las partes, la Sala dictó auto el día ocho de mayo de 2003 admitiendo a trámite el recurso de casación.-

Posteriormente, la ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, y en su nombre el Sr. ABOGADO DEL ESTADO, y la compañía mercantil J. GARCIA CARRION, S.A., a través de su Procuradora la Sra. ORTIZ CORNAGO, en el escrito correspondiente formularon su oposición a los motivos de casación, y finalmente suplicaron a la Sala que en su día se dictase sentencia desestimatoria del recurso interpuesto, confirmando íntegramente la recurrida e imponiendo las costas a la recurrente.-

Habiéndose señalado para votación y fallo del recurso el día 10 de noviembre de 2004, en la indicada fecha tuvieron lugar dichos actos procesales.-

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. FRANCISCO TRUJILLO MAMELY, Magistrado de la Sala.

Solicitado en 3 de Octubre de 1.998 por la mercantil J. García Carrión, S.A., el registro de la marca número 2.147.150, denominativa "DISFRUTA DE DON SIMON", para la Clase 32 del Nomenclátor Internacional, para distinguir "cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas", formuló oposición la hoy recurrente como titular de las marcas prioritarias números 2.097.937 y 2.097.938, mixtas, "DISFRUTA JUVER SIN AZUCAR", para distinguir productos de las Clases 32 y 29, respectivamente. No obstante esta oposición, la Oficina Española de Patentes y Marcas en Resolución de fecha 20 de Abril de 1.999, concedió el registro solicitado por entender que, en su conjunto, la solicitada se diferenciaba de las opuestas, pudiendo convivir sin riesgo de confusión ni de asociación. Interpuesto recurso administrativo contra dicha concesión la Oficina Española de Patentes y Marcas, por Resolución de fecha 10 de Febrero de 2.000 lo estimó, denegando la concesión de registro, por entender que entre los signos enfrentados existía un evidente grado de parecido, así como una manifiesta relación entre las áreas comerciales en las cuales desplegaban sus efectos, toda vez que en la denominación solicitada se integraba, como elemento más distintivo y característico, el elemento más distintivo de la marca opuesta, lo que podría inducir a confusión en el mercado o generar riesgo de asociación con la marca anterior, sin que el hecho de que existieran precedentes registrales de concesión fuese relevante por la concurrencia de circunstancias diferentes en uno y otros casos.

Promovido recurso contencioso-administrativo por la solicitante del registro de la marca, la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictó sentencia con fecha 15 de Octubre de 2.001, estimándolo, con fundamento en las siguientes consideraciones:

[...] " Todo el sistema de protección que regula la Ley 32/88 de 10 de Noviembre de Marcas está concebido bajo una doble filosofía: la protección del comerciante y la tutela de los derechos del consumidor. Lo primero mediante mecanismos que aseguren el uso exclusivo y excluyente de los signos distintivos de la empresa o el comercio y a la vez eviten que otro comerciante se cobije a la sombra de un signo acreditado para promocionar su propio comercio mediante técnicas de aproximación o parecido. Lo segundo, y consecuencia de lo anterior, para que el potencial consumidor conozca sin necesidad de complicadas averiguaciones que adquiere lo que realmente quiere tener y del comerciante o empresario cuyo producto busca. Para conseguir estos fines se configura el signo distintivo como verdadero «mensaje», dirigido al potencial cliente y de ahí que no puedan formularse axiomas o grandes pronunciamientos sino que se precisa de un análisis caso por caso de los elementos de ese mensaje que pudieran entrar en colisión y no tanto mediante la comparación aislada e individualizada de los elementos integrantes de ese mensaje (que pueden coincidir en cierta medida), como a través de la constatación del impacto global del mensaje en el receptor medio, lo que se pudiera llamar «el flash publicitario». Ello explica que se detecte una cierta inseguridad en las decisiones judiciales que abordan supuestos al parecer similares, pero no hay tal, sino respuestas distintas a su puestos muy concretos cuyo análisis no siempre es extrapolable a otros por afines que parezcan, respuestas que tan solo pueden parecer contradictorias porque es imposible traer a una sentencia aspectos tales como la reproducción gráfica de letras, dibujos, leyendas, alegorías ... que figuran en los expedientes del registro y que constituyen la esencia del mensaje publicitario".

[...] "En el caso enjuiciado hay ciertamente coincidencia en el vocablo DISFRUTA, pero perfecta identidad en el conjunto del mensaje, en especial por la referencia al fabricante en concreto. El vocablo coincidente es una clara referencia a dos cosas, a «disfrutar» o gozar de algo, y al consumo de frutas. Lo cierto es que esa palabra es muy usada en la publicidad y así consta en autos y en expediente, con una prueba de enorme amplitud. Esta proliferación ha dado lugar a numerosos recursos y en todos ellos cuando Júver Alimentación S.A., ha pretendido inscribir su marca siempre ha sostenido que el vocablo DISFRUTA no es incompatible en sí mismo con otras aplicaciones complementarias, justo lo contrario de lo que aquí dice, clara prueba de que los argumentos en esta materia se utilizan interesadamente «a gusto del consumidor» y según la posición procedimental o procesal que en cada supuesto ocupe. Para concluir, reseñar que el Registro ha declarado compatibles las marcas enfrentadas en clase 35 pese a la oposición de Júver S.A.".

[...] "Lo dicho nos lleva a la estimación de la demanda en cuanto no se considera que la marca pretendida esté incursa en riesgos de confusión, aprovechamiento o asociación vedadas en los artículos 12-1-a y 13 de la Ley 32/88 de Marcas".

Disconforme con la sentencia de instancia se interpone este recurso de casación que se articula en cuatro motivos; el primero, al amparo del apartado c), del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia y, los otros tres, al amparo del apartado d), del propio artículo 88.1 de la misma Ley Jurisdiccional, uno, por infracción por interpretación errónea del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas y 4.1 de la Directiva CEE de Marcas, así como de la jurisprudencia contenida en las sentencias que cita; otro, por infracción por interpretación errónea del artículo 13.c) de la Ley de Marcas y, el último, por infracción por inaplicación del artículo 7º del Código Civil, así como de la jurisprudencia contenida en las sentencias que cita.

El primero de los motivos, articulado, como ya se dijo, al amparo del apartado c), del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional, por quebrantamiento de las normas reguladoras de la sentencia carece de todo fundamento, en cuanto lo que en el mismo se denuncian como infringidos son los artículos 597, 602 y 604 de la ya derogada Ley de Enjuiciamiento Civil, referidos a la prueba por documentos públicos y documentos privados, que obviamente no tienen relación alguna con las normas reguladoras de la sentencia, sino que sólo hacen referencia a la apreciación y valoración de la prueba.

Las infracciones de las normas reguladoras de la sentencia podrán derivar de la falta de motivación ( esto es, ausencia de argumentación suficiente), incongruencia ( en cualquiera de sus tres clases), contradicción de pronunciamientos, vicios en el procedimiento para dictarlas o alteración de su contenido una vez dictadas, ninguno de cuyos supuestos se encuentra dentro de aquellos a que se refieren los artículos que cita el motivo, relativos todos a la eficacia probatoria de los documentos aportados al procedimiento.

En cualquier caso tampoco se infringen tales preceptos, porque sólo en cuanto a los documentos públicos hacen prueba plena en lo referente al hecho de su otorgamiento y a su fecha, de tal manera que el resto de su contenido como el de los documentos privados puede ser sometido a la apreciación con otras pruebas.

Los motivos segundo y tercero casación, formulados al amparo del apartado d), del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional, que denuncian, por un lado, la infracción del artículo 12.1.a) y, por otro, del artículo 13.c), de la Ley 32/1.988, de 10 de Noviembre, de Marcas, pueden ser examinados conjuntamente, en cuanto en ellos no se hace otra cosa que disentir de las valoraciones que ha hecho la Sala de Instancia en la apreciación del material probatorio que ha tenido en cuenta.

Una vez más hemos de recordar que la prohibición relativa establecida en el alegado artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, que se dice infringido, requiere un doble elemento para que opere: a), que el nuevo signo resulte idéntico o semejante, desde el punto de vista fonético, gráfico o conceptual, con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado; y b), que el nuevo signo trate de distinguir productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada en el nombre comercial ya registrado o solicitado.

En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada) basta que no se de una de esas dos circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al registro de la marca solicitada; lo cual quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo lugar, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos.

Pues bien, de forma reiterada hemos afirmado la intangibilidad de las apreciaciones fácticas de la sentencia de instancia en el ámbito del derecho de marcas, entre las que se cuentan las que versan sobre la similitud o diferencia entre marcas y entre los productos, salvo error manifiesto o errónea aplicación de los conceptos legales ( entre otras, sentencias de 14 de Abril, 10 de Junio, 28 de Octubre de 2.002, 29 de Septiembre, 1º de Diciembre de 2.003, 14 y 26 de Julio de 2.004). Nada de ello sucede en la sentencia recurrida, en la que se contiene una suficiente y razonable valoración sobre las diferencias existentes en el conjunto del mensaje en especial por la referencia al fabricante en concreto, a pesar de la coincidencia del vocablo DISFRUTA, vocablo, por lo demás, según afirma la sentencia y resulta del todo acertado a la vista de la prueba obrante en autos, muy usada en la publicidad, lo que hace que pierda su carácter de distintividad. Por lo que existiendo diversidad entre los signos, falta uno de los requisitos para que entre en juego la prohibición, y, consiguientemente, la existencia de riesgo de confusión entre las marcas.

Por lo que interpretado correctamente por la Sala de Instancia el precepto que regula la compatibilidad de signos distintivos diferentes y establecido tras apreciar fundada y racionalmente que no existen las coincidencias entre las marcas enfrentadas, ni existe riesgo de confusión en el mercado, no cabe en vía casacional combatir su decisión alegando, precisamente, que se dan la coincidencia y el riesgo que excluye la sentencia de instancia.

Hemos dicho también en otras ocasiones - por más recientes las sentencias de 7 de Octubre y 2 de Noviembre del corriente año, al resolver los Recursos de Casación números 4.057 y 5.833/2.001 -, y repetiremos en ésta, que el rechazo absoluto de la Sala de Instancia a la confundibilidad de los signos implica igualmente el rechazo del posible riesgo de asociación de uno y otro distintivo, pues dicho riesgo no es, en definitiva, sino una modalidad más, o variante, del riesgo de confusión, esto es, un género dentro de la especie. Hemos traído a colación, a estos efectos, la doctrina establecida en la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 11 de Noviembre de 1.997 (asunto C-251/95, Sabel) sobre la interpretación de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de Diciembre de 1.988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1.989, L 40, p.1), con cuyos principios se "alinea" la Ley 32/1.988 según su Exposición de Motivos. Doctrina que es asimismo aplicable al precepto correspondiente del Reglamento (CE) número 40/94 del Consejo, de 20 de Diciembre de 1.993, sobre la marca comunitaria, esto es, al artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento citado.

En esa línea jurisprudencial se destaca de manera constante que el riesgo de asociación constituye "un caso específico de riesgo de confusión". Más concretamente, el riesgo de asociación puede darse cuando las marcas controvertidas pueden ser percibidas por los consumidores como dos marcas del mismo titular o cuando el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente (en este sentido las sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de Septiembre de 1.998, Canon (C-39/97, Rec.p.I-5507), apartado 29, y de 22 de Junio de 1.999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Rec.p.I-3819), apartado 17).

Decíamos en las sentencias de esta Sala que se hacían eco de dicha doctrina y la aplicaban a la interpretación del artículo 12.1.a), de la Ley 32/1.988, de Marcas, que " determinado que no hay riesgo de confusión, se está excluyendo implícitamente el riesgo de asociación, y al excluirse aquel, nada impide que se otorgue la solicitada, pues el consumidor distingue perfectamente los productos de las marcas enfrentadas".

Si, pues, la prohibición nacional, en la misma línea que la comunitaria, sólo es aplicable cuando, debido a la identidad o similitud de las marcas y de los productos o servicios designados exista por parte del público un riesgo de confusión que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior, y el "concepto de riesgo de asociación no es una alternativa al concepto de riesgo de confusión sino que sirve para precisar el alcance de éste", la consecuencia alcanzada en torno al riesgo de confusión entre las marcas se extiende asimismo al riesgo de asociación. Mucho más cuando en éste caso la sentencia explícitamente lo excluye, sin que en esta exclusión exista infracción jurídica alguna.

Por fin, partiendo de la disparidad de los signos, no cabe hablar de riesgo de asociación o de lesión de las prohibiciones del artículo 13.c) de la Ley de Marcas ni aprovechamiento de la reputación ajena ("No podrán registrarse como marcas: Los signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados").

Pues ni aquel riesgo ni la notoriedad de la marca oponente quedan en entredicho si, como ha señalado esta Sala en las sentencias, entre otras, de 2 de Octubre de 2.002, 18 de Diciembre de 2.003 y 6 de Julio de 28 de Septiembre de 2.004, hay suficientes elementos de distinción entre los signos. Si esta distinción está afirmada por la sentencia, con ello se está excluyendo que los consumidores asocien, en perjuicio del titular prioritario, el origen empresarial de uno y otro signo.

Como cuarto y último motivo de casación, al amparo del apartado d), del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional, se denuncia la infracción por inaplicación del artículo 7º del Código Civil, así como de la jurisprudencia contenida en las sentencias que cita, entendiendo que la exigencia de buena fe que el precepto consagra se acentúa más en el ámbito concreto del Derecho de Propiedad Industrial en cuanto se integra en el ámbito del Derecho Mercantil y a partir de ahí sostiene que la solicitud del registro de la marca concedida constituye un verdadero abuso de derecho y un fraude de ley, por cuanto se ha limitado a solicitar una marca ajena, sustituyendo la denominación social de la competidora por su propia denominación.

Sin perjuicio de que tal motivo debió haber venido articulado al amparo del apartado c), del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional, en cuanto aducido en la instancia al contestar la demanda, la sentencia no se refiere para nada a ese argumento - una de las contraprestaciones de la contestación, a que se refiere la jurisprudencia como integrante de incongruencia omisiva -, desde luego el motivo es improsperable, por cuanto anteriormente hemos dicho al descartar la existencia de intento de aprovecharse de la reputación ajena, cuando además la propia razón social que acompaña a aquel vocablo común, también ha de considerarse notoria, conforme a lo probado en autos, en el sector del mercado de que se trata. Y las propias razones que da la sentencia de instancia en su Fundamento Jurídico Cuarto, acerca del reiterado uso en la publicidad del vocablo DISFRUTA y la propia posición que constata respecto de la recurrente, llevan a eliminar cualquier duda acerca de la buena fe o el abuso del derecho que pretende la recurrente que existe en la actuación de la solicitante, por el sólo hecho de tal solicitud del registro de la marca, en cuanto el signo solicitado es perfectamente distintivo, permite la diferenciación de las marcas oponentes y no provoca confusión ni riesgo de asociación entre ellas, que no son los supuestos a que se refieren las sentencias citadas por la recurrente.

En consecuencia, al decaer los motivos de casación articulados el recurso ha de ser desestimado, lo que debe comportar, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional, la imposición de las costas de este recurso de casación a la parte recurrente, al no aparecer causa alguna que justifique su no imposición.

Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey, y en ejercicio de la potestad de juzgar que emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,