STS, 23 de Febrero de 2005

D. Carlos José interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 678/1994 contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 11 de marzo de 1992, confirmada por la de 26 de octubre de 1993, que concedió el modelo de utilidad número 9.002.458, "dispositivo mejorado para elaborar café a la crema".

En su escrito de demanda, de 21 de octubre de 1994, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "revocando las anteriores resoluciones por no ser conformes a Derecho y en su lugar declarar, por las razones expuestas, que procede la denegación del Modelo de Utilidad citado". Por otrosí interesó el recibimiento a prueba.

El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 24 de enero de 1995, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia "confirmando en todos sus extremos la resolución recurrida.

"Oficina de Investigación Agrupada, S.A." contestó a la demanda con fecha 22 de julio de 1995 y suplicó sentencia "por la que, en función de las identidades de las cosas, causas, títulos esgrimidos, personas de los litigantes y calidad con que lo fueron, patentes en este recurso respecto al procedimiento civil resuelto por sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Vizcaya núm. 395, de 22 de octubre de 1993, declarar la inadmisibilidad del recurso a que me contraigo, por aplicación de lo dispuesto en el art. 82.d) de la Ley Jurisdiccional o, alternativamente, y para el caso improbable de que no fuese estimada la excepción de cosa juzgada y se entrara a conocer el fondo del tema debatido, desestimar la demanda base de este recurso y declarar ajustadas a Derecho las resoluciones acordando su procedente confirmación". Por otrosí solicitó el recibimiento a prueba.

Por auto de 1 de diciembre de 1995 la Sala accedió al recibimiento a prueba, y por providencia de 28 de febrero de 1996 acordó:

"A) Se admite la documental propuesta por el Procurador Sr. González Sánchez en el apartado A). Se tiene por reproducidos los documentos acompañados con la demanda. En el apartado B) se tiene por reproducido el informe técnico que menciona en dicho apartado. En cuanto a la pericial propuesta por la parte actora y la propuesta por la parte codemandada dése traslado a todas las partes personadas para que en el plazo de tres días de conformidad con lo dispuesto en el art. 612 de la L.E.C. supletoria de la de esta Jurisdicción, aleguen lo que estimen conveniente a su derecho. Se admite la documental pública propuesta por parte codemandada, en el apartado 1), diríjase exhorto al Juzgado de 1ª Instancia a los extremos interesados; en el apartado 2) diríjase exhorto a la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Vizcaya a los fines interesados. Se admite la documental privada en el apartado a) se tiene por reproducido el documento unido bajo el nº 2 al escrito de contestación a la demanda. En el apartado b) líbrese exhorto al Juzgado de 1ª Instancia de Bilbao a los extremos solicitados. Se admite la testifical propuesta [...]".

"Oficina de Investigación Agrupada, S.A.", con fecha 12 de marzo de 1996, interpuso recurso de súplica contra dicha providencia y suplicó la nulidad parcial de la misma "en cuanto a la admisión procesal del Informe Técnico aportado de contrario con su escrito de proposición de prueba, por infracción del art. 238.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial". A dicho recurso se adhirió el Abogado del Estado con fecha 15 de septiembre de 1998.

D. Carlos José se opuso al recurso de súplica con fecha 7 de septiembre de 1998 y suplicó su desestimación con expresa imposición de costas al recurrente.

Por auto de 29 de octubre de 1998 la Sala acordó desestimar el recurso de súplica y confirmar en todos sus términos la resolución de 28 de febrero de 1996.

Por auto de 18 de marzo de 1999 la Sala acordó "no admitir la prueba pericial propuesta y habiéndose practicado todas las pruebas propuestas y declaradas pertinentes dése vista de las mismas a las partes y habiendo transcurrido el plazo para proponer y practicar, se concede a la representación de la parte demandante el término de quince días para que presente escrito de conclusiones sucintas de los hechos por él mismo alegados y motivos jurídicos en que se apoyen".

Con fecha 20 de abril de 1999 D. Carlos José interpuso recurso de súplica contra dicha resolución. Dado traslado de dicho recurso a las demás partes, se adhirió a él la parte demandada y se opuso el Abogado del Estado.

La Sala confirmó la resolución recurrida por auto de 28 de mayo de 1999.

Evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Novena, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 31 de octubre de 2001, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador D. Pedro Antonio González Sánchez, en nombre y representación de D. Carlos José, contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 29 de octubre de 1993, que desestimó el recurso interpuesto contra resolución de 11 de mayo de 1992, debemos declarar y declaramos que las citadas resoluciones son conformes con el ordenamiento jurídico. No procede hacer declaración sobre costas".

Con fecha 12 de diciembre de 2001 se dictó auto de aclaración en el que se acordó "aclarar el último párrafo del fundamento quinto, cuarto antes de la corrección numérica que procede y se ha señalado, en el sentido de indicarse que en el mismo debió indicarse que el modelo era novedoso y que procedía la desestimación del recurso".

Con fecha 31 de mayo de 2002 D. Carlos José interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 3421/2002 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:

al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional, por no haber resuelto la sentencia de instancia todas las cuestiones controvertidas o puntos litigiosos que hayan sido objeto de debate en el recurso o proceso.

al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional, por "no disponer esta parte de los lícitos y necesarios medios de prueba, entre ellos, pericial técnica, que resolviesen el recurso sin merma alguna de las garantías jurídicas de esta parte".

al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, "por infracción de las normas contenidas en los artículos 1 y 10.1.i) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y su jurisprudencia de aplicación."

al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, "por infracción de las normas contenidas en los arts. 4.1, 6, 143.2 y 3, 144, 145 y 146 de la Ley de Patentes de 1986 y su jurisprudencia de aplicación".

El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó sentencia "por la que se declare no haber lugar al recurso y se impongan las costas al recurrente".

"Oficina de Investigación Agrupada, S.A." se opuso igualmente al recurso y suplicó sentencia "desestimando todos los motivos de casación formulados de contrario y confirmando, consecuentemente, en todos sus términos la sentencia dictada en 31 de octubre de 2001 por la Sección 9ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con imposición de costas a la parte recurrente".

Por providencia de 11 de noviembre de 2004 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 15 de febrero de 2005, en que ha tenido lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Magistrado de la Sala

La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 31 de octubre de 2001, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Carlos José contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas en cuya virtud fue inscrito el modelo de utilidad número 9.002.458, consistente en "dispositivo mejorado para elaborar café a la crema".

A la inscripción del modelo de utilidad número 9.002.458, solicitada por "Oficina de Investigación Agrupada, S.A.", se había opuesto D. Carlos José en cuanto titular de las patentes de invención números 8.903.512 y 8.802.946, referidas a "dispositivo para preparar infusiones concentradas" y "un portafiltros", respectivamente. El rechazo de su oposición, tanto en vía administrativa como en la jurisdiccional de instancia, motiva el presente recurso de casación.

La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta, a su vez, había considerado que "existen suficientes y significativas diferencias estructurales entre las invenciones enfrentadas, se considera que el modelo impugnado no se encuentra anticipado por las patentes oponentes, criterio que debe prevalecer frente a las alegaciones del recurrente dado el órgano administrativo imparcial y técnico especializado de que procede".

Las consideraciones en las que se basó el tribunal sentenciador para pronunciarse en el sentido que lo hizo fueron de dos tipos.

1. En primer lugar, rechazó la objeción de inadmisibilidad opuesta (existencia de cosa juzgada) por la parte codemandada, que se basaba en la existencia de un litigio civil precedente resuelto por sentencia firme. Al desestimar la objeción, sin embargo, el órgano jurisdiccional subrayó la "importancia" de la sentencia firme recaída en aquel litigio, haciendo al respecto las siguientes consideraciones:

   "Con carácter previo procede resolver sobre la causa de inadmisibilidad propugnada por la representación de la coadyuvante. A tales efectos, y para configurar la existencia de cosa juzgada, aporta sentencia firme de la Audiencia Provincial de Vizcaya, de fecha 22 de octubre de 1993, que desestima demanda civil promovida por el ahora recurrente contra la coadyuvante concluyendo, en referencia a las patentes ahora analizadas, que no existe violación de los derechos de propiedad industrial.

   Si bien es cierto que no concurren todos los elementos propios de la excepción de cosa juzgada aunque existe una sentencia civil firme por no haber identidad de personas, cosas y acciones a que se refiere el art. 1252.1 CC dado que el procedimiento civil se solventó y pronunció sobre la posible vulneración de los derechos de propiedad industrial de los modelos ahora analizados, mientras que el recurso contencioso- administrativo núm. 678/94 tiene por objeto las resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial que concedieron el modelo de utilidad 9002458 y por tanto al tratarse de diferentes objetos procesales no es posible estimar de excepción de cosa juzgada, ello no obstante, el resultado del proceso civil y de la S. de la Audiencia Provincial firme, es de especial importancia para la resolución del recurso contencioso- administrativo núm. 678/94 en cuanto que por un lado niega que exista vulneración de dichos derechos y por otro lado en cuanto que en la sentencia civil, firme, en el fondo se contempla, estudia y resuelve el mismo problema que ahora se analiza, dado que en el procedimiento civil se planteó el problema de la compatibilidad o incompatibilidad entre los modelos, ahora es imposible prescindir del resultado del proceso civil anterior, y por tanto, aunque dicho proceso civil no produzca excepción de cosa juzgada en el presente, sí debe influir en el proceso actual lo que se dijo en aquél y en caso de querer apartarse de lo dicho en aquél se deberá razonar profunda y seriamente los motivos por los que se discrepa de aquél, y ello por un principio elemental de Seguridad Jurídica interpretado en el sentido de que los justiciables tienen absoluto derecho a que las decisiones judiciales sean razonables y razonadas y no resultaría fácil asumir dos sentencias contradictorias en dos procesos parecidos".

2. En relación con la cuestión de fondo, esto es, la compatibilidad o incompatibilidad del modelo de utilidad y las patentes prioritarias, la Sala sentenciadora se pronunció en estos términos:

   "[...] A tales efectos el recurrente viene a reiterar los argumentos que ya realizó en su día ante la jurisdicción civil. El Informe Técnico que ha tomado en consideración la Oficina Española de Patentes y Marcas pone de relieve que el dispositivo presentado para elaborar café a la crema se caracteriza esencialmente porque el disco de goma en funciones de junta está afectado por dos orificios en proximidades a su centro y presenta unas expansiones circulares determinando un menor grosor en las zonas de junta, habiéndose previsto una pluralidad de orificios o rebajes circulares y de alma tronco-crónico en los que van alojados protuberancias elásticas pertenecientes a un soporte de configuración cilíndrica y hueca, cuya cara interior se prolonga en una pareja de patas. La resolución considera que la patente 8903512 se refiere a un tipo de cafetera distinta, donde no existe cacillo ni filtro, estableciendo la existencia de un corte o varios orificios que permanecen normalmente cerrados; mientras que en el modelo solicitado los orificios están siempre abiertos. Tanto la patente 8903512 como la patente 8802946 no tienen los aspectos concretos relativos a juntas, orificios, configuración, ni las características esenciales descritas y reivindicadas en el modelo solicitado y que dan una ventaja apreciable al uso.

   En fase probatoria, en el recurso contencioso-administrativo se practicó trajo [sic] el informe en su día unido al pleito civil, y del mismo se desprenden idénticas conclusiones a las ya citadas.

   [...] La cuestión, por tanto, es puramente técnica y se trata de examinar si efectivamente el modelo solicitado aporta novedades o perfeccionamiento en el dispositivo para elaborar café a la crema. Teniendo en cuenta que la cuestión tiene un carácter puramente técnico, como se apuntaba, deben examinarse las pruebas periciales practicadas y los informes son suficientemente elocuentes, tal y como ya se ha señalado, para determinar la diferencia y utilidad del nuevo sistema. Las diferencias en que insisten son tal relevantes como para que realmente el Modelo suponga una novedad, y el tema reside en que existan dichas diferencias y pongan realmente una novedad relevante.

   Habiendo llegado a la conclusión de que no se observa novedad, sobre la base de los informes existentes, debe estimarse [quiso decir desestimarse] el recurso".

El primer motivo de casación se deduce al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional, "en cuanto que la sentencia infringe, por inaplicación, lo previsto en el art. 67.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y art. 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil anterior (art. 218 de la Nueva Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000), en relación con el art. 248.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el art. 120.3 de la Constitución Española, como consecuencia de no haber resuelto la sentencia de instancia todas las cuestiones controvertidas o puntos litigiosos que hayan sido objeto de debate en el recurso o proceso como la ausencia de prueba pericial alguna que resuelva esta cuestión dada la condición técnica necesaria del mismo".

El motivo carece de fundamento. La Sala de instancia se ha pronunciado sobre la cuestión de fondo tras referirse de modo expreso a las pruebas en las que basaba su convicción. Es cierto que no acogió la propuesta de la parte actora sobre la realización de una nueva pericial, por entender que era suficiente el material probatorio ya existente en el litigio, y así lo acordó en el auto de 18 de marzo de 1999, confirmado en súplica por el de 28 de mayo del mismo año. Pero la falta de referencia en la sentencia a una prueba denegada -junto con la referencia a la valoración de las sí admitidas- no equivale a incurrir en incongruencia ni en falta de motivación. Si la denegación de dicha prueba vulneró o no las garantías procesales del recurrente constituye, por lo demás, el objeto del siguiente motivo de casación.

En efecto, mediante su segundo motivo, también al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional, considera la parte recurrente que la sentencia recurrida infringe, "por inaplicación, lo previsto en los arts. 60 y ss. de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1998 en relación con el art. 285 de la Nueva Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000. En este apartado, también se considera infringido lo dispuesto en el art. 24 de la Constitución Española y lo expuesto en los artículos 1214 y 1215 de nuestro Código Civil y su jurisprudencia de aplicación de todo ello, al no disponer esta parte de los lícitos y necesarios medios de prueba, entre ellos, pericial técnica, que resolviesen el recurso sin merma alguna de las garantías jurídicas de esta parte".

La infracción procesal se podría haber producido en el caso de que el tribunal sentenciador, tras reconocer que el recurso abordaba una cuestión "puramente técnica" como era la de decidir si el modelo solicitado aportaba "novedades o perfeccionamiento en el dispositivo para elaborar café a la crema", hubiera prescindido de recibir el litigio a prueba o no hubiera accedido a las que realmente fuesen relevantes para resolverlo.

Ocurre, sin embargo, que la Sala, según expresamente afirma, accedió al recibimiento a prueba y examinó las pruebas practicadas, entre las que figuraban varios informes técnicos obrantes en autos, para llegar a la conclusión en que basó el fallo. En concreto, valoró de modo especial las pruebas practicadas en el curso del proceso civil, amén de los informes técnicos del organismo administrativo.

Que hubo prueba suficiente se desprende incluso de las manifestaciones vertidas por la propia parte recurrente en su escrito de conclusiones. Tras admitir que se trataba de una cuestión "exclusivamente técnica" afirmó que el debate venía "sostenido fundamentalmente por los informes periciales que ambas partes han presentado ante la Sala", cuyas conclusiones, reconocía, eran "de signo contrario entre sí". Hecho éste que le llevaba a interesar del tribunal de instancia la práctica de una nueva pericial para mejor proveer, a lo que no accedió la Sala.

El rechazo de la nueva pericial propuesta no dejaba indefensa a la parte actora habida cuenta del abundante material probatorio que figuraba en los autos. Pues en éstos constaban ya, como acabamos de significar, además de los que figuran en el expediente administrativo, los siguientes:

1. El informe técnico de 21 de junio de 1994 "sobre la comparación entre dos dispositivos cuya finalidad básica es obtener crema de café", suscrito a instancias del recurrente por Don Jose Antonio, profesor del Departamento de Mecánica de Fluidos de la Universidad Politécnica de Cataluña, y aportado junto con la demanda.

2. El Informe técnico comparativo entre las patentes de invención 8802946 y 8903512, por un lado, y el modelo de utilidad 9002458, por otro, emitido por el también Ingeniero Industrial Don Matías el 17 de julio de 1995, suscrito a instancias de la compañía demandada y acompañado con la contestación a la demanda.

3. El Informe técnico de 17 de enero de 1996, aportado juntamente con la proposición de prueba por la parte recurrente y suscrito, a instancias de ésta, por el Ingeniero Industrial de Barcelona Don Alberto, sobre "análisis comparativo-técnico entre las Patentes de Invención núms. 8802946 'Un portafiltros' y 8903512 'Dispositivo para preparar infusiones concentradas', de un fabricante, y el Modelo de Utilidad núm. 9002458 'Dispositivo mejorado para elaborar café a la crema' de otro fabricante". Informe cuya admisión, impugnada como fue por la parte codemandada con la adhesión del Abogado del Estado, fue ratificada por la Sala de instancia mediante el auto de 29 de octubre de 1998 (aun cuando en él, por error material, se afirmase desestimar el recurso de súplica interpuesto por la "parte actora" contra la providencia de 28 de febrero de 1996, siendo así que la súplica había sido deducida por las partes contrarias).

4. Los informes obrantes en el pleito civil al que se refiere la sentencia ahora impugnada esto es, por un lado, el informe de Don Oscar, Ingeniero Industrial (autos de menor cuantía 652/1991 del Juzgado de Primera Instancia número 12 de Bilbao) y, por otro, el informe presentado ante la Audiencia Provincial de Vizcaya por el Ingeniero Jefe del Área de Examen de Patentes y Modelos de Utilidad del Registro de la Propiedad Industrial (autos de apelación número 331/1992).

No se vulneran las garantías procesales a las que se refiere este segundo motivo ni el derecho a utilizar los medios de prueba adecuados cuando, ante el cúmulo de informes técnicos ya aportados (unos por la propia Administración, otros por las partes enfrentadas) la Sala de instancia considera que cuenta con el suficiente material probatorio y deniega la realización de más pruebas de orden técnico en el seno del proceso.

El tercer motivo de casación, ahora al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, denuncia la "infracción de las normas contenidas en los artículos 1 y 10.1.i) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y su jurisprudencia de aplicación, sin vinculación con el art. 51 de la LEC anterior y art. 1 sobre Principio de Legalidad procesal de la LEC del año 2000, no produciéndose entre sí excepción de cosa juzgada por ser distintas y distinguibles las jurisdicciones y en el caso presente no darse identidad de procesos en cuanto a las personas o partes personadas (eadem personae), no darse identidad de procesos en cuanto a la identidad de cosas litigiosas (eadem res) y no darse identidad de procesos en cuanto a la identidad de causa de pedir (eadem causa petendi)."

El motivo también carece de fundamento y habrá de ser desestimado. Pues es lo cierto que la Sala de instancia se negó precisamente a aceptar la objeción de inadmisibilidad, esto es, la excepción de cosa juzgada opuesta en la contestación a la demanda, con el argumento de que no concurría la triple identidad a la que se refiere la parte ahora recurrente. Si el tribunal sentenciador no estimó dicha excepción, mal puede imputársele haber aplicado erróneamente las normas relativas a la cosa juzgada.

Otra cosa es que la Sala sentenciadora, con buen criterio, utilice el material probatorio presente en un proceso civil que presenta una evidente relación con el recurso contencioso-administrativo ante ella interpuesto. Pues debatiéndose en aquel litigio una acción civil del señor Carlos José contra la empresa "Electrodomésticos Solac, S.A." -que el actor reconoce como perteneciente al mismo grupo empresarial que "Oficina de Investigación Agrupada S.A."- precisamente por ejecutar y comercializar las cafeteras que incorporaban el dispositivo reivindicado por el nuevo modelo de utilidad número 9002458, y debatiéndose en el seno de aquel litigio las diferencias entre este dispositivo y las patentes prioritarias del referido señor Carlos José números 8802946 y 89003512, es evidente la conexión entre ambos procesos, aunque pertenezcan a órdenes jurisdiccionales distintos. Conexión que legitima el utilizar en uno elementos probatorios del otro, como con todo acierto hace la Sala de instancia.

En el último motivo de casación, de nuevo al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, se denuncia acumuladamente la "infracción de las normas contenidas en los arts. 4.1, 6, 143.2 y 3, 144, 145 y 146 de la Ley de Patentes de 1986 y su jurisprudencia de aplicación, cuyo resultado depende exclusivamente del resultado de un informe pericial obtenido judicialmente que inmotivadamente fue llevado a la práctica por el Tribunal."

El motivo ha de rechazarse pues no censura propiamente la infracción de los artículos antes citados -a cuyo contenido específico ninguna referencia se hace en su desarrollo argumental- sino, de nuevo, la falta de pruebas que el recurrente considera producida en el curso del proceso de instancia. La impugnación casacional inserta en este último motivo se dirige, en efecto, a censurar una vez más la ausencia de "respaldo" probatorio del juicio de la Sala de instancia para concluir sobre la novedad del modelo de utilidad registrado.

Se trata, pues, de un defectuoso planteamiento procesal en la medida en que no constituye sino repetición del segundo de los motivos ya expuesto y rechazado, esto es, reiteración de la crítica ante la supuesta ausencia de "prueba pericial objetiva" que permitiera al tribunal decidir en el sentido en que lo hizo. Partiendo de la base de que se trata "de una cuestión meramente técnica", sostiene el recurrente que "todo lo que se diga ha de venir confirmado necesariamente bajo un soporte pericial" que, en su opinión, "no se ha producido y cuyo rechazo ha sido defendido en motivo de casación antecedente".

Dado que, según hemos ya expuesto, la Sala de instancia sí tuvo en consideración el "soporte" probatorio constituido por los informes técnicos traídos a los autos, el motivo cuarto, sobre estar defectuosamente planteado, resulta en todo caso rechazable.

Procede, pues, la desestimación del recurso con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional. Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español