STS 620/2003, 19 de Junio de 2003

1.- El Procurador D. Carlos Urzainqui Miquélez, en nombre y representación de "Destilerías Viana, S.A.", interpuso demanda de juicio declarativo ordinario de menor cuantía contra D. Juan Carlos , "Destilerías San Fermín, S.A." y "San Fermín dos, S.A." y alegando los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación, terminó suplicando al Juzgado se dictara sentencia estimando la demanda en la totalidad de sus pedimentos, que deberá contener las declaraciones y condenas siguientes: A) Con relación a la acción principal de competencia desleal: 1.- Declarar la deslealtad de los actos consistentes en la comercialización y venta de licor de pacharán con la etiqueta ETXEKO tal como la usa prioritariamente "Destilerías Viana, S.A." y con las contraetiquetas referidas en el cuerpo de este escrito. 2.- Declarar, asimismo, la deslealtad de los actos consistentes en la comercialización y venta de licor de pacharán ETXEKO , envasado en el modelo de botella nº 113.268 propiedad de "Destilerías Viana, S.A." . 3.- Declaración en ambos casos de la intervención de dolo o culpa en los demandados. 4.- Condenar a los demandados a cesar en los actos de competencia desleal declarados, con la prohibición expresa de venta de licor de pacharán con la etiqueta-marca ETXEKO de la demandante. 5.- Condenar a los demandados a cesar en los actos de competencia desleal declarados, con la prohibición expresa de venta de licor de pacharán envasado en botella correspondiente al modelo industrial nº 113.268 propiedad de "Destilerías Viana, S.A." .6.- Condenar a los demandados a que cesen igualmente en el uso de las contra- etiquetas descritas en el cuerpo de este escrito, rectificando las falsas indicaciones e información que las mismas contienen. 7.- Condenar a los demandados con carácter solidario, a resarcir a la demandante de los daños y perjuicios ocasionados por los actos declarados de competencia desleal, cuya cuantía se fijará en ejecución de sentencia, con inclusión en la misma de la condena a la publicación a su costa de la sentencia en un diario de máxima difusión de carácter nacional, a elección de la demandante. B) Con relación a la acción de culpa extracontractual o aquiliana, ejercitada con carácter subsidiario y para el improbable caso de que no prosperase la acción principal de competencia desleal: 1.- Condenar a los demandados con carácter solidario, a resarcir a la demandante de los daños y perjuicios ocasionados por los actos ilícitos, no tipificados como delitos, consistentes en el uso sin autorización de la etiqueta- marca ETXEKO y del modelo industrial nº 113.268 propiedad ambos de "Destilerías Viana, S.A." 2.- Condenar a los demandados a cesar en los actos origen de la responsabilidad extracontractual, concretados en la prohibición de venta y comercialización de licor pacharán con la etiqueta-marca ETXEKO, tal como la usa prioritariamente la demandante, así como la utilización de envase igual o semejante al modelo industrial citado.

2. - La Procuradora Dª Mª Puy Oronoz Garde, en nombre y representación de D. Juan Carlos , "Destilerías San Fermín, S.A." y "San Fermín dos, S.A.", contestó a la demanda oponiendo los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación, para terminar suplicando al Juzgado dicte en su día sentencia desestimando íntegramente la demanda con imposición de las costas causadas a la demandante

3. - Recibido el pleito a prueba se practicó la que propuesta por las partes personadas, fue declarada pertinente. Unidas las pruebas a los autos, las mismas partes evacuaron el trámite de resumen de pruebas en sus escritos. La Iltre. Sra. Juez del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Estella, dictó sentencia con fecha 31 de julio de 1.996, cuya parte dispositiva es como sigue: FALLO: Que debiendo desestimar como desestimo plenamente la demanda interpuesta por "Destilerías Viana, S.A.", representada por el Procurador D. Carlos Urzainqui Miquelez, contra D. Juan Carlos , "Destilerías San Fermín, S.A." y "San Fermín dos, S.A." , representados por la Procuradora Dª Mª Puy Oronoz Garde, debo absolver y absuelvo a los demandados de las pretensiones contra ellos deducidas. Todo ello condenando como condeno a la parte actora al pago de las costas procesales en la presente causa.

Interpuesto recurso de apelación contra la anterior sentencia por las representación procesal de la parte demandante, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra, dictó sentencia con fecha 10 de septiembre de 1.997, cuya parte dispositiva es como sigue: FALLAMOS: En virtud de la potestad jurisdiccional conferida por la Constitución Española de 27.12.78, estimamos el recurso de apelación planteado por "Destilerías Viana, S.A.", contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Estella en el juicio declarativo de menor cuantía nº 98/93, resolución que revocamos en su integridad. En consecuencia, con pleno acogimiento de la acción principal esgrimida en la demanda rectora de la litis por parte de "Destilerías Viana, S.A.", (actualmente "Destilerías La Navarra"), declaramos la deslealtad de los actos consistentes en la comercialización y venta de pacharán ETXEKO, tal como lo presentaba prioritariamente esta sociedad, con las contra-etiquetas referidas en el cuerpo del escrito de demanda y envasado en la botella registrada con el nº 113.258, propiedad de la entidad mencionada, habiendo intervenido en estas actuaciones dolo de los demandados D. Juan Carlos , "Destilerías San Fermín, S.A." y "San Fermin dos, S.A." . Por consiguiente, condenamos a dichos demandados a cesar en los referidos actos de competencia desleal que se han declarado, prohibiéndose expresamente la venta de licor pacharán con la misma etiqueta -marca ETXEKO que utiliza la demandante, extendiéndose expresamente esta prohibición a la venta de tal licor de pacharán "ETXEKO" en la botella correspondiente al modelo industrial nº 113.268 propiedad de la actora, si todavía lo siguen haciendo. Igualmente, condenamos a los demandados a cesar en el uso de las contra-etiquetas referidas en el cuerpo de la demanda, rectificando las informaciones que las mismas contienen. Por último, condenamos solidariamente a los demandados a resarcir a la actora los daños y perjuicios ocasionados por los actos de competencia desleal declarados, cuya cuantía se determinará en ejecución de sentencia en la forma que quedó determinada en el fundamento jurídico sexto de esta resolución y con el límite de 160.000.000 ptas. debiendo publicarse esta resolución a costa de los demandados en un diario de máxima difusión de carácter nacional, a elección de la actora, extremo al que también condenamos a los demandados. Imponemos a los demandados las costas causadas en primera instancia, sin expresa declaración en cuanto a las causadas en virtud del recurso.

1.- El Procurador D. Ignacio Aguilar Fernández, en nombre y representación de D. Juan Carlos , "Destilerías San Fermín, S.A." y "San Fermín dos, S.A.", interpuso recurso de casación contra la anterior sentencia, con apoyo en los siguientes MOTIVOS DEL RECURSO: PRIMERO.- Al amparo de lo dispuesto por el artículo 1692.4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil por error de derecho en la apreciación de la prueba, por inaplicación de lo dispuesto por los artículos 1231, 1232 y 1233, en relación a los artículos 1225, 1227 y 1218 todos del Código civil. SEGUNDO.- Al amparo de lo dispuesto en el número 4º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por infracción de las normas del ordenamiento jurídico aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate y, concretamente, por infracción por inaplicación de los artículos 1, 2, 3.1, 30, 31, 47 y 48 de la Ley 10 de noviembre de 1988 Ley de Marcas en relación con el artículo 3.1 del Código civil y la jurisprudencia contenida en sentencias de esta Sala. TERCERO.- Al amparo de lo dispuesto en el número 4º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por infracción de las normas del ordenamiento jurídico aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate por infracción, por aplicación indebida, de los artículos 1 y 11 de la L.C.D. y jurisprudencia de esta Sala. CUARTO.- Al amparo de lo dispuesto en el número 4º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por infracción de las normas del ordenamiento jurídico aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate y concretamente, por infracción del art. 1902 del Código civil en relación con el artículo 18 de la Ley 3/91 sobre competencia desleal y la jurisprudencia que señalamos. QUINTO.- Al amparo de lo dispuesto en el número 4º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por infracción de las normas del ordenamiento jurídico aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate y concretamente, por infracción de los arts. 1902 del Código civil en relación con el artículo 18 de la Ley 3/91 sobre competencia desleal y la jurisprudencia que señalamos.

2. - Admitido el recurso y evacuado el traslado conferido, el Procurador D. Alvaro Ignacio García Gómez, en nombre y representación de "Destilerías Viana, S.A", presentó escrito de impugnación al mismo.

3. - No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 9 de junio del 2003, en que tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. XAVIER O'CALLAGHAN MUÑOZ

La garantía de la marca, como se desprende de la definición legal que da el artículo 4.1 de la Ley 17/2002, de 7 de diciembre, de marcas, radica en que los productos o servicios designados por ella han sido fabricados o prestados por una empresa, que se hace responsable de su calidad. Su esencia es la función diferenciadora, que identifica el producto o servicio de una empresa y sus cualidades; la constituyen los signos de representación gráfica susceptibles de cumplir aquella función; su aspecto fundamental es evitar el riesgo de confusión, ya que es esencial en la marca su finalidad de distinguir productos y servicios en el mercado, de forma que el consumidor medio no los confunda con otros y los asocie inequívocamente a un determinado origen empresarial.

El riesgo de confusión lo contempla indirectamente, al conceder a su titular el derecho exclusivo, el artículo 34 de la Ley de Marcas y, especialmente, el artículo 6 al establecer las prohibiciones para el registro de marcas que puedan llevar al mismo. Y lo trata directamente, como no podía ser menos, la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia desleal, en su artículo 6 que específicamente considera desleal el acto de confusión y en el artículo 11 que también considera así el acto de imitación cuando pueda provocar el riesgo de asociación, que es una variante del riesgo de confusión, ya que sin riesgo de confusión no hay riesgo de asociación.

Tanto la marca, como la competencia desleal y, en su caso, el modelo industrial, comprenden la forma con que se presenta el producto; es la forma tridimensional, que incluye el envase, que prevé como marca el artículo 4.2.d) de la Ley de Marcas; su imitación puede provocar la confusión, que prevé el artículo 11.2 de la Ley de Competencia Desleal y, desde luego, queda bajo protección como modelo industrial, a la que se ha aplicado el antiguo Estatuto de la propiedad industrial.

En este aspecto se halla, indudablemente, la etiqueta y contraetiqueta y el envase, forma de la botella. Recordando la definición de marca que da el artículo 4.1 de la Ley de Marcas que resalta su función diferenciadora, es lógica consecuencia que queden bajo su ámbito el etiquetado y el envase; en la época actual el consumidor, más que pedir el producto al comerciante, lo selecciona directamente en supermercados o grandes superficies, por lo que la apariencia externa tiene transcendental importancia diferenciadora: es la distintividad de las marcas envase, con o sin etiquetado, con su repercusión en la posible competencia desleal.

La jurisprudencia, en base a distintas normativas, ha brindado protección al envase, botella y etiquetas, (de la bebida alcohólica BAYLEYS) en las sentencias de 19 de mayo de 1993 y 29 de octubre de 1994; el envase, forma y colores del bote (COLA-CAO) en la sentencia de 23 de febrero de 1998; y la ha tratado específicamente, aunque no ha apreciado que se diera el riesgo de confusión, en las sentencias de 8 de mayo de 1997 (caso POMPADOUR/BEN-HUR) y de 5 de junio de 1997 (caso VIDAL SASSOON).

La cuestión jurídica que se plantea en el presente caso -atendida la causa petendi y el fundamento del fallo- es el riesgo de confusión, como causa de la competencia desleal que se denuncia en la demanda y que se contempla en esta ley como causa general en el artículo 6 y como aplicación concreta en el artículo 11.2.

El planteamiento se centra -partiendo de la fabricación por ambos litigantes del mismo tipo de bebida alcohólica, licor de pacharán- en la etiqueta y contraetiqueta por una parte y en la forma de la botella, por otra. Es decir, recayendo sobre el mismo tipo de producto (principio de especialidad) se produce una semejanza rayana en la identidad de los signos, consistentes en unas letras y dibujos, por una parte y en el envase, por otra, que pueden producir confusión en el tipo de consumidor medio, normal, no especializado.

La cuestión fáctica viene expuesta por la sentencia de instancia, dictada por la Audiencia Provincial, Sección 2ª, de Navarra en fecha 10 de septiembre de 1997, cuestión que no es revisable en casación: la entidad actora "Destilerías Viana, S.A." comercializa el pacharán "Etxeko" con las etiquetas y contraetiquetas y el envase, discutidos, desde 1981; no se ha probado que el demandado D. Juan Carlos comercializa pacharán con el nombre "Etxeko-Patxarana" con iguales etiquetas y botella desde antes de aquella fecha; éste había obtenido la marca citada, que fue anulada e igualmente le fue anulada (como le consta formalmente a esta Sala) la marca gráfico-denominativa con las letras y el dibujo iguales a las de la etiqueta de la sociedad demandante; en 1987 era conocido y estaba implantado en el mercado el producto, el etiquetado y el envase de dicha sociedad demandante. En definitiva, es hecho que se ha acreditado -como así lo afirma la sentencia de instancia- que la utilización del etiquetado y de la botella por "Destilerías Viana, S.A." es prioritario en el tiempo a su uso por los demandados. Finalmente, concluye la misma sentencia que "es evidente el parecido rayano en la identidad entre el producto que la actora-apelante comercializa desde 1981 y el lanzado por los contrarios a partir del año 1987".

Partiendo del planteamiento jurídico y fáctico, la sentencia de la Audiencia Provincial destaca que en este proceso no se discute la validez o nulidad de una marca, sino la actuación de los demandados como competencia desleal: considera que la comercialización del pacharán "en casi idénticas condiciones de presentación en el mercado (etiquetas y envase) al de Destilerías Viana, S.A. supone la imitación del producto de un tercero que debe reputarse desleal al ser perfectamente idónea para generar asociación por parte de los consumidores respecto al producto de la primera y, a su vez, comporta aprovechamiento indebido del esfuerzo de Destilerías Viana, S.A. que ya en 1981 había lanzado el producto al mercado"; concluye: "nos hallamos, en definitiva, ante el supuesto contemplado en el artículo 11.2 de la Ley de Competencia desleal" y añade: "con infracción, además, de las exigencias de la buena fe, ya que el Sr. Juan Carlos conoció la comercialización y forma de presentación en el mercado del pacharán ETXEKO de la actora, lanzando a su vez sus empresas este producto con casi idéntico formato, por lo que su actuación dolosa es evidente".

Por todo lo cual, dicha sentencia estima la demanda. La parte demandada ha formulado el presente recurso de casación, en cinco motivos: el primero pretende una nueva valoración de la prueba documental y de confesión en juicio, que ciertamente es el mayor contingente de la prueba practicada; el segundo se refiere a la Ley de marcas, no de aplicación en el presente caso; el tercero replantea la verdadera cuestión de fondo; el cuarto y el quinto son atinentes a la indemnización que ha sido acordada. Todos ellos se han fundado en el nº 4º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El motivo primero del recurso de casación que ha interpuesto la parte demandada lo ha formulado al amparo de lo dispuesto en artículo 1692, nº 4º, de la Ley de Enjuiciamiento Civil por error de derecho en la apreciación de la prueba, por inaplicación de lo dispuesto en los artículos 1231, 1232 y 1233 del Código civil relativos a la prueba de confesión en juicio, en relación a los artículos 1225, 1227 y 1218 del mismo cuerpo legal, relativos a la prueba documental.

Como consideración general a este motivo, que lleva a su indiscutible desestimación, es que si bien es cierto, como se dice en el desarrollo de este motivo, que cabe denunciar en casación "el error jurídico consistente en la infracción de una norma de prueba legal" (sentencia de 24 de enero de 1995) no es esto lo que se pretende, sino el que se revise la prueba de confesión, en relación con la documental. No aparece infracción alguna de norma legal relativa a valoración de prueba; en realidad tampoco se alega específicamente.

Conviene recordar que la función de la casación está lejos de ser una tercera instancia (sentencias de 31 de mayo de 2000 y 23 de noviembre de 2000) y que la confesión en juicio no es una prueba con especial prevalencia o supremacía, sino que se debe relacionar con las demás y ser valorada justamente con éstas; tal como dicen textualmente las sentencias de 17 de mayo de 2002 y 18 de octubre de 2002, reiterando la jurisprudencia anterior: "la prueba de confesión judicial solo es de apreciación tasada vinculante cuando tuvo lugar bajo juramente decisorio, o si prestada bajo fórmula indecisoria no concurren otros elementos de prueba que permitan fundamentar una apreciación diferente. De ahí que esta Sala venga reiterando que la confesión ha de ser objeto de valoración conjunta con el resto de las pruebas, porque no tiene un rango o valor superior a las demás, (Sentencias, entre otras, 17 septiembre 1997; 20 marzo y 5 julio 1998; 20 enero, 23 febrero y 31 marzo 1999; 17 y 22 febrero, 23 mayo y 21 julio 2000; 1 febrero 2001), sin que sea lícito separarla del conjunto probatorio para atacar éste con base en la idea de que tiene una fuerza preponderante (Sentencias 15 febrero 1988, 20 junio y 30 noviembre 1998, 11 diciembre 2000). Dicha valoración conjunta corresponde a los juzgadores de instancia (Sentencias 20 marzo, 19 junio y 5 julio 1998 y 5 noviembre 1999) y no es admisible combatir su resultado en este recurso extraordinario mediante el procedimiento de atacar uno de sus elementos integrantes (Sentencias 2 julio 1996, 14 noviembre 1997, y 21 julio y 20 noviembre 2000)."

En definitiva y en el caso presente, no hay infracción de norma alguna de las alegadas en el motivo, que permita considerar que se ha producido un error de derecho en la apreciación de la prueba.

El motivo segundo del recurso de casación denuncia como infringidos un conjunto heterogéneo de normas jurídicas, que de por sí ya es causa de desestimación del mismo (sentencias de 28 de junio de 2001, 19 de abril de 2002, 19 de diciembre de 2002), de carácter genérico y amplio, causa también de desestimación (sentencias de 22 de diciembre de 2000, 8 de junio de 2001, 13 de septiembre de 2002) y de una jurisprudencia contenida en sentencias de contenido ajeno al presente caso.

En este motivo, con la alegación del conjunto de normas de la Ley de Marcas, se expone que el demandado D. Juan Carlos era titular de la marca "Etxekopatxarana" que fue declarada nula por sentencia de esta Sala de 30 de julio de 1992 (recurso número 850/1990) y de una marca mixta gráfico-denominativa "Etxeko patxarana" que comprende este nombre y un gráfico con letras y dibujo como etiqueta, que asimismo fue declarada nula por sentencia de la Audiencia Provincial de Logroño de 1 de septiembre de 1998, declarada firme por Auto de esta Sala de 15 de diciembre de 1998 (recurso número 4051/1998) desestimatorio del recurso de queja contra el auto que había inadmitido el recurso de casación.

Por lo cual, este motivo se desestima por dos razones. La primera, porque se alegan una serie de normas de la Ley de Marcas que no tienen aplicación al caso de autos, en el que se ha aplicado la normativa de la competencia desleal; no ha sido un pleito de marcas, como lo son los de las sentencias que se citan en el motivo, sino una cuestión de competencia desleal. La segunda, las titularidadades de las marcas que se relacionan en el motivo han sido declaradas nulas.

El tercero de los motivos del recurso de casación se refiere al fondo del asunto. Alega la infracción por aplicación indebida de los artículos 1 y 11.2 de la Ley de Competencia Desleal y de jurisprudencia.

Como se ha dicho en el anterior fundamento, no se trata en este proceso de prevalencia de marcas, sino de competencia desleal. Partiendo de los hechos que ha declarado probados la sentencia de instancia, que permanecen incólumes en casación, los demandados -que no son titulares de marca alguna que comprenda el etiquetado y el envase que viene utilizando la sociedad demandante desde 1981- han realizado actos de imitación que son desleales por generar asociación con los productos de la demandante: etiquetas y botella tan semejantes que se pueden incluir en el concepto de identidad, que se refieren al mismo tipo de producto y que producen un evidente riesgo de confusión en el consumidor medio.

Por lo cual, la sentencia de instancia ha aplicado correctamente el artículo 11.2 de la Ley de Competencia Desleal y el motivo se desestima.

La sentencia de instancia, tras declarar la competencia desleal llevada a cabo por los demandados y declarar expresamente y "evidente" la "actuación dolosa" del demandado, dispone la indemnización a la sociedad demandante en el fundamento sexto al que se remite el fallo de la sentencia, en estos términos: "es evidente el quebranto económico sufrido por la demandante-apelante a raíz de los actos de la contraparte procesal, que habrán de concretarse en ejecución de sentencia, a través del oportuno dictamen pericial, en el que se determinarán las pérdidas sufridas y las ganancias dejadas de obtener por la actora-apelante y según la documentación obrante por la actora-apelante y según la documentación obrante en autos, en virtud de la salida al mercado en 1987 del "Etxekopatxarana" de los apelados en análoga forma de presentación en el mercado al producto de aquélla".

En los motivos cuarto y quinto se combate la parte dispositiva relativa a dicha indemnización, se alega la infracción del artículo 18.5º de la Ley de Competencia Desleal y del artículo 1902 del Código civil y se mantiene que no cabe indemnización porque no hay antijuridicidad del acto por ser titulares de derechos protegidos (motivo cuarto) y porque no basta alegar la omisión de un acto que se reputa ilícito, para presumir la existencia de los daños (motivo quinto).

Ambos motivos se desestiman. Lo primero, respecto al motivo cuarto, porque se ha declarado la ilicitud de los actos de los demandados, constitutivos de competencia desleal, incluso el dolo de los mismos y no cabe en casación hacer supuesto de la cuestión (sentencias de 9 de mayo de 2002, 13 de septiembre de 2002, 21 de noviembre de 2002). Lo segundo, respecto al motivo quinto, porque no sólo se han acreditado los daños, aunque no la cuantía exacta, sino que al ser evidente el daño, es correcta la condena en la sentencia, dejando el quantum para la fase de ejecución. Sobre ello, la sentencia de 23 de febrero de 1998, en un caso de acto de confusión, respecto a un envase, aunque aplicando la Ley de Marcas, dijo: "esta Sala tiene reiteradamente dicho que la prueba de los daños es presupuesto para que la sentencia imponga la condena a repararlos, pudiendo en caso afirmativo, cuantificarlos o fijar las bases para que se cuantifiquen en ejecución de sentencia, o incluso que si no es posible ni lo uno ni lo otro, como dice el artículo 360, se condene a reserva de fijar su importancia y hacerla efectiva en la ejecución. Y estos criterios se han aplicado a los casos de daños producidos en materia de propiedad industrial y protección de marcas ( vid. sentencias de 14 de octubre de 1992, 11 de diciembre de 1993, 21 de mayo de 1994 y 19 de octubre de 1994, entre otras). Para su cuantificación, hay que tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 36, 37, 38 de la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1988, y el artículo 18 de la ley 3/1991 de 10 de enero sobre Competencia Desleal. A pesar de todo lo anterior, también esta Sala ha sostenido en singulares supuestos que los daños y perjuicios pueden presumirse producidos, incluso en los procesos civiles de patentes, marcas o competencia desleal, como ha hecho en el presente caso la Audiencia al imponer la condena a satisfacerlos sin razonar sobre las pruebas de su existencia que tiene por evidentes".

Por todo lo que se ha expuesto, no se estima ninguno de los motivos del recurso de casación, por lo que procede declarar no haber lugar al mismo, con imposición de costas a la parte recurrente, tal como dispone el artículo 1715.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español