STS 856/2003, 23 de Septiembre de 2003

El Juzgado de Primera Instancia diecisiete de Valencia tramitó el juicio de menor cuantía número 959/1993, que promovió la demanda de Pepe (UK) Ltd. y Pepe Textil de España S.A., en la que, tras exponer hechos y fundamentos de derecho, suplicaron: "Dicte sentencia en la que se contengan los siguientes pronunciamientos: A) Que los rótulos "UNION JEANS DISTRIBUIDOR DE TEJANOS PEPE s" del establecimiento sito en Avda. General Avilés, 64 bis, 46015 Valencia, su presentación y demás artículos en los que se reproduzca la presentación de dichos rótulos o la palabra PEPE a secas, no amparados en registro concedido alguno, son idóneos para crear en el consumidor un riesgo de asociación con mis principales con respecto a la procedencia de los productos vendidos en el establecimiento. B) Que dichos rótulos son susceptibles de inducir a los consumidores y a las personas a las que se dirige a error sobre la procedencia de las mercancías vendidas en el establecimiento. C) Que los demandados buscan un aprovechamiento indebido, en beneficio propio, de las inversiones publicitarias y las ventajas de la reputación industrial, comercial y profesional de que disfrutan mis mandantes. D) Que todos los actos anteriores son contrarios a la buena fe, por lo que constituyen conductas de competencia desleal hacia las empresas mis principales. E) Que las conductas de competencia desleal de los demandados han causado daños a mis principales, a cuyo resarcimiento vendrán obligados los demandados solidariamente en la cuantía que se determine en período de ejecución de sentencia sobre las bases siguientes: 1ª) Ventas de productos de los demandados; 2ª) Daños a la imagen de marca; 3ª) Coste de una campaña de ámbito local diferenciativa de ambas actividades -actoras y demandadas- en el mercado; F) Condenar a los demandados a 1º) no utilizar en sus establecimientos signo distintivo alguno en el que se lea la palabra PEPE o en el que aparezca dicho vocablo de forma destacada del resto de otros elementos gráficos o denominativos protegidos por un derecho de exclusiva (marca, nombre comercial o rótulo) o no, o cualquier representación de la marca que sea susceptible de confusión de dicho vocablo PEPE, y/o se represente total o parcialmente el grafismo elíptico registrado por mi mandante PEPE (UK) Ltd. bajo marcas números 1.600.285 y 1.627.318, o cualquier otro susceptible de confusión o asociación con los mismos; y 2º) Usar los signos distintivos de los que sean legítimos titulares o licenciatarios en la forma en que se hallan concedidos. G) Condenar solidariamente a los demandados que se opusieran, en las costas del juicio".

Las entidades demandadas Textil Ayelo de Malferit S.A., Tejanos Pepe S.L., Textil Ayelo S.L. (esta última como titular de la tienda Unión Jeans Distribuidor de Tejanos Pepe's) se personaron en el pleito y contestaron a la demanda, oponiéndose a la misma a medio de las alegaciones de hecho y de derecho que aportaron y terminaron por suplicar: "Dicte en su día sentencia por que se estimen las excepciones planteadas, y para el caso de que así no fuese, se absuelva a mis representadas de todas y cada una de las peticiones de las actoras que se contienen en su escrito de demanda, con expresa imposición de costas en ambos casos, dada la temeridad y mala fe de la que hacen gala".

El Juzgado de Primera Instancia diecinueve de Valencia tramitó el juicio de menor cuantía número 136/1994 que promovió la demanda de PEPE UK LTD. y PEPE TEXTILES ESPAÑA S.A., en la que, tras exponer hechos y fundamentos de derecho, suplicaron: "Dictar sentencia en la que: 1º) Se declare: a) Que el uso de la palabra PEPE en la denominación social por parte de la demandada supone la apropiación de la marca internacional notoria y nombre comercial de mi mandante homónimos. b) Que el mantenimiento de la denominación social TEJANOS PEPE, S.L. con la palabra PEPE sin causa, ni autorización vigente de la titular de la marca, constituye un acto ilícito. c) Que los actos de publicidad efectuados por TEJANOS PEPE, S.L. con los que se haya usado dicha denominación constituyen actos de publicidad ilícita. d) Que el uso de la razón social TEJANOS PEPE S.L., en la fachada puertas o ventanas del establecimiento o en cualquier lugar visible desde la calle entraña el uso de un signo distintivo que el ordenamiento español conceptúa de rótulo de establecimiento que debe distinguirse de una marca, constituyendo el empleo de las palabras TEJANOS PEPE S.L. un uso ilícito de rótulo de establecimiento que infringe las marcas PEPE. e) Que el nombre comercial número 160.570 TEJANOS PEPE, SOCIEDAD LIMITADA es nulo. f) Que el uso de la razón social TEJANOS PEPE S.L. en las facturas y publicidad y en general en toda proyección al exterior y en particular en el mercado entraña el uso de un signo distintivo que el ordenamiento español conceptúa de nombre comercial que por imperativo legal debe distinguirse de una marca, constituyendo el empleo de las palabras TEJANOS PEPE o TEJANOS PEPE S.L. empleadas por la sociedad demandada en particular en las facturas y publicidad y en general en toda proyección al exterior y en particular en el mercado un uso ilícito de nombre comercial que infringe las marcas PEPE. g) Que el uso de la razón social TEJANOS PEPE, S.L. en el mercado supone el aprovechamiento desleal de la reputación de las empresas y marcas PEPE. SUBSIDIARIAMENTE, se declare que el empleo y subsistencia en el uso de la denominación PEPE para la identificación del establecimiento de la demandada y como nombre comercial constituye un acto de competencia desleal. b) Que el uso y subsistencia de la denominación TEJANOS PEPE, S.L. entraña un ilícito civil que causa daños y perjuicios a mi principal que deben ser reparados por los demandados solidariamente. 2º) SE CONDENE: A los demandados solidariamente a: i) A modificar la denominación social, de modo que no coincida con la de PEPE en ninguno de sus términos, en un plazo de 30 días desde la firmeza de la Sentencia, y en el caso de que no se realice dentro de este plazo se procederá de oficio a la adaptación de una denominación substitutiva, ordenándose la cancelación de la inscripción de la razón social TEJANOS PEPE, S.L. en el Registro Mercantil Central, fijándose una indemnización coercitiva de 10.000.000 de pesetas mensuales por cada mes o fracción de retardo en la adopción de otra denominación desde que deviniera firme la sentencia y ello sin perjuicio de procederse por desobediencia. j) A eliminar los rótulos, signos distintivos y cualquier tipo de denominación PEPE, de las fachadas, puertas y locales presentes y futuros, así como cualquier referencia a dicha denominación en la correspondencia, folletos de información o publicidad de la demandada, prohibiéndosele expresamente la utilización de dicha denominación en su giro y tráfico. K) Al pago mínimo de 100.000.000 de pesetas para la indemnización de los daños y perjuicios que se determinarán en período de ejecución de sentencia, causados a mi principal, por la infracción de las marcas o subsidiariamente por la competencia desleal que ha realizado la demandada de forma ostentosa. l) A publicar a su costa la sentencia condenatoria, mediante el anuncio durante una semana en al menos dos publicaciones del ramo comercial a que se dedica la demandada. m) Al pago de las costas del presente proceso".

Por auto de 1 de septiembre de 1994 se dispuso la acumulación del pleito 136/1994 a número 959/1993, tramitado por el Juzgado de Primera Instancia de Valencia número diecisiete.

La entidad demandada, TEJANOS PEPE S.L. contestó a la demanda del pleito 136/1994, a la que se opuso por medio de las alegaciones que aportó, para suplicar: " Dicte en su día Sentencia por que se estimen las excepciones planteadas, y para el caso de que así no fuese, se absuelva a mi representada de todas y cada una de las peticiones de las actoras que se contienen en su suplico de la demanda, con expresa imposición de costas en ambos casos, dada la temeridad y mala fe de la que hace gala"

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia número diecisiete de Valencia dictó sentencia el 22 de junio de 1995, con el siguiente Fallo literal: "Desestimando como desestimo las excepciones de falta de arraigo en juicio, y de falta de legitimación activa y pasiva y estimando parcialmente como estimo la demanda formulada por la entidad PEPE U.K. LTD. Y LA ENTIDAD PEPE TEXTILES ESPAÑA S.A.. contra las entidades TEJANOS PEPE S.L., TEXTIL AYELO S.L. Y TEXTIL AYELO DE MALFERIT S.A. en autos de juicio declarativo de menor cuantía número 959 de 1993 sobre competencia desleal DEBO DECLARAR Y DECLARO QUE: A) el rótulo "UNION JEANS DISTRIBUIDOR DE TEJANOS PEPE'S" del establecimiento sito en Avenida de General Avilés 64 bis, 46015 de Valencia, su presentación de dicho rótulo o la palabra PEPE a secas, no amparados en Registro concedido alguno, son idóneos para crear en el consumidor un riesgo de asociación en el consumidor respecto de los demandantes con respecto a la procedencia de los productos vendidos en el establecimiento; B) que dicho rótulo es susceptible de inducir a los consumidores y a las personas a las que se dirige a error sobre la procedencia de las mercancías vendidas en el establecimiento; C) que los demandados buscan un aprovechamiento indebido, en beneficio propio de las inversiones publicitarias y las ventajas de la reputación industrial, comercial y profesional de que disfrutan los demandantes; D) que todos los actos anteriores son contrarios a la buena fe, por lo que constituyen conductas de competencia desleal hacia las empresas demandantes; demandadas -en el mercado; y consecuentemente a lo expuesto DEBO CONDENAR Y CONDENAR a los demandados 1º a no utilizar en el expresado establecimiento signo distintivo alguno en el que se lea la palabra PEPE o en el que aparezca dicho vocablo de forma destacada del resto de otros elementos gráficos o denominativos protegidos por su derecho de exclusiva (marca, nombre comercial o rótulo) o no, o cualquier representación de la marca que sea susceptible de confusión con dicho vocablo PEPE U.K. LTD bajo marcas número 1.600285 y 1.627.318 o cualquier otro susceptible de confusión o asociación con los mismos y 2º usar los signos distintivos de los que sean legítimos titulares o licenciatarios en la forma en que se hallan concedidos. DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO a las expresadas entidades demandadas de los demás pedimentos contenidos en el escrito de demanda. No hay pronunciamiento en lo que se refiere a las costas procesales causadas en el juicio declarativo de menor cuantía número 959 de 1993. DESESTIMANDO COMO DESESTIMO las excepciones de falta de arraigo en juicio, falta de legitimación activa de la entidad PEPE TEXTILES ESPAÑA S.A. y de falta de litisconsorcio pasivo necesario y ESTIMANDO PARCIALMENTE COMO ESTIMO la demanda formulada por las ENTIDADES PEPE U.K. LTD. y PEPE TEXTILES ESPAÑA S.A. en autos de juicio declarativo de menor cuantía número 136 de 1994 procedente del Juzgado de Primera Instancia número 19 de esta capital, para su acumulación al procedimiento anteriormente reseñado, contra LA ENTIDAD TEJANOS PEPE S.L. DEBO DECLARAR Y DECLARO: 1.- Que el uso de la palabra PEPE en la denominación social TEJANOS PEPE S.L. por parte de la demandada genera confusión en cuanto al origen de sus productos y con respecto a los elaborados y distribuidos por las demandantes de la marca notoria PEPE, lo que constituye en su proyección externa (incluso mediante rótulos) acto ilícito de competencia desleal; 2.- DEBO DECLARAR Y DECLARO la nulidad del nombre comercial número 160. 570 TEJANOS PEPE S.L.; 3.- IGUALMENTE PROCEDE DECLARAR que el uso en el mercado de la razón social TEJANOS PEPE S.L. supone el aprovechamiento desleal de la reputación de las empresas y marcas PEPE de titularidad de la actora PEPE U.K. LTD. En su consecuencia, DEBO CONDENAR Y CONDENO a la expresada entidad TEJANOS PEPE S.L. a: 1) modificar la denominación social, de modo que no coincida con la de PEPE en ninguno de sus términos, en el plazo que se determine en ejecución de sentencia y en el caso de que no se realice dentro de ese plazo se procederá de oficio a la adaptación de una denominación substitutiva, ordenándose la cancelación de la inscripción de la razón social TEJANOS PEPE S.L. en el Registro Mercantil Central, fijándose en su momento la indemnización coercitiva que proceda y 2) a eliminar los rótulos, signos distintivos y cualquier tipo de denominación PEPE correspondiente a la denominación social TEJANOS PEPE S.L., de las fachadas, puertas y locales presentes y futuros, así como cualquier referencia a dicha denominación en la correspondencia, folletos de información o publicidad de la demandada, prohibiéndosele expresamente la utilización de dicha denominación en su giro y tráfico. DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO a la entidad TEJANOS PEPE S.L. de los demás pedimentos que se contienen en el escrito de demanda. No hay pronunciamiento en materia de las costas procesales generadas en autos de juicio declarativo de menor cuantía número 136 de 1994".

La referida sentencia fue recurrida por las entidades demandadas que promovieron apelación para ante la Audiencia Provincial de Valencia y su Sección novena tramitó el rollo de alzada número 633/1995, pronunciando sentencia con fecha 19 de abril de 1997 y el siguiente Fallo literal: "Desestimamos el recurso de apelación formulado por la representación de las mercantiles Textiles Ayelo S.L., Textiles Ayelo de Malferit, S.A., Tejanos PEPE S.L., Distribuidor de Tejanos PEPE S.A. contra la Sentencia de fecha 22 de junio de 1995 recaída en los autos número 959/93 del Juzgado de Primera Instancia número 17 de Valencia, la que confirmamos condenando a la parte apelante al pago de las costas causadas en esta alzada".

El Procurador de los Tribunales don Francisco-José Abajo Abril, en nombre y representación de TEXTIL AYELO S.L., TEXTIL AYELO DE MALFERIT S.A. y TEJANOS PEPE S.L., formalizó recurso de casación contra la sentencia de apelación, en base a los siguientes motivos:

Uno: Por la vía del número tercero del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas que rigen los actos y garantías procesales, que han provocado efectiva indefensión, al amparo del artículo 1692.3 LEC, se vulneran por violación del artículo 24.1 de la Constitución en relación con la correcta constitución de las relaciones jurídico-procesales, la indefensión y la doctrina del litisconsorcio pasivo necesario.

Dos: Al amparo del ordinal cuarto del artículo procesal 1692, infracción de la regla jurisprudencial de los signos distintivos, infracción del artículo 3-2 de la Ley de Marcas 31/1998, en relación al 73 y siguientes, referentes al rótulo comercial e infracción del artículo 77 de la Ley de Marcas.

La parte recurrida llevó a cabo impugnación del recurso.

La votación y fallo del presente recurso de casación tuvo lugar el pasado día ocho de septiembre de dos mil tres.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. ALFONSO VILLAGÓMEZ RODIL

Denuncian las mercantiles recurrentes, que fueron demandadas, con referencia al pleito acumulado número 136/1994, apoyándose en el artículo 24 de la Constitución, la excepción de litisconsorcio pasivo necesario, toda vez que la demanda de dicho proceso sólo se dirigió contra la entidad Tejanos Pepe S.L., excluyendo a Textil Ayelo de Malferit S.A., titular de la marca PEPE'S (número 1.069.292), viniendo Tejanos Pepe S.L. a ser licenciataria de la referida marca.

En el suplico de la demanda ninguna petición se dirigió contra Textil Ayelo de Malferit S.A., pues el núcleo de lo interesado fue la declaración de nulidad del nombre comercial Tejanos Pepe, al tratarse de uso ilícito y la utilización de dicha razón social supone el aprovechamiento desleal de la reputación y marca PEPE por la demandada Pepe UK. Ltd. y apropiación de la referida marca internacional y nombre comercial, así como de su uso en establecimientos abiertos al público y en toda clase de actos de proyección al exterior.

La excepción resulta bien desestimada, ya que Textil Ayelo de Malferit S.A. no acreditó ostentar derecho alguno sobre el nombre comercial referido y aunque pudieran afectarla a la misma la decisión judicial en forma indirecta, el simple interés en el resultado del litigio no justifica su llamada al pleito, ya que no cabe pronunciamiento condenatorio que pudiera afectarle de modo directo (Sentencias de 3-11-1994, 18-9-1996 y 25-3-1999, entre otras).

Este motivo se integra con tres submotivos, refiriéndose el primero a la regla jurisprudencial de la valoración conjunta de los signos distintivos, y en la relación a la cuestión debatida en el primer pleito (nº 959/93), al declarar la sentencia recurrida que en el rótulo del establecimiento UNION JEANS DISTRIBUIDOR DE TEJANOS se emplea el vocablo PEPE'S que induce a confusión en los consumidores, con el elemento denominativo y signo distintivo PEPE que la empresa demandante PEPE UK-Ltd, utiliza para distribuir sus productos, especialmente ropa vaquera, que es el objeto que se comercializa en el establecimiento referido de la parte recurrente, y es gestionado por Textil Ayelo S.L. para distribuir los productos de Textil Ayelo de Malferit S.A. y Tejanos Pepe S.L., aquella titular y ésta licenciataria de la marca PEPE'S.

En la rotulación del establecimiento notoriamente destaca la palabra PEPE, a la que se agrega en letra minúscula la S, por lo que se presenta predominante el término PEPE, que indudablemente instaura acreditada confusión, tanto en su aspecto fonético, como gráfico y visual, sin que los demás signos distintivos actúen con eficacia diferenciadora, al presentarse acreditada semejanza conceptual no fácilmente diferenciable, identidad que de las denominaciones transciende a las mercaderías que se suministran al publico (Sentencia de 21-5- 1994), lo que hace que se conecte la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley de 10 de Enero de 1991 de Competencia Desleal y procedentes con las acciones declarativas de deslealtad del acto y de cesación (artículos 18-1º y 2º), conforme la decisión de la sentencia recurrida, no estando autorizados los recurrentes a llevar a cabo apreciación propia e interesada de la prueba para combatir el "factum" que se declara demostrado (Sentencia de 26 de septiembre de 2000 y las que cita), como tampoco a basar la impugnación en la aportación de una sola sentencia de esta Sala como aquí se lleva a cabo, al citar sólo la dictada el 16 de Mayo de 1995, pues las demás aportadas corresponden a la Sala Tercera del Tribunal Supremo (Sentencias de 25 de marzo de 1976, 15-2-1982, 3-1-1990, 25-6-1994, 24-3-1995 y 6-2-2001).

El segundo submotivo está dedicado a aportar infracción del artículo 3.2 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre de Marcas, en relación con los artículos 73 y siguientes, referentes al rótulo comercial; en concreto a la conclusión de notoriedad a la actora PEPE (UK) LTD.

Se combate el "factum" demostrado que accede firme a casación y en concreto el hecho sentado como probado que la actora PEPE UK, LTD. utiliza como elemento distintivo de las prendas de vestir que confecciona la denominación PEPE, llevando a cabo su comercialización en España a medio de la codemandante Pepe Textiles España S.A. (actualmente Pepe Jeans S.A.), habiéndose introducido en el mercado español en el año 1989, gozando de notoriedad y reconocimiento internacional. En el año 1983 se procedió a adoptar la actual denominación, figurando registrada la marca PEPE en el Reino Unido desde el 22 de febrero de 1984.

Aquí no se trata necesariamente de propio pleito marcario y sí del uso en España del referido signo y distintivo comercial PEPE, lo que ha quedado suficientemente demostrado, y su utilización extrarregistral está dotado de notoriedad y prestigio no sólo internacional, sino también nacional sobre todo por los usuarios de la marca. Lo que se protege por Ley es cualquier actividad de confusión o aprovechamiento inconsentido que se lleve a cabo por terceros, pues la marca, si bien aprovecha a su titular también beneficia a los consumidores, al permitirles identificar sin riesgo de error el producto que pretenden adquirir.

Ante situaciones de competencia desleal, que es lo que aquí se debate, la protección del distintivo comercial PEPE ante los competidores demandados encuentra apoyo en el artículo 12 de la Ley de Competencia Desleal, al haberse utilizado distintivo y signo equivalente al renombrado internacional y nacionalmente en relación a productos similares, ya que de este modo se produce un aprovechamiento indebido e ilícito, en propio beneficio, de la reputación y fama adquirida en el mercado por el titular anterior de la marca que alcanzó renombre y notoriedad y de este modo se hace necesaria la protección correspondiente, completándose el vacío del artículo 3-1 de la Ley de Marcas, que parece intentar remediar el artículo 8 de la vigente Ley de Marcas de 8 de diciembre de 2001.

El último submotivo denuncia infracción del artículo 77 de la Ley de Marcas y hay que decir que la cuestión se refiere al pleito acumulado 136/1994, en el que fue único demandado Tejanos Pepe S.L., habiendo decretado la sentencia recurrida substancialmente la nulidad de dicha denominación que actúa en el mercado como nombre comercial, pues el empleo del término PEPE integrando dicha razón social genera confusión en cuanto al origen de los productos respecto a los elaborados y distribuidos por las mercantiles demandantes, a las que ampara la marca notoria Pepe, y esta cuestión no cabe volver a ser discutida, por haber quedado suficientemente estudiada y resuelta.

Lo que se plantea en el pleito es la incorporación y apropiación de la palabra Pepe a la razón social de la demandada de referencia, y, a tal efecto, los hechos que resultan probados acreditan que Tejanos Pepe S.L. se constituyó el 23 de octubre de 1990 actuando como licenciatura de la marca PEPE'S, de la titularidad de Textil Ayelo de Malferit, es decir que su actividad societaria- comercial lo ha sido con posterioridad a la introducción en España de la marca de las demandantes y, comercializando la entidad referida la denominación social, habiendo rebasado el marco estrictamente societario e instaurando confusión al consumidor, al resultar que de este modo se lleva a cabo la vinculación ficticia, pues no existe relación de ninguna clase con las mercantiles demandantes, al utilizar el signo PEPE'S en el etiquetado, buscando su aproximación a la notoria PEPE por resaltarse el vocablo PEPE y tratar de minorizar en lo posible la letra S añadida. De este modo resulta que la infracción denunciada es evidente por la categoría de hecho declarado probado, ya que así se ha causado lesión en el uso de la marca que corresponde a los actores, y ha tenido lugar un aprovechamiento constatado al venir utilizándose en el mercado el nombre social Tejanos Pepe S.L., lo que no desvirtúa el empleo del nombre genérico de Tejanos, por dedicarse precisamente las litigantes al mismo objeto comercial que es la fabricación y venta de prendas deportivas.

Las identidades y similitudes referidas autorizan a las demandantes a solicitar la anulación y cambio de la razón social de la demandada de referencia (Sentencia de 31-12-1996), pues si bien el artículo 76 de la Ley de Sociedades Anónimas de 1988 permite utilizar la razón social como nombre comercial (Sentencias de 21-10-1994, 25-11-1994 y 31-5-2002), lo que no autoriza es su empleo para beneficiarse sin derecho de un distintivo marcario ajeno e impuesto en el mercado, que es el supuesto que nos ocupa, toda vez que el referido distintivo resulta predominante en cuanto al empleo del término PEPE, que no obstante su generalidad se ha impuesto como efectivo signo individualizado.

El motivo perece, ya que conforme a lo que se deja expuesto no se ha violado el artículo 77 de la Ley de Marcas.

Al no prosperar el recurso procede, de conformidad al artículo 1715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, imponer sus costas a los recurrentes, decretándose la pérdida del depósito constituido.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español