STS, 18 de Abril de 2006
| Ponente | EDUARDO ESPIN TEMPLADO |
| ECLI | ES:TS:2006:2214 |
| Número de Recurso | 7059/2003 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 18 de Abril de 2006 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
FERNANDO LEDESMA BARTRETOSCAR GONZALEZ GONZALEZMANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAFRANCISCO TRUJILLO MAMELYEDUARDO ESPIN TEMPLADO
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a dieciocho de Abril de dos mil seis.
VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituída en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 7.059/2.003, interpuesto por AMERICAN CYANAMID COMPANY, representada por el Procurador D. Javier Ungría López, contra la sentencia dictada por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 5 de junio de 2.003 en el recurso contencioso-administrativo número 631/1.998 , sobre denegación de marca número 1.977.370 "DE LA A AL ZINC".
Es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada por el Sr. Abogado del Estado.
En el proceso contencioso-administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso- Administrativo (Sección Novena) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 5 de junio de 2.003 , desestimatoria del recurso promovido por American Cyanamid Company contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 5 de noviembre de 1.996 y de 17 de diciembre de 1.997, confirmatoria ésta última de la anterior al desestimar el recurso interpuesto contra la misma. Por dichas resoluciones se denegaba la inscripción de la marca nº 1.977.370 "DE LA A AL ZINC", de tipo denominativo, para productos de la clase 5 del nomenclátor.
Notificada dicha sentencia a las partes, la demandante presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 11 de julio de 2.003, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la representación procesal de American Cyanamid Company compareció en forma en fecha 29 de septiembre de 2.003, mediante escrito interponiendo recurso de casación al amparo del apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que articula en los siguientes motivos:
- 1º, por infracción de la jurisprudencia que cita en relación con la caducidad sobrevenida de la marca obstaculizante, y
- 2º, por infracción del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre , de Marcas.
Terminaba suplicando que se dicte sentencia que case y anule la recurrida y resuelva en cuanto al fondo conforme a Derecho, según viene establecido en la letra d) del artículo 95.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, dentro de los términos en los que aparecía planteado el debate en la instancia, de forma que, en consonancia con el "petitum" realizado ante el Tribunal "a quo", se declare que fueron nulas las resoluciones adoptadas en el expediente de autos por la Oficina Española de Patentes y Marcas para denegar la inscripción de la marca número 1.977.370 y que, por contra, es procedente la concesión del registro solicitado.
El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sala de fecha 26 de enero de 2.005.
Personado el Abogado del Estado, ha formulado escrito de oposición al recurso de casación, suplicando que se dicte sentencia desestimando el mismo y con costas.
Por providencia de fecha 12 de enero de 2.006 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 5 de abril de 2.006, en que han tenido lugar dichos actos.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo Espín Templado, Magistrado de la Sala.
Objeto y planteamiento del recurso de casación.
La sociedad American Cyanamid Company impugna en casación la Sentencia de 5 de junio de 2.003, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Novena) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid , que desestimó el recurso entablado contra la denegación por la Oficina Española de Patentes y Marcas de la marca 1.977.370 "De la A al Zinc", denominativa, para la clase 5.
La Sentencia recurrida funda su fallo desestimatorio en las siguientes consideraciones jurídicas:
"TERCERO.- La recurrente alega que debe acordarse la inscripción de la marca cuya inscripción ha sido denegada toda vez que la marca cuya oposición ha sido la causa que ha obstaculizado su acceso al Registro de la Propiedad Industrial ha caducado por la falta de uso, caducidad que ha sobrevenido durante la tramitación del presente procedimiento judicial y que debe tenerse en cuenta por este Tribunal al resolver el presente recurso contencioso administrativo.
Para resolver la cuestión debatida debemos tener en cuenta la doctrina fijada por el Tribunal Supremo en la sentencia de 11 de marzo de 1997 en la que se afirma:
"SEGUNDO.- Sobre supuestos análogos al ahora planteado, y dejando de lado matices que no hacen al caso, cabe descubrir en la jurisprudencia de esta Sala dos criterios ciertamente contradictorios. Conforme a uno de ellos, coincidente con la tesis de la parte apelante, tal circunstancia de caducidad, aún sobrevenida en un momento procesalmente tan tardío como es la segunda instancia del proceso, debe ser valorada al objeto de que con la misma quede franqueado el camino de acceso al registro de la marca aspirante, al haber desaparecido el obstáculo único que en su momento se opuso a la incripción (entre otras, se recoge dicho criterio en la sentencia de fecha 22 de julio de 1991 ). Conforme al segundo, ese proceder implica otorgar a la marca aspirante una prioridad antijurídica y protencialmente dañosa del derecho de terceros:
-
Antijurídica, porque ningún efecto favorable debe seguirse para la solicitud de inscripción si ésta, en el momento en que se pide, es contraria al ordenamiento jurídico.
-
Potencialmente dañosa de quienes, por haber respetado los derechos de propiedad industral publicados por el registro, acomodando plenamente su conducta a lo querido por el ordenamiento jurídico, se hubieran abstenido de solicitar a su favor el signo distintivo mientras perviviera la eficacia juríica del registro de otro incompatible (criterio que cabe construir a la vista de la sentencia de fecha 23 de diciembre de 1992, y de otras muchas, por todas la de 11 de abril de 1990 , que se han ocupado de los efectos atribuibles a una solicitud hecha con anterioridad a la finalización del plazo de rehabilitación de una marca caducada).
Es este segundo criterio el que el Tribunal entiende más acomodado al ordenamiento jurídico:
-
Ante todo, por las mismas razones en que se basa, convincentes y suficientes por si solas.
-
Porque la exigencia que conlleva de que el solicitante de la marca deduzca una nueva solicitud una vez desaparecido el hecho obstativo, no es causa para él de ningún perjuicio antijurídico, tal y como se desprende de aquellas razones, ni es contraria al principio de economía procesal, pensado realmente para tutelar supuestos en los que el contenido de la solución no variará por su demora para un momento posterior, sino persupuesto necesario para evitar la lesión injustificada de eventuales derechos de terceros, colocando a todos los interesados en la misma en igual posición de partida querida por el ordenamiento tras al desaparición del referido hecho obstativo.
-
Porque la eficacia retroactiva que en alguna medida conlleva la adopcion del criterio contrario, se otorgaría con contravención de lo que disponía el artículo 45.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo , y hoy el artículo 57.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre , pues ni los supuestos de hecho necesarios existían ya en la fecha a que se retrotraería la eficacia de la inscripción, ni cabría afirmar que con ello no se lesionan derechos o intereses legítimos de otras personas.
-
Por su mayor congruencia con la norma contenida en el artículo 55.2 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de marcas , a cuyo tenor: "El registro de marca caducado en virtud de sentencia dejará de producir efectos desde el momento en que la sentencia gane firmeza".
Doctrina que se reitera en las sentencias del Tribunal Supremo de 3 de junio de 1997, 28 de abril y 13 de mayo de 1998 .
Por tanto, a la vista de la jurisprudencia expuesta no puede aceptarse la alegación de la actora pues no puede olvidarse que la denegación de inscripción nunca tiene un efecto preclusivo, irreversible, sino que siempre deja abierta la posibilidad de una nueva decisión, ante una circunstancia sobrevenida que altera la situación fáctica en que aquélla se produjo; sin que ello signifique que la anterior resolución denegatoria no estuviera ajustada a derecho." (fundamento de derecho tercero)
El recurso de casación se formula mediante dos motivos, acogidos al apartado 1.d) dle artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción . El primero de ellos se basa en la alegación de infracción de la jurisprudencia sobre caducidad sobrevenida de marca obstaculizante, mientras que el segundo se funda en la supuesta infracción del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas (32/1988, de 10 de noviembre ).
Sobre la caducidad sobrevenida de la marca obstaculizante.
Sostiene la actora en el primer motivo que debe admitirse el registro de la marcas solicitada habida cuenta de que la marca obstaculizante ha sido declarada caducada por falta de uso mediante Sentencia del orden civil, declaración que se ha producido durante la tramitación del proceso judicial a quo. Aduce que la propia Sentencia recurrida admite la existencia de dos tendencias jurisprudenciales contrarias susceptibles de aplicación, y entiende que la Sala de instancia ha aplicado la menos oportuna en relación con las circunstancias concurrentes en el caso concreto. En efecto, según la parte actora, frente a la afirmación de la Sentencia recurrida de que el solicitante siempre puede reiterar su solicitud sin efectos perjudiciales antijurídicos, en el presente supuesto si se producirían tales perjuicios, al haber inscrito la empresa titular de la marca obstaculizante otra marca análoga ("Azinc") durante el litigio sobre la caducidad por falta de uso de la marca opuesta, por lo que una nueva solicitud se encontraría ahora con la prioridad de esta nueva marca, posterior a su solicitud inicial.
Entiende la actora asimismo que la denegación de la marca solicitada en aplicación de la corriente jurisprudencial aplicada va en contra de la finalidad del legislador de que la prioridad en el registro garantice la propiedad de la marca, ya que en el momento en que se declaró la caducidad de la marca opuesta su solicitud estaba todavía viva al haberse recurrido contra su inicial denegación. Sería asimismo contradictorio con lo pretendido por el legislador el hecho de que tras haber obtenido la caducidad de una marca por una de las vías previstas en la Ley de Marcas, dicha actividad habría resultado ineficaz. Considera también la sociedad recurrente que la corriente jurisprudencial aplicada infringe en el caso concreto el artículo 610 del Código Civil , ya que una marca caducada por falta de uso es asimilable a uno de los bienes carentes de dueño y apropiables por ocupación; la sentencia civil vendría a confirmar una circunstancia de abandono producida en los plazos señalados.
Debe rechazarse el motivo. Se equivoca la parte actora cuando parece entender que la Sentencia de instancia tenía disponibles dos posibles tendencias jurisprudenciales entre las que podría optar en función de las circunstancias del caso. Sin embargo, ello no es así, sino que a partir de la Sentencia que oportunamente cita la Sala juzgadora, este Tribunal dejó sentado el criterio interpretativo correcto en lo que respecta a los efectos de la caducidad sobrevenida de la marca obstaculizante en aplicación de la Ley de Marcas de 1.988 . Dicha jurisprudencia se ha venido aplicando sin excepción a partir de la referida Sentencia de esta Sala y Sección de 11 de marzo de 1.997 -Apelación 14.217/1.991 - (Sentencia de 28 de abril de 1.998 -RC 667/1.993 o, recientemente, en la de 10 de diciembre de 2.004 -RC 609/2.002 ) y la Sala de instancia ha acertado al aplicar dicha doctrina.
Por lo demás, pese a los argumentos de la entidad recurrente, no hay motivo alguno para reconsiderar dicha doctrina -cuyas razones no es preciso reiterar puesto que están recogidas en el fundamento de la Sentencia recurrida que se ha transcrito más arriba- a la vista de lo dispuesto en la Ley de Marcas de 1.988, que resulta de aplicación al presente supuesto, cuyo artículo 55.2 establece de manera inequívoca que la caducidad judicialmente declarada tendrá efectos desde la firmeza de la Sentencia que así lo establezca, por lo que al momento de solicitarse la marca litigiosa la marca opuesta tenía viva su capacidad obstativa. Es cierto que con la nueva Ley (17/2001, de 7 de diciembre ) el criterio ha variado y se retrotraen los efectos de la caducidad al momento en que materialmente se produjo el hecho causante de la misma (artículo 55.2 ), pero no es posible aplicar al presente supuesto un criterio legal introducido con posterioridad. Hay que reiterar, por tanto, lo afirmado por la Sentencia recurrida en el sentido de que la actora siempre ha podido, desde el mismo momento en que obtuvo la declaración judicial de la caducidad de la marca opuesta, reiterar la solicitud de la marca pretendida, aunque ciertamente siempre tendrá que enfrentarse a las marcas que legítimamente la entidad opuesta u otras hayan podido registrar en el ínterin.
El motivo segundo ha de ser rechazado por las mismas razones, puesto que en él se reiteran los mismos argumentos ya vistos aunque proyectados ahora sobre la aplicación supuestamente errónea del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas : sostiene la actora que de aplicarse la doctrina jurisprudencial sobre la caducidad más adecuada al supuesto concreto, no habría marca obstativa que hiciera surgir la prohibición contenida en el citado precepto.
Conclusión y costas.
Al no prosperar ninguno de los dos motivos ha de desestimarse el recurso de casación. Se imponen las costas a la parte que lo ha sostenido, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción .
En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,
Que NO HA LUGAR y por lo tanto DESESTIMAMOS el recurso de casación interpuesto American Cyanamid Company contra la sentencia de 5 de junio de 2.003 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Novena) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo 631/1.998 . Se imponen las costas de la casación a la parte recurrente.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos . PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. EDUARDO ESPIN TEMPLADO, estando constituída la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.
-
SAP León 450/2021, 29 de Noviembre de 2021
...enjuiciados, ejecutando así una conducta cuya ilicitud a la orden de alejamiento no admite duda alguna y es de común conocimiento( SSTS 18/4/2006 ). TERCERO Procede, por todo lo expuesto, la íntegra desestimación del recurso de apelación formulado contra la sentencia recurrida, así como la ......
-
STSJ Cataluña 147/2007, 26 de Febrero de 2007
...las sentencias del Tribunal Supremo de 11 de marzo de 1997, 28 de abril y 13 de mayo de 1998, 15 de diciembre de 2004, y 7 de marzo y 18 de abril de 2006 . De todas ellas se desprende que el artículo 55.2 de la Ley de Marcas de1988 debe aplicarse estrictamente, cuando establece que "el regi......
-
STS, 23 de Octubre de 2008
...de instancia, que ha resuelto de forma ajustada al ordenamiento jurídico y a nuestra jurisprudencia expuesta en las SSTS de 18 de abril de 2006 (RC 7059/2003) y 28 de junio de 2007 (RC 8328/2004 No ha lugar al recurso de casación, con imposición de las costas a la parte recurrente por imper......
-
STS, 19 de Septiembre de 2008
...caducada. Tal interpretación es también la que se desprende de nuestra jurisprudencia, contenida, entre otras, en las SSTS de 18 de abril de 2006 R.C. 7059/2003 (fº.dº 2º) y 9 de junio de 2008 R.C. 6689/2005 (fº.dº 5º ). Por otra parte, como la propia recurrente reconoce, la adquisición a s......