STS 632/2008, 4 de Julio de 2008

PonenteJESUS CORBAL FERNANDEZ
ECLIES:TS:2008:3975
Número de Recurso4054/2001
ProcedimientoCIVIL
Número de Resolución632/2008
Fecha de Resolución 4 de Julio de 2008
EmisorTribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a cuatro de Julio de dos mil ocho.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el recurso de casación dictado en grado de apelación respecto la Sentencia dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Quince, como consecuencia de autos de Juicio Ordinario Declarativo de Menor Cuantía, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia Número Tres de Barcelona, cuyo recurso fue interpuesto por la entidad LAYPUN, S.A. y D. Jorge, representados por el Procurador D. Antonio Mª. Anzizu y Furest, siendo parte recurrida la entidad BLAY PUNT S.L. y D. Jose Francisco, representados por la Procurador Dª. Blanca Grande Pesquero.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

1.- El Procurador D. Antonio Mª. Anzizu y Furest, en nombre y representación de la entidad Laypun, S.A. y D. Jorge, interpuso demanda de Juicio Declarativo de Menor Cuantía, ante el Juzgado de Primera Instancia Número Tres de Barcelona, sobre declaración de derechos de Propiedad Industrial, siendo parte demandada la entidad Blay Punt, S.L. y D. Jose Francisco; alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables, para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "por la que, definitivamente juzgando se DECLARE: PRIMERO: Que D. Jorge, como propietario y titular de la Marca "LAYPUN" nº 373.532, que viene siendo explotada por LAYPUN S.A., tiene el derecho exclusivo para la utilización de la indicada Marca y el derecho excluyente en cuanto a la utilización por parte de terceros de signos distintivos, ya sean Marcas, denominación social y/o Rótulo de Establecimiento, que por su semejanza con la indicada Marca "Laypun" puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación para designar productos y actividades idénticos o similares. SEGUNDO: Que la adopción y uso en el tráfico económico por el demandado D. Jose Francisco primero y/o por la mercantil constituida por dicho demandado, denominada Blay Punt, S.L., de la expresada denominación, ya sea junta, separando sus vocablos y/o intercalando la "&" y/o expresiones genéricas como la palabra "moda", en relación con confecciones en general, constituyen violación, interferencia y lesión de los derechos de exclusiva que se derivan de la inscripción en la Oficina Española de Patentes y Marcas de la Marca "Laypun" nº 373.532. TERCERO: Que los actos de adopción y uso del distintivo a que se refiere el anterior apartado, son, además, actos constitutivos de Competencia Desleal, tipificados en los artículos 5, 6 y 12 de la Ley vigente de Competencia Desleal. CONDENANDO EN CONSECUENCIA 1.- A la demandada Blay Punt S.L. a cesar en la utilización de la indicada denominación, adoptando el acuerdo social pertinente en orden a modificar de sus Estatutos la expresada denominación Blay Punt, S.L., sustituyéndola por otra que no incluya dicha denominación y que no se preste a error o confusión con la marca "Laypun" nº 373.532 ni con la denominación social propia de mi representada LAYPUN S.A., inscribiendo dicha modificación de denominación social en el Registro Mercantil correspondiente, dentro de los quince días siguientes a la firmeza de la Sentencia que recaiga. 2.- A que los demandados cesen en la utilización del distintivo mercantil "Blay Punt" como denominación social, marca y/o rótulo de establecimiento, ya sea con los vocablos que lo integran juntos, separados, intercalando entre los mismos el signo "&" y/o agregando vocablos genéricos como lo es el vocablo "moda". 3.- A que se cancelen las inscripciones registrales de las marcas pretendidas por el demandado D. Jose Francisco nºs. 1.983.535 y 2.021.533 (documentos nºs 8 y 9 de esta demanda), caso de que hubieren sido inscritas en la Oficina Española de Patentes y Marcas al dictarse la sentencia, notificando la expresada Sentencia a la indicada oficina Registral y ordenando en tal caso dicha cancelación; o, subsidiariamente, en el caso de que no hubieran sido inscritas aun las referidas Marcas al tiempo de dictarse Sentencia, se declare que el demandado D. Jose Francisco carece de derecho a la inscripción de tales marcas en la forma que han sido solicitadas, procediendo igualmente a la correspondiente comunicación de la Sentencia a la Oficina Española de Patentes y Marcas. 4.- A retirar del tráfico económico todos los medios materiales y de publicidad, impresos, tarjetas u otros documentos en los que se haya materializado la violación de la marca "Laypun" a que se refieren los anteriores pedimentos. 5.- A indemnizar los daños y perjuicios causados de todo orden por los demandados en la cantidad que se establezca en periodo de prueba y/o ejecución de Sentencia, sobre las bases concretadas en el Fundamentos de Derecho XII. 6.- A la publicación de la Sentencia que se dicte en el presente procedimiento, a costa de los demandados, en dos diarios de ámbito nacional, dentro de los quince días siguientes a la firmeza de la Sentencia que recaiga. 7.- A las costas del presente procedimiento, caso de oponerse a esta demanda, con expresa declaración de su temeridad, a los efectos previstos en el último inciso del art. 523 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.".

  1. - El Procurador D. David Elies i Vivancos, en nombre y representación de D. Jose Francisco, contestó a la demanda alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "desestimando en todos sus extremos la demanda formulada por las actoras, absolviendo a mis representadas en todos sus pedimentos, con expresa declaración de temeridad e imposición de costas a las demandantes.".

  2. - Recibido el pleito a prueba, se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente. Unidas a los autos, las partes evacuaron el trámite de resumen de prueba en sus respectivos escritos. El Juez de Primera Instancia Número Tres de Barcelona, dictó Sentencia con fecha 7 de octubre de 1.998, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO: Que estimo la demanda deducida por la postulación procesal de LAYPUN S.A. y D. Jorge, y debo de condenar y condeno a la mercantil BLAYPUNT S.L. y D. Jose Francisco a lo siguiente: a) que la mercantil demandada deberá de cesar de utilizar la expresión "BLAY PUNT" como marca y/o rótulo de establecimiento, ya sea con los vocablos que lo integran juntos, separados, intercalando entre los mismos el signo "&" y/o agregando vocablos genéricos, como lo es el vocablo "moda". b) a retirar del tráfico económico cuantos medios materiales de publicidad, impresos y demás donde conste la violación de la marca prioritaria de la actora; c) condeno al pago de la cantidad de 1.624.603, más los intereses legales; d) a la publicidad de la presente sentencia, a costa de los demandados, en dos diarios de ámbito nacional; e) la condena en costas a la parte demandada, por la estimación quasi-integra de la demanda, si bien se desestima la petición del cambio de denominación social.".

SEGUNDO

Interpuestos recursos de apelación contra la anterior resolución por las representaciones respectivas de la entidad Blay Punt, S.A. y D. Jose Francisco y la entidad Laypun, S.A. y D. Jorge, la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Quince, dictó Sentencia con fecha 18 de septiembre de 2.001, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: ESTIMAMOS, en parte el recurso de apelación interpuesto por BLAY PUNT S.L. y D. Jose Francisco, contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número Tres de los de Barcelona, y cuya parte dispositiva ha sido transcrita en el antecedente de hecho primero de ésta resolución, con revocación de parte la misma, dejando sin efecto los pronunciamientos condenatorios respecto a la marca número 2.021.553, BLAY MODA & PUNT, de que es titular la demanda. DESESTIMAMOS el recurso interpuesto en vía adhesiva por LAYPUN S.A. y D. Jorge. No procede especial pronunciamiento sobre las costas causadas en la primera instancia y de las causadas en el presente recurso.".

TERCERO

El Procurador D. David Elies Vivancos, en nombre y representación de la entidad Blay Punt, S.L. y D. Jose Francisco, interpuso recurso de casación respecto la Sentencia dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Quince, de fecha 18 de septiembre de 2.001, con apoyo en los siguientes motivos, MOTIVOS DEL RECURSO: UNICO.- Al amparo del nº 3º del art. 477.2 de la LEC se alega infracción de los arts. 31 y 35 de la Ley de Marcas.

CUARTO

El Procurador D. Antonio Mª. Anzizu y Furest, en nombre y representación de la entidad Laypun, S.A. y D. Jorge, interpuso recurso de casación respecto la Sentencia dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Quince, de fecha 18 de septiembre de 2.001, con apoyo en los siguientes motivos, MOTIVOS DEL RECURSO: PRIMERO.- Al amparo del art. 477.3 LEC se alega infracción de la doctrina jurisprudencial contenida en las Sentencias de 27-12-1.954, 11-3-1977, 7-7-1980, 16-7-1985, 24-1-1986, 22-7-1992, 11-12-1993, 26-6-1995, 4-7-1995, 31-12-1996 y 28-9-2000. SEGUNDO.- Al amparo del nº 1 del art. 477 de la LEC, se alega infracción de los arts. 13, apartado c); 31, apartado 1 y 2 apartado d); 35 y 36 apartados a) y c) de la vigente Ley de Marcas, de 10 de noviembre de 1.988. TERCERO.- Bajo el mismo ordinal se alega infracción del art. 38 de la Ley de Marcas. CUARTO.- Bajo el mismo ordinal se alega infracción de los arts. 372, 373 y 382 del Reglamento del Registro Mercantil. QUINTO.- Bajo el mismo ordinal se alega infracción de los arts. 1, 12.1.a) y 11.1.a) de la Ley de Marcas. SEXTO.- Bajo el mismo ordinal se alega infracción de los arts. 5, 6 y 12 de la Ley de Competencia Desleal de 10 de enero de 1.991.

QUINTO

Por Providencia de fecha 23 de noviembre de 2.001, se tuvo por interpuestos los recursos de casación anteriores dentro del plazo señalado, y se acuerda remitir las actuaciones a la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.

SEXTO

Recibidas las actuaciones en esta Sala, se personaron la Procuradora Dª. Blanca M. Grande Pesquero, en nombre de D. Jose Francisco y la entidad Blay Punt, S.L., y la Procuradora Dª. Montserrat Sorribes Calle, en representación de la entidad Laypun, S.A. y D. Jorge.

SEPTIMO

Con fecha 31 de enero de 2.006, se dictó Auto por esta Sala en el que se acordó no admitir el recurso de casación interpuesto por la entidad Blay Punt, S.L. y D. Jose Francisco; y respecto del recurso de casación formulado por la entidad Laypun S.A. y Dn. Jorge, se acuerda no admitir los motivos tercero, quinto y sexto del mismo.

OCTAVO

Por la Procuradora Dª. Blanca Grande Pesquero, en nombre de la entidad Blay Punt, S.L. y D. Jose Francisco, se presentó escrito de impugnación al recurso formulado de contrario.

NOVENO

No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 13 de junio de 2.008, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. JESÚS CORBAL FERNÁNDEZ

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

El objeto del recurso de casación ha quedado reducido al tema de si procede acordar la modificación de la denominación social de una empresa y su sustitución por otra que no se preste a error o confusión con una marca prioritaria de otra sociedad, ni con su denominación social, dedicándose ambas entidades a la misma actividad económica y en la misma localidad.

En la demanda formulada por la entidad mercantil LAYPUN S.A. y por Dn. Jorge contra la sociedad mercantil BLAYPUNT, S.L. y Dn. Jose Francisco se formularon las siguientes pretensiones: a) la declaración de que, como titular de la marca LAYPUN, número 373.532, tenía derecho exclusivo a su utilización de la misma; b) la declaración de que el uso en el mercado de dicho signo por los demandados, D. Jose Francisco y Blay Punt, S.L., ya con separación de vocablos, ya sin hacerlo, ya con la intercalación de la & y/o expresiones genéricas, como la palabra moda, constituían violación de su derecho; c) la declaración de que tales actos eran constitutivos de competencia desleal, en concreto de los tipos descritos en los artículos 5, 6 y 12 de la Ley 3/1990 ; d) la condena de la sociedad demandada a cesar en la utilización de su denominación social y a adoptar el acuerdo de sustituirla por otra que no genere riesgo de error o confusión con su marca, ni con su denominación social; e) la condena de los demandados a cesar en la utilización del distintivo mercantil BLAY PUNT como denominación social, marca o rótulo de establecimiento; f) la cancelación de las inscripciones registrales de unas marcas solicitadas por el demandado, D. Jose Francisco, con los números 1.983.535 y 2.021.533 o, subsidiariamente, en el caso de que no hubieran sido concedidas, la declaración de que dicho demandado carecía de derecho a obtener su concesión; g) la condena de los demandados a retirar del mercado los materiales y la publicidad en que se haya materializado la violación de la marca LAYPUN; h) la condena de los mismos a indemnizarles en los daños y perjuicios causados de todo orden, en la cantidad que se establezca en periodo de prueba o en ejecución de sentencia; e, i) la publicación de la sentencia a costa de los demandados en dos diarios de ámbito nacional.

La Sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia núm. 3 de Barcelona el 7 de octubre de 1.998, en los autos de juicio declarativo de menor cuantía núm. 626 de 1.996, contiene el fallo del tenor literal siguiente: Que estimo la demanda deducida por la postulación procesal de Laypunt S.A. y D. Jorge, y debo de condenar y condeno a la mercantil Blay Punt S.L. y D. Jose Francisco a lo siguiente: a) que la mercantil demandada deberá de cesar de utilizar la expresión Blaypunt como marca y/o rótulo de establecimiento, ya sea con los vocablos que lo integran juntos, separados, intercalando entre los mismos el signo "&" y/o agregando vocablos genéricos, como lo es el vocablo "moda". b) a retirar del tráfico económico cuantos medios materiales de publicidad, impresos y demás donde conste la violación de la marca prioritaria de la actora; c) condeno al pago de la cantidad de 1.624.603, más los intereses legales; d) a la publicidad de la presente sentencia, a costa de los demandados, en dos diarios de ámbito nacional; e) la condena en costas a la parte demandada, por la estimación íntegra de la demanda, si bien se desestima la petición del cambio de denominación social.

La Sentencia expresada estima la demanda, salvo en los aspectos relativos al cambio de denominación social y que no contiene pronunciamiento alguno en cuanto a las acciones de competencia desleal ejercitadas por la parte demandante lo que se va a entender en la sentencia de apelación como desestimación de las pretensiones correspondientes.

La Sentencia dictada por la Sección Décimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona el 18 de septiembre de 2.001, en el Rollo núm. 77 de 1.999, acuerda: a) estimar en parte el recurso de apelación de BLAYPUNT, S.L. y Dn. Jose Francisco, revocando parcialmente la resolución del Juzgado en el sentido de dejar sin efecto los pronunciamientos condenatorios respecto de la marca núm. 2.021.553, BLAY MODA & PUNT, de que es titular la demandada; b) desestimar la apelación adhesiva de LAYPUN S.A. y Dn. Jorge; y, c) No hacer especial pronunciamiento sobre las costas causadas en ambas instancias.

Contra dicha resolución se interpusieron sendos recursos de casación por las partes actora y demandada. Por Auto de esta Sala de 31 de enero de 2.006 se inadmitió el recurso de BLAY PUNT, S.L. y de Dn. Jose Francisco y asimismo se inadmitieron los motivos tercero, quinto y sexto del recurso de casación de LAYPUN, S.A. y de Dn. Jorge, admitiéndose los motivos primero, segundo y cuarto de este último recurso. En el motivo primero se denuncia infracción de la jurisprudencia contenida en las Sentencias que cita; en el segundo se alega la infracción de los arts. 13. ap. c), 31 apartados 1 y 2, D; 35 y 36 apartados A) y C) de la vigente Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1.988 ; y en el cuarto se aduce la infracción de los arts. 372, 373 y 382 del Reglamento del Registro Mercantil.

SEGUNDO

En el fundamento segundo de la sentencia recurrida se contiene la relación de los hechos probados que interesan al litigio y que son los siguientes:

La sociedad accionante LAYPUN S.A., se constituyó el veintiocho de mayo de mil novecientos ochenta y tres y está domiciliada en la ciudad de Igualada, dedicándose a la fabricación y comercialización de toda clase de tejidos y prendas para el vestido; el codemandante, Sr. Jorge, socio fundador y rerpesentante de la mencionada sociedad, es titular registral de la marca número 373.532, consistente en la denominación LAYPUN, concedida en cinco de mayo de mil novecientos sesenta y uno para distinguir confecciones de todas clases, para caballero, señora y niño; LAYPUN SA ha venido explotando, con la autorización de D. Jorge, la marca LAYPUN coincidente con su denominación social, para la distinción de los productos para los que se haya concedida; el diez de enero de mil novecientos noventa y cinco, el demandado D. Jose Francisco, junto con otro, constituyó la sociedad codemandada, BLAY PUNT, S.L., con domicilio en Igualada y dedicada a la confección y comercialización de géneros de punto; dicha sociedad utiliza como distintivo comercial la denominación BLAY & PUNT y el rótulo con la misma denominación; el codemandado D. Jose Francisco solicitó de la Oficina Española de Patentes y Marcas la inscripción de las marcas BLAYPUNT, número 1.263.270, BLAY & PUNT número 1.983.535 y BLAY MODA & PUNT número 2.021.533, la dos primeras para distinguir vestidos, calzados y sombrerería, de los cuales sólo fue concedida la marca gráfico denominativa BLAY MODA & PUNT, número 2.021.553, en la clase 25, confección en general; con anterioridad a dicha concesión, la parte actora había requerido a los demandados para que cesaran en el uso, como marca y como rótulo de establecimiento, del signo denominativo BlayPunt.

En el fundamento quinto de la sentencia se afirma que la comparación, por medio de la impresión de conjunto que uno y otros signos produce, conduce a estimar cierta la semejanza denunciada por la actora con respecto a los signos BLAYPUNT y BLAY & PUNT, no respecto a la marca de la demandada BLAY MODA & PUNT.

Y en el fundamento tercero, a propósito del conflicto relativo a la denominación social, se señala que "la Ley de Marcas tolera el uso en el mercado por tercero de su nombre completo, aunque sea idéntico o semejante a una marca registrada, siempre que tenga lugar de buena fe y no como marca -art. 33.1 -, como nombre comercial -art. 81 - o como rótulo -art. 85 -. De tal manera que, para el éxito de las acciones que regulan sus artículos 35 y concordantes de la Ley de Marcas, frente a terceros que usan su denominación social, será necesario que la actora demuestre; a) que lo hacen como signo -y se dan las circunstancias del art. 31.1 -, o b) que lo hacen como mera denominación pero de mala fe. Ello sentado, no hay prueba de que la sociedad demandada haya usado su denominación fuera de su específica función y ámbito".

TERCERO

En el motivo primero se denuncia infracción de la doctrina jurisprudencial constituida por las Sentencias que cita, resaltando en el cuerpo del motivo que, dada la gran similitud, rayana en la identidad, entre los distintivos LAYPUN y BLAY PUNT y la relación o práctica identidad entre los correspondientes productos y actividades, que tienen su origen y desarrollo en la misma ciudad de Igualada no puede ofrecer duda que, en aplicación de dicha jurisprudencia, Dn. Jorge, en su condición de titular de la Marca prioritaria LAYPUN núm. 373.532, tiene derecho y acción para que sea modificada la denominación o razón social BLAY PUNT, S.L. por la evidente y manifiesta incompatibilidad entre ambos distintivos. A continuación resalta el motivo la especial significación de las Sentencias de 16 de julio de 1.985 (DOMESTOS), 31 de diciembre de 1.996 (MILANO), y 28 de septiembre de 2.000 (LIMPIEZA VELA). En el motivo segundo se denuncia la infracción, entre otros preceptos, del art. 31.1 y 2, d) de la LM 32 de 1.988, que se produce porque la parte demandada, sin consentimiento alguno de los actores y con su oposición, ha mantenido en el tráfico económico la denominación social BLAY PUNT, S.L., en relación con productos prácticamente idénticos y susceptibles de inducir a errores y confusionismos entre los consumidores, por lo que la norma legal le otorga el derecho de exclusiva y excluyente derivado de la inscripción de la marca 373.532 para ejercitar las acciones civiles correspondientes.

CUARTO

La doctrina jurisprudencial mayoritaria relativa al conflicto entre la denominación o razón social por un lado, y los signos distintivos de propiedad industrial (marca, nombre comercial y rótulo de establecimiento) por otro, parte de la base de que se desenvuelven en distintas esferas de actuación, tienen diferente régimen jurídico y responden a funciones diversas, y, por consiguiente, en principio, de no utilizarse una denominación social como marca o nombre comercial, no existe incompatibidad. Sin embargo, caben situaciones en que, a pesar de no existir esta utilización, la identidad o semejanza denominativa unida a la identidad o confluencia de actividad comercial pueda crear en los consumidores un riesgo de confusión sobre los productos o sobre la procedencia empresarial (riesgo de asociación). Cuando se dan estas circunstancias, dicha doctrina mayoritaria estima que el titular de la marca o nombre comercial prioritario tiene la facultad de instar la modificación de la denominación, aunque con limitación al vocablo o vocablos que producen la confundibilidad. Se trata de supuestos en que la comercialización con la denominación social rebasa el marco estrictamente societario produciendo confusión al consumidor, por lo que prevalece el interés de no enturbiar la claridad de mercado. Aunque algunas Sentencias han exigido la estricta identidad o igualdad nominal, o la utilización concreta como marca o nombre comercial, no cabe desconocer que el riesgo de confusión o asociación puede surgir de la fuerte similitud de los signos confrontados y de los productos o actividades que ambos designan, pues la actuación en el mismo sector del tráfico comercial supone la utilización de la denominación en documentos de negocios, publicidad, facturas, pedidos, etc. cuya eventual indicación evocará, sin remedio, el producto de la competencia o la procedencia empresarial. En tal sentido las Sentencias de 27 de mayo de 2.004 y 18 de mayo de 2.006, y las que en ellas se citan.

Examinados los hechos declarados probados y las apreciaciones -juicios valorativos- que obran en el fundamento quinto de la resolución recurrida, cuyo acervo argumentativo ha devenido firme al inadmitirse el recurso formulado al respecto, resulta que existe una semejanza confusoria entre los signos denominativos BLAY PUNT y BLAY & PUNT, (no en cuanto a BLAY MODA & PUNT) por una parte, y LAYPUN, por la otra, y que se designan productos (prendas de vestir) del mismo sector del tráfico.

Por consiguiente, si la actividad comercial de la sociedad denominada BLAY PUNT S.L. se desenvuelve en relación con la confección y comercialización de productos que coinciden con los designados por la marca prioritaria (anterior en el tiempo) de la actora, no cabe sino convenir que se crea un riesgo cuando menos de asociación, tanto más que las empresas operan en la misma localidad, y que por ello es plenamente aplicable la doctrina jurisprudencial mayoritaria antes expresada en relación con el art. 31 de la LM 32/1.988, por lo que procede los motivos primero y segundo (éste en el particular), sin necesidad de examinar el cuarto, acordando lo procedente respecto de la intromisión ilícita.

QUINTO

La estimación de los motivos expresados del recurso de casación por infracción de la doctrina jurisprudencial implica la casación de la sentencia impugnada y la resolución sobre el caso, declarando lo que corresponda según los términos en que se hubiere producido la oposición a la doctrina jurisprudencial o la contradicción o divergencia de jurisprudencia, de conformidad con lo establecido en el art. 487.3, en relación con el art. 477.2.3º, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Al efecto, habida cuenta lo razonado debe ser revocada también la resolución del Juzgado en el particular, y con estimación de los puntos d) -condena de la sociedad demandada a cesar en la utilización de su denominación social y adoptar el acuerdo de sustituirla por otra que no genere riesgo de error o confusión con su marca-, y e) -condena de los demandados a cesar en la utilización del distintivo mercantil BLAY PUNT con denominación social- de la demanda, procede acordar el cese por la demandada de la utilización de la denominación social BLAY PUNT, adoptando el correspondiente acuerdo social pertinente en orden a modificar sus estatutos para sustituirla por otra que no se preste a error o confusión con la marca prioritaria LAYPUN núm. 373.532, a lo que se reduce el objeto litigioso en el ámbito del derecho marcario, inscribiendo dicha modificación en el Registro Mercantil correspondiente.

Se mantienen los pronunciamientos de no hacer imposición de costas en primera instancia, ni en apelación, por aplicación de los preceptos de los arts. 523, párrafo segundo, y 710, párrafo segundo, ambos de la LEC de 1.881, aparte de tratarse de una cuestión, la examinada, doctrinalmente polémica y sobre la que no hay una jurisprudencia única; y tampoco se hace especial imposición respecto de las del recurso de casación de conformidad con lo establecido en el art. 398.2 LEC 2.000.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

FALLAMOS

PRIMERO

Que estimamos el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de LAYPUN, S.A. y Dn. Jorge contra la Sentencia de la Sección Décimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona el 18 de septiembre de 2.001, en el Rollo número 77 de 1.999, la cual casamos únicamente en el particular relativo a la denominación social de la demandada BLAY PUNT S.L., revocando en la misma medida la Sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia núm. 3 de la misma Capital el 7 de octubre de 1.998, en los autos de juicio de menor cuantía número 626 de 1.996.

SEGUNDO

Condenamos a la sociedad demandada a cesar en la utilización de su denominación social y a adoptar el acuerdo de sustituirla por otra que no genere riesgo de error o confusión con la marca prioritaria LAYPUN, número 373.532, y condenamos a los demandados a cesar en la utilización del distintivo mercantil BLAY PUNT como denominación social.

TERCERO

Se mantiene en los pronunciamientos restantes lo acordado en la Sentencia de la Audiencia Provincial.

CUARTO

No se hace especial imposición de costas respecto de las causadas en ambas instancias y en el recurso de casación.

Publíquese esta resolución con arreglo a derecho, y devuélvanse a la Audiencia los autos originales y rollo de apelación remitidos con testimonio de esta resolución a los efectos procedentes.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Jesús Corbal Fernández.- Vicente Luis Montés Penadés.- Clemente Auger Liñán.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Jesús Corbal Fernández, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.

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