STS 61/2005, 15 de Febrero de 2005

JurisdicciónEspaña
Fecha15 Febrero 2005
EmisorTribunal Supremo, sala primera, (Civil)
Número de resolución61/2005

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a quince de Febrero de dos mil cinco.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Valencia, como consecuencia de autos de juicio ordinario declarativo de menor cuantía; seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia Número cuatro de los de Valencia, sobre declaración en pleno dominio de denominación de marca gráfica; cuyo recurso fue interpuesto por D, Tomás, representado por la Procuradora de los Tribunales Dª Isabel Fernández Criado de Bedoya; siendo parte recurrida DERRIBOS MATEO, S.L., representada por la Procuradora de los Tribunales Dª Rocio Marsal Alonso.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

1.- El Procurador de los Tribunales D. Onofre Marmeu Laguia, en nombre y representación de Derribos Mateo, S.L., formuló demanda de menor cuantía sobre declaración de pleno dominio de denominación marca gráfica, contra D. Tomás, en la cual tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación terminó suplicando al Juzgado dictase sentencia por la que se declare: "1º.- Declarando el derecho de DERRIBOS MATEO S.L. en pleno domino para emplear de denominación DERRIBOS MATEO como marca gráfica para distinguir los servicios de una empresa dedicada a servicios de derribo y demolición de edificaciones, y como la marca para distinguir membretes de carta, sobres, facturas y demás impresos relacionados con un negocio de los citados servicios. 2º.- Obligar al demandado a cesar de inmediato en el uso de la marca DERRIBOS MATEO, retirando todos los carteles, rótulos, membretes y demás reseñas que contengan dicha marca así como al abstenerse en el uso de la mencionada denominación. 3º.- Como consecuencia de dicha declaración, que carece de valor y efecto, a los fines de acreditar la propiedad industrial de tales derechos, la siguiente inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial a nombre del demandado M 1.770.452 (9), y la consiguiente nulidad y cancelación de la misma; asimismo se solicita se declare la obligación del demandado de abstenerse de seguir empleando la marca indicada; 4º.- Retirar del mercado cualquier medio o soporte publicitario que contenga la denominación DERRIBOS MATEO y proceder a su destrucción. 5º.- La obligación del demandado de indemnizar daños y perjuicios por el uso indebido de las mismas, en la cuantía que se determine en ejecución de sentencia. 6º.- A estar y pasar por las anteriores declaraciones y a las costas del presente juicio".

  1. - Admitida a trámite la demanda y emplazado el demandado, se personó en autos el Procurador D. Jorge Castello Navarro, en nombre y representación de D. Tomás, quien contestó a la misma formulando excepción de falta de legitimación activa de la demandante y tras invocar los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por convenientes, terminó suplicando al Juzgado dictase sentencia: "desestimando la demanda formulada de adverso con imposición de costas a la actora; y estimando la reconvención propuesta en reclamación del cese de los actos de violación del derecho de la marca nº 1.770.452/9 que la demandante reconvenida viene cometiendo, dictar sentencia por la que: 1.- Se declare el derecho exclusivo de D. Tomás a la explotación de la marca nº 1.770.452/9 como titular registral de la misma. 2.- Se declare a Derribos Mateo, S.L. incursa en un supuesto de competencia desleal, con el fin de crear confusión y aprovechar el prestigio comercial de la marca nº 1.770.452/9 en beneficio de tercero. 3.- como consecuencia de lo anterior, se condene a la demandante reconvenida: a) A estar y pasar por lo anterior. b) A indemnizar a mi mandante en los daños y perjuicios que la actividad de Derribos Mateo, S.L. le ha ocasionado y que en ejecución de sentencia se determinarán, estableciéndose como parámetros la facturación llevada a cabo por Derribos Mateo, S.L. desde el mes de agosto de 1993 hasta la fecha, mediante presupuestos y facturas en las que aparezca alguno de los signos distintivos de la marca de la que mi mandante es titular registral; así como al pago de los gastos necesarios para la publicación de la Sentencia estimatoria de la demanda reconvencional que en su día se dicte. d) Al pago de las costas de este procedimiento".

  2. - El Procurador D. Onofre Marmeu Laguia, en nombre y representación de DERRIBOS MATEO, S.L., presentó escrito contestando a la reconvención formulada de contrario y tras invocar los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, terminó suplicando al Juzgado se desestime la reconvención formulada, con imposición de costas al reconviniente.

  3. - Practicadas las pruebas declaradas pertinentes y unidas a los autos, el Ilmo. Sr. Magistrado- Juez del Juzgado de Primera Instancia número Cuatro de los de Valencia, dictó sentencia en fecha 8 de abril de 1997 cuyo FALLO es como sigue: "Que desestimando la excepción procesal articulada de contrario y entrando a conocer del fondo, desestimando la demanda inicial de estas actuaciones, interpuesta por el Procurador D. Onofre Marmeneu Laguia en nombre y representación de la mercantil Derribos Mateo S.L., contra D. Tomás, representado por el Procurador D. Jorge Castelló Navarro debo absolver y absuelvo al indicado demandado de todos los pedimentos frente a él dirigidos. Y estimando parcialmente la demanda reconvencional formulada por éste contra aquélla, debo declarar y declaro el derecho exclusivo de D. Tomás a la explotación de la marca número 1.770.452/9 como titular registral de la misma, condenando a la reconvenida a estar y pasar por tal declaración. Con imposición de las costas derivadas de la demanda inicial a la demandante en la misma, y sin que corresponda hacer pronunciamiento sobre las generadas por la demanda reconvencional".

SEGUNDO

Interpuesto recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia y tramitado el recurso con arreglo a derecho, la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Valencia, dictó sentencia en fecha 21 de septiembre de 1998, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "FALLO: Con estimación parcial del recurso, se desestima la reconvención, y estimando en parte la demanda se hacen las siguientes declaraciones: 1º. Corresponde a la actora una cuota indivisa del 50% del dominio para emplear la denominación Derribos Mateo, como marca gráfica para distinguir los servicios de su empresa. 2º. Es nula la inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial, a nombre del demandado Tomás, la marca M-1.770.452, decretándose la cancelación de la misma. 3º. Se desestiman los restantes pedimentos. 4º. No se hace condena en costas en ninguna de las instancias".

TERCERO

1 La Procuradora de los Tribunales Dª Isabel Fernández Criado de Bedoya, en nombre y representación de D. Tomás, interpuso recurso de casación contra la sentencia pronunciada por la Audiencia Provincial de Valencia, con apoyo en los siguientes motivos: "PRIMERO.- Al amparo de lo dispuesto 1692.3º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por cuanto la Sentencia Novena de la Audiencia Provincial de Valencia, infringe lo dispuesto en los artículos 359 y 372.2 de dicho texto legal y 248.3º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como la doctrina de esa Excma. Sala que se establece, entre otras, en las Sentencias de 17 de Febrero de 1996, 25 de mayo de 1990 y 18 de octubre de 1996. SEGUNDO.- Al amparo de lo dispuesto en el artículo 1692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por cuanto que la Sentencia de la sección noventa de la Audiencia Provincial de Valencia infringe lo dispuesto en los artículos 3.1 y 3.2 de la Ley de Marcas, así como de la Doctrina que esa Excma. Sala establece, entre otras, en la Sentencia de 20 de Marzo de 1998, 5 de Mayo de 1992, 29 de junio de 1.987 y 23 de junio de 1.988".

  1. - Admitido el recurso de casación por auto de fecha 25 de marzo de 1999, se entregó copia del escrito a la representación del recurrido, conforme lo dispuesto en el artículo 1710.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para que en el plazo de 20 días pueda impugnarlo.

  2. - La Procuradora de los Tribunales Dª Rocio Marsal Alonso, en nombre y representación de Derribos Mateo, S.L., presentó escrito de impugnación al recurso de casación y alegando los motivos que estimó pertinentes, terminó suplicando a la Sala dicte sentencia: "declarando la improcedencia de todos y cada uno de los motivos de casación articulados de adverso, se desestime dicho recurso, confirmando en todas sus partes la Sentencia número 767/98, de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección Novena, de fecha 21 de septiembre de 1998, recaída en el rollo de Apelación número 706/97, dimanante de los autos número 62/96 del Juzgado de Primera Instancia número Cuatro de Valencia, por ser plenamente ajustada a Derecho, todo ello con imposición de las costas a la parte contraria por ser preceptivo".

  3. - Al no haberse solicitado por todas las partes personadas la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día veintisiete de enero del año en curso, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. PEDRO GONZÁLEZ POVEDA

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero

Por Derribos Mateo, S.L. se formuló demanda de juicio de menor cuantía contra don Tomás en cuyo suplico solicitaba se dictase sentencia por la que se declare: 1º El derecho de Derribos Mateo, S.L. en pleno dominio para emplear la denominación Derribos Mateo como marca gráfica para distinguir los servicios de una empresa dedicada a servicios de derribo y demolición de edificaciones, y como la marca para distinguir membretes de cartas, sobres, facturas y demás impresos relacionados con un negocio de los citados servicios. 2º. Obligar al demandado a cesar de inmediato en el uso de la marca Derribos Mateo, retirando todos los carteles, rótulos, membretes y demás reseñas que contenga dicha marca así como abstenerse en el uso de la mencionada denominación. 3º Como consecuencia de dicha declaración, que carece de valor y efecto, a fin de acreditar la propiedad industrial de tales derechos, la siguiente inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial a nombre del demandado M1.770.452 (9), y la consiguiente cancelación de la misma; asimismo se solicita se declare la obligación del demandado de abstenerse de seguir empleando la marca indicada. 4º Retirar del mercado cualquier medio o soporte publicitario que contenga la denominación Derribos Mateo y proceder a su destrucción. 5º La obligación del demandado de indemnizar daños y perjuicios pro el uso indebido de las mismas, en la cuantía que se determine en ejecución de sentencia.

Por el demandado, además de oponerse a la demanda, se formuló reconvención solicitando se declare su derecho exclusivo a la explotación de la marca nº 1.770.452/9 como titular registral de la misma, y a Derribos Mateo, S.L. incursa en un supuesto de competencia desleal, con el fin de crear confusión y aprovechar el prestigio comercial de la marca nº 1.770.452/9 en beneficio de tercero; con las consecuencias que se piden.

Desestimada la reconvención y estimada en parte la demanda por la sentencia objeto de este recurso, la Sala de instancia parte de los siguientes hechos que no han sido controvertidos en este recurso: "Desde aproximadamente el año 1968 los hermanos Vicente y Tomás (éste último demandado) han desarrollado de forma conjunta las actividades de derribos y construcción. En 23 de marzo de 1984 se constituyó la sociedad "Derribos Mateo S.L. (demandante), con el objeto social de derribo de obras y construcción de nuevas edificaciones, suscribiendo todas las participaciones sociales los indicados hermanos, junto con un hijo de cada uno, en la proporción del 35% para aquéllos, y el 15% para éstos. En 18 de agosto de 1993 Vicente y su hijo adquieren por escritura pública la totalidad de las participaciones de la sociedad indicada, por la venta que les hacen Tomás y el hijo de éste. En la misma fecha los hermanos TomásVicente suscriben un documento privado por el que se hace una liquidación de la actividad conjunta llevada por ambos y entre otros extremos se pacta unas compensaciones económicas que Vicente tiene que hacer en favor de Tomás, el que continuará con la actividad de construcción (objeto social también de la sociedad actora), quedando determinadas máquinas: una carretilla elevadora marca Nissan y un compresor hidroneumático en copropiedad de ambos, quienes podrán utilizarlas, contribuyendo a los gastos de conservación al 50%, que es la cuota correspondiente a cada uno en la copropiedad. Desde el comienzo de la sociedad irregular, construcción por ambos hermanos, se viene utilizando como distintivo de su actividad un dibujo que representa unos obreros en actitud de demolición, con el fondo de las fachadas de dos edificios de tres plantas, y así se continúa después de constituida en 1984 la sociedad, con la única diferencia de la denominación que le acompañaba, de modo que antes era Derribos Mateo, y después fue Derribos Mateo, S.L., con diferentes domicilios y teléfonos. En 5 de julio de 1993, Tomás solicitó del Registro de la Propiedad Industrial la concesión de la marca número 1770452, consistente en el dibujo antes indicado y la denominación "Derribos Mateo", y seis meses antes, en 7-1-93, constituyó la mercantil "Derribos y Construcciones Agustín Mateo, S.L.".

A esto hay que añadir, haciendo uso esta Sala de su facultad integradora del factum, que Derribos Mateo, S.L. permaneció inactiva desde su constitución hasta el año 1990, hecho reconocido por la actora en su contestación a la demanda reconvencional.

Segundo

El motivo primero del recurso, acogido al art. 1692.3º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, denuncia infracción de lo dispuesto en los arts. 359 y 372 de dicho texto legal y del art. 248.3º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como la doctrina de esta Sala que se establece, entre otras, en las sentencias de 17 de febrero de 1996, 25 de mayo de 1990 y 18 de octubre de 1996. La incongruencia de la sentencia, se dice, deriva de la discordancia existente en la fundamentación jurídica y el fallo contenidos en la resolución que se impugna.

Como excepción a la norma general que exige que la incongruencia se manifieste por una discordancia entre el fallo o parte dispositiva de la sentencia y lo pedido en el suplico de la demanda, la doctrina de esta Sala, recogida en las sentencias citadas en el motivo de 25 de mayo de 1990 y 18 de octubre de 1996, permite apreciar incongruencia atendiendo a la contradicción existente entre la fundamentación de la sentencia y su parte dispositiva, doctrina que se reitera en la sentencia de 18 de diciembre de 2003, según la cual "la incongruencia interna pude tener lugar por contradicción entre los pronunciamientos de un fallo, o bien entre la conclusión sentada en la fundamentación jurídica como consecuencia de la argumentación decisiva -"ratio decidendi"- y el fallo, o con alguno de sus pronunciamientos. Para que se produzca esta segunda modalidad de incongruencia interna será preciso que la contradicción sea clara e incuestionable, pues en otro caso, prevalece el fallo, sin perjuicio de que la obscuridad en el razonamiento pueda servir de sustento a otro vicio de la sentencia distinto de la incongruencia".

Declarado en el fallo de la sentencia "a quo" que "Corresponde a la actora una cuota indivisa del 50% del pleno dominio para emplear la denominación Derribos Mateo, como marca gráfica para distinguir los servicios de su empresa", tal pronunciamiento entra en contradicción, afirma el recurrente, con lo razonado en el fundamento de derecho tercero de la sentencia. En este fundamento se dice literalmente: "Este dominio (se está refiriendo al dominio pleno de la marca peticionado en la demanda) no está justificado, pues independientemente de lo que pueda ser anecdótico, como que un amigo del demandado le dibujara el anagrama , lo que importa es que éste sirvió de distintivo a una empresa constituida por los dos hermanos, primero como sociedad irregular, y después como sociedad de responsabilidad limitada, durante muchos años. Por tanto, la propiedad de la marca no registrada pertenece a los hermanos que constituían la empresa, y que con el trabajo de ambos se acreditó en los sectores interesados. Este derecho no cambió por la liquidación particular que ambos hermanos hacen en 18 de agosto de 1993, pues si bien en la estipulación 2ª se dice que "la entidad mercantil Derribos Mateo, S.L. con la totalidad de activo y pasivo queda a favor de Vicente", ello no es óbice para que determinados bienes de la empresa queden en copropiedad, como expresamente se dice en la estipulación 5ª respecto a las máquinas de la empresa, y que puedan ser usadas por ambos hermanos. Lo mismo hay que decir de la marca, a la que no se alude en el convenio, pues lo que está claro es que la voluntad implícita del demandado no existió para transferir tal bien, ya que diez días antes había solicitado la inscripción a su favor en el Registro de la Propiedad Industrial. En consecuencia, a la actora le corresponde, no el pleno dominio, sino una cuota indivisa del 50% de ese dominio"

De lo transcrito se pone de manifiesto la contradicción que se denuncia en el motivo, ya que en esa fundamentación la Sala "a quo" reconoce paladinamente la cotitularidad de la propiedad de los dos hermanos TomásVicente sobre la marca en cuestión ("la propiedad de la marca registrada pertenece a los hermanos.....); "este derecho no cambió por la liquidación particular que ambos hermanos hacen en 18 de agosto de 1993....", "....pues lo que está claro es que la voluntad implícita del demandado no existió para transferir tal bien....."), y así le atribuye el mismo régimen de copropiedad que a los bienes a que expresamente se refiere el convenio de 18 de agosto de 1993. Reconocida esa cotitularidad entre los dos hermanos, sin que se reconozca en ningún momento que la marca así usada formaba parte del activo de Derribos Mateo, S.L. y que, liquidadas las relaciones entre ambos hermanos por el repetido convenio, siguió perteneciendo a la misma, se atribuye una parte indivisa del 50% a la actora, sin duda, por la identificación que entre Derribos Mateo, S.L. y su socio mayoritario, D. Vicente establece la Sala de instancia, en una inaceptable confusión de personalidades jurídicas.

En consecuencia, procede la estimación del motivo.

Tercero

La estimación de este primer motivo del recurso, determina la casación y anulación de la sentencia recurrida, sin necesidad de entrar a examinar el segundo motivo articulado.

De acuerdo con el art. 1715.1.3º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, esta Sala, en funciones de instancia, ha de resolver lo que corresponda dentro de los términos en que aparece planteado el debate. Atendidos los hechos acreditados en autos, recogidos en el fundamento de derecho primero de esta resolución, ha de confirmarse la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Valencia en razón a sus fundamentos jurídicos cuarto, quinto y sexto, que se aceptan en lo sustancial por esta Sala y se dan por reproducidos.

Cuarto

De acuerdo con el art. 1715.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no procede hacer expresa condena en las costas de este recurso; procede imponer a la actora apelante las costas de la segunda instancia, a tenor del art. 710.2 de la citada Ley.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

FALLAMOS

Que debemos declarar y declaramos haber lugar al recurso de casación interpuesto por don Tomás contra la sentencia dictada por la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Valencia de fecha veintiuno de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, que casamos y anulamos.

Y debemos confirmar y confirmamos íntegramente la sentencia de fecha ocho de abril de mil novecientos noventa y siete dictada por el Juzgado de Primera Instancia número Cuatro de Valencia. Condenamos a la parte actora apelante, Derribos Mateo, S.L. al pago de las costas de la segunda instancia.

No ha lugar a hacer expresa condena en las costas de este recurso.

Y líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y Rollo de Sala en su día remitidos.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .-Jesús Corbal Fernández.- José Ramón Ferrandiz Gabriel.-Pedro González Poveda.-firmado y rubricado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Pedro González Poveda, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.

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